Auto CIVIL Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 158/2010 de 01 de Marzo de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN 15ª
ROLLO nº 158/2010-2ª
JUICIO ORDINARIO 198/2009
J. MERCANTIL 6
AUTO núm. 174/2010
Ilmos. Sres./a.:
D. IGNACIO SANCHO GARGALLO
Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN
D. LUIS GARRIDO ESPA
Barcelona, veinte de octubre de dos mil diez.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio
ordinario número 970/2009, seguidos ante el Juzgado Mercantil
número 6 de Barcelona, a instancia de NOVARTIS FARMACÉUTICA SA y NOVARTIS AG,
representadas por el procurador don Ángel Quemada Cuatrecasas y
defendidas por el letrado don Miquel Montañá Mora, contra LABORATORIOS CINFA SA y
LABORATORIOS NORMON SA, representadas por el procurador don
Ignacio López Chocarro y defendidas por el letrado don Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes, y contra
LABORATORIOS LESVI SL y VEGAL FARMACÉUTICA SL,
no comparecidas. El tribunal conoce de estos autos en virtud del recurso apelación interpuesto por
NOVARTIS FARMACÉUTICA SA y NOVARTIS AG contra el
auto de 18 de septiembre de 2009, objeto de aclaración mediante el auto de 30 de octubre de 2009.

Antecedentes

1.El auto apelado apreció la existencia de prejudicialidad civil, invocada por LABORATORIOS CINFA SA y LABORATORIOS NORMON SA y estimó la petición de dichas demandadas de suspensión del curso de las actuaciones de este juicio ordinario 198/2009, hasta que finalizara el juicio ordinario 246/2008 que se sustancia ante el Juzgado Mercantil de Pamplona.

2.NOVARTIS FARMACÉUTICA SA y NOVARTIS AG interpusieron recurso de apelación contra el citado auto. Admitido el recurso, se remitieron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes.

Comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales y se señaló para votación y fallo el día 2 de junio de 2010.

Ponente: la magistrada doña MARTA RALLO AYEZCUREN.

Fundamentos

1.Las demandantes de este juicio ordinario 198/2009, del Juzgado Mercantil 6 de Barcelona, NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA SA (en adelante, NOVARTIS), apelan contra el auto del Juzgado que acordó la suspensión del litigio por prejudicialidad respecto del juicio ordinario anterior, seguido ante el Juzgado Mercantil de Pamplona con el número 246/2008, en el que LABORATORIOS CINFA SA (CINFA) es demandante y NOVARTIS AG, demandada.

En una primera aproximación introductoria, diremos que en la demanda ante el Juzgado de Pamplona CINFA ejercita la acción, prevista en el artículo 127 de la Ley de patentes, negatoria de violación o declarativa de no infracción de la patente europea EP 443.983, validada en España como ES 2.084.801, de la que es titular NOVARTIS AG.

La demanda posterior de NOVARTIS, ante el Juzgado de Barcelona, que se dirige contra CINFA, LABORATORIOS NORMON SA (NORMON) y otras dos sociedades, alega la infracción de la patente ES 2.084.801, de la que NOVARTIS AG sería titular y NOVARTIS FARMACÉUTICA SA licenciataria.

El Sr. Juez mercantil acuerda la suspensión por prejudicialidad, solicitada por CINFA y NORMON, porque considera que la sentencia que recaiga en el juicio seguido en Pamplona puede causar un efecto jurídico directo en la contienda que se sustancia ante el Juzgado de Barcelona.

Esa resolución es objeto del recurso de apelación interpuesto por NOVARTIS.

2.Conviene traer aquí algunas consideraciones sobre los conceptos, relacionados pero diversos, de prejudicialidad, por un lado, y litispendencia y cosa juzgada, por otro.

Conforme a una jurisprudencia constante, la litispendencia exige identidad subjetiva, objetiva y causal entre el pleito en que se alega y otro anterior: es una figura procesal cuya interpretación teleológica coincide plenamente con la de la cosa juzgada, de la que es un anticipo. La litispendencia es una institución presuntiva y tutelar de la cosa juzgada o de la univocidad procesal y del legítimo derecho de quien la esgrime a no quedar sometido a un doble litigio, y en tal sentido se exige que, sin variación alguna, la identidad de ambos procesos se produzca en cuanto a los sujetos, a las cosas en litigio y a la causa de pedir ( Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1998, 2 de noviembre de 1999, 9 de marzo de 2000, 25 de julio de 2003, 20 de mayo de 2.004, 19 y 25 de abril de 2.005 y 1 de junio de 2.005) Cuestión distinta es que la decisión positiva o negativa que se dicte en el primer proceso condicione la decisión a dictar en el segundo. Como declara la STS de 1 de marzo de 2007, en tales casos, la doctrina jurisprudencial bajo el sistema de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 admitía la aplicación de la litispendencia, aunque no concurriera la triple identidad propia de la cosa juzgada. Se trata del supuesto denominado de litispendencia impropia o por conexión, que en realidad integra un supuesto de prejudicialidad civil. A ella se refieren entre otras las Sentencias de 17 de febrero y 9 de marzo de 2000; 12 de noviembre de 2001; 28 de febrero de 2002; 30 de noviembre de 2004; 20 de enero, 19 y 25 de abril, 31 de mayo, 1 de junio y 20 de diciembre de 2005, y 22 de marzo de 2006, resaltando que tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzga el resultado de otro, con la posibilidad de dos fallos contradictorios que no pueden concurrir en armonía decisoria al resultar interdependientes.

En ese mismo sentido, la STS de 28 de septiembre de 2008, citada por la parte apelada, señala que 'la jurisprudencia más reciente ha destacado que los requisitos de la litispendencia no son totalmente coincidentes con los de la cosa juzgada, por lo que ha de ser apreciada con flexibilidad, pues la mera coincidencia parcial de pedimentos entre ambos procesos justificaría la acumulación de autos a instancia de parte legítima pero no la exclusión del segundo proceso por pendencia del anterior ( STS 20 de diciembre de 2005, que cita entre otras las de 12 de junio de 1995, 17 de febrero de 2000, 4 de marzo de 2002, 20 de diciembre de 2002 y 24 de febrero de 2005 ) y ha venido a perfilar la distinción entre litispendencia y prejudicialidad civil, que hoy reconoce el artículo 43 LEC 2000, subrayando que lo operativo es la sujeción que, por razones de lógica y conexión legal, determina una prejudicialidad entre el objeto de un litigio y otro, de tal alcance que vinculan el resultado del segundo al primero' ( SSTS 19 de abril y 20 de diciembre de 2005 ).

La vigente Ley de enjuiciamiento civil (LEC) regula la prejudicialidad civil en el artículo 43: 'cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.' La denominada prejudicialidad homogénea (civil) tiene su fundamento, no sólo en consideraciones no despreciables- de economía procesal, sino, sobre todo, en la necesidad de evitar que lleguen a dictarse sentencias contradictorias. Pese a la dicción literal de la norma, la suspensión de la actividad del proceso no es discrecional o facultativa para el juez, sino forzosa, cuando concurran los presupuestos descritos en el precepto: que sea necesario decidir sobre lo que constituya objeto principal de otro proceso civil. Una interpretación distinta podría vulnerar el principio de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución, y, en cuanto dicho principio integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, vulneraría, asimismo, el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el artículo 24.1 de la Constitución (así, entre otras, SSTC 62/1984, 158/1985 y 30/1996, en relación con la prejudicialidad respecto de órdenes jurisdiccionales distintos).

Por lo expuesto, el examen sobre la procedencia de la decisión del Juzgado no ha de versar sobre la identidad entre los elementos de ambos procesos, propia de la litispendencia y de la cosa juzgada, con efecto impeditivo de un segundo juicio; sino sobre la concurrencia de los requisitos de la prejudicialidad, que no impide el juicio ulterior, sino que determina sólo su suspensión.

3.El escrito de recurso de apelación de NOVARTIS se estructura sobre tres motivos, que se corresponden con los tres argumentos principales del auto impugnado: 1)El primer motivo denuncia la infracción del artículo 43 LEC y, concretamente, combate la apreciación del Juzgado según la cual, el objeto del proceso de Pamplona comprende la declaración judicial de no infracción de las reivindicaciones 34 a 36 de la patente ES 2.084.801 y, por tanto, afecta a las presentes actuaciones.

2)El segundo motivo de apelación denuncia también como vulnerado el artículo 43 de la LEC e impugna la conclusión del auto relativa a que NOVARTIS habría entrado en contradicción al sostener, por un lado, en su demanda que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley de patentes, cabe presumir que el procedimiento que se empleará industrialmente para preparar el Valsartán infringirá las reivindicaciones 1 a 33 de la patente ES 2.084.801 y, por otro lado, negar que los presentes autos guarden relación con el procedimiento de Pamplona.

3)El tercer motivo denuncia la infracción del artículo 24.2 de la Constitución española y de los artículos 43 y 217 de la LEC. Se refiere a que el auto apelado afirma que éste no es el momento adecuado para verificar la identidad entre el procedimiento de elaboración de Valsartán descrito en la solicitud de patente 2007/23854 de QUÍMICA SINTÉTICA (objeto único del litigio de Pamplona, según NOVARTIS) y el procedimiento industrial que consta en el dossier remitido a las autoridades sanitarias españolas por CINFA y NORMON (que constituiría objeto parcial del presente proceso), pese a lo cual, la resolución concluye la necesidad de estar a lo que se resuelva en Pamplona, ante el supuesto riesgo de sentencias contradictorias entre ambos litigios.

4.En el primer motivo de recurso, NOVARTIS reitera su planteamiento de la primera instancia, contrario a la prejudicialidad. Sostiene que, dado que el procedimiento tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil de Pamplona no abarca un pronunciamiento acerca de la infracción de las reivindicaciones 34 a 36 de la patente ES 2.084.801, la sentencia que resuelva dicho proceso carecerá de efectos prejudiciales sobre la resolución que debe dictarse en las presentes actuaciones en relación con dichas reivindicaciones.

El auto impugnado afirma lo contrario: que el pronunciamiento solicitado por CINFA, acerca de la no vulneración de la patente, afecta no sólo a las reivindicaciones 1 a 33, sino también a las 34 a 36, cuya vinculación a las anteriores aparece como hecho controvertido en el procedimiento precedente. El juez lo concluye a partir del relato fáctico de la demanda de CINFA y del contenido de la audiencia previa ante el Juzgado de Pamplona. Concretamente, la resolución, en el fundamento de derecho tercero, señala que CINFA solicita la declaración de si 'el lanzamiento de valsartán cae dentro del ámbito de protección de la referida patente' y que así se precisó en el acto de la audiencia previa de 3 de junio de 2009, ante el Juzgado de Pamplona.

No consideramos exactas estas dos últimas afirmaciones. Por lo que respecta a la demanda, lo que CINFA pidió en el suplico fue, literalmente: 'que se declare que el valsartán fabricado según el procedimiento de QUÍMICA SINTÉTICA SA, no constituirá violación de la patente ES 2.084.801.' Esa petición no fue modificada en la audiencia previa. En la actividad prevista en el artículo 426.1 de la LEC, de alegaciones complementarias y aclaratorias, y 426.3, de peticiones accesorias o complementarias, CINFA solicitó que, a la vista de la interpretación de la demanda efectuada por NOVARTIS, se añadiera una especificación, por la que se incluyera, dentro del suplico amplio inicial, la referencia a la posterior comercialización de un medicamento a base de valsartán. Es decir, que el suplico pasara a ser: 'que se declare que el valsartán fabricado según el procedimiento de QUÍMICA SINTÉTICA SA, así como la posterior comercialización de un medicamento a base de ese principio activo no constituirá violación de la patente ES 2.084.801'. Ante la oposición de NOVARTIS, el juez rechazó la modificación, por considerar que no era complementaria, sino una nueva petición sustancial, y alteraba los términos del debate, puesto que el suplico de la demanda hacía referencia exclusivamente a un procedimiento de obtención del valsartán, mientras que en la audiencia previa se pretendía introducir la misma acción ejercitada, pero con referencia a un producto o medicamento, lo cual entendió que provocaría indefensión a la parte contraria, que no había podido contradecir o entrar a discutir de esa cuestión no planteada expresamente en la demanda. CINFA no recurrió la decisión del Juzgado, por lo que ésta devino firme. Este contenido de la audiencia previa resulta, efectivamente, de la grabación correspondiente aportada a estos autos.

5.Ahora bien, lo expuesto no permite llegar a la conclusión que sostiene NOVARTIS, es decir, la de que el procedimiento de Pamplona excluye un pronunciamiento acerca de la infracción de las reivindicaciones 34 a 36 de la patente ES 2.084.801 y que, por tanto, la sentencia que resuelva dicho proceso carecerá de efectos prejudiciales.

La cuestión está estrechamente unida a la alegación del recurso según la cual lo que determinaría el objeto del litigio de Pamplona no sería el relato fáctico de la demanda de CINFA, sino sólo su suplico.

La alegación no puede acogerse. El objeto del proceso lo integran un elemento subjetivo (las partes) y un elemento objetivo doble: el petitum (lo que se pide) y la causa de pedir (conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión). A esos elementos delimitadores se refiere el artículo 399 LEC al regular la demanda. La trascendencia de la narración de hechos y la invocación de fundamentos jurídicos de la demanda, es decir, de la causa de pedir, se advierte con la lectura del artículo 400 de la Ley procesal. En cuanto a la sentencia, el artículo 218.1 LEC exige al tribunal que no se aparte de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer. El denominado fundamento histórico de la pretensión o relato de hechos -y, con los matices expuestos en el artículo 400 LEC, los fundamentos de derecho invocados- junto con la petición, delimitan el objeto del proceso ante el tribunal que conoce de la demanda interpuesta por CINFA.

6.Por lo que respecta al cuerpo de la demanda de CINFA, no excluye ninguna de las reinvindicaciones de la patente ni, concretamente, las 34 a 36. Por el contrario: -La demanda comienza exponiendo que 'CINFA tiene intención de lanzar en el mercado español un medicamento que contiene como principio activo el valsartán'.

-El hecho segundo de la demanda, titulado 'Del objeto de protección de la patente ES 2.084.801', en el apartado 2, relativo a la tramitación de la concesión de la patente, se refiere a la reivindicación 1, como única independiente y a las restantes reivindicaciones, 2 a 37, como dependientes. Alega que la no infracción de la reivindicación independiente implica la no infracción de las que dependen de ella.

-El mismo hecho segundo trata específicamente, en el apartado 3, 'Del contenido de las reivindicaciones 34 a 37 de la patente 2.084.801', reivindicaciones que transcribe literalmente y a cuyo examen dedica dos folios.

-El hecho cuarto de la demanda ('El procedimiento utilizado para la elaboración del valsartán cae fuera del ámbito de protección de la patente 2.084.801') se centra, como afirma de manera expresa, en las reivindicaciones 1 a 33, pero lo explica por el hecho de que 'se ha desarrollado en el hecho segundo de este escrito que las reivindicaciones 34 a 37 de la patente 2.084.801 son reivindicaciones dependientes de las reivindicaciones 1 ó 3 a 33'.

7.En cuanto a la audiencia previa, es cierto que, como se ha dicho, el juez no admitió la modificación pretendida por CINFA y señaló que el suplico hacía referencia a un procedimiento de obtención del valsartán y ahora se pretendía extender a un producto. Es cierto asimismo que la allí demandante no impugnó la decisión, pero también alegó que se trataba sólo de una especificación del suplico, el cual, por su amplitud, abarcaba cualquiera de las actividades previstas en el artículo 50 de la Ley de patentes. Aunque no hubiera efectuado tal alegación, el hecho de que no se admitiera la ampliación de la demanda no significa que ésta se redujera.

Y lo que constituye el extremo aquí debatido es la inclusión o no en la controversia de las reivindicaciones 34 y siguientes de la patente.

El suplico no acota la declaración a alguna o algunas reivindicaciones de la patente. Las reivindicaciones 34 y siguientes quedaron expresamente comprendidas en el debate, cuando en un momento posterior de la propia audiencia previa, las partes, con el juez, conforme al artículo 428 de la LEC, delimitaron los hechos controvertidos e incluyeron expresamente: -Dentro del primer hecho discutido, si las reivindicaciones 34 a 37 son de procedimiento (tesis de CINFA) o de producto (tesis de NOVARTIS). El letrado de NOVARTIS plantea, al respecto, que la cuestión relativa al ámbito de protección de una reivindicación es una cuestión jurídica, a lo que responde el juez que, en todo caso, es un hecho discutido en el sentido de que una parte sostiene que es de producto y otra de procedimiento, con lo que sí puede ser objeto de prueba.

-En relación con el segundo hecho objeto de discusión, CINFA alude a las reivindicaciones 34 a 37, que entiende vinculadas a las anteriores, porque en otro caso no serían eficaces, mientras que NOVARTIS no las considera vinculadas. Al respecto, NOVARTIS sólo discrepa sobre el hecho de que se suscite el tema de eficacia de las reivindicaciones de la patente, cuya nulidad no se ha planteado en el juicio.

A partir de los anteriores datos fácticos, no podemos concluir que las reivindicaciones 34 y siguientes de la patente queden fuera del primero de los litigios.

8.La anterior conclusión no la desvirtúan, a nuestro criterio, los argumentados razonamientos del recurso de apelación. NOVARTIS subraya la trascendencia de la decisión del Juzgado de Pamplona que no admitió la ampliación del suplico de CINFA -pronunciamiento no recurrido cuya firmeza, como precisa la apelante, tendría efectos también en la segunda instancia- y alega que aquella decisión determina que, tanto si se entiende que las reivindicaciones 34 a 37 de la patente son dependientes de las reivindicaciones 1 a 33 (como sostiene CINFA), como si no (según sostiene NOVARTIS), la sentencia que resuelva el proceso de Pamplona no formulará ninguna declaración de si la comercialización de un medicamento cuyo valsartán haya sido obtenido conforme al procedimiento de QUÍMICA SINTÉTICA infringe o no la patente. Y ello porque el suplico de la demanda se refiere de manera exclusiva a la fabricación del principio activo valsartán y no a medicamentos.

Por lo expuesto, NOVARTIS considera que no existe la situación de prejudicialidad del artículo 43 de la LEC.

No podemos confundir el ejercicio necesario de prospectiva exigido para resolver sobre la prejudicialidad -que ha de considerar los diversos escenarios posibles de sentencias del primer proceso y su incidencia en el segundo-, con un examen anticipado, más o menos superficial, del fondo de ambos litigios. La materia objeto de decisión es compleja y esa complejidad comienza ya en la delimitación exacta del objeto controvertido en el primero de los procesos. La decisión al respecto la tomará el órgano jurisdiccional competente para conocer de aquel juicio, es decir, el tribunal de Pamplona, y dependerá de la apreciación de ese tribunal -no de éstesobre los exactos contornos del litigio.

La prudencia, concretada aquí en la necesidad de evitar que lleguen a dictarse sentencias contradictorias, impide continuar el segundo proceso.

Sin salir de la argumentación de NOVARTIS sobre el primer motivo de apelación, aunque en relación directa con el motivo segundo -referido a las reivindicaciones 1 a 33 de la patente-, debemos considerar que, entre las diversas variantes posibles de sentencia de fondo del primer proceso que NOVARTIS, razonadamente, contempla en ese primer motivo, se incluye una hipotética sentencia desestimatoria de la demanda de CINFA, en el caso de que el tribunal de Pamplona entendiera que el procedimiento de QÚIMICA SINTÉTICA invade el ámbito de protección de las reivindicaciones 1 a 33 de la patente. Como sostiene NOVARTIS, esa sentencia cabe, tanto si el Juzgado estima que las reivindicaciones 34 y siguientes son dependientes de las 1 a 33 (tesis de CINFA) como si estima que las reivindicaciones 34 y siguientes no son dependientes de las 1 a 33 (tesis de NOVARTIS). Resulta difícil sostener que tal sentencia en el primer litigio no tuviera efectos prejudiciales -susceptibles de invocación por la propia NOVARTIS- en el segundo litigio, en el que, recordemos, se solicitan, entre otros pronunciamientos, que se declare que '2. Los medicamentos VALSARTÁN CINFA [...] y VALSARTÁN NORMON [...] invaden el ámbito de protección de la patente ES 2.084.801'; '3. En particular: i. La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de preparaciones farmacéuticas que contengan como principio activo Valsartán en forma libre o en forma de una sal farmacéuticamente empleable, en su caso junto a productos auxiliares farmacéuticamente usuales, invade el ámbito de protección de la Reivindicación 34 de la patente ES 2.084.801 [...]' y '4. Las demandadas han realizado actos de infracción de la patente ES 2.084.801. Con carácter subsidiario, para el supuesto de que no quedara acreditada la realización de concretos actos de explotación de la patente ES 2.084.801 por parte de las demandadas, solicitamos que se declare que las demandadas han realizado actos que constituyen una amenaza de infracción de la patente ES 2.084.801.' Por lo expuesto debe desestimarse el primer motivo del recurso.

9.Las anteriores consideraciones relevan del examen de los motivos segundo y tercero del recurso, en la medida que el fundamento de la prejudicialidad apreciada no viene atacado ni desvirtuado por las restantes alegaciones, referidas a otros fundamentos de la prejudicialidad tenidos en cuenta por el juez mercantil. No obstante, sí haremos unas puntualizaciones al respecto.

El segundo motivo de apelación se opone a la afirmación del auto del Juzgado Mercantil, según la cual, NOVARTIS habría incurrido en contradicción al sostener, por un lado, en su demanda que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley de patentes, cabe presumir que el procedimiento que se empleará industrialmente para preparar el Valsartán infringirá las reivindicaciones 1 a 33 de la patente ES 2.084.801 y, por otro lado, negar que los presentes autos guarden relación con el procedimiento de Pamplona.

NOVARTIS alega que, para que existiera contradicción, el procedimiento de obtención de valsartán que es objeto del litigio de Pamplona (el divulgado en la solicitud de patente 2007/23854 de QUÍMICA SINTÉTICA) debería coincidir con el validado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es decir, debería ser el mismo que el que se empleará industrialmente para la obtención del valsartán que CINFA y NORMON utilizarán para preparar medicamentos y comercializarlos. Y concluye que la falta de prueba acreditativa de esa coincidencia de procedimientos de obtención, impide apreciar la prejudicialidad.

Debe tenerse en cuenta que la delimitación del ámbito del proceso, tal como se ha expuesto en el fundamento de derecho 5, no depende de la prueba y de su resultado, sino de las alegaciones de la demanda, que determina lo que se pide, por qué, por quién y contra quién. En la demanda del segundo de los procedimientos, como señala el juez, NOVARTIS alega -y con ello incluye expresamente la cuestión en el debate- que hay que presumir que el valsartán que contienen los medicamentos de la otra parte se obtiene mediante el procedimiento patentado (reivindicación 1 y dependientes). La demanda de CINFA, como sabemos, pedía la declaración de que 'el valsartán fabricado según el procedimiento de QUÍMICA SINTÉTICA SA, no constituirá violación de la patente ES 2.084.801.' Por otra parte, basta que quepa en el caso examinado esa coincidencia de procedimientos de obtención a la que se refiere NOVARTIS -y el desarrollo de las alegaciones y prueba al respecto corresponden, en primer lugar, al procedimiento ante los tribunales de Pamplona-, para que la prudencia imponga la suspensión del segundo de los procesos.

De nuevo tenemos que referirnos a la función de la prejudicialidad, expuesta en el fundamento de derecho 2 de esta resolución, relacionada con el principio de seguridad jurídica, del artículo 9.3 de la Constitución, y -atendida la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia- con el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva, del artículo 24.1 de la Constitución.

10.Las mismas razones conducen a desestimar el tercer motivo de apelación, referido a la afirmación del auto impugnado, conforme a la cual, en esta fase procesal no pueden efectuarse valoraciones acerca de que se haya acreditado o no la identidad del procedimiento de elaboración descrito en la solicitud de la patente española de QUÍMICA SINTÉTICA y el procedimiento industrial que consta en el dossier remitido a las autoridades españolas (AEMPS) por la demandante.

Según NOVARTIS, el respeto al derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas exige que el momento procesal oportuno para verificar aquella identidad sea el momento en que deba decidirse sobre la existencia de prejudicialidad.

Lógicamente, es en el momento de decidir sobre prejudicialidad cuando debe examinarse si concurren los presupuestos legales para apreciarla, con los efectos suspensivos que se derivan. Es lo que ha hecho el Juzgado. Conviene recordar que la prejudicialidad no exige las identidades entre los elementos de ambos procesos que sí requieren la litispendencia y la cosa juzgada. El presupuesto que establece el artículo 43 de la LEC es que sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso.

Cuestión distinta es hasta dónde debe llegar la verificación de la concurrencia de los presupuestos y cuál debe ser el resultado de esa verificación. Lo que el juez de instancia expresa, según interpreta la sala, es la improcedencia de efectuar en este momento un examen de los hechos que corre el serio riesgo de ser contradicho en la decisión del litigio que corresponde al Juzgado de Pamplona. Compartimos ese razonamiento.

La solución legal para salvar el impedimento de carácter lógico que implica el primer litigio y evitar el riesgo de una insoportable contradicción es la paralización del proceso. El principal inconveniente derivado de la suspensión, el alargamiento del proceso, pudiera haberse evitado mediante la reconvención en el primero de los litigios, actuación para la que la parte ahora apelante estaba facultada aunque, desde luego, no obligada.

11.Deben imponerse al recurrente las costas de la apelación, conforme a los artículos 398.1 y 394.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, atendida la desestimación del recurso.

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por NOVARTIS FARMACÉUTICA SA y NOVARTIS AG, contra el auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona, en fecha 18 de septiembre de 2009, aclarado mediante auto de 30 de octubre de 2009, en las actuaciones de juicio ordinario 198/2009, seguidas por NOVARTIS FARMACÉUTICA SA y NOVARTIS AG, contra LABORATORIOS CINFA SA, LABORATORIOS NORMON SA, LABORATORIOS LESVI SL y VEGAL FARMACÉUTICA SL.

CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE dicho auto.

Con imposición a NOVARTIS FARMACÉUTICA SA y NOVARTIS AG de las costas del recurso de apelación.

Contra la presente resolución no cabe recurso extraordinario alguno conforme a la Disposición Final Decimosexta de la LEC Firme esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio para su cumplimiento.

Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.