Auto CIVIL Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1, Rec 612/2011 de 20 de Octubre de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
PONTEVEDRA
AUTO: 00164/2011
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de PONTEVEDRA
N10300
C/ ROSALIA DE CASTRO NUM. 5
2251DA31
Tfno.: 986805108 Fax: 986860534
N.I.G. 36038 47 1 2011 0300035
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000612 /2011
Juzgado de procedencia: XDO.MERCANTIL N.3 (VIGO) de PONTEVEDRA
Procedimiento de origen: MEDIDAS CAUTELARES COETANEAS 0000064 /2011
Apelante: UNGRIA PATENTES Y MARCAS
Procurador: MONTSERRART FERNANDEZ NAZAR
Abogado: CARLOS AGUILAR FERNANDEZ
Apelado: Victorino , PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL
Procurador: ALEJANDRA FREIRE RIANDE, ANTONIO FANDIÑO CARNERO
Abogado: CARLOS LEMA DEVESA, JUAN PABLO GARBAYO BLANCH
Ilmos. Magistrados
D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ
D. FRANCISCO JAVIER VALDÉS GARRIDO
D. JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ
AUTO NÚM.164
En PONTEVEDRA, a veinte de octubre de dos mil once.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado Mercantil núm. 3 de Pontevedra, con fecha 28 abril 2011, se dictó Auto cuya parte dispositiva expresa: 'DESESTIMAR la solicitud de medida cautelar interesada por el Procurador Sra. Vidal Fernández en la representación acreditada, con expresa imposición al demandante de las costas causadas.'

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por Ungría Patentes y Marcas, se formuló recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, elevándose las actuaciones a esta Sala y señalándose el día seis de octubre para la deliberación de este recurso, designándose ponente al Ilmo. Magistrado D.

JACINTO JOSÉ PÉREZ BENÍTEZ, quien expresa el parecer de la Sala.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han seguido las prescripciones y términos legales.

Fundamentos

PRIMERO .- La entidad demandante solicitaba en su demanda la adopción frente a los demandados de la medida cautelar consistente en ' la orden judicial a PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L. y a D. Victorino para que se abstengan de ofertar a clientes de UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.

la prestación de servicios de asesoramiento y gestión en materia de patentes y marcas y, en consecuencia, que se abstengan de celebrar contratos que incluyan dicho objeto, con clientes de UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A. durante un período de seis meses '.

La medida trataba de asegurar, -rectius, de anticipar-, el pedimento tercero de la súplica de la demanda en el que se ejercitaba, con el antecedente de la previa declaración de deslealtad de los actos imputados a los demandados, la acción de cesación prevista en el art. 32 LCD tendente a prohibir a Don Victorino y a PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S.L. divulgar o explotar ' los secretos empresariales a que aquel tuvo acceso mientras prestó servicios en UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A .', a prohibir el uso de tales secretos y, en consecuencia, ' prohibir que, en los sucesivo se dirijan a las empresas clientes...para ofrecerles servicios de asesoramiento y gestión en materia de patentes y marcas, utilizando o explotando los secretos empresariales ...' Interesa reseñar, siquiera de forma sucinta, los hechos en los que la entidad actora fundamentaba su pretensión: a) el codemandado, D. Victorino prestó servicios para la entidad actora durante más de veinte años, hasta que en septiembre de 2011 decidió poner voluntariamente fin a su relación laboral.

b) durante el tiempo en que prestó sus servicios, el Sr. Victorino llevó a cabo las siguientes conductas constitutivas de competencia desleal: a') derivaba habitualmente información confidencial de la compañía a una cuenta privada de correo electrónico; b') había instalado una suerte de sistema informático paralelo, clandestino, que le permitía el acceso desde el exterior a información confidencial almacenada en la base de datos de la empresa; y c') había confeccionado una base de datos propia con toda la documentación de los clientes de la delegación de Galicia, de la que estaba encargado. Todo ello a pesar de que la base de datos de la mercantil demandante se encontraba protegida con diversas medidas de modo que no resultaba accesible para terceros ni tampoco, de forma indiscriminada, para el propio personal de la empresa.

c) tal información comprendía en parte hechos que pudieran ser conocidos por profesionales del sector, si bien el esfuerzo de recopilación, organización y tratamiento determina su calificación como secreto comercial, mientras que otra parte claramente venía constituida por hechos inaccesibles a terceros, relevantes para la relación con los clientes.

d) la información secreta obtenida habría sido utilizada por los demandados para la captación desleal de clientes de la actora. Así, el Sr. Victorino pasó a prestar servicios, unos días después de su cese, para la entidad codemandada. Sobre eso se añade que coincidiendo con tal incorporación, PONS comunicó a la demandante que diversos clientes de UNGRIA habían pasado a estar representados por aquélla, al tiempo que otros clientes se dirigieron directamente a la actora comunicándoles el cambio de representación, mediante un modelo de carta preestablecido, de forma tal que hace pensar que había sido redactado por la propia codemandada.

Tales hechos son calificados en la demanda como constitutivos de actos de competencia desleal, tipificados en los arts. 13 (violación de secretos) y 14 (aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena).

La petición de medidas cautelares razonaba sobre la concurrencia de los requisitos para su adopción.

Así, respecto del peligro de la mora procesal se argumentaba que sólo mediante la adopción de la medida podía evitarse que los demandados siguieran haciéndose ilícitamente con la clientela de la demandante, lo que incrementaba los daños económicos que por tal causa venía sufriendo; el carácter temporal de la medida aseguraba su proporcionalidad; el requisito de la apariencia de buen derecho venía justificado por las pruebas aportadas con la demanda (esencialmente por las copias de los correos electrónicos reenviados por el Sr. Victorino y por el informe pericial que acreditaba la existencia del paralelo sistema de almacenamiento informático); y, finalmente, se ofrecía como caución la suma de 50.000 euros.

Los demandados se opusieron con rotundidad a la demanda, negando tanto los hechos en los que ésta se fundamentaba, como las consecuencias jurídicas que la actora proponía.

El auto del Juzgado de lo Mercantil rechazó íntegramente la adopción de las medidas solicitadas.

En primer lugar, y tras calificar las medidas solicitadas como de carácter anticipatorio, el auto recurrido analiza el concepto de secreto a efectos de la aplicación de la norma del art. 13 LCD , con cita parcial de la sentencia de la sección 28ª de la AP de Madrid de 15.10.10 , que remite a la delimitación del secreto contenida en el art. 39.2 del acuerdo ADPIC. Sobre esa base, el juez a quo llega a la conclusión de que la información a que se refiere la demanda era fácilmente accesible por personas pertenecientes al sector de la actividad donde opera la demandante. Con alguna confusión, y argumentando ahora sobre la base de la cita de la STS 8.10.2007 , el auto sostiene que el demandado había podido tener acceso legítimo a la información en cuestión, pues no consta que en su vínculo laboral existiera un específico deber de reserva, y que no constaba que la mercantil demandante hubiera protegido diligentemente la información de cuyo aprovechamiento se queja. De ello concluye la falta de concurrencia del requisito del fumus boni iuris.

El auto continúa, en su fundamento jurídico cuarto, rechazando también la concurrencia del peligro de la mora procesal. Para ello se expone que no existe certeza de que la base de datos confeccionada por el demandado se hubiera efectivamente copiado; de no haberse copiado, el juez considera que no habría peligro de lesión futura de los derechos protegidos; de haberlo hecho el demandado, 'los actos conducentes a captar clientela de UNGRIA han podido ser consumados en su totalidad'.

Finalmente, el auto concluye razonando que la medida solicitada resulta inidónea para el fin que se pretende, pues se realiza una petición de prohibición absolutamente indiscriminada, sin especificar los clientes a que se refiere, por lo que a los demandados les resultaría imposible determinar si el potencial cliente al que se desean ofertar los servicios estaría o no afectado por la prohibición, a lo que añade que tampoco se produce una delimitación territorial de la medida y, por último, considera que, precisamente por su falta de concreción, la medida potencialmente vulneraría derechos constitucionales, al tiempo que se fundamenta sobre una impropia concepción patrimonial de la clientela.



SEGUNDO .- El recurso de apelación.

El recurso de apelación, tras cuestionar la adjetivación como 'anticipatorias' de las medidas solicitadas, combate cada uno de los argumentos del auto recurrido.

Así, en cuanto al humo de buen derecho, para la actora no existe duda sobre el carácter secreto de la información obtenida. Para ello argumenta extensamente sobre la subsunción de la información comercial obtenida por el demandado en el concepto de 'secreto comercial', y rechaza la exigencia de que el contrato laboral del codemandado hubiera de haber incorporado un específico deber de confidencialidad. También insiste en que, contra lo que sostiene la resolución combatida, la actora había protegido la información con medidas razonables.

En cuanto al peligro de la mora procesal, la recurrente considera que en materia de competencia desleal el peligro de la mora viene de la misma continuidad de la conducta prohibida o desleal, que impedirá, si los actos de competencia desleal se consuman, retrotraer la situación, al perderse la clientela definitivamente.

El recurso, -debe decirse que acertadamente-, reprocha al auto el que bajo el rechazo de la concurrencia del fumus, lo que se está imputando a la medida es su carácter inútil, en su relación de medio a fin. Así, se explica-, la medida no va destinada a proteger a la actora frente a la obtención de la información secreta (hecho ya consumado), sino frente a la explotación del secreto comercial, tratando de prohibir la realización de ofertas a terceros a partir de la información ilícitamente obtenida.

El recurso finaliza argumentando que la prohibición de competencia que se pretende resulta habitual en otros sectores de la contratación, sin que se cuestione su potencialidad de vulnerar la libertad de empresa y se rechaza la imputación de inutilidad, pues bastará con que la codemandada, antes de dirigir su oferta a un cliente, compruebe en el registro público si es o no cliente de la actora.



TERCERO .- La resolución de las cuestiones planteadas debe partir del expreso rechazo de la objeción procesal opuesta por la representación de PONS PATENTES Y MARCAS, S.L. relativa a la falta de cumplimiento por el apelante de las exigencias de preparación e interposición del recurso de apelación.

Es cierto que, como afirma la STS de 30.3.2011 que ' en el escrito de preparación deben expresarse los pronunciamientos de la sentencia recurrida que se impugnan, según establece el artículo 457.2 LEC , y en el escrito de interposición deben exponerse las alegaciones en que se basa la impugnación, según impone el artículo 458.1 LEC , de manera que al exponerse las alegaciones que fundamentan el recurso se configura definitivamente el ámbito de la pretensión. En el escrito de interposición del recurso no es posible extender la pretensión impugnativa a cuestiones que no fueron planteadas en el escrito de preparación del recurso -que, por tanto, quedaron consentidas- pero sí es posible en el escrito de interposición del recurso limitar el objeto de éste solo a una parte de las infracciones indicadas en el escrito de preparación ( ATS de 28 de diciembre de2004, RC n.º 1069/2003 ). La fase de preparación fija el marco más allá del cual no podrá situarse el objeto de recurso en la fase de interposición ( AATS de 16 de junio de 2009 , RC n.º 898/2007, de 8 de septiembre de 2009 , RC n.º 1192/2007 , STS de 20 de abril de 2009, RC n.º 1019/2004 , STC 225/2003, de 15 de diciembre ), pero es en la fase de interposición en la que, definitivamente, se fija el objeto de la impugnación ', (ello en la regulación vigente, pues sabido es que el trámite de preparación quedará eliminado en fechas próximas al entrar en vigor la Ley de Agilización Procesal), pero tal situación no ha acontecido en el presente supuesto, donde claramente el escrito de preparación expresaba la voluntad de combatir íntegramente 'la totalidad' de los pronunciamientos del auto recurrido, correspondiendo al escrito de interposición la concreción de los argumentos con los que la parte apelante tratará de convencer de la conveniencia de revocar la resolución combatida. No puede, en consecuencia, alegarse indefensión de género alguno.



CUARTO.- Son requisitos para la adopción de medidas cautelares, según se sigue de la cita del art.

728 Ley de Enjuiciamiento Civil : a) la presencia de un fumus boni iuris, o inicial solidez del derecho material invocado; b) el peligro de la mora procesal; y c) la garantía mediante constitución de fianza.

La concurrencia o no de los dos primeros centra el debate en esta alzada, a lo que se añadirá el análisis del presupuesto de toda medida cautelar, consistente en su instrumentalidad para asegurar el objeto del proceso. Desde este inicial punto de vista, el que la medida cautelar solicitada sea anticipatoria o no del contenido de la pretensión, -lo que expresamente permite el art. 726.2 de la ley procesal , según es generalmente admitido- no altera la exigencia de análisis de cada uno de los elementos a que acaba de hacerse mención, aunque pueda justificar una mayor exigencia en su control.

La concurrencia del peligro de la mora procesal no resulta cuestionable, pues de existir un ilícito como el que sostiene la demandante, la duración del proceso principal en sus sucesivas fases resultaría susceptible de generar una situación progresiva e irreparable de pérdida de clientela y de perjuicio de los intereses protegidos por las normas invocadas. Por tal motivo, el análisis para juzgar sobre el éxito de la pretensión de tutela cautelar debe quedar centrado en la existencia o no de una justificación suficiente, así como en el carácter instrumental de la medida solicitada.

Desde esta perspectiva puede ya anticiparse que el juicio provisional sobre la solidez de la posición accionante obligará a un pronunciamiento desestimatorio. Por las razones que se expresan a continuación.



QUINTO .- La apariencia de buen derecho se erige en presupuesto esencial para el otorgamiento de la tutela cautelar, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del art. 728, a cuyo tenor ' el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión '. En la misma línea, el art. 25 de la Ley de Competencia Desleal exigía, en su redacción originaria, para la adopción de la medida de cesación provisional del acto la concurrencia de indicios de un acto de competencia desleal.

Partiendo de que es principio esencial del sistema económico el de libertad de empresa, para que una actuación competitiva pueda calificarse de desleal es preciso que el acto o comportamiento imputado al demandado sea contrario a las exigencias de la buena fe o se halle en alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 a 17 de la Ley 3/1991 , se realice en el mercado y tenga una finalidad concurrencial, en el sentido exigido por el núm. 2 del artículo 2, de modo que se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. En el concreto marco jurídico en el que se opera en el litigio, la exigencia general se concreta en la necesidad de que el sujeto actúe con el fin de obtener un provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto ( art. 13.3 LCD ).

Fundamenta la tesis accionante, en relación con la pretensión de adopción de la medida cautelar, la afirmación de que la conducta del demandado ha consistido en la divulgación y posterior explotación de secretos empresariales, en la modalidad que se ha descrito en el primer fundamento de esta resolución.

No corresponde en este lugar el análisis definitivo sobre si la información contenida en la base de datos confeccionada por el codemandado integra o no el concepto de secreto empresarial. Bastará con indicar, como lo hace la resolución recurrida-, que a la vista de los informes aportados la Sala alberga dudas sobre que dicha información no sea accesible al público informado, (lo que claramente sucede con respecto a los datos contenidos en bases de datos de entidades públicas, como la OAMI, EPO, OEPM, y en bases de datos privadas que recogen y tratan tales informaciones). Es cierto, no obstante, que en línea de principio la información relativa a la planificación y organización de la empresa, identidad, domicilio, negociaciones y condiciones contractuales pactadas con los clientes, es susceptible de integrar el concepto de secreto comercial, siempre que se llenen los otros requisitos a que hace referencia el art. 39.2 del Acuerdo ADPIC (que la información no sea generalmente conocida o fácilmente accesible; que tenga valor competitivo; y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta). También acierta el recurrente cuando hace notar que aunque los datos aislados de una base de datos puedan resultar conocidos, resultará susceptible de protección en la medida en que incorpore un valor añadido a consecuencia de la 'interacción de sus partes'.

De otra parte resulta pertinente recordar que el listado de clientes de un empresario no forma parte del ámbito de los secretos empresariales legalmente protegidos, de forma que su vulneración no puede subsumirse ni siquiera en el art. 13 de la LCD , ni su revelación constituye, por sí misma, un ilícito concurrencial (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 10 y 29 de octubre de 1999 , y 8 de octubre de 2007 ), de la misma forma que la relación del empresario con sus clientes tampoco forma parte de una suerte de derecho de exclusiva, de manera que un trabajador o socio de una empresa, que deja de prestar sus servicios, deba observar una conducta de escrupuloso respeto a los clientes caso de que continúe desempeñando la misma actividad, en nombre propio o para otro empresario. Así lo sostiene la Audiencia Provincial de Barcelona, secc.

15, cuando afirma en su sentencia de 27 de julio de 2000 que ' la comunicación por éstos a la clientela del próximo cese o del que ya ha tenido lugar... debe de entenderse amparada en el deber del empresario y el derecho de información de los consumidores, por lo que objetivamente no es contraria a la exigencia de la buena fe', es decir, la comunicación del próximo cese, mientras no se efectúe con caracteres de inducción o acompañamiento de circunstancias tales como el engaño o intención de eliminar a un competidor del mercado, no es contraria a dicha exigencia. ' En términos semejantes se pronuncia la sentencia de la misma sala de 13 de febrero de 2004 (rec. 237/2002 ).

En todo caso será preciso atender a las circunstancias de cada supuesto concreto, a la vista de la prueba suministrada. Su análisis detenido no corresponde, -cabe insistir-, a este lugar, donde basta con constatar que, como sostiene el apelante, una información como la contenida en la base de datos de la empresa demandante pudiera ser susceptible de integrar el primer elemento del concepto de secreto comercial.

Sucede que la conducta imputada a los demandados consiste en divulgar o explotar dicha información susceptible de ser calificada como secreta, y sobre este particular la prueba aportada no permite concluir en la forma en que lo hace el apelante.

En efecto, si bien el apoderamiento de los secretos comerciales con la finalidad expresada integra el ilícito concurrencial, no se han aportado hasta el momento elementos de prueba que permitan afirmar que el demandado se ha apoderado de dichos secretos, mediante la copia de la información contenida en el servidor de la empresa demandante. Así lo ponen de manifiesto los dictámenes periciales, de donde se sigue que resulta imposible conocer si el Sr. Victorino efectivamente ha procedido a copiar aquella información.

Añádase que la Sala considera no acreditado que la conducta imputada, -el establecimiento de una red informática paralela y el reenvío de correos-, no fuera conocida por la empresa demandante. Así, las conclusiones del informe pericial aportado por la demandada (elaborado por la entidad ALFA CAPITAL; el aportado por la demandante no contradicen esta afirmación) y el examen de los numerosos correos, más bien lleva a pensar que se trataba de una mecánica de funcionamiento, que si no puede afirmarse con rotundidad que era conocida por la actora, sí resultaba fácilmente detectable. No resulta insólito, -salvo que otra cosa pudiera probarse en el litigio principal-, que los encargados de una sucursal de una empresa confeccionen su propia base de datos para la gestión de los clientes sobre los que se proyecta su actividad, operativa que por sí misma no constituye ningún ilícito, a salvo de que existiera constancia de una expresa prohibición. No consta, por tanto, que hubiera existido la violación de la política de seguridad de la empresa demandante. Otro tanto puede afirmarse respecto del reenvío y distribución de los correos electrónicos entre los empleados de la empresa. Sobre ambos aspectos, las explicaciones ofrecidas en los escritos de impugnación del recurso resultan, en inicial aproximación, plausibles. Dicho de otro modo: con el material aportado hasta el momento, no puede afirmarse que el añadido de elementos nuevos a la red informática contraviniera la política de seguridad de la empresa demandante, además de que, en apariencia, resultaba una alteración fácilmente detectable.

Con lo que el tercero de los elementos necesarios para integrar el concepto de secreto comercial protegible resulta, con la información de que ahora se dispone, sumamente incierto; afirmación que se realiza dentro del marco en el que opera la presente resolución, sin perjuicio de las conclusiones que sobre tal objeto pudieran alcanzarse en el proceso principal.



SEXTO .- A lo anterior se suma, -como fundamento de la decisión de desestimar la medida solicitada-, la convicción alcanzada por la Sala respecto de la indeterminación y consiguiente inutilidad, -entendida en la relación de medio a fin que las medidas solicitadas deben guardar con la petición de tutela principal- de una genérica orden de abstenerse de ofertar a los clientes de la actora la prestación de los servicios propios de la actividad profesional de los demandados. La indeterminación de la medida obligaría a los demandados a cesar, -cierto que de forma temporalmente limitada, por un período de seis meses-, en el ejercicio del objeto de su empresa, lo que sin duda resulta excesivo en atención al fin interesado en la pretensión principal de la demanda y pone en riesgo los valores constitucionalmente protegidos a los que hace alusión la resolución apelada.

Este argumento, esgrimido en el auto recurrido, es combatido en apelación ofreciendo la explicación de que bastaría con que los demandados comprobarán antes de entablar negociaciones con un nuevo cliente si éste lo era o no de la actora. Pero además de que tal circunstancia no queda acreditada, -se desconoce la veracidad de la afirmación de que la información accesible al público permita conocer en todos los casos qué entidad presta asesoramiento y con qué extensión y objeto-, la medida desborda el límite de protección de la tutela solicitada, pues sólo tendría sentido semejante prohibición respecto de los clientes cuya información, comercialmente relevante, figurase en la base de datos confeccionada por el demandado en los años en los que estuvo prestando servicios en la empresa accionante.

Es en este punto donde tiene justificación la imputación del auto respecto de la inadmisible concepción patrimonial de la clientela del empresario, y en este contexto debe ser entendida, pues sabido que, como afirma la STS de 14 de marzo de 2007 , tras la cita de las de 11 y 29 octubre 1999 , 1 abril 2002 , y 28 septiembre 2005 : '... con arreglo a la que 'la sociedad demandada y recurrente en casación no puede impedir a un empleado suyo -codemandado- que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado, sin haberse previsto en su contrato de trabajo una cláusula de no concurrencia, y sin que sea posible jurídicamente coartar la profesión ajena. Tampoco se puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la suya. Y, por último, no se puede evitar que un empleado pase a desarrollar su actividad profesional en una nueva empresa'. Y aunque es cierto que en algunas sentencias de esta Sala como las de 19 de abril de 2002 y de 3 de julio de 2006 se ha apreciado la existencia de una conducta desleal en casos de abandono por los trabajadores de la empresa para constituir o entrar a formar parte de otras concurrentes en el mercado, sin embargo se daban circunstancias de concierto y captación ilícita de clientela, con sucesivo aprovechamiento torticero de la misma, que ni por asomo se aprecia en la relación histórica de la sentencia recurrida'.

Por tales motivos se desestima el recurso.

SEPTIMO .- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas procesales devengadas en esta alzada se imponen al apelante, vencido en juicio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de UNGRIA PATENTES Y MARCAS, contra el auto de fecha 28 abril 2011, dictado por el Juzgado Mercantil núm. 3 de Pontevedra en autos de medidas cautelares núm. 64/11, con expresa imposición a la parte apelante de las costas devengadas en esta alzada.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos Sres. Magistrados reseñados al margen. Doy fe.