Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 20/2013 de 07 de Octubre de 2013

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 2
Alicante
Juicio ordinario 20/203
Sentencia
En Alicante, a 7 de octubre de 2013

Antecedentes

Primero.- El 20 de diciembre de 2012 don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L. y la persona física don Obdulio que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo.- Mediante Decreto de 24 de enero de 2013 se admitió a trámite y se emplazó a las demandadas.

Tercero.- Doña Irene Blasco Lafarga, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L. y la persona física don Obdulio presentó escrito de contestación a la demanda el 29 de abril de 2013.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 3 de octubre de 2013. En él comparecieron las partes personadas que se ratificaron en sus posiciones y, tras desestimarse la solicitud de suspensión por prejudicialidad penal, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Fue propuesta prueba y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta de la vista y los autos quedaron vistos para resolver.

Fundamentos

Primero.- Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sentencia en la que: A) Se declare: - La nulidad de las marcas españolas nº 2.938.531 y/o 2.938.532, por mala fe o por haber incurrido en causas de nulidad relativa.

- Que los demandados, con la fabricación y/o importación y/o comercialización de productos distinguidos con la denominación REY BERI han realizado actos de violación de la Marca Comunitaria nº 4.934.618 así como las Marcas Nacionales 1.986.250, 797.875 y 772.964 titularidad de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA.

B) Y en consecuencia, se condene a las mismas: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en todo uso de la denominación REY BERY en los productos objeto del procedimiento que fabrican y/o importan y/o comercializan y/o distribuyen y a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600 euros por día en caso de desobediencia - A retirar del mercado y destruir a su costa todos y cada uno de los productos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen la denominación REY BERY.

- A indemnizar solidariamente a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al precio de unan licencia hipotética.

- A pagar las costas del procedimiento.

Sustentan las demandantes sus pretensiones en el argumento en el registro de la Marca Comunitaria mixta nº 4.934.618 para la clase 9; Marca Nacional mixta nº 1.986.250 para la clase 9; Marca Nacional mixta nº 797.875 para la clase 9; Marca Nacional denominativa nº 772.964 para la clase 9.

Sostiene que la demandada la persona física don Obdulio es titular de las marcas españolas números 2.938.531 y 2.938.532 y que éstas son nulas por mala fe y riesgo de confundibilidad con la marca comunitaria titularidad de la demandante así como con las nacionales; que la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L.

y la persona física codemandada han realizado actos de comercialización de productos con tales marcas.

Las demandadas argumentan que no existe riesgo de confusión ni mala fe; que la segunda de las marcas ni siquiera está registrada para la clase 9, sino para la 18; que la indemnización solicitada es excesiva.

Segundo. Sobre la nulidad de las marcas españolas nº 2.938.531 y 2.938.532 por riesgo de confusión.

Regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece el artículo 52.1 de la misma: El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 .

Por su parte, el artículo 6 establece en su apartado 1: No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En el presente supuesto la demandada persona física obtuvo el registro de ambas marcas para para las clases 9 y 18 respectivamente concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas sin que existiera oposición por parte de la actora.

Las dos marcas de las demandadas cuya nulidad se pretende sólo difieren en la clase y su registro es el siguiente: Por su parte las marcas de la actora son las siguientes: A) Marca Comunitaria nº 4.934.618 Descargar documento adjunto B) Marca Nacional 1.986.250: Descargar documento adjunto C) Marca Nacional 797.875: Descargar documento adjunto D) Marca Nacional 772.964 denominativa RAY BAN: Descargar documento adjunto A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999 ). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz , es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Partiendo de este punto, realizamos un análisis comparativo de los signos y nos encontramos con que efectivamente existen diferencias conformadas porque las palabras RAY BAN y REY BERI son en principio lo suficientemente distintas como para indiciariamente poder concluirse que diluyen el riesgo de confusión, pero al no ser marcas denominativas las marcas en litigio, sino mixtas (salvo una de la demandante), puesto que no sólo vienen conformadas por la denominación sino por su representación gráfica, hemos de concluir que esta primera impresión que de forma provisional podría recibirse del examen de ambos signos, al tomar en consideración las extraordinarias semejanzas de su representaciones gráficas, debemos concluir que generan un considerable riesgo de confusión.

Así nos encontramos con que el tipo de letra es casi idéntico, especialmente destacable en las dos iniciales, coincidentes y con los mismos rasgos, a pesar de no tratarse de una fuente muy habitual. Ambas además están inclinadas en el mismo ángulo ascendiente, y tienen una 'R' y una 'B' mayúsculas al principio y una 'Y' al final de la primera palabra, con idéntica forma. Por su parte las diferencias son ínfimas entre las 'E' de las controvertidas (que se corresponden en orden a las 'A'), y las mismas 'A' de las de la actora, al ser dos vocales abiertas que describen una línea curva en su escritura, en tanto que la 'RI' de la marca del codemandado ofrece en la fuente elegida una forma muy similar a la 'N' de las marcas de la actora. El punto que separa las palabras en las registradas por la actora y que no está presente en las de la codemandada carece de sonido y significación, no otorga ninguna singularidad a la marca y su vis atractiva es casi inexistente.

El parecido ya es extraordinario con todas pero en la Marca Nacional 1.986.250 llega a ser mayor, pues sus colores son idénticos y no existen otros elementos diferenciadores.

Realizándose esta valoración in abstracto ha de añadirse además a mayor abundamiento que RAY BAN es un signo extraordinariamente conocido, hasta el punto de poder calificar la marca como renombrada, de tal manera que la nulidad por riesgo de confusión ha de predicarse de las dos marcas de la demandada y no sólo de aquélla que comparte clase 9 con las de la actora.

Por todo lo anterior, efectuando un examen de las marcas nacionales controvertidas se puede llegar a la conclusión, especialmente por la coincidencia de la grafía de las iniciales y la 'Y', la inclinación y los parecidos anteriormente destacados entre las letras diferenciadoras de las mismas tienen una extraordinaria capacidad para generar confusión que el consumidor medio. Al ser una marca renombrada, y por tanto ser tan elevado su carácter distintivo, tanto mayor es el riego de confusión como declara la STJCE de 11 de noviembre de 1997 .

La cancelación se acordará de oficio Tercero. Sobre la nulidad de las marcas españolas nº 2.938.531 y 2.938.532 por mala fe en el registro.

Establece el artículo 51.1b) de la LM : El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Entre las marcas nacionales y las de la actora, especialmente la nacional 1.986.250 existen: - Elementos idénticos: las iniciales y la 'Y', la inclinación, la grafía de la 'B' e 'Y'y la combinación de colores.

- Elementos prácticamente idénticos que sólo pueden distinguirse teniendo los dos signos enfrentados: la grafía de la 'R'.

- Elementos diferentes aunque con escasa diferenciación: las A/E y la N/RI.

- Elementos diferentes: el punto entre las dos palabras RAY BAN.

Al ser sólo uno éste último y muchos y muy importantes los anteriores, y al coincidir en una parte muy sustancial de características y ser manifiestamente confundibles, si cabe podría decirse que casi las más confundibles (salvo que la grafía de la O tal vez lo sería más que la E, pero después sería la E la que más parecido tiene con la A, que en todo caso es la que fonéticamente se asemeja más) las letras elegidas, puede claramente deducirse que en el diseño y registro de las marcas REY BERI no sólo se han tenido muy presentes las marcas RAY BAN sino que se ha buscado conseguir un signo que fuera lo más parecido posible a las mismas con la finalidad de aprovechar su prestigio y renombre, partiendo además de que las presencias de la R, la Y y la B, y su idéntico (en el caso de la B y la Y) o prácticamente idéntico (en el de la R) trazado, así como la particularidad de la letra empleada y su forma inclinada, situada en el reducido espacio del marco de una gafa haría prácticamente inapreciables las ya de por sí mínimas diferencias.

En lo concerniente a la segunda, registrada para la clase 18, su finalidad era apropiarse del prestigio de las marcas de la actora para ofrecer la sensación de que era una más de tantas marcas renombradas que ofrecía una nueva gama de productos diferentes a los que eran originarios de las mismas.

Por todo lo anterior procede declarar la nulidad de las marcas Cuarto. Sobre la infracción de las marcas de la actora y sobre los responsables de la misma.

No se discute que quien operaba en el tráfico económico era la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L. sin que resulte alegada ni probada intervención en el tráfico económico alguno por parte de la persona física don Obdulio más allá de la cesión de uso o licencia tácita que pudiera haber hecho del signo a la mercantil codemandada. Mas, aun en el caso de que se la hubiera transmitido extrarregistralmente a título oneroso, el comercio sobre el propio signo no es acto de comercio que suponga infracción de los derechos de exclusiva de las marcas de terceros, pues éste sólo es alguno de los enumerados en el artículo 34 de la LM .

Quinto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas procede estimar la pretensión de las actoras sin necesidad siquiera de que hubiera habido requerimiento previo, habida cuenta el renombre y notoriedad de las marcas en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Por lo expuesto anteriormente cabe declarar la responsabilidad de la mercantil, si bien en los siguientes términos: Se opta por el royalty hipotético apoyado en su cuantificación por una peritación admitida como documental. Las demandadas sólo han argumentado que es excesiva. No he estimado necesaria la presencia del perito ya que tampoco ha sido solicitada por las codemandadas. En el royalty fija un porcentaje entre el 5 y el 14% estimándolo ajustado a derecho, encontrando en el 8% del volumen de ventas el que más parece ajustarse a las circunstancias del caso, cercano al punto medio y seguido en otros procedimientos.

No puede decirse lo mismo del mínimo garantizado que sitúa el perito en relación con las cifras de venta de la propia actora. No se ha aportado contrato alguno en que ello se hubiere recogido, ni en este ni en otro sector, resultando más habitual que se haga en un tanto alzado, que estimo que en el presente debe cifrarse en 6.000# al año.

Habrá de efectuarse en ejecución de sentencia la determinación del volumen de ventas de la demandada, con exhibición de la contabilidad o presentación de estimación de la misma en aplicación de los artículos 328 y 329 de la LEC . Esta forma de determinar la indemnización se ajusta a lo dispuesto en el artículo 219 de la LEC , en la medida en que efectuado en examen de la documentación o la peritación de las mercancías sólo una operación aritmética es suficiente para determinar el quantum indemnizatorio. Toda oposición de los demandados a las mismas podrá ser objeto de alegación y prueba, con oralidad, inmediación y contradicción mediante la oposición a la ejecución.

Sexto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en atención a la estimación sustancial de la demanda, procede imponer las costas a la demandada HENG LI COMPLEMENTOS, S.L.

No se hace especial pronunciamiento en materia de las costas de las acciones dirigidas contra don Obdulio en atención a la estimación parcial de la demanda.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA contra la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L.

y la persona física don Obdulio y en consecuencia: Declaro: - La nulidad de las marcas española nº 2.938.531 y 2.938.532, por mala fe y por haber incurrido en causas de nulidad relativa por riesgo de confusión.

- Que la demandada HENG LI COMPLEMENTOS, S.L. con la fabricación y/o importación y/o comercialización de productos distinguidos con la denominación REY BERI ha realizado actos de violación de la Marca Comunitaria nº 4.934.618 así como las Marcas Nacionales 1.986.250, 797.875 y 772.964 titularidad de la mercantil LUXOTICA GROUP SpA B) Y en consecuencia, condeno a la mercantil HENG LI COMPLEMENTOS, S.L: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en todo uso de la denominación REY BERY en los productos objeto del procedimiento que fabrican y/o importan y/o comercializan y/o distribuyen y a abstenerse en el futuro de estos actos con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600#) por día en caso de desobediencia - A retirar del mercado y destruir a su costa todos y cada uno de los productos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen la denominación REY BERY.

- A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios correspondientes al precio de una licencia hipotética en los términos del Fundamento Quinto de la presente.

- A pagar las costas de la acción contra ella dirigida.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas en la acción dirigida contra don Obdulio Una vez firme, ofíciese a la Oficina Española de Patentes y Marcas Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.