Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 1, Rec 366/2019 de 27 de Febrero de 2019

Encabezamiento

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 BARCELONA

Tribunal Mercantil de Barcelona.

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López

OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS A LA DEMANDA - INAUDITA PARTE Nº 366/2019-C

Caso:'Antenas miniatura rellenadoras de espacio' (Patente EP 1.592.083). Mobile World Congress 2019, Procedimiento nº 366/2019-C.

PARTE ACTORA: FRACTUS S.A.

Procurador:D. Ángel Joaniquet Tamburini

Abogado:D. Luis Fernández Novoa Valladares y D. Álvaro Velázquez

PARTE DEMANDADA-OPONENTE A LAS MEDIDAS CAUTELARES: NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED), con domicilio en 16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.

Procurador:D. Ramón feixó Fernández-Vega

Abogado:D. Josep Montefusco Monferrer

Magistrada-Juez: Yolanda Ríos López

AUTO

En Barcelona, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Antecedentes

PRIMERO.-De la solicitud de medidas cautelares inaudita partey previas a la interposición de la demanda.

1.1.- Don ÁNGEL JOANIQUET TAMBURINI, Procurador de los Tribunales de Barcelona, en nombre y representación de la compañía FRACTUS, S.A. (en adelante 'FRACTUS'), con domicilio social en la Avda. Alcalde Barnils, N.º 64-68, C.P. 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, y N.I.F. número A-61906954, presentó el 15 de febrero de 2019 escrito interesando medidas cautelares urgentes, previas a la interposición de la demanda principal de infracción de derecho de patente, ' inaudita parte', contra la entidad NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED), con domicilio en 16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong; y a efectos de su notificación con (stand) en la Feria Mobile World Congress 2019,en el Hall 1, Stand 1 B82, de conformidad con lo establecido en los artículos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y 127 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, al amparo del Protocolo de servicio de guardia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress2019,adoptado el 13 de diciembre de 2018, por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, dentro del marco del Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona.

1.2.- En el suplico de la solicitud, interesa la adopción de las siguientes medidas urgentes inaudita parte:

a. Se ordene a la demandadaNUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED) a abstenerse durante y en el marco de la celebración de la Feria Mobile World Congress 2019, de realizar actos de venta, utilización, promoción, publicidad, difusión, exhibición y, en general, de explotación de teléfonos móviles NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2,así como de cualquiera otros que infrinjan los derechos de FRACTUScomo titular de la patente ES 2.410.085.

b. Se ordene a la demandadaNUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED)a abstenerse durante y en el marco de la celebración de la Feria Mobile World Congress 2019, de, en su caso, colaborar, cooperar y/o permitir la realización, por parte de terceros, de actos de venta, utilización, promoción, publicidad, difusión, exhibición y, en general, de explotación de los teléfonos móviles antes reseñados, así como de cualquiera otros que infrinjan los derechos de patente de FRACTUS.

c. Se ordene, a costa de la entidad solicitadaNUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED) la retención y depósito provisional hasta que recaiga sentencia que resuelva el proceso principal, de los teléfonos móviles de los modelos NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2, así como de cualesquiera otros que infrinjan los derechos de patente FRACTUS,que hayan introducido en el territorio español para su venta, utilización, promoción, publicidad, ofrecimiento, demostración o exhibición en la Feria Mobile World Congress 2019, así como de los folletos, trípticos o cualquier otro material promocional de dichos productos, ya sea escrito, audiovisual o de cualquier otro tipo, de los que la entidad demandada pretendiera valerse durante el transcurso de la Feria Mobile World Congress 2019.

d. Todo ello con apercibimientoexpreso de la imposición de una multa coercitivaen cuantía que el Juzgado estime suficiente y de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de quebrantamiento de la orden ejecutiva

SEGUNDO.-De la estimación y ejecución de las medidas.

2.1. Por auto de 18 de febrero de 2019, la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona acordó lo siguiente:

'1.- Estimar parcialmente la solicitud de medidas cautelares instada por la representación procesal de la compañía FRACTUS, S.A. contra la entidadNUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED), con domicilio en 16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong,sin imposición de costas procesales, debiendo estar al resultado del procedimiento principal.

2.- En su virtud, se acuerda:

2.1.- Prohibir a la demandada NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED) durante la celebración de la Feria Mobile World Congress 2019 realizar actos de ofrecimiento, comercialización o cualquier tipo de explotación de los siguientes dispositivos móviles: NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2.

2.2.- La retención y depósito, a costa de la entidad demandada, hasta que recaiga sentencia que resuelva el proceso principal, de los dispositivos móviles que las demandadas haya introducido en el territorio español para su venta, ofrecimiento, o exhibición en la Feria Mobile World Congress 2019.

3.- Dicha medida está condicionada a la prestación de caución por valor de 50.000euros,antes de las 12:00 horas del día 21 de febrero de 2019,en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de la LEC , y a la presentación de la demanda del procedimiento principal en el plazo legalmente previsto.

4.- Se fija en 100.000 eurosel importe de la fianza mediante la cual NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED)podrá sustituir la efectividad de las medidas restrictivas acordadas, debiéndose consignar o depositar dicha cantidad en la cuenta de este Juzgado en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de la LEC , en 'cualquier momento'.

5.- Se declara el carácter confidencial del documento anexo 2 del documento núm. 4 y el documento núm. 30aportado con la demanda de medidas cautelares.

6.- Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en conocimiento de la demandada que puede presentar, si resulta de su interés, oposición urgente a la medida cautelar acordada en el plazo legalmente previsto, siendo el máximo de de veinte días, correspondiendo la notificación al procurador de la actora, sin perjuicio de que se evacúe a las direcciones de correo electrónico que considere oportunas.

7.- Llevar su original al libro registro de resoluciones definitivas insertando en las actuaciones un testimonio y procediendo al archivo del expediente, una vez firme.

8.- Acordar las siguientes medidas accesorias:

8.1.- Consignación y depósito de los dispositivos móviles incautados a costa de la demandada.

8.2.- Acordar la notificación de la presente medida a través de la Comisión Judicial (Magistrado y Letrado de la Administración de Justicia), con intérprete de inglés/chico proporcionada por la actora, oficiándose a la representación de la Organización del Evento, GSMA y de FIRA DE BARCELONA, estando presente un Letrado de la Administración de Justicia para levantar acta judicial de fe pública de lo actuado, a practicar en la sede del Mobile World Congress, a partir de las 8:00 horasdel día 25 de febrero de 2019, en el siguiente lugar:

* Recinto ferial de Fira de Barcelona 'Gran Via', sito en Av. Joan Carles I, 64 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)-

? Hall 1, Stand 1B 82

NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED)

8.3.- Ofíciese a GSMA y a FIRA DE BARCELONA, para efectuar el acceso y acompañamiento para la notificación de la presente medida.

8.4.- Ofíciese para la EJECUCIÓN EFECTIVA de la presente medida en los Mossos d'Esquadra,Unidad especializada en Tecnología, que acompañarán a la comisión judicial y/o en la policía judicial, en quienes se delega expresamente su realización y quienes deberán proceder a la inspección, aprehensión, incautación y retirada de los teléfonos móviles de la gama o serieNUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2 en el referido stand, en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, quien levantará acta judicial de dichas actuaciones.

8.5.- Se realiza el apercibimientoexpreso a NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED)de la imposición de una multa coercitivade 30.000 euros/día a contar desde el mismo momento de su notificación así como de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de quebrantamiento de la presente resolución.'

2.2. Posteriormente, por auto de 21 de febrero de 2019, las medidas cautelares se hicieron extensivas a los modelos NUU MOBILE A5L+ y NUU MOBILE A1+.

2.3. Dichas medidas fueron ejecutadas en el Congreso Mobile World Congress en fecha 25 de febrero de 2019, con el resultado que es de ver en el Acta correspondiente.

TERCERO.-De la oposición a las medidas cautelares.

3.1. En fecha 27 de febrero de 2019, la demandada NUU MOBILE presenta escrito urgente de oposición a las medidas cautelares en el que solicita el alzamiento de las mismas con expresa devolución de los teléfonos móviles incautados, cuestionando la concurrencia del requisito del ' periculum in mora', esencialmente por dos circunstancias que impedirían apreciar las circunstancias extraordinarias a las que apela el auto de la Sección 15ª de la AP de Barcelona de 18 de diciembre de 2018 (Asunto Fractus vs. Wiko), a saber:

a) La creación artificosa de una pretendida situación de urgencia, colocándose la actora en posición ventajosa para la obtención de la tutela cautelar, particulamente con base en la alegación de haber tomado conocimiento de la participación de NUU MOBILE en el Congreso MWC'2019 a finales de enero de 2019, siendo así que al menos desde septiembre de 2018 debió conocer dicha información (documentos nº 27 y 28 aportados por la actora). A ello se añadirían dos hechos adicionales, cuales que FRACTUS conocía la participación de NUU MOBILE en anteriores ediciones del MWC (desde los años 2016 a 2018); y la existencia de negociaciones entre las partes en fechas muy próximas al inicio del Congreso el 25 de febrero, concretamente en la edición MWC del año 2018, en la edición GSM en el mes de abril y octubre de 2018 y recientemente en la CES de enero de 2019, lo que debiera haber permitido a la actora instar las medidas cautelares con mayor antelación, permitiendo la audiencia de la demandada.

b) La segunda circunstancia versa sobre la efectiva comercialización de los dispositivos afectos por la medida cautelar en territorio españolal menos desde el mes de febrero de 2018 (documento nº 4 aportado por NUU MOBILE), lo que pone en entredicho que el fin de la medida cautelar sea evitar actos de inminente infracción, hallándose ésta consumada desde al menos un año atrás a la concesión de la medida. En la misma línea, resulta relevante que en la edición del MWC'2018 NUU MOBILE ya pormocionaba la mayoría de dispositivos incluidos en el auto de 18 y 21 de febrero de 2019, a saber NUU MOBIL A1+, A3L, A4L, M2, M3 Y KONNECT I1, lo que resulta contradictorio con cualquier cambio extraordinario de circunstancias.

CUARTO.- De la Sección de Patentes.

El presente incidente de oposición a las medidas cautelares adoptadas el 18 y 21 de febrero de 2019 fue sometida el día 27 de febrero de 2019 a la consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por D. Alfonso Merino Rebollo, D. Florencio Molina López, y la suscribiente, en el marco del Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ.

En virtud de los compromisos establecidos en el Protocolo de servicio de guardia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress 2019, adoptado el 13 de diciembre de 2018, la presente resolución se ha dictado dentro del plazo máximo de 24 horas desde su presentación.

Fundamentos

PRIMERO.- Relato de hechos probados.

Del análisis de la prueba documental adjunta a la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, resulta un principio de prueba sobre los hechos siguientes:

1.- La solicitante FRACTUS SA es una compañía de nacionalidad española con domicilio en Avda. Alcalde Barnils, nº 64-68, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), pionera en el desarrollo de antenas internas para teléfonos móviles inteligentes (smartphones), tabletas y dispositivos inalámbricos.

2.- La entidad FRACTUS posee una cartera de derechos de propiedad intelectual de más de cuarenta invenciones protegidas a través de más de ciento treinta patentes y solicitudes de patentes en los Estados Unidos, Europa y Asia, siendo en la actualidad la empresa privada española con mayor número de patentes estadounidenses concedidas.

3.- Entre los licenciatarios de FRACTUS se encuentran las principales compañías del sector de la telefonía y comunicación móvil, incluyendo a SAMSUNG, LG, HTC, RIM-BLACKBERRY, MOTOROLA, SHARP, KYOCERA, PALM, TELNET, UTSTARCOM, PANTECH, entre otros nombres cuya confidencialidad se preserva.

4.- La compañía FRACTUS se ha asociado con una empresa internacional especializada en transferencia de tecnología, llamada VECTIS IP, Ltd. con el objeto de licenciar los derechos de su cartera de patentes, especialmente con compañías de tamaño y mercados menores.

5.- La solicitante FRACTUS es titular de la patente europea EP 1.592.083 B1, validada en España con el número de publicación ES 2.410.085 (en adelante, ES'085), cuya reivindicación primera es objeto de la presente solicitud de cautelares, en vigor hasta el 19 de enero de 2020, y al corriente de pago de las tasas anuales.

6.- La patente ES '085 lleva por título ' Antenas miniatura rellenadoras de espacio', y versa sobre una nueva familia de antenas de tamaño reducido basada en la innovadora geometría de las denominadas Curvas Rellenadoras de Espacio, que permite reducir sustancialmente el tamaño de la antena con respecto al estado de la técnica anterior, o si el tamaño es fijo, permitir el funcionamiento de la antena a una frecuencia más baja con respecto a una antena convencional del mismo tamaño, siendo aplicable al campo de las tele-comunicaciones y concretamente al del diseño de antenas de tamaño reducido.

7.- La patente ES '085 tiene 24 reivindicaciones, que protegen antenas (Reivindicación independiente 1 y dependientes 2 a 19) o conjuntos de antenas (Reivindicación 20), dispositivos de comunicación móvil que comprenden dichas antenas (Reivindicaciones 21 a 23), y un método para producir dichos dispositivos de comunicación móvil que comprenden dichas antenas (Reivindicación 24).

8.- Concretamente, la R1 protege ' Una antena monopolo, dicha antena monopolo comprendiendo un brazo radiante y un plano de masa (12), dicho brazo radiante se excita mediante una línea de transmisión (11),

- donde dicho brazo radiante tiene la forma de una curva rellenadora de espacio (59-60),

- donde dicha curva rellenadora de espacio se compone de al menos diez segmentos conectados formando una porción no periódica de dicha curva, donde:

- cada uno de dichos segmentos es más corto que un décimo de la longitud de onda de operación de la antena en espacio libre;

- dichos segmentos están dispuestos espacialmente de modo que ninguno de dichos segmentos forma, junto con un segmento adyacente, un segmento recto más largo;

- dichos segmentos están conectados de modo que cada segmento forma un ángulo con sus vecinos;

- ninguno de dichos segmentos intersecta con otro de dichos segmentos excepto en los extremos de la curva, por la cual dicha curva rellenadora de espacio intersecta consigo misma en su principio y fin de manera que dicha curva rellenadora de espacio forma un lazo cerrado;

- cada par de segmentos adyacentes de dicha curva forma una esquina; y

- donde si dicha curva es periódica a lo largo de una determinada dirección recta del espacio, el periodo correspondiente se define por la porción no periódica compuesta por al menos diez segmentos conectados, ninguno de dichos segmentos conectados forma, junto con un segmento adyacente, un segmento recto más largo;

- dicha curva rellenadora de espacio es una curva que presenta una dimensión de box-counting mayor a uno;

- donde dicha curva no es auto-similar'.

9.- La sociedad demanda es la entidad NUU MOBILE, nombre comercial para la división de dispositivos electrónicos (principalmente smartphones)de la empresa hongkonesa SUN CUPID TECHNOLOGY (HK) LIMITED, fundada en 1979, dedicada a la fabricación de productos electrónicos, digitales y electrodomésticos, tanto para terceros como para su propia marca. Sun CUpid tiene su sede en Hong Kong y cuenta con establecimiento abierto al público en la ciudad china de Shenzen, además de cinco fábricas en Long Gang, Fu Yong, Fo Shan, Shan Dong y Guan Lan. En 2010, Sun Cupid decidió lanzarse la mercado de la venta de teléfonos móviles como OEM (Original Equipment manufacturer), lanzando con posterioridad la marca NUU MOBILE, con un plan de expansión internacional que le ha permtido abrir oficinas en Londres, Tokio, Minnesota, Yakarta o Malasia.

10.- NUU MOBILE ha participado en las ediciones de la Feria Mobile World Congressde los años 2016, 2017, 2018 y 2019, llegando a reunirse con FRACTUS a fin de negociar una licencia en la edición de 2018 y con posterioridad en difernetes congresos internacionales en abril y octubre de 2018 y en enero de 2019.

11.- Por auto de este Juzgado de 18 y 21 de febrero de 2019 se han acordado medidas cautelares previas a la demanda e inaudita parte respecto a los siguientes teléfonos móviles de Nuu Mobile: NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2, NUU MOBILE M2, NUU MOBILE A5L+ y A1+.

SEGUNDO.- Sobre el periculum in morao peligro de la mora procesal.

Como establecíamos en el auto inicial acordando medidas cautelares, de 18 de febrero de 2019:

A) De la configuración legal y jurisprudencial del periculum in mora.

2.1.- El segundo requisito exigido por la LEC es el peligro de la mora procesal (periculum in mora). El art. 728.1 LEC la recoge diciendo que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Este presupuesto se circunscribe a la posibilidad de que la irremediable duración del proceso principal provoque situaciones dañosas para la persona que reclama jurisdiccionalmente su derecho, hasta el punto de que la eventual reparación de ese posible perjuicio se presente, desde el punto de vista material y jurídico, como muy costosa o fácticamente imposible. El periculum in moraes un elemento que requiere un riesgo concreto y no abstracto, como el fumus boni iuris, por lo que hay que ponerlo en relación con la medida especifica solicitada para apreciar su concurrencia.

2.2.- El peligro de demora trata de evitar que antes de que se ejecute la resolución definitiva y firme que pone término al proceso y se corresponde con las pretensiones del actor, se realicen actos o se produzcan situaciones o efectos que frustren la tutela pretendida. El mencionado fin ampara que puedan llegar a dictarse medidas asegurativas de la ejecución, medidas cautelares tendentes a anticipar el fallo de la resolución definitiva y medidas dirigidas a conservar el objeto del proceso.

2.3.- Sin embargo, en cualquiera de esos casos, las medidas deberán ser '... exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, ....eligiendo entre las que tienen el mismo grado de eficacia para tal fin, ...la menos gravosa o perjudicial para el demandado'( artículo 726.1. LEC).

2.4.- El auto de la Secc. 15ª AP Barcelona, de 8 de enero de 2014 (Caso Viagra ), reproduce doctrina sobre el periculum in mora :

' En la resolución de 2 de mayo de 2013 nos referíamos también a las opiniones doctrinales que atribuyen al requisito del peligro de la demora un carácter que trasciende incluso el de mero presupuesto de las medidas, para erigirse en el fundamento mismo de esta tutela cautelar, de manera que el examen concreto del peligro en cada caso constituiría la esencia de cualquier procedimiento cautelar. En este sentido se puede interpretar el artículo 726 LEC , el cual, al tratar de las características de las medidas cautelares, exige que: (1) sean exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y (2) no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos onerosa para el demandado. Es decir, establece como esencia de las medidas lo que el artículo 728.1 exige como primer presupuesto para adoptarlas. El artículo 728.1 LEC dispone que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, se pueden producir durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pueda otorgar en una sentencia estimatoria. El párrafo segundo del mismo precepto dice que no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante mucho tiempo, a menos que éste justifique cumplidamente las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta entonces'.

B) Del periculum in moraen ferias comerciales.

2.5.- En el marco de congreso y ferias comerciales, la perspectiva en el análisis de este requisito también tiene sus particularidades o matices. La regla general sigue partiendo del principio según el cual, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, la sentencia devendría ineficaz para el solicitante.

2.6.- Ahora bien, la LEC establece unos límites a esa regla general que, en este contexto particular de ferias, giran en torno al análisis de factores o situaciones como las siguientes: con cuánta antelación conoció la parte demandante la presunta infracción; si ha consentido o no la presunta infracción y durante cuánto tiempo; si hay o ha habido negociaciones previas entre los competidores para el otorgamiento de licencias así como la actitud de cada uno de ellos en las mismas; si se está instrumentalizando el evento o congreso para forzar dichas negociaciones en curso, para hostigar a un competidor o para, simplemente, desprestigiarlo. En definitiva, se trata de analizar la buena fe, la diligencia y la lealtad del solicitante y del demandado y evitar la creación artificial de un peligro en la demora ad hoc.

2.7.- Al respecto, esta Sección de Patentes ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre dichos límites a raíz de análisis de diferentes factores o situaciones como los expuestos. Así, en el Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, del 22 de febrero de 2016 ( ROJ: AJM B 22/2016 - ECLI:ES:JMB:2016:22 A )señalábamos:

'8.Esta Sección de Patentes entiende que no concurre el requisito del un periculum in mora que permita la adopción de las medidas cautelares solicitadas y, menos aún, sin oír a la parte demandada. Desde la constatación por parte de SISVEL de la presunta infracción de sus patentes esenciales por parte de la demandada ARCHOS han transcurrido más de tres años (diciembre de 2012) y, desde el cambio jurisprudencial con laSTJUE de 16 de julio de 2015 , donde se especifican los requisitos para la presentación de acciones legales por violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes, han transcurrido más de siete meses.

9.SISVEL pretende alterar una situación de hecho tolerada durante, al menos, varios meses -desde verano de 2015-, sin que esté justificada cumplidamente la razón por la que las medidas cautelares no se han solicitado hasta ahora. Y no es causa justificada de esa dilación que haya dado por rotas, unilateralmente, las negociaciones con la demandada precisamente hace una semana: ¿qué razón objetiva ha llevado a la SISVEL ha dar por terminadas, precisamente en este momento, la negociación?

10.La justificación de las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta ahora no pueden hacerse depender de la propia voluntad de la solicitante, no pueden ser subjetivas. Deben ser objetivas y externas.

11.El aparente ánimo dilatorio por parte de ARCHOS de formalizar un acuerdo de licencia con SISVEL tampoco se ha manifestado hace una semana, cuando SISVEL pone fin al proceso negociador. Era fácticamente constatable a partir de diciembre de 2012 y judicialmente defendible desde julio de 2015.

[...]

14.SISVEL considera que la inminencia de la Feria MWC que está a punto de comenzar justifica que la presente solicitud se realice sin esperar a presentar la demanda principal y justifica asimismo que la adopción de las cautelares se lleve a cabo sin dar audiencia a las demandadas.

15.Esta Sección tampoco considera que la celebración del MobileWorldCongress(MWC) y la participación de la demandada ARCHOS S.A. con teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que parecen reproducir los estándares GPRS (GSM) y UMTS (incluyendo WCDMA y HSPA+) respecto de los que la demandante SISVEL es titular de las patentes esenciales, sea motivo de urgencia y necesidad para solicitar las medidas cautelares prescindiendo de la demanda principal.

16.Ni hay urgencia pues no hay una infracción 'ex novo' inminente y que se vaya a descubrir, por primera vez, en el MWC sino que es prolongada, por lo que se ve, a lo largo del tiempo. Ni la celebración de este evento es motivo que haga necesaria anticipar una tutela que consideramos que es, más que impedir el uso de una tecnología que es esencial, el obtener una compensación económica por dicha utilización.

17.Con las circunstancias y antecedentes expuestos, en este caso concreto, admitir la interposición de esta demanda cautelar antes que la demanda principal y de forma anticipatoria, sin razones objetivas de urgencia y necesidad, sin acompañar un informe pericial acreditativo de la infracción alegada - por muy evidente que sea-, de un informe o prueba acreditativa de los daños y su cuantificación y de su impacto o afectación en su cuenta de resultados y, además, sin oír al demandado; puede abonar seriamente la interpretación de que se está utilizando este mecanismo procesal como herramienta de presión ante la contraparte en el proceso de negociación de licencias en el que ambas están, más aún si consideramos lo gravoso de las medidas que se solicitan y lo ponemos relación con un evento con repercusión internacional como el MobileWorldCongress.

2.8.- Y en un sentido completamente diferente, destacamos el Auto del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona del 16 de febrero de 2018 ( ROJ: AJM B 34/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:34 A ):

'8.De la cronología expuesta en nuestro punto 14 de hechos probados, acerca de comunicaciones, intercambio de emails, propuestas y formulación de ofertas, queda probado que FRACTUS desde el momento que tiene conocimiento de la presunta infracción de su tecnología patentada (enero de 2015) se pone en contacto con WIKO a los efectos de negociar los términos de unos acuerdos de licencia. De dicha cronología y de la lectura de las comunicaciones cruzadas entre ambas compañías, podemos deducir que el comportamiento por parte de FRACTUS ha sido continuado, constante, serie e ininterrumpido en aras de llegar a una acuerdo acerca de licencias debidas por el uso de su tecnología. Por último, se ha respetado el acuerdo de confidencialidad que firmaron las partes el 18 de julio de 2017 con un periodo de stand-stillde 180 días, que finalizó el 14 de enero de 2018; siendo a continuación cuando FRACTUS ha presentado las medidas cautelares (22 de enero), con audiencia a la otra parte y, no menos importante, coetáneas al procedimiento principal. Incluso, a pesar de la interposición de la presente demanda judicial, las negociaciones entre las mismas nohan quedado rotas (véase los documentos aportados por la demandada en la vista). Todo ello, entendemos, demuestra la formalidad, diligencia y lealtad de la demandante con las acciones judiciales interpuestas.

9.Este comportamiento por parte FRACTUS es totalmente incompatible con pretender calificar la presente demanda cautelar como un intento de alteración de un situación de hecho consentida por la solicitante durante todo este tiempo. Al margen que las negociaciones (o esos intentos acreditados de llegar a un acuerdo) son ya razón suficiente para no haber interpuesto hasta ahora las medidas cautelares - en tanto que última ratio a la que acudir -, lo cierto es que resulta que más bien es la demandada WIKO la que ha conformado esta situación de hecho a lo largo del tiempo, dilatando la consecución de un acuerdo sobre las licencias, siendo renuente al respecto y no tratando con una leal diligencia las propuestas que se le han presentado.

10.Tampoco podemos aceptar la calificación que efectúa la demandada WIKO sobre la instrumentalización/fraude de ley de la presente pieza de medidas cautelares con la finalidad de efectuar presión en la negociación del acuerdo de licencias en el contexto de la celebración del MWC 2018. Varias razones, algunas ya apuntadas: consideramos que ha sido más bien WIKO la que se ha colocado en esta situación de hecho, postergando llegar a un acuerdo; no cabe hablar de instrumentalización de la solicitud de medidas cautelares en el contexto del MWC 2018 cuando, FRACTUS, pudiendo hacerlo, no ejercitó acciones judiciales en los años anteriores de este congreso, 2015 a 2017; se ha respetado el periodo de stand-still de 180 días, que finalizó el 14 de enero de 2018 y es, expirado el mismo, cuando se presentan las medidas cautelares, con audiencia a la otra parte y, además, coetáneas al pleito principal.

2.9.- Por su parte, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 18 de diciembre de 2018 (ponente: Sr. Fernández Seijo),resolución revocatoria de lo anterior, también da una serie de pautas o criterios a valorar en estos supuestos y en los siguientes términos:

'SEXTO. Peligro causado por la demora en la tramitación del procedimiento.

18.Ya hemos hecho referencia al redactado del artículo 728 de la LEC . El párrafo 1º se recoge el requisito comúnmente conocido como el 'periculum in mora', entendido como el riesgo fundado de que, de no adoptarse la medida interesada, podrían producirse durante la pendencia del proceso situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.

Como hemos dicho en anteriores ocasiones (auto de 11 de febrero de 2011, ECLI:ES:APB:2011:1187A) se trata de justificar, en el caso concreto, la existencia de un peligro actual y futuro de inefectividad de la sentencia por maniobras elusivas o entorpecedoras de la parte deudora en relación con su patrimonio, y a tal efecto deberán aportarse datos de los que pueda deducirse una tendencia o un previsible comportamiento en tal sentido o con esa finalidad. De este modo, la medida cautelar, de carácter conservativo, se presentaría como necesaria y de urgente adopción para conjurar dicho riesgo.

19.En nuestro auto de 5 de enero de 2012 ( ECLI:ES:APB:2012:1082 A) también indicamos que el artículo 728.1º de la LEC no exige propiamente una prueba del peligro en la demora, sino que se limita a exigir que el mismo se justifique porqué, caso de no adoptarse las medidas interesadas, se podrían producir durante la pendencia del proceso situaciones que impidieran o dificultaran la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Por consiguiente, no le puede ser exigida al solicitante de las medidas una prueba plena justificativa de la existencia de riesgo de inefectividad, sino que debe bastar que ofrezca indicios de los que razonablemente se pueda derivar el mismo.

El párrafo 2 del artículo 728.1 de la LEC , establece una pauta clara para ponderar el riesgo o peligro por la demora, ya que se excluye la adopción de medidas cuando se da la situación de hecho consentida por la parte que solicita las medidas, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

20.En el procedimiento de medidas no se discute que la demandada, o sociedades integradas en el grupo Wiko, utilizan la tecnología amparada por la patente desde finales del año 2014, es decir, más de tres años antes de instarse la presente demanda.

Tampoco se discute que la actora y la sociedad matriz del grupo Wiko han tenido diversos contactos más o menos formales desde aquel entonces, incluso que han llegado a firmar un acuerdo marco para la negociación en el que Fractus aceptaba no demandar durante 180 días (entre julio de 2017 y enero de 2018).

21.Estos antecedentes son los que debemos tener en cuenta para valorar si Fractus pretende de hecho alterar situaciones consentidas por el solicitante durante largo tiempo.

La actora se ampara en dos hechos para justificar, a su juicio, la adopción de medidas: (1) la finalización del período fijado para negociar, (2) la proximidad del Congreso WCM.

Consideramos que ninguno de estos factores justifican suficientemente la adopción de medidas, más aún cuando éstas son de carácter anticipativo, lo que determina, conforme al artículo 726.2 de la LEC , la adopción de mayores cautelas.

22.Las razones a las que alude el artículo 726.1.II de la LEC exigen la apreciación de algún factor extraordinario, que ponga de manifiesto un cambio cualitativo en las circunstancias que determinaron la tolerancia durante un tiempo prolongado. Cambios cualitativos que pueden vincularse a modificaciones sustanciales en la relación entre las partes, a la apreciación de mala fe contratada por parte del demandado.

En el supuesto de autos la finalización del período para negociar, tras varios intentos producidos en distintas ocasiones, no supone un cambio cualitativo, por cuanto nada impedía a las partes prorrogar los plazos pactados para no litigar, o incluso negociar con un procedimiento judicial ordinario en curso. Ya se habían producido contactos y negociaciones en años anteriores sin que se interpusiera ningún tipo de acción judicial.

La celebración de un congreso de repercusión global no justifica, por sí sola, la adopción de medidas, salvo que se anunciara el lanzamiento de nuevos modelos o gamas de productos infractores, o salvo que la presencia del presunto infractor en el Congreso causara un perjuicio objetivable para el titular de la patente, perjuicio objetivable que debía ser distinto al que pudiera haberse producido antes de la celebración del Congreso o la celebración de congresos anteriores.

En definitiva, consideramos que no concurre el requisito del peligro por la mora en la tramitación del procedimiento ya que durante más de tres años la actora había consentido que la demandada, o las sociedades vinculadas al grupo del que formaba parte, utilizaran la tecnología amparada por la patente, sin que conste el ejercicio de acciones judiciales y, mucho menos, la adopción de medidas cautelares'.

C) Del periculum in moraen el caso de autos.

2.10.- La presente decisión debe analizar los motivos de oposición que vierte NUU MOBILE para cuestionar el periculum in mora, tal como fue configurado por el auto de 18 de febrero de 2019.

2.11.- Decíamos en el apartado 4.13. del citado auto para justificar el riesgo por la mora procesal:

'Conforme a lo expuesto, desde el punto de vista de la actora, se puede deducir una tolerancia desde el 29 de septiembre de 2016 en lo que atañe a la utilización de la tecnología amparada por la patente, si bien delimitada a un ámbito espacial, cual es el relativo al mercado asiático, y siempre condicionada a la existencia de negociaciones con aparente viabilidad de éxito. Es importante destacar que en este caso se resulta de la prueba documental aportada una reiterada buena fe en la conducta de la actora, al realizar numerosos requerimientos y ofertas a la demandada, quien, por contra, desatiende por distintos motivos los mismos, o concede expectativas de éxito en la negociación de licencias, que in extremis, y a escasos dias de la Feria frustra inesperadamente. En este sentido, y citando la doctrina de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, cuando señala que el periculum in mora puede derivarse de 'la apreciación de algún factor extraordinario, que ponga de manifiesto un cambio cualitativo en las circunstancias que determinaron la tolerancia durante un tiempo prolongado. Cambios cualitativos que pueden vincularse a modificaciones sustanciales en la relación entre las partes, a la apreciación de mala fe contratada por parte del demandado', concluimos que existe una razón que justifica un cambio de circunstancias. Ésta resulta de la última carta remitida por la demandada el 13 de febrero de 2019 (documento nº 26) en la que, rechazando la existencia de infracción y, lo que se antoja más gravoso, condicionando el éxito de la negociación al no ejercicio de acciones judiciales (e incluso a la retirada de reclamaciones administrativas ante plataformas con amazon e e-bay en las que la demandada consuma sus ventas electrónicas), consuma un cambio sustancial en sus actos propios que permite hoy tener por acreditado el periculum in mora. Valoramos que la aparente mala fe procesal de la demandada materializada en reiterados cambios de criterios, máxime ante la proximidad del MWC, queda reforzada por la no presentación de escrito preventivo alguno a sabiendas de la voluntad de las actoras de interponer acciones judiciales urgentes. En la ponderación de los intereses en juego, consideramos que la actora ha agotado todos los medios a su alcance para preservar su derecho (documentos nº 22 a 26), apreciando, por contra, una voluntad variable en la demandada, que se ha materializado en respuestas contradictorias y evasivas, lo que justifica que, próxima la comercialización en España de teléfonos presuntamente infractores, la actora sólo pueda evitar perjuicios irreparables mediante la tutela cautelar. Por tanto, no existe aquiescencia o tolerancia a actos de infracción incompatible con el riesgo por la mora procesal, sino una previa negociación de buena fe quebrada abruptamente por la demandada sin justificación alguna.'

2.12.- Sin embargo, NUU MOBILE expone en su escrito de oposición las siguientes circunstancias relevantes:

a) Que FRACTUS ha realizado una creación artificosa de una pretendida situación de urgencia, pretendiendo una posición ventajosa para la obtención de la tutela cautelar, particulamente con base en la alegación de haber tomado conocimiento de la participación de NUU MOBILE en el Congreso MWC'2019 a finales de enero de 2019, cuando al menos desde septiembre de 2018 debió conocer dicha información (documentos nº 27 y 28 aportados por la actora). A ello se añadirían dos hechos adicionales, cuales que FRACTUS conocía la participación de NUU MOBILE en anteriores ediciones del MWC (desde los años 2016 a 2018); y la existencia de negociaciones entre las partes en fechas muy próximas al inicio del Congreso el 25 de febrero, concretamente en la edición MWC del año 2018, en la edición GSM en el mes de abril y octubre de 2018 y recientemente en la CES de enero de 2019, lo que debiera haber permitido a la actora instar las medidas cautelares con mayor antelación.

b) La segunda circunstancia versa sobre la efectiva comercialización de los dispositivos afectos por la medida cautelar en territorio español al menos desde el mes de febrero de 2018 (documento nº 4 aportado por NUU MOBILE), lo que pone en entredicho que el fin de la medida cautelar sea evitar actos de inminente infracción, hallándose ésta consumada desde al menos un año atrás a la concesión de la medida. En la misma línea, resulta relevante que en la edición del MWC'2018 NUU MOBILE ya pormocionaba la mayoría de dispositivos incluidos en el auto de 18 y 21 de febrero de 2019, a saber NUU MOBIL A1+, A3L, A4L, M2, M3 Y KONNECT I1, lo que resulta contradictorio con cualquier cambio extraordinario de circunstancias.

2.13.- Retomando los parámetros del Auto de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, en el Asunto Fractus vs. Wiko, de 18 de diciembre de 2018 , resulta que le periculumpropio de una medida cautelar de esta naturaleza, a valorar en ferias o congresos internacionales, sólo concurrirá cuando se produzca alguna de estas circunstancias: a) Que la demandada anuncie el lanzamiento de nuevos modeloso gamas de productos infractores; b) Que la presencia del presunto infractor en el Congreso causara un perjuicio objetivable para el titular de la patente, perjuicio objetivable que debía ser distinto al que pudiera haberse producido antes de la celebración del Congreso o la celebración de congresos anteriores.

2.14.- En este caso, no hay prueba alguna de que los móviles afectos por la medida cautelar sean nuevos modelos que vayan a lanzarse por primera vez en el mercado, español o internacional. De hecho, la prueba aportada por la demandada revela que ya se ha producido la efectiva comercialización de dichos dispositivos en territorio español al menos desde el mes de febrero de 2018 (documento nº 4). En la misma línea, consta que en la edición del MWC'2018 NUU MOBILE promocionaba la mayoría de dispositivos incluidos en el auto de 18 y 21 de febrero de 2019, a saber NUU MOBIL A1+, A3L, A4L, M2, M3 Y KONNECT I1. Todo ello impide apreciar la concurrencia de este primer requisito.

2.15.- Otro tanto ocurre con el segundo. No consta la existencia de un perjuicio objetivable para el titular de la patente a resultas de la participación de NUU MOBILE en el MWC'2019, que pudiera ser distinto al que pudiera haberse potencialmente producido antes de la celebración del Congreso o la celebración de congresos anteriores. Es más, las negociaciones se mantuvieron hasta fechas muy próximas al inicio del Congreso el 25 de febrero, concretamente en la edición MWC del año 2018, en la edición GSM en el mes de abril y octubre de 2018 y recientemente en la CES de enero de 2019, sin que conste justificación de por qué FRACTUS agotó el tiempo a su alcance.

2.16.- Finalmente, conviene destacar que si las medidas cautelares se concedieron inicialmente partiendo de la buena fe de la solicitante, vistas las pruebas aportadas por la demandada no es posible mantener dicha valoración. Lo cierto es que las medidas cautelares recayeron sobre dispositivos respecto de los cuales la prueba demuestra que ya habían sido objeto de una reiterada comercialización efectiva, siendo incluso expuestos en la anterior edición delMobile World Congress 2018, mientras las partes trataban de alcanzar un acuerdo para fijar el importe de la licencia.

2.17.- Estas conclusiones deben conducirnos a apreciar que no existe riesgo en el sentido fijado en el auto de 18 de diciembre de 2018, procediendo el alzamiento de las medidas y la devolución de los dispositivos a la demandada.

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

3.- A la vista de la estimación de la oposición, se imponen a la actora las costas procesales ( artículo 394.1 LEC).

Fallo

La Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona acuerda:

1.- Estimar la oposición a las medidas cautelares acordadas por autos de 18 y 21 de febrero de 2019, a instancia de la compañía FRACTUS, S.A. contra la entidad NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED), con domicilio en 16/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong, condenando a la primera al pago de las costas procesales.

2.- En su virtud, se acuerda el alzamiento de las siguientes medidas:

2.1.- Prohibir a la demandada NUU MOBILE (SUN CUPID TECHNOLOGY HK LIMITED) durante la celebración de la Feria Mobile World Congress 2019realizar actos de ofrecimiento, comercialización o cualquier tipo de explotación de los siguientes dispositivos móviles: NUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2.

2.2.- La retención y depósito, a costa de la entidad demandada, hasta que recaiga sentencia que resuelva el proceso principal, de los dispositivos móviles que las demandadas haya introducido en el territorio español para su venta, ofrecimiento, o exhibición en la Feria Mobile World Congress 2019.

3.- Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en su conocimiento que contra la misma cabe recurso de apelación en veinte días.

4.- Acordar las siguientes medidas accesorias:

8.1.- Devoluciónde los dispositivos móviles incautados a la demandada.

8.2.- Ofíciese para la EJECUCIÓN EFECTIVA de la presente medida en los Mossos d'Esquadra,Unidad especializada en Tecnología, que deberá dejar sin efecto las medidas de inspección, aprehensión, incautación y retirada de los teléfonos móviles de la gama o serieNUU MOBILE M3, NUU MOBILE X5, NUU MOBILE A1, NUU MOBILE A3L, NUU MOBILE A4L, NUU MOBILE G2 y NUU MOBILE M2en el referido stand.

Así lo acuerda, manda y firma, Yolanda Ríos López, Magistrada-Juez de este Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, habiendo dado cuenta y habiéndose sometido en fecha de 27 de febrero de 2019 a deliberación de la Sección de Patentesdel Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Don Alfonso Merino Rebollo, D. Florencio Molina López, y la suscribiente, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ.