Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 5, Rec 349/2019 de 18 de Febrero de 2019

Encabezamiento

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

Tribunal Mercantil de Barcelona

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López

MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS A LA DEMANDA - INAUDITA PARTE

Caso:antenas de comunicación por móvil. Mobile World Congress 2019. nº 349/2019

PARTE ACTORA:FRACTUS S.A.

- Procurador: D. Ángel Joaniquet Tamburini

- Abogado: D. Luis Fernández Novoa Valladares y D. Álvaro Velázquez

PARTE DEMANDADA:

* GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. ('OPPO')

- Procurador:

- Abogado:

Magistrado Titular que dicta la resolución:

D. Florencio Molina López

En Barcelona, a 18 de febrero de 2019

AUTO

Antecedentes

PRIMERO.- De la solicitud de medidas cautelaresinaudita parte.

1.1.- Don ÁNGEL JOANIQUET TAMBURINI, Procurador de los Tribunales de Barcelona, en nombre y representación de la compañía FRACTUS, S.A. (en adelante 'FRACTUS'), con domicilio social en la Avda. Alcalde Barnils, N.º 64-68, C.P. 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, y N.I.F. número A-61906954, presentó el 14 de febrero de 2019 escrito interesando medidas cautelares urgentes previas a la interposición de la demanda de infracción de derecho de patente,inaudita parte, contra la entidadGUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. ('OPPO'),con domicilio en 18 Haibin Road Wusha, Changan Town, Dong Guan, 523860, República Popular China; y a efectos de su notificación con (stand) en la Feria Mobile World Congress MWC 2019 en elHall 2, Stand 2F9Ex, de conformidad con lo establecido en los artículos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y 127 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes , al amparo del Protocolo de servicio de guardia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para elMobile World Congress2019, adoptado el 13 de diciembre de 2018, por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, dentro del marco del Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona.

1.2.- En el suplico de la solicitud, interesa la adopción de las siguientes medidas urgentesinaudita parte:

a. Se ordene a la demandadaGUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.('OPPO') a abstenerse durante y en el marco de la celebración de la Feria Mobile World Congress 2019 (incluyendo el evento de presentación que tendrá lugar el sábado 23 de febrero a las 14:00 h en el Hotel SOFIA, Plaça de Pius XII, 4, 08028 Barcelona), de realizar actos de venta, utilización, promoción, publicidad, difusión, exhibición y, en general, de explotación de teléfonos móvilesOPPO A3 y OPPO RX17 Neo, así como de cualquiera otros que infrinjan los derechos deFRACTUScomo titular de lapatente ES 2.410.085.

b. Se ordene a la demandadaGUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.('OPPO') a abstenerse durante y en el marco de la celebración de la Feria Mobile World Congress 2019 (incluyendo el evento de presentación que tendrá lugar el sábado 23 de febrero a las 14:00 h en el Hotel SOFIA, Plaça de Pius XII, 4, 08028 Barcelona), de, en su caso, colaborar, cooperar y/o permitir la realización, por parte de terceros, de actos de venta, utilización, promoción, publicidad, difusión, exhibición y, en general, de explotación de los teléfonos móviles antes reseñados, así como de cualquiera otros que infrinjan los derechos de patente deFRACTUS.

c. Se ordene, a costa de la entidad solicitadaGUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.('OPPO') la retención y depósito provisional hasta que recaiga sentencia que resuelva el procesoprincipal, de los teléfonos móviles de los modelosOPPO A3 y OPPO RX17 Neo, así como de cualesquiera otros que infrinjan los derechos de patenteFRACTUS,que hayan introducido en el territorio español para su venta, utilización, promoción, publicidad, ofrecimiento, demostración o exhibición en el marco de la Feria Mobile World Congress 2019, así como de los folletos, trípticos o cualquier otro material promocional de dichos productos, ya sea escrito, audiovisual o de cualquier otro tipo, de los que la entidad demandada pretendiera valerse con ocasión de la Feria Mobile World Congress 2019.

d. Todo ello conapercibimientoexpreso de la imposición de unamulta coercitivaen cuantía que el Juzgado estime suficiente y de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de quebrantamiento de la orden ejecutiva

SEGUNDO.- De la admisión de la demanda.

Admitida a trámite la solicitud urgente de medidas cautelares, quedaron los autos vistos para resolver.

TERCERO.- De la Sección de Patentes.

La presente pieza de medidas cautelaresinaudita partefue sometida el día 18 de febrero de 2018 a la consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por D. Alfonso Merino Rebollo, Dª. Yolanda Ríos López Y D. Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ.

En virtud de los compromisos establecidos en elProtocolo de servicio de guardia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress 2019, adoptado el 13 de diciembre de 2018,la presenteresolución se ha dictado dentro del plazo máximo de 48 horas desde supresentación.

Fundamentos

PRIMERO.- Hechos no controvertidos.

Del análisis de la prueba documental adjunta a la solicitud de medidas cautelaresinaudita parte, resulta un principio de prueba sobre los hechos siguientes, sin ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, a la vista de que no se ha otorgado audiencia al demandado, ni se ha presentado el escrito de demanda principal:

1.1 FRACTUS es una compañía de nacionalidad española con domicilio en Avda. Alcalde Barnils, nº 64-68, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), pionera en el desarrollo de antenas internas para teléfonos móviles inteligentes (smartphones), tabletas y dispositivos inalámbricos.

1.2 FRACTUS posee una cartera de derechos de propiedad intelectual de más de cuarenta invenciones protegidas a través de más de ciento treinta patentes y solicitudes de patentes en los Estados Unidos, Europa y Asia, siendo en la actualidad la empresa privada española con mayor número de patentes estadounidenses concedidas.

1.3 Entre los licenciatarios de FRACTUS se encuentran las principales compañías del sector de la telefonía y comunicación móvil, incluyendo a SAMSUNG, LG, HTC, RIM-BLACKBERRY, MOTOROLA, SHARP, KYOCERA, PALM, TELNET, UTSTARCOM, PANTECH, entre otros nombres cuya confidencialidad se preserva.

1.4 FRACTUS se ha asociado con una compañía internacional especializada en transferencia de tecnología, llamada VECTIS IP, Ltd. con el objeto de licenciar los derechos de su cartera de patentes, especialmente con compañías de tamaño y mercados menores.

1.5 FRACTUS es titular de la patente europea EP 1.592.083 B1, validada en España con el número de publicación ES 2.410.085 (en adelante, ES'085), cuya reivindicación primera es objeto de la presente solicitud de cautelares, en vigor hasta el 19 de enero de 2020, y al corriente de pago de las tasas anuales.

1.6 La patente ES '085 lleva por título 'Antenas miniatura rellenadoras de espacio', y versa sobre una nueva familia de antenas de tamaño reducido basada en la innovadora geometría de las denominadas Curvas Rellenadoras de Espacio, que permite reducir sustancialmente el tamaño de la antena con respecto al estado de la técnica anterior, o si el tamaño es fijo, permitir el funcionamiento de la antena a una frecuencia más baja con respecto a una antena convencional del mismo tamaño, siendo aplicable al campo de las tele-comunicaciones y concretamente al del diseño de antenas de tamaño reducido.

1.7 La patente ES '085 tiene 24 reivindicaciones, que protegen antenas (Reivindicación independiente 1 y dependientes 2 a 19) o conjuntos de antenas (Reivindicación 20), dispositivos de comunicación móvil que comprenden dichas antenas (Reivindicaciones 21 a 23), y un método para producir dichos dispositivos de comunicación móvil que comprenden dichas antenas (Reivindicación 24).

1.8 Concretamente, la R1 protege 'Una antena monopolo, dicha antena monopolo comprendiendo un brazo radiante y un plano de masa (12), dicho brazo radiante se excita mediante una línea de transmisión (11),

-donde dicho brazo radiante tiene la forma de una curva rellenadora de espacio (59-60),

-donde dicha curva rellenadora de espacio se compone de al menos diez segmentos conectados formando una porción no periódica de dicha curva, donde:

-cada uno de dichos segmentos es más corto que un décimo de la longitud de onda de operación de la antena en espacio libre;

-dichos segmentos están dispuestos espacialmente de modo que ninguno de dichos segmentos forma, junto con un segmento adyacente, un segmento recto más largo;

-dichos segmentos están conectados de modo que cada segmento forma un ángulo con sus vecinos;

-ninguno de dichos segmentos intersecta con otro de dichos segmentos excepto en los extremos de la curva, por la cual dicha curva rellenadora de espacio intersecta consigo misma en su principio y fin de manera que dicha curva rellenadora de espacio forma un lazo cerrado;

-cada par de segmentos adyacentes de dicha curva forma una esquina; y

-

-donde si dicha curva es periódica a lo largo de una determinada dirección recta del espacio, el periodo correspondiente se define por la porción no periódica compuesta por al menos diez segmentos conectados, ninguno de dichos segmentos conectados forma, junto con un segmento adyacente, un segmento recto más largo;

-dicha curva rellenadora de espacio es una curva que presenta una dimensión de box-counting mayor a uno;

-donde dicha curva no es auto-similar'.

1.9 Las sociedad demanda esOPPO, empresa china proveedora de servicios de electrónica fundada en 2004 en Dongguan y actualmente presente en más de 20 países como Estados Unidos, China, Australia y algunos países de Europa, el Sudeste Asiático, el Sur de Asia, Oriente Medio y África.OPPOforma parte, junto con otras marcas como Vivo y OnePlus, del grupo BBK Electronics Corporation, un gigante industrial chino especializado en telefonía y electrónica de consumo en general. En los últimos años, tras posicionarse como uno de los principales fabricantes en el mercado de los smartphones en China -en 2017,OPPOse situó como líder en dicho mercado chino llegando a un nivel de ventas anuales de 78.4 millones de dispositivos, experimentando un crecimiento del 122% con respecto al año anterior-OPPOha conseguido ser el quinto mayor fabricante de móviles a nivel mundial.

1.10 OPPO se encuentra en plena estrategia de expansión en Europa, y más particularmente desde el pasado verano de 2018 en España a través de distribuidores nacionales, comenzando con la comercialización de los modelos OPPO R15 Pro yOPPO A3, siendo el tercer móvil en llegar al mercado español el OPPO Find X, enagosto de2018y los siguientes los modelosOPPO RX17 Neoy OPPO RX17 Pro, lanzados al mercado español recientemente ennoviembre de 2018.

1.11 En su página web dirigida al mercado español pero gestionada desde China https://www.oppo.com/es/smartphones/OPPOoferta untotal de 5 modelosde smartphones:OPPO RX17 Neo, OPPO RX17 Pro, OPPO Find X (y OPPO Find X Lamborghini), OPPO R15 Pro yOPPOA3. Estos teléfonos se pueden encontrar, según indicaOPPOen su página web https://www.oppo.com/es/events/compra-online/ en distribuidoras como Media Markt, El Corte Inglés, Fnac y Movistar.

1.12 En informe pericial de 12 de febrero de 2019 (documento núm. 13) se concluye que de los análisis técnicos comparativos incluidos en la Sección 4 de dicho dictamen pericial se acredita que 'los terminales OPPO RX17 Neo y OPPO A3 que FRACTUS me ha proporcionado para su análisis resultan reunir todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación 1 de la patente ES '085 en al menos una de las antenas del terminal'.

1.13 Sin embargo, en su página web global https://www.oppo.com/en/smartphones/ además de los citados en los puntos anteriores también comercializan otros modelos como elOPPOR17 Pro, OPPO R17 Neo, OPPO R17, OPPO F9 Starry Purple, OPPOF9, OPPO A7, OPPO A5 u OPPO A3s, entre otros.

1.14 OPPO no participó el año pasado 2018 en la FeriaMobile World Congresspero sí lo hará este año 2019, durante los días 25 a 28 de febrero, en el stand situado en el Hall 2, Stand 2F9Ex, el recinto ferial de Fira de Barcelona 'Gran Vía', sito en Av. Joan Carles I, 64 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

1.15 Dos días antes del inicio de la Feria, el 23 de febrero de 2019, OPPO ha organizado un evento de presentación en el Hotel SOFIA, Plaça de Pius XII, 4, 08028 Barcelona, en donde se prevéque OPPO presentelas novedades de móvilespara el MWC 2019 a nivel global [OPPO Find Z,OPPO F11 Pro,OPPO K1,OPPO R19uOPPO R11 Pro]así como, en general, otros modelos de los queOPPOdispone a ya nivel global (lanzados en un primer momento en China, su mercado de referencia; también referenciados en su página web global https://www.oppo.com/en/smartphones/) pero que todavía no están presentes en el mercado español [OPPO R17 Pro, OPPO R17 Neo, OPPO R17, OPPO F9 Starry Purple, OPPO F9, OPPO A7, OPPO A5 u OPPO A3s].

1.16 VECTIS, socia de la actora, está en contactó con OPPO desde diciembre de 2016, para concluir un acuerdo de licencia sobre la base de su tecnología patentada de FRACTUS, sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo.

1.17 Es más,en julio de 2018, FRACTUS presentó una demanda por infracción de dos patentes chinas de tecnología de antenas de su titularidad ante los tribunales de Shanghái. Desde entonces las partes se encuentran litigando en China, en dondeOPPOtambién ha presentado una solicitud de revisión de la validez ante la Oficina de Patentes frente a dos de las patentes chinas deFRACTUS(en China hay bifurcación de procedimientos), que se encuentra actualmente pendiente de resolución

SEGUNDO.- Sobre elfumus boni iuriso apariencia de buen derecho.

2.1 La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula una serie de requisitos imprescindibles para poder adoptar una medida cautelar. El primero de estos presupuestos es, a saber:

a) Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Está regulado en el art. 728.2 LEC cuando dice queel solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios. Este requisito consiste en el análisis judicial preliminar tendente a la comprobación de la existencia de un indicio o principio de prueba de que la pretensión principal de quien solicita la medida cautelar se encuentra aparentemente bien fundada en derecho, es decir, de una apariencia probable de legitimidad y que a primera vista no parece ni descabellada, ni arbitraria, ni irrazonablemente fundada.

2.2 La acción ejercitada en el presente procedimiento de medidas cautelares por parte de la entidad actora es la denominada 'acción de prohibición' de actos constitutivos de infracción del derecho de exclusiva, basada en indicios racionales que permitan deducir su inminencia, entendida como la próxima y efectiva violación de su derecho de patente ante la sospechas del ofrecimiento y comercialización por parte de un competidor, OPPO, de los teléfonos móviles, modelos OPPO RX17 Neo y OPPO A3, que presentarían todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación 1 de la patente ES '085, en la feria del MWC 2019, los próximos días 25 a 28 de febrero de 2019.

A tales efectos, analizaremos en primer lugar, la posible infracción de la patente ES '085 por parte de los demandados y, posteriormente, el requisito de la inminencia en la infracción, en el contexto de ferias y congresos comerciales.

TERCERO.- De existencia o no de indicios de infracción de la patente ES '085. De la inminencia de la infracción

A) De los indicios de infracción de la ES '085. Análisis de la prueba

3.1 Para determinar la existencia o no de indicios creíbles de infracción de la patente ES '085 procede realizar una comparación entre las reivindicaciones de la misma con las realizaciones controvertidas, esto es, con los teléfonos móviles de la demandada, modelosOPPO RX17 Neo y OPPO A3. En tal sentido, la Sentencia de la de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 16 de noviembre de 2009 :

'Con carácter general se ha de recordar que para establecer si se ha producido una invasión del derecho de exclusiva que otorga la patente será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y ello sentado, b)una comparación entre lo que la patente reivindica tal comofue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionadacomo infractora, para determinar si ésta reúne todos y cada uno de loselementos o características reivindicadas, tanto en el preámbulo de lareivindicación como en la parte caracterizadora, bien por identidad o bienpor equivalencia'.

3.2. Acompañando la solicitud de medidas cautelares, la actora nos presenta un dictamen pericial del Dr. Hipolito con fecha 12 de febrero de 2019, que concluye lo siguiente:

'3.3. Conclusión del análisis técnico comparativo

Tal y como se ha visto en las Secciones 3.1 y 3.2 anteriores,los terminales OPPO RX17 Neo y OPPO A3 que FRACTUS me ha proporcionado para su análisis resultan reunir todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación 1 de la patente ES '085 en al menos una de las antenas del terminal.' (subrayado nuestro)'
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3.3 En el caso de autos, el informe pericial presentado, nos permite dar por cumplido el primer requisito de la medida cautelar solicitada, a saber, indicios racionales de que los dispositivos presuntamente infractores reúnen todas y cada una de las características de las reivindicaciones de la patente ES '085.

B) Notas características de la inminencia de infracción.

a)Configuración legal y jurisprudencial.

3.4 Los requisitos para apreciar la inminencia de infracción han sido expuestos por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el Auto de 10 de junio de 2013 (Caso Atomoxetina ) y en el auto de 20 de enero de 2011.

3.5 Según doctrina establecida por la Sección 15ª de la AP de Barcelona, para configurar la inminencia de infracción no basta que existan actos que revelen que la infracción pueda representarse como posible o incluso probable sino que es preciso que concurra un dato adicional, que sea inminente, esto es, que se va a producir de forma efectiva y próxima.

3.6 Las notas que caracterizan la inminencia son:

(a) Laclaridad, esto es, que resulte evidente o que pueda ser percibida con facilidad. Ello exige, de una parte, una probabilidad cualificada de que el acontecimiento se produzca; de otra, y de forma esencial, cercanía temporal en la que se espera que se produzca el acontecimiento esperado (quando) (párrafos 11 y 13 del auto de 10.06.2013 ).

(b) La segunda nota consisteen que exista unaprobabilidad muycualificadade que la infracción se terminaría produciendo de no mediar la medida cautelar solicitada. Dicho en otros términos, la inminencia presupone que la infracción se va a producir caso de no adoptarse la medida. No es suficiente, por tanto, que exista un mero riesgo de que se pueda producir sino que es necesario algo más, esto es, que se pueda representar como algo casi seguro(párrafo 18 del auto de 10.06.2013 ).

(c) La tercera nota implica que la inminencia requiere una grancercaníatemporal, aunque no nos atrevemos a cuantificarla de forma cerrada porque somos conscientes de su carácter relativo, esto es, dependiente de las concretas circunstancias de cada caso. Ello nos obliga a ponerla en relación con los instrumentos de reacción que pone el ordenamiento procesal a disposición de las partes para evitar que la infracción que amenaza como inminente se pueda materializar. Esto es, no podemos perder de vista, al interpretar el sentido que debe conferirse a ese requisito, el tiempo necesario para poder conseguir la tutela del derecho de exclusiva que concede la patente. En nuestro ordenamiento ese plazo es realmente escaso, de solo unos días, unas semanas a lo sumo, dado que es posible conceder la tutela ante causam y sin necesidad de prestar audiencia al inminente infractor. Por consiguiente, la inminencia o cercanía temporal debe tener también un alcance limitado, referido a semanas, o algunos (pocos) meses, a lo sumo. Pero no creemos que pueda referirse a años y muy dudoso que pueda sobrepasar el plazo de un par de meses (párrafos 25 en relación al 22 del auto de 10.06.2013 ).

(d) La cuarta nota que caracteriza el concepto tiene que ver con el enjuiciamiento y consiste en que es exigible un canon de seguridad más elevado del que es habitual en el enjuiciamiento civil, en el que basta con una razonable probabilidad de certeza de la alegación para poder tenerla como fijada como hecho cierto a los efectos del proceso.Por consiguiente, esta cuarta nota exige que existan indicios concluyentes sobre el riesgo de infracción, de forma que no podríamos considerar suficientes aquellos indicios que puedan ser equívocos o poco seguros(párrafo 26 del auto de 10.06.2013 ).

b)De la inminencia de la infracción en ferias comerciales y congresos.

3.7 En el caso de la celebración de una feria comercial o congresos donde se presentan innovaciones de cualquier tipo, son igualmente exigibles estos requisitos establecidos por la sección 15ª de la Audiencia Provincial para apreciar la inminencia de la infracción. Si bien, en ese contexto particular, algunas de las notas exigidas se revelan implícitas pues, por una parte, existe una fecha cierta y concreta para la celebración del evento o feria, la misma es conocida con meses de antelación por los interesados y, por último, la participación o no de expositores/competidores en las mismas también suele ser conocida con meses de antelación.

3.8 Así, las notas de claridad, probabilidad cualificada y cercanía temporal de la inminencia de la infracción son fácilmente identificables o deducibles en ese marco específico y guardan relación, en definitiva, con las circunstancias o variables del tiempo y lugar que, insistimos, cuando de ferias comerciales o congresos se trata son contrastables sin problema.

3.9 En este caso, queda acreditado que la parte demandante, FRACTUS, es a finales de enero de este año 2019, con la actualización de expositores, cuando comprueba que OPPO participará en la Feria MWC 2019 y expondrá sus teléfonos móviles en la FeriaMobile World Congress:Hall 5,Stand 2F9Ex(documento núm. 24).

3.10 Diferente es la cuarta nota de la inminencia de la infracción, esto es,indicios concluyentes sobre el riesgo de infracción.Como señala la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ello tiene que ver más con el enjuiciamiento, siendo exigible un canon de seguridad más elevado del habitual sin que pueda considerase suficientes aquellos indicios que puedan ser equívocos o poco seguros.

3.11 En el contexto de ferias comerciales, esta última nota, indicios concluyentes sobre el riesgo de infracción, despliega pleno sentido pues las medidas que se pueden solicitar por el demandante de infracción frente a un competidor en una feria o congreso pueden suponer una seria y grave restricción de la actividad comercial de este último; afectar a perspectivas futuras de negocio, al cierre de acuerdos y contratos comerciales millonarios esos días (por ejemplo, a nivel internacional, si así es la categoría de la feria); y, en último término, a su reputación empresarial ante competidores del concreto sector.

3.12 Ese potencial daño cuasi irreparable antes descrito, dado ese marco específico, exige severidad en la exigencia de la acreditación del riesgo de infracción que, sin ser pleno, sí debe reunir indicios concluyentes.

3.13 En el caso de autos, como indicamos en el fundamento de derecho anterior, el informe pericial presentado, nos ofrece indicios concluyentes del riesgo de infracción a los efectos de adoptar unas medidas cautelares como las solicitadas.

CUARTO.- Sobre elpericulum in morao peligro de la mora procesal.

A) De la configuración legal y jurisprudencial del periculum in mora.

4.1 El segundo requisito exigido por la LEC es el peligro de la mora procesal (periculum in mora). El art. 728.1 LEC la recoge diciendo quesólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Este presupuesto se circunscribe a la posibilidad de que la irremediable duración del proceso principal provoque situaciones dañosas para la persona que reclama jurisdiccionalmente su derecho, hasta el punto de que la eventual reparación de ese posible perjuicio se presente, desde el punto de vista material y jurídico, como muy costosa o fácticamente imposible. Elpericulum in moraes un elemento que requiere un riesgo concreto y no abstracto, como elfumus boni iuris, por lo que hay que ponerlo en relación con la medida especifica solicitada para apreciar su concurrencia.

4.2 El peligro de demora trata de evitar que antes de que se ejecute la resolución definitiva y firme que pone término al proceso y se corresponde con las pretensiones del actor, se realicen actos o se produzcan situaciones o efectos que frustren la tutela pretendida. El mencionado fin ampara que puedan llegar a dictarse medidas asegurativas de la ejecución, medidas cautelares tendentes a anticipar el fallo de la resolución definitiva y medidas dirigidas a conservar el objeto del proceso.

4.3 Sin embargo, en cualquiera de esos casos, las medidas deberán ser '...exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, ....eligiendo entre las que tienen el mismo grado de eficacia para tal fin, ...la menos gravosa o perjudicial para el demandado'( artículo 726.1. LEC ).

4.4 El auto de la Secc. 15ª AP Barcelona, de 8 de enero de 2014 (Caso Viagra ), reproduce doctrina sobre el periculum in mora :

' En la resolución de 2 de mayo de 2013 nos referíamos también a las opiniones doctrinales que atribuyen al requisito del peligro de la demora un carácter que trasciende incluso el de mero presupuesto de las medidas, para erigirse en el fundamento mismo de esta tutela cautelar, de manera que el examen concreto del peligro en cada caso constituiría la esencia de cualquier procedimiento cautelar. En este sentido se puede interpretar el artículo 726 LEC , el cual, al tratar de las características de las medidas cautelares, exige que: (1) sean exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y (2) no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos onerosa para el demandado. Es decir, establece como esencia de las medidas lo que el artículo 728.1 exige como primerpresupuesto para adoptarlas. El artículo 728.1 LEC dispone que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso se trate, se pueden producir durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que de queimpidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pueda otorgar en una sentencia estimatoria. El párrafo segundo del mismo precepto dice que no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante mucho tiempo, a menos que éste justifique cumplidamente las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta entonces'.

B) Delpericulum in moraen ferias comerciales.

4.5 En el marco de congreso y ferias comerciales, la perspectiva en el análisis de este requisito también tiene sus particularidades o matices. La regla general sigue partiendo del principio según el cual, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, la sentencia devendría ineficaz para el solicitante.

4.6 Ahora bien, la LEC establece unos límites a esa regla general que, en este contexto particular de ferias, giran en torno al análisis de factores o situaciones como las siguientes: con cuánta antelación conoció la parte demandante la presunta infracción; si ha consentido o no la presunta infracción y durante cuánto tiempo; si hay o ha habido negociaciones previas entre los competidores para el otorgamiento de licencias así como la actitud de cada uno de ellos en las mismas; si se está instrumentalizando el evento o congreso para forzar dichas negociaciones en curso, para hostigar a un competidor o para, simplemente, desprestigiarlo. En definitiva, se trata de analizar la buena fe, la diligencia y la lealtad del solicitante y del demandado y evitar la creación artificial de un peligro en la demoraad hoc.

4.7 Al respecto, esta Sección de Patentes ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre dichos límites a raíz de análisis de diferentes factores o situaciones como los expuestos. Así, en el Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, del 22 de febrero de 2016 ( ROJ: AJM B 22/2016 - ECLI:ES:JMB:2016:22 A )señalábamos:

'8.Esta Sección de Patentes entiende que no concurre el requisito del un periculum in mora que permita la adopción de las medidas cautelares solicitadas y, menos aún, sin oír a la parte demandada. Desde la constatación por parte de SISVEL de la presunta infracción de sus patentes esenciales por parte de la demandada ARCHOS han transcurrido más de tres años (diciembre de 2012) y, desde el cambio jurisprudencial con laSTJUE de 16 de julio de 2015 , donde se especifican los requisitos para la presentación de acciones legales por

violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes, han transcurrido más de siete meses.

9.SISVEL pretende alterar una situación de hecho tolerada durante, al menos, varios meses -desde verano de 2015-, sin que esté justificada cumplidamente la razón por la que las medidas cautelares no se han solicitado hasta ahora. Y no es causa justificada de esa dilación que haya dado por rotas, unilateralmente, las negociaciones con la demandada precisamente hace una semana: ¿qué razón objetiva ha llevado a la SISVEL ha dar por terminadas, precisamente en este momento, la negociación?

10.La justificación de las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta ahora no pueden hacerse depender de la propia voluntad de la solicitante, no pueden ser subjetivas. Deben ser objetivas y externas.

11.El aparente ánimo dilatorio por parte de ARCHOS de formalizar un acuerdo de licencia con SISVEL tampoco se ha manifestado hace una semana, cuando SISVEL pone fin al proceso negociador. Era fácticamente constatable a partir de diciembre de 2012 y judicialmente defendible desde julio de 2015.

[...]

14.SISVEL considera que la inminencia de la Feria MWC que está a punto de comenzar justifica que la presente solicitud se realice sin esperar a presentar la demanda principal y justifica asimismo que la adopción de las cautelares se lleve a cabo sin dar audiencia a las demandadas.

15.Esta Sección tampoco considera que la celebración delMobile World Congress(MWC) y la participación de la demandada ARCHOS S.A. con teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que parecen reproducir los estándares GPRS (GSM) y UMTS (incluyendo WCDMA y HSPA+) respecto de los que la demandante SISVEL es titular de las patentes esenciales, sea motivo de urgencia y necesidad para solicitar las medidas cautelares prescindiendo de la demanda principal.

16.Ni hay urgencia pues no hay una infracción 'ex novo' inminente y que se vaya a descubrir, por primera vez, en el MWC sino que es prolongada, por lo que se ve, a lo largo del tiempo. Ni la celebración de este evento es motivo que haga necesaria anticipar una tutela que consideramos que es, más que impedir el uso de una tecnología que es esencial, el obtener una compensación económica por dicha utilización.

17.Con las circunstancias y antecedentes expuestos, en este caso concreto, admitir la interposición de esta demanda cautelar antes que la demanda principal y de forma anticipatoria, sin razones objetivas de urgencia y necesidad, sin acompañar un informe pericial acreditativo de la infracción alegada - por muy evidente que sea-, de un informe o pruebaacreditativa de los daños y su cuantificación y de su impacto o afectación en su cuenta de resultados y, además, sin oír al demandado; puede abonar seriamente la interpretación de que se está utilizando este mecanismo procesal como herramienta de presión ante la contraparte en el proceso de negociación de licencias en el que ambas están, más aún si consideramos lo gravoso de las medidas que se solicitan y lo ponemos relación con un evento con repercusión internacional como elMobileWorld Congress.

4.8 Y en un sentido completamente diferente, destacamos el Auto del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona del 16 de febrero de 2018 ( ROJ: AJM B 34/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:34 A ):

'8.De la cronología expuesta en nuestro punto 14 de hechos probados, acerca de comunicaciones, intercambio de emails, propuestas y formulación de ofertas, queda probado que FRACTUS desde el momento que tiene conocimiento de la presunta infracción de su tecnología patentada (enero de 2015) se pone en contacto con WIKO a los efectos de negociar los términos de unos acuerdos de licencia. De dicha cronología y de la lectura de las comunicaciones cruzadas entre ambas compañías, podemos deducir que el comportamiento por parte de FRACTUS ha sido continuado, constante, serie e ininterrumpido en aras de llegar a una acuerdo acerca de licencias debidas por el uso de su tecnología. Por último, se ha respetado el acuerdo de confidencialidad que firmaron las partes el 18 de julio de 2017 con un periodo de stand-stillde 180 días, que finalizó el 14 de enero de 2018; siendo a continuación cuando FRACTUS ha presentado las medidas cautelares (22 de enero), con audiencia a la otra parte y, no menos importante, coetáneas al procedimiento principal. Incluso, a pesar de la interposición de la presente demanda judicial, las negociaciones entre las mismasnohan quedado rotas (véase los documentos aportados por la demandada en la vista). Todo ello, entendemos, demuestra la formalidad, diligencia y lealtad de la demandante con las acciones judiciales interpuestas.

9.Este comportamiento por parte FRACTUS es totalmente incompatible con pretender calificar la presente demanda cautelar como un intento de alteración de un situación de hecho consentida por la solicitante durante todo este tiempo. Al margen que las negociaciones (o esos intentos acreditados de llegar a un acuerdo) son ya razón suficiente para no haber interpuesto hasta ahora las medidas cautelares - en tanto que última ratio a la que acudir -, lo cierto es que resulta que más bien es la demandada WIKO la que ha conformado esta situación de hecho a lo largo del tiempo, dilatando la consecución de un acuerdo sobre las licencias, siendo renuente al respecto y no tratando con una leal diligencia las propuestas que se le han presentado.

10. Tampoco podemos aceptar la calificación que efectúa la demandada WIKO sobre la instrumentalización/fraude de ley de la presente pieza de medidas cautelares con la finalidad de efectuar presión en la negociación del acuerdo de licencias en el contexto de la celebración del MWC 2018. Varias razones, algunas ya apuntadas: consideramos que ha sido más bien WIKO la que se ha colocado en esta situación de hecho, postergando llegar a un acuerdo; no cabe hablar de instrumentalización de la solicitud de medidas cautelares en el contexto del MWC 2018 cuando, FRACTUS, pudiendo hacerlo, no ejercitó acciones judiciales en los años anteriores de este congreso, 2015 a 2017; se ha respetado el periodo de stand-still de 180 días, que finalizó el 14 de enero de 2018 y es, expirado el mismo, cuando se presentan las medidas cautelares, con audiencia a la otra parte y, además, coetáneas al pleito principal.

4.9 Por su parte, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 18 de diciembre de 2018 (ponente: Sr. Fernández Seijo),resolución revocatoria de lo anterior, también da una serie de pautas o criterios a valorar en estos supuestos y en los siguientes términos:

'SEXTO. Peligro causado por la demora en la tramitación del procedimiento.

18.Ya hemos hecho referencia al redactado del artículo 728 de la LEC . El párrafo 1º se recoge el requisito comúnmente conocido como el 'periculum in mora', entendido como el riesgo fundado de que, de no adoptarse la medida interesada, podrían producirse durante la pendencia del proceso situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.

Como hemos dicho en anteriores ocasiones (auto de 11 de febrero de 2011, ECLI:ES:APB:2011:1187A) se trata de justificar, en el caso concreto, la existencia de un peligro actual y futuro de inefectividad de la sentencia por maniobras elusivas o entorpecedoras de la parte deudora en relación con su patrimonio, y a tal efecto deberán aportarse datos de los que pueda deducirse una tendencia o un previsible comportamiento en tal sentido o con esa finalidad. De este modo, la medida cautelar, de carácter conservativo, se presentaría como necesaria y de urgente adopción para conjurar dicho riesgo.

19.En nuestro auto de 5 de enero de 2012 ( ECLI:ES:APB:2012:1082 A) también indicamos que el artículo 728.1º de la LEC no exige propiamente una prueba del peligro en la demora, sinoque se limita a exigir que el mismo se justifique porqué, caso de no adoptarse las medidas interesadas, se podrían producir durante la pendencia del proceso situaciones que impidieran o dificultaran la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Por consiguiente, no le puede ser exigida al solicitante de las medidas una prueba plena justificativa de la existencia de riesgo de inefectividad, sino que debe bastar que ofrezca indicios de los que razonablemente se pueda derivar el mismo.

El párrafo 2 del artículo 728.1 de la LEC , establece una pauta clara para ponderar el riesgo o peligro por la demora, ya que se excluye la adopción de medidas cuando se da la situación de hecho consentida por la parte que solicita las medidas, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

20.En el procedimiento de medidas no se discute que la demandada, o sociedades integradas en el grupo Wiko, utilizan la tecnología amparada por la patente desde finales del año 2014, es decir, más de tres años antes de instarse la presente demanda.

Tampoco se discute que la actora y la sociedad matriz del grupo Wiko han tenido diversos contactos más o menos formales desde aquel entonces, incluso que han llegado a firmar un acuerdo marco para la negociación en el que Fractus aceptaba no demandar durante 180 días (entre julio de 2017 y enero de 2018).

21.Estos antecedentes son los que debemos tener en cuenta para valorar si Fractus pretende de hecho alterar situaciones consentidas por el solicitante durante largo tiempo.

La actora se ampara en dos hechos para justificar, a su juicio, la adopción de medidas: (1) la finalización del período fijado para negociar,

(2) la proximidad del Congreso WCM.

Consideramos que ninguno de estos factores justifican suficientemente la adopción de medidas, más aún cuando éstas son de carácter anticipativo, lo que determina, conforme al artículo 726.2 de la LEC , la adopción de mayores cautelas.

22.Las razones a las que alude el artículo 726.1.II de la LEC exigenla apreciación de algún factor extraordinario, que ponga demanifiesto un cambio cualitativo en las circunstancias que determinaronla tolerancia durante un tiempo prolongado. Cambios cualitativos quepueden vincularse a modificaciones sustanciales en la relación entre laspartes, a la apreciación de mala fe contratada por parte del demandado.

En el supuesto de autos la finalización del período para negociar, tras varios intentos producidos en distintas ocasiones, no supone un cambio cualitativo, por cuanto nada impedía a las partes prorrogar los plazos pactados para no litigar, o incluso negociar con un procedimiento judicial ordinario en curso. Ya se habían producido contactos y negociaciones en años anteriores sin que se interpusiera ningún tipo de acción judicial.

La celebración de un congreso de repercusión global no justifica,por sí sola, la adopción de medidas, salvo que se anunciara ellanzamiento de nuevos modelos o gamas de productos infractores, osalvo que la presencia del presunto infractor en el Congreso causara unperjuicio objetivable para el titular de la patente, perjuicio objetivable quedebía ser distinto al que pudiera haberse producido antes de lacelebración del Congreso o la celebración de congresos anteriores.

En definitiva, consideramos que no concurre el requisito del peligro por la mora en la tramitación del procedimiento ya que durante más de tres años la actora había consentido que la demandada, o las sociedades vinculadas al grupo del que formaba parte, utilizaran la tecnología amparada por la patente, sin que conste el ejercicio de acciones judiciales y, mucho menos, la adopción de medidas cautelares'.

C) Delpericulum in moraen el caso de autos.

4.10 En el caso de autos, es cierto que VECTIS, socia de la actora, contactó con OPPO en diciembre de 2016, en orden a culminar con un acuerdo de licencias o, en su caso, a cesar en la comercialización de productos que hoy se han verificado pericialmente como infractores.

4.11 También es un hecho no controvertido queen julio de 2018, FRACTUS presentó una demanda por infracción de dos patentes chinas de tecnología de antenas de su titularidad ante los tribunales de Shanghái. Desde entonces las partes se encuentran litigando en China, en donde OPPO también ha presentado una solicitud de revisión de la validez ante la Oficina de Patentes frente a dos de las patentes chinas de FRACTUS (en China hay bifurcación de procedimientos), que se encuentra actualmente pendiente de resolución

4.12 Dentro de su estrategia de expansión en Europa, desde el pasado verano de 2018 en España y a través de distribuidores nacionales, OPPO ha comenzado con la comercialización de los modelos OPPO R15 Pro yOPPO A3, siendo el tercer móvil en llegar al mercado español el OPPO Find X, enagosto de 2018y los modelosOPPO RX17 Neoy OPPO RX17 Pro, lanzados al mercado español recientemente ennoviembre de 2018. Es decir,desde agosto de 2018 se comercializa el modelo OPPO A3 y desde noviembre de 2018 el modelo OPPO RX17 Neo.

4.13 Esto queda también ratificado en la página web dirigida al mercado español https://www.oppo.com/es/smartphones/ donde se oferta un total de 5 modelos de smartphones, entre ellos el OPPO RX17 Neo y el OPPO A3. Así como en la página web https://www.oppo.com/es/events/compra-online/ a través de distribuidores nacionales como Media Markt, El Corte Inglés, Fnac y Movistar.

4.14 Por lo tanto, a diferencia del mercado de China, donde FRACTUS, desde julio de 2018, ha iniciado acciones judiciales en defensa de su tecnología patentada, en España ha existido una tolerancia de la actora en la comercialización y/o distribución del modelo OPPO A3 desde agosto de 2018 y del modelo OPPO RX17 Neo desde noviembre de 2018.

4.15 No apreciamos la concurrencia de ningún factor extraordinario, que ponga de manifiesto un cambio cualitativo en las circunstancias que determinaron la tolerancia durante estos meses en el mercado España con la comercialización y/o distribución de los modelos OPPO A3 y OPPO RX17 Neo. Más aún, cuando en el mercado de China si se ejercitaron acciones judiciales en julio de 2018. No, en cambio, aquí, en España.

4.16 No es motivo suficiente la participación en el Mobile World Congress de OPPO este año 2019, aun cuando no participara en el año 2018. El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 18 de diciembre de 2018 es claro en este sentido: 'La celebración de un congreso de repercusión global no justifica, por sí sola, la adopción de medidas, salvo que se anunciara el lanzamiento de nuevos modelos o gamas de productos infractores, o salvo que la presencia del presunto infractor en el Congreso causara un perjuicio objetivable para el titular de la patente, perjuicio objetivable que debía ser distinto al que pudierahaberse producido antes de la celebración del Congreso o la celebración de congresos anteriores'.

4.17 En el caso de autos, los modelos OPPO A3 y OPPO RX17 Neo no son 'nuevos modelos' que se vayan a lanzar o presentar en el MWC 2019 (a diferencia, por ejemplo, de los modelosOPPO Find Z, OPPO F11 Pro, OPPO K1, OPPO R19 u OPPO R11 Pro,que sí se van a exponer y publicitar por primera vez allí y respecto de los que se han solicitado, oportunamente, diligencias de comprobación de hechos).

4.18 Tampoco la participación de OPPO en el MWC 2019 va a causar a FRACTUS un perjuicio objetivable con los modelos señalados OPPO A3 y OPPO RX17 Neo diferente al que ya viene produciéndose, o ya venía sufriendo, en España desde agosto y noviembre de 2018 respectivamente.

4.19 Concluimos que respecto de los modelos de móviles OPPO A3 y OPPO RX17 Neo no concurre el requisito del peligro por la mora en la tramitación del procedimiento ya que durante varios meses la actora ha consentido que la demandada utilizara la tecnología amparada por la patente, sin que conste el ejercicio de acciones judiciales en nuestro país.

QUINTO.- Costas

5.1 No procede un pronunciamiento especial en materia de costas, debiendo cada una hacer frente a las causadas a su instancia.

Fallo

ACORDAMOS:

1.La desestimación de la solicitud de medidas cautelaresinaudita parteinstadas porFRACTUS S.A.frente aGUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. ('OPPO')

2.No condenar en costas.

3. Notificar la presente resolución a las partes.

4.Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de veinte días ( art. 741.3 LEC ).

5.Llevar su original al libro registro de resoluciones definitivas insertando en las actuaciones un testimonio y procediendo al archivo del expediente, una vez firme.

Firmado, D. Florencio Molina López, Magistrado Titular de este Juzgado Mercantil, habiendo dado cuenta y habiéndose sometido en fecha de 18 de febrero de 2019 a deliberación de laSección de Patentesdel Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), Don Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ