Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 5, Rec 669/2016 de 22 de Marzo de 2017

Encabezamiento

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

TRIBUNAL DE 1ª INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

PROCEDIMIENTO: Nº 669/2016

SECCIÓN DE PATENTES

Magistrados:

Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López (ponente)

Caso:Dispositivo para pulverizar líquidos y recipientes autoportantes para usar con el mismo

Solicitud de caución sustitutoria

Parte Actora:3M COMPANY.

- Procurador: D. Ángel Joaniquet Tamburini

- Abogado: D. Enrique Grande Bustos

Parte Demandada: BOSSAUTOINNOVA, S.A.

- Procurador: D. Daniel Font Berkhemer

- Abogado: D. David Pellisé Urquiza

AUTO

En Barcelona, a 22 de marzo de 2017

Antecedentes

PRIMERO.-La representación procesal de la actora BOSSAUTO INNOVA, S.A. presentó en fecha 19 de enero de 2017 solicitud de fijación de caución sustitutoria en relación con el auto de medidas cautelares dictado en fecha 30 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la petición, la representación procesal de 3M COMPANY se opone a la misma.

TERCERO.-Señalada vista para el día 21 de marzo de 2017, ambas partes se ratifican en sus peticiones, manifiestan hechos nuevos, proponen prueba y se practica la misma. Formuladas las conclusiones, quedaron las actuaciones vistas y conclusas para dictar la resolución correspondiente.

CUARTO.-La presente cuestión jurídica fue sometida el día 22 de marzo de 2017 a deliberación de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López, D. Florencio Molina López y D. Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

QUINTO.-Se han observado las formalidades legales excepto el plazo para dictar auto debido a la carga de trabajo de estos Juzgados.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto de la controversia, normativa y jurisprudencia aplicable.

1.1. Mediante auto de fecha 30 de diciembre de 2016 la Sección de Patentes acordó la adopción de las medidas cautelares solicitadas por 3M frente a BOSSAUTO. Ahora, esta parte demandada solicita la fijación de caución sustitutoria sobre la base legal de los arts. 137 de la Ley de Patentes y 747.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

1. 2. El art. 137 de la Ley de Patentes señala:

1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

2. En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez señalará, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas.

3. En todo caso, las fianzas que con carácter principal o sustitutorio se decreten para el demandado se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida.

4. La fianza podrá consistir en un aval bancario. No se admitirán las fianzas personales.

5. Para la fijación del importe de las fianzas el Juez deberá oír a ambas partes.

1.3. El art. 746 de la LEC , dice:

1. Aquél frente a quien se hubieren solicitado o acordado medidas cautelares podrá pedir al tribunal que acepte, en sustitución de las medidas, la prestación por su parte de una caución suficiente, a juicio del tribunal, para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare.

2. Para decidir sobre la petición de aceptación de caución sustitutoria, el tribunal examinará el fundamento de la solicitud de medidas cautelares, la naturaleza y contenido de la pretensión de condena y la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado, También tendrá en cuenta el tribunal si la medida cautelar habría de restringir o dificultar la actividad patrimonial o económica del demandado de modo grave y desproporcionado respecto del aseguramiento que aquella medida representaría para el solicitante.

Y, por su parte, elart. 747 del mismo texto señala:

1. La solicitud de la prestación de caución sustitutoria de la medida cautelar se podrá formular conforme a lo previsto en el artículo 734 o, si la medida cautelar ya se hubiese adoptado, en el trámite de oposición o mediante escrito motivado, al que podrá acompañar los documentos que estime convenientes sobre su solvencia, las consecuencias de la adopción de la medida y la más precisa valoración del peligro de la mora procesal.

Previo traslado del escrito al solicitante de la medida cautelar, por cinco días, el Secretario judicial convocará a las partes a una vista sobre la solicitud de caución sustitutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 734. Celebrada la vista, resolverá el Tribunal mediante auto lo que estime procedente, en el plazo de otros cinco días.

2. Contra el auto que resuelva aceptar o rechazar caución sustitutoria no cabrá recurso alguno.

3. La caución sustitutoria de medida cautelar podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529.

1.4. En cuanto a la jurisprudencia destacable señalamos, entre otras, la siguiente:

* Auto de la AP de Barcelona, sección 15, del 09 de febrero de 2012 (ROJ: AAP B 3331/2012 - ECLI:ES:APB:2012:3331A): Por otrosí, en el escrito de recurso, las apelantes solicitan que se acuerde sustituir la efectividad de las medidas cautelares adoptadas por el importe de una fianza, al implicar dichas medidas restricciones para la actividad industrial o comercial de las demandadas. Se invoca el artículo 137 LP, en relación con los artículos 746 y 747 LEC .

En auto de 17 de junio de 2010 hemos sostenido una interpretación sistemática y lógica, y no meramente gramatical, del artículo 137.2 LP. Hemos dicho que el precepto no puede ser interpretado en un sentido que desconozca el derecho de exclusión que otorga la patente y que conlleva la facultad o derecho de satisfacerlo anticipadamente por vía cautelar, sin convertirlo en un equivalente dinerario ya que el contenido del resarcimiento es derivado y no agota las facultades del derecho de exclusiva. Añadíamos que en los casos en que en la demanda no se ejercitara la acción de indemnización, la caución sustitutoria (que no sería sino una garantía destinada a asegurar la indemnización del titular, según expresa el artículo 9.1.a de la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril) carecería de instrumentalidad.

Por ello, hemos entendido, con otras Audiencias Provinciales, que la expresión 'restricciones a la actividad comercial o industrial del demandado' del artículo 137.2 queda limitada a los casos en que la medida de abstención se traduce en la práctica en una restricción grave y desproporcionada de la actividad económica del demandado, respecto del aseguramiento que aquella medida representaría para el solicitante.

Con ese fundamento, debemos denegar la caución sustitutoria.

* Auto del JM de Granada del 03 de marzo de 2011 ( ROJ: AJM GR 76/2011 - ECLI:ES:JMGR:2011:76A ): No cabrácaución sustitutoria. Como ha señalado la AP Madrid, secc. 28ª, en autos de 31 de octubre de 2008 o 15 de noviembre de 2007 , la aplicación de la caución sustitutoria prevista en el artículo 137.2 (' En caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez señalará, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas' ) no puede tener un carácter automático, de forma que no cabe conceder la caución sustitutoria cuando la conducta cuya continuación se trata de impedir no afecta solamente a los legítimos derechos de la parte actora, sino que tiene además una trascendencia en el mercado. Incluso de no ser así, cabe añadir, la denegación de la sustitución proviene de la recta interpretación del precepto, que no puede interpretarse de modo tal que el demandado tenga a ultranza un derecho a que se le permita seguir trasgrediendo los derechos de patente o de marca de otro mientras dure el proceso simplemente si está dispuesto a pagar por ello mientras el tiempo va consumiendo la exclusiva del actor. La eficacia de las medidas cautelares no vendría dada por su potencial anticipatorio o garante de la ejecución, sino por la capacidad económica de la parte demandada.

Considero que, como dice la doctrina y remarcan las Audiencias, dado que las medidas del tipo de las aquí interesadas siempre afectan de alguna forma a la actividad comercial o industrial de la demandada, el artículo 137.2 de la LP concede contracautelas cuando el fin de las medidas cautelares puede subsistir tras permitir al demandado que las preste, es decir, procura evitar efectos indeseables para aquellos otros ámbitos de actividad del demandado, distintos de la concreta actividad ilícita objeto de persecución, que pudieran verse afectados o condicionados de manera ineludible por la medida. No es más que una interpretación acorde con el artículo 746 de la LEC , que introduce el lógico factor de ponderación: valorar si la actividad económica o patrimonial del demandado se ve restringida o dificultada por la medida ' de modo grave y desproporcionado respecto del aseguramiento que aquella medida representaría para el solicitante '. En nuestro caso, la evidente e ineludible afección a la actividad de la demandada parece estar cautelarmente en proporción con la fuerza de los indicios sobre las infracciones cometidas sobre las exclusivas de terceros. Esta ponderación conduce a descartar cauciones sustitutorias, que desactivarían cualquier intento de protección cautelar.

* Auto de la AP de Madrid, sección 28, del 06 de marzo de 2009 ( ROJ: AAP M 4121/2009 - ECLI:ES:APM:2009:4121A ): SEXTO.- El último motivo de impugnación se refiere a la no fijación por el auto recurrido de la caución sustitutoria prevista en el art. 137.2 de la Ley de Patentes . Una vez precisado y razonado en el auto por el que se respondía a la solicitud de complemento formulada por la hoy recurrente que la solicitud de caución sustitutoria había sido rechazada, la recurrente considera que conforme al citado precepto legal la fijación de caución sustitutoria no es facultativa sino preceptiva y obligatoria para el Juez que acuerda la adopción de medidas cautelares. Además, consideran que al no quedar afectados los intereses generales del mercado, procede la fijación de dicha caución.

Esta Sala ha señalado en ocasiones precedentes ( autos de esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de noviembre de 2007 y 31 de octubre de 2008 ) que la aplicación de la caución sustitutoria prevista en dicha norma no puede tener un carácter automático, debiendo valorarse la naturaleza y alcance de la medida respecto de la actividad comercial del demandado (en este sentido se orienta también la previsión general del artículo 746.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Asimismo, entendíamos en el primero de dichos autos que no cabía conceder la caución sustitutoria solicitada por la parte demandada cuando la conducta cuya continuación se trataba de impedir no afectaba solamente a los legítimos derechos de la parte actora, sino que tenía además una trascendencia en el mercado. A ello añadíamos en el segundo de los referidos autos que también en algunos casos en los que sólo se afecte al interés del demandante, cabe la denegación de tal sustitución, pues el núm. 2 del artículo 137 de la Ley de Patentes no puede interpretarse de modo tal que el demandado, que hubiese ya iniciado la fabricación o comercialización de su producto, tenga a ultranza un derecho a que se le permita seguir trasgrediendo los derechos de patente de otro mientras dure el proceso si está dispuesto a prestar una fianza, pues eso significaría dos efectos indeseables: 1º) que se estaría obligando al perjudicado, que ha accionado judicialmente precisamente para impedir que se consumen o agraven los efectos de la infracción, a tener que soportar, en todo caso, el comportamiento infractor de sus derechos contra la simple posibilidad de obtener en un futuro el pago de una compensación económica, lo que no resultaría sostenible en un sistema que persiga la tutela de los derechos de patente y no el mero resarcimiento por la imposibilidad de protegerlos; y 2º) que se potenciaría la comisión de infracciones por parte de quienes tuvieran la capacidad económica suficiente para eludir las prohibiciones cautelares mediante la constitución de fianzas, aprovechándose así el infractor de que el tiempo jugaría en su favor ante un derecho ajeno como el de patente, que está temporalmente limitado y que, en ocasiones, puede incluso caducar antes de la finalización de los litigios, por lo que solo su protección inmediata tendría verdadero sentido.

Ha de entenderse que, en buena lógica, lo que se persigue con la previsión del nº 2 del artículo 137 de la Ley de Patentes es que en aquellos casos en que la paralización impuesta con la medida cautelar pudiera conllevar efectos indeseables para aquellos otros ámbitos de actividad del demandado, distintos de la concreta actividad ilícita objeto de persecución, pero que pudieran verse afectados o condicionados de manera ineludible por los efectos de la medida (por ejemplo, la comercialización de otros productos o la prestación de servicios que necesite el empleo de equipamientos de fabricación, producción o distribución afectados por la medida, el manejo de sustancias que se empleen para otros fines lícitos, etc), pudiera éste constituir una fianza sustitutoria para garantizar el resarcimiento al demandante y proseguir realizando su actividad comercial o industrial que, de lo contrario, podría resultar restringida por la medida impuesta. Se trata, además, de una interpretación coherente con la previsión general del artículo 746.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que exige tener en cuenta, antes de conceder una caución sustitutoria, entre otros datos, la intensidad del fumus bonis iuris de la parte solicitante y valorar si la medida pudiera resultar tan gravosa o desproporcionada que restringiera o dificultara la actividad económica del demandado. Para poder estimar esto último, el interesado en la sustitución de la medida debería justificar que como consecuencia ineludible de la medida decretada se iba a producir una injerencia muy relevante no solo respecto a una determinada gama de productos o de prestaciones de servicios concretos sino para el conjunto de la actividad industrial o comercial desarrollada por él (como señala el auto de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de mayo de 2005 ).

Nada de esto ha justificado la parte recurrente, cuya actividad empresarial no se limita a la instalación de sistemas antihielo, puesto que se dedica también a los sistemas de riego en la agricultura, y que interpreta erróneamente el núm. 2 del artículo 137 de la Ley de Patentes , como si éste le concediera, contra la prestación de fianza, un derecho automático a prolongar su conducta indiciariamente infractora mientras perdurase el litigio, cuando la actuación de la recurrente está obstaculizando gravemente la actividad de aquellos que están autorizados por la titular de la patente para el empleo del sistema patentado, que están viendo rechazadas ofertas para la instalación del sistema de hielo patentado ante las ofertas más ventajosas de quien indiciariamente aparece como infractor, y por tanto el interés de las demandantes en lograr su defensa inmediata es más que comprensible, dado que además si el litigio se extendiera por utilizarse los distintos recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico es muy probable que finalizara cuando quedara muy poco tiempo de vigencia de la patente. Si no se proporciona justificación suficiente de que se le puedan producir a la recurrente indeseables efectos restrictivos en el ámbito de su actividad comercial e industrial, porque la medida procedente conllevase de modo ineludible consecuencias que superasen la mera interdicción del comportamiento infractor aquí enjuiciado, no deberá admitirse la caución sustitutoria.

Por todo lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser desestimado, y el auto apelado ha de ser confirmado.

SEGUNDO.- Denegación de la solicitud de caución sustitutoria.

2.1. Sin entrar, por razones de economía procesal, en el debate sobre la pertinencia temporal de solicitud efectuada como de la pruebas propuestas por la demandada, esta Sección entiende que ha de desestimarse la petición de caución sustitutoria solicitada. Y ello en base a las consideraciones que se exponen a continuación.

2.2. La apreciación, aunque indiciaria y cautelar, tanto de la validez de la patente de 3M como de la infracción de la misma por parte de BOSSAUTO quedó sólidamente determinada en nuestra resolución de 30 de diciembre de 2016. Nos remitimos a las argumentaciones allí expuestas, poniendo el acento en los escasos 9 meses que restan para la expiración y caducidad de este título de propiedad industrial.

2.3 Ciertamente, el demandado alega y prueba que la medida cautelar adoptada produce una distorsión importante en su negocio pues manifiesta que casi el 50% de sus beneficios del año 2016 tuvieron como origen el producto presuntamente infractor. Ahora bien, aceptando la injerencia que la medida supone en su actividad comercial e industrial, no deja de estar limitada a un único producto (el producto BPS), siendo que el objeto de negocio del mismo va a una amplia gama de productos y servicios, aunque el más rentable fuera aquél. En este sentido, nos remitimos a la documental existente en autos, en concreto al catálogo de productos de la demandada.

2.4 A lo expuesto anteriormente se añade que, tal y como ha quedado expuesto en el acto de la vista, BOSSAUTO no solo no ha despedido a empleados (27 trabajadores) sino que el administrador social, Sr. Silvio , reconoce que han contratado a un empleado más, de los dos que tenían previsto contratar. Se añade que el propio Sr. Silvio reconoce que tenían un plan 'B' para el caso de que se adoptaran las medidas cautelares, como así ha sido, consistente en desarrollar y patentar nuevos productos por los que, incluso, en estas semanas, han recibido premios (véase anexo A y B aportados por la demandada en vista). Todo ello, no hace sino confirmar que, pese a la afección puntual y concreta de las medidas, ello no ha supuesto una restricción grave y desproporcionada de la actividad económica del demandado.

2.5 Por lo demás, quedando pocos meses para la caducidad de la patente, consideramos que el mantenimiento de las medidas es la decisión más prudente y lógica, primero porque se protege al titular del derecho de exclusiva que, al fin y al cabo, es el que ha accionado judicialmente y no tiene por qué soportar la continuidad infractora a través de una pretendida compensación pecuniaria; y, segundo, porque ello no va a impedir que si en el futuro se alzan las medidas cautelares, BOSSAUTO pueda pedir exacción de daños y perjuicios ex art. 742 de la LEC por estos nueve meses que restan de validez de la patente y en los que se le impide comercializar este concreto producto.

TERCERO.- Sobre las costas.

3.1 La desestimación íntegra de solicitud efectuada, supone la condena en costas a la parte solicitante.

Fallo

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1.-Desestimar la solicitud de caución sustitutoria efectuada por BOSSAUTO INNOVA S.A. en relación con las medidas cautelares acordadas por auto de fecha 30 de diciembre de 2016. Todo ello con condena en costas.

2.-Contra esta resolución cabe formular recurso de apelación en el plazo de veinte días que será tramitada conjuntamente con la apelación formulada con las medidas cautelares de 30 de diciembre de 2016.

3.-Llevar su original al libro registro de resoluciones definitivas insertando en las actuaciones y en la pieza cautelar, una vez firme.

Así lo dispone y firma, D. Florencio Molina López, Magistrado Titular de este Juzgado nº 5, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), Don Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ .

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el juez que la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.