Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 12, Rec 1038/2018 de 15 de Enero de 2019

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid

Diligencia Preliminar 1038-2018

Magistrado: Moisés Guillamón Ruiz

AUTO

En Madrid, a 15-1-2019.

Antecedentes

Primero.- Se presentó solicitud de diligencia preliminar por Borja y Buenpaso Films SL contra Corporación de Radio y Televisión Española S.A. y Boomerang TV S.A.

Segundo.- Se admitió por auto de 10-9-2018, acordándose exhibición para el 4-10-18, presentando escrito de oposición tanto RTVE S.A. como Boomerang TV S.A.

Se ha presentado escrito de la actora de impugnación de la oposición a la diligencia preliminar.

Tercero.- Se citó a las partes a la celebración de vista, conforme 260 LEC, la cual se celebró el 10-1-2018. Se practicó documental. Quedaron los autos para resolver.

Fundamentos

Primero.- Solicitud de diligencia preliminar.

La actora solicita diligencia preliminar al amparo del art. 36 LCD y 256.1.7 º y 256.1.8º LEC , para la comprobación de hechos cuyo conocimiento resulta indispensable para preparar demanda por competencia desleal o infracción de derechos de propiedad intelectual.

La parte demandante, en síntesis, alega que siendo la actora una compañía de producción audiovisual, desarrolló el proyecto titulado 'Residencia de Señoritas' remitiendo a RTVE sinopsis en 2015, habiéndose estrenado en 2018 una serie de TV que replica las características del proyecto remitido. En su folio 24 la actora solicita que resulta indispensable para la interposición de la demanda que las demandadas exhiban documentos respecto de los cuales la actora no tiene acceso directo, y todo ello al amparo de los artículos reseñados.

En concreto solicita que se requiera a las demandadas que exhiban el proyecto, correspondencia y contrato en relación con la serie La Otra Mirada (también denominada 'Alma Mater' y 'La Academia'); que se requiera a RTVE que exhiba libro registro de área de ficción con indicación de los firmantes, y de las comisiones que rechazaron su proyecto y aprobaron el de Boomerang S.A., con especificación de los miembros que la firman; requerimiento a Boomerang S.A. para que aporte su proyecto, contenido de la obra; todo ello sin perjuicio de la orden de entrada y registro según 261.5º LEC.

Segundo.- Regulación legal de la diligencia preliminar.

Las diligencias preliminares solicitadas, se realizan al amparo de los siguientes artículos previstos en el art. 256 LEC :

Art. 256.1.7.º LEC , que determina que: 'Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedadindustrialo de un derecho depropiedad intelectualcometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías'.

256.1.8.º LEC, que determina que: 'Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en el último párrafo del número anterior'.

Como establece el Auto de la AP Madrid, Sección 28, de 19-10-2015 , 'Las diligencias analizadas fueron introducidas por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se da cumplimiento a la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, cuyo objetivo es aproximar las legislaciones de los miembros de la Unión Europea para garantizar un nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual elevado y homogéneo. La reforma persigue la ampliación de los medios de tutela, y ha sido decisión del legislador el que las medidas contempladas en la Directiva se integren procesalmente en nuestra Ley como diligencias preliminares.

La Directiva tiene como punto de partida el ADPIC.

La primera de las diligencias preliminares citadas, prevista en el artículo 256.1.7º LEC , introduce por esta vía el denominado 'derecho de información'. El Acuerdo sobre los ADPIC regula en su artículo 47 este derecho de información, en cuanto establece que 'los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales pueden ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución'.

La Directiva contempla el derecho de información en su artículo 8. La petición puede dirigirse contra quien se considere infractor o bien frente a cualquier persona hallada en posesión de las mercancías que infrinjan los derechos o que utilice o preste los servicios que los infrinjan, así como los implicados en la producción, fabricación o distribución de las mercancías o servicios.

La segunda de las diligencias mencionadas, prevista en el artículo 256.1.8º LEC , proviene del artículo 6.2 de la Directiva, que establece la posibilidad de ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo el control de quien se considere responsable de la infracción. La exigencia de un principio de prueba de la realidad de la infracción procede también del artículo 6 de la Directiva ('pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones') y éste, a su vez, del artículo 43.1 ADPIC. Debe no obstante relacionarse este presupuesto con la necesidad de la concurrencia de justa causa e interés legítimo en el solicitante de toda diligencia preliminar, lo que obliga a examinar la justificación de las diligencias solicitadas, evitando que se empleen con fines desviados sirviéndose de la mera alegación de una infracción.

Por otra parte las diligencias así detalladas no pueden extenderse a otros aspectos. La enumeración artículo 256 LEC tiene el carácter de numerus clausus, con la consecuencia de que habrán de rechazarse las solicitudes que no encuentren encaje en alguno de los supuestos contemplados expresamente en la norma.'

En este caso, alegando con carácter genérico la posible demanda de competencia desleal o propiedad intelectual, sobre un posible 'plagio', pero sin concretar la acción a ejercitar, se solicitan exhibiciones de documentos de las demandadas (algunos de ellos privados como correspondencia), en relación con dicha serie (emitida en su integridad ya) por la demandada, que según la actora, tiene mismos caracteres que los del proyecto realizado por los actores, lo que ya desde un primer momento contiene un difícil encaje en los artículos referidos por la demandante.

Segundo.- Motivos de oposición.

Ambas demandadas alegan en síntesis los mismos motivos de oposición consistentes en falta de adecuación de las diligencias a la finalidad perseguida y su carácter no indispensable para preparar el juicio, ausencia de interés legítimo y ausencia de justa causa y del principio de prueba de la supuesta infracción, y falta de encaje en los supuestos tasados.

Relacionado con este motivo de oposición, debe destacarse el mismo auto anteriormente mencionado, que establece que las Diligencias Preliminares sonnumerus clausus, y que debe de ponderarse su diferenciación con medidas cautelares, diligencias de aseguramiento de prueba, y el análisis de los requisitos propios de las diligencia preliminares en sí mismas consideradas.

Así, el auto citado determina mencionando el auto de 11-11-2002 del Tribunal Supremo , que 'el Tribunal Supremo en su auto de 11 de noviembre de 2002 , sólo pueden considerarse diligencias preliminares las establecidas en el artículo 256 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil o las establecidas en las correspondientes leyes especiales.

Este tipo de diligencias no constituyen prueba anticipada de la prevista en el artículo 293 LEC , ni medidas de aseguramiento de prueba contempladas en el artículo 297 LEC , ni deben confundirse con las diligencias de comprobación de hechos, puesto que se orientan a la preparación y delimitación de aquello que pueda constituir la cuestión litigiosa. Los requisitos impuestos para su práctica evitan que puedan utilizarse desviadamente, convirtiendo las diligencias, más que en un instrumento, en un fin en sí mismo, como la práctica de una prueba pericial anticipada, o que pretendan el acceso a ámbitos reservados o secretos de la empresa como medio de coacción o la actividad indagatoria en búsqueda de ilícitos no definidos (fishing expedition).

Las medidas de anticipación y aseguramiento de la prueba persiguen, respectivamente, la realización de actos de prueba respecto de las que exista el temor fundado de que no podrán practicarse en el curso del proceso y la preservación de objetos materiales o estados de cosas sobre los que durante el procedimiento habrá de practicarse alguna prueba. Tienen por tanto, finalidad probatoria. Y ello las distingue, con carácter general, de las diligencias preliminares que no tienen como finalidad la obtención de medios probatorios o establecer si hay motivo o no para interponer el proceso, sino procurar la adecuada configuración de la relación jurídico-procesal y de la pretensión.

Y frente a las medidas cautelares, las diligencias preliminares persiguen proporcionar datos para una adecuada construcción procesal de la pretensión mientras que aquéllas pretenden asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión, para lo cual es preciso realizar un juicio provisional e indiciario del fundamento de dicha pretensión.

Es evidente que no se trata de exigir aquí dicho juicio. No obstante conforme a los requisitos establecidos para acordar la práctica de las diligencias es preciso examinar la referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar ( artículo 256.2 LEC ) para analizar la concurrencia de justa causa e interés legítimo a fin de evitar que se pueda interesar la práctica de diligencias con fines distintos a los que se han tenido en cuenta por el legislador.

Por dicha razón el artículo 256.2 LEC exige proporcionar al juez los elementos de juicio necesarios y el artículo 258 LEC requiere la concurrencia dejusta causa e interés legítimo y añade que la diligencia debe ser adecuada a la finalidad que el solicitante persigue.

El primero de los citados requisitos establecidos para la práctica de las diligencias de comprobación (justa causa e interés legítimo) resulta relevante, además, para delimitar el propio objeto de las diligencias. De otro modo se acabaría convirtiendo este tipo de diligencias en una especie de juicio provisional más propio de las medidas cautelares. No estamos por lo tanto analizando una pretensión en relación a la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris a los efectos de formular un juicio anticipado, sino la mera posibilidad racional de la violación, excluyendo peticiones especulativas. Se trata de determinar si existe una cierta verosimilitud que integre el requisito de la presunción de violación o de la justa causa, en el caso de las diligencias preliminares. Muy lejos queda, por lo tanto, cualquier grado de convicción sobre la vulneración de los derechos, que no es el caso formar en este trámite. Ello no supone que no deban atenderse las alegaciones de la parte sobre la que se pretende la práctica de las diligencias en cuanto puede quedar excluida la hipotética vulneración de derechos de propiedad industrial.

No obstante, como hemos señalado, debe analizarse si la solicitud (i) se sustenta realmente en la infracción de derechos y (ii) responde a la finalidad propia de las diligencias (la preparación de una demanda en la que se ejercite una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial sobre una base verosímil) y no a otros fines indagatorios (como establecer si hay motivo o no para un proceso, puesto que no nos encontramos ante diligencias de comprobación y la referencia a los 'modelos y características técnicas de las mercancías' no va más allá de la identificación de éstas, sin que pueda ampliarse a la comprobación de hechos sobre los que se sustente una hipotética infracción), especulativos o espurios o que tiendan a transformar dichas diligencias en prueba anticipada. Este presupuesto resulta inherente a la necesaria concurrencia de justa causa e interés legítimo en el solicitante, sin perjuicio de que el ordinal 8º del apartado 1 del artículo 256 LEC requiera la concurrencia de un principio de prueba de la realidad de la infracción, que se introduce a pesar de que el legislador transpone la Directiva en su artículo 6 (referido a las pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar las alegaciones) acudiendo a la vía de las diligencias preliminares y debe conectarse tal requisito con la concurrencia, en todo caso, de una justa causa e interés legítimo en el solicitante.

A diferencia de éstas, las diligencias de comprobación previstas en el artículo 129 LP tienen por objeto la comprobación de hechos que pudieran constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente y expresamente su apartado segundo distingue estas diligencias de las que pueden solicitarse al amparo del artículo 256.1 LEC . Su objeto, alcance y finalidad es distinto por lo tanto de las diligencias preliminares contempladas en los ordinales 7 y 8 del apartado primero del artículo 256 LEC .

El segundo de los requisitos hace referencia al carácter indispensable de las diligencias, de modo que resulten necesarias y adecuadas para la preparación - en su caso - de la demanda. En definitiva, debe determinarse si los datos o información no pueden obtenerse por otros medios, o si las diligencias se muestran desproporcionadas ponderando los intereses en conflicto, debiendo en todo caso resultar lo menos gravosas que sea posible. Dicho principio de proporcionalidad resulta especialmente relevante a la hora de delimitar y concretar el alcance de las diligencias, singularmente en lo referente a la extensión de los requerimientos documentales, que deberán ajustarse a proporcionar la información suficiente para el planteamiento de la futura demanda.

Ambos requisitos se contemplan en la STC núm. 96/2012 de 7 mayo : justificación de la medida (justa causa e interés legítimo), y posterior sometimiento a un juicio de ponderación'.

Pues bien, debe de analizarse si la solicitud presentada goza de los requisitos previstos en la LEC, y analizados jurisprudencialmente:

1º En cuanto a la justa causa e interés legítimo, relacionado con el análisis consistente en si se sustenta realmente en la infracción de derechos y si responde a la finalidad propia de las diligencias.

Alegan los demandados que no goza de causa justa ya que la única alegación de la actora es que se ha producido un plagio de un proyecto remitido basado en una serie de TV de señoritas, en los años 20, y que no goza de interés legítimo.

Por ello debe de analizarse si de los hechos alegados por el actor existe la mera posibilidad racional de la violación, excluyendo peticiones especulativas, llegando a la conclusión de determinar si existe una cierta verosimilitud que integre el requisito de la presunción de violación o de la justa causa, en el caso de las diligencias preliminares.

En el caso que nos ocupa la actora nos aporta su proyecto de Serie, y alega que respecto a la documentación solicitada basada en acuerdos reservados por los demandados permaneciendo en esfera de absoluto secreto justifica dicha solicitud.

Al margen de la no concreción específica de la justa causa por el actor, ni de dicho interés legítimo, es cierto que existe una verosimilitud de dicha presunción de violación de derechos de propiedad intelectual (o de competencia desleal aunque no se haya mencionado el precepto concreto de fundamento de dicha infracción de competencia, ya sea aprovechamiento de esfuerzo o confusión o imitación), por cuanto del proyecto aportado por la actora junto con la serie emitida de por la demandada y realizada o proyectada por Boomerang S.A. sí existe una verosimilitud entre ese supuesto plagio pretendido (todo ello conforme documental aportada consistente en proyecto remitido, y circunstancias reseñadas en la demanda relativas a características comunes de ambos proyectos); asimismo, junto con dicha justa causa se incardina y se considera verificado el interés legítimo de la actora, al haber aportado documental de proyecto realizado y remitido a la demandada, negativa de la demandada, y emisión posterior de un proyecto similar a juicio del actor.

En segundo lugar, y es a juicio de este juzgador el objeto realmente controvertido de las presentes diligencias, la parte demandada (aunque no de manera clara) se opone, y debe por tanto de analizarse, si la Diligencia Preliminar es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue, analizando el carácter indispensable de la medida.

Aquí es donde debe de estimarse la oposición realizada por cuanto la medida solicitada no es indispensable, ni proporcionada, y además tiene encaje en otras figuras como pueden ser las medidas cautelares o las medidas de aseguramiento de prueba, sin perjuicio en todo caso de si se plantea la demanda que considere oportuna la demandante, proceda a solicitar dicha exhibición mediante 328 LEC, o mediante la oportuna prueba documental prevista en la LEC para el caso del propio proceso declarativo, pero en el caso que nos ocupa, con una serie ya emitida en su integridad, este juzgador no considera indispensable ninguna de las diligencias solicitadas, ya que de los contratos entre las demandadas que han dado lugar a la serie, lo relevante es la emisión de la misma, y el poder contrastar las similitudes como el proyecto de la actora, más que esos documentos internos de los demandados, que además deben gozar de especial cuidado al ser confidenciales entre las partes; por otro lado los requerimientos solicitados a RTVE relativos a que aporte las actas de la comisión de área de ficción con la determinación de los miembros que la firman no obedecen a un carácter indispensable de la medida sino más bien a poder acceder a información reservada o confidencial que no tiene relación directa con el objeto del procedimiento futuro a entablar; y con respecto a la información solicitada a Boomerang S.A., tampoco es indispensable en estos momentos ni responde a la finalidad de las diligencias preliminares, afectando en su caso a cuestiones de fondo de un futuro procedimiento de propiedad intelectual o competencia desleal, que repetimos, ni siquiera queda asegurada su ulterior presentación ni la acción concreta a ejercitar por los actores.

Por ello, se considera que aunque haya justa causa e interés legítimo en la solicitud de la medida, estas no responden ni son adecuadas a la finalidad que el solicitante persigue, y además no tienen encaje ajustado a los preceptos legales que alega, siendo numerus clausus, y debiéndose interpretar con restricción, y no al amparo genérico de un artículo de competencia desleal sin anudarlo con una acción concreta a ejercitar, y posteriormente alegando posible plagio de la misma; por último, como alegan ambos demandados, el hecho de que la serie ya se haya emitido y pueda ser analizada por la actora pormenorizadamente produce una falta de necesariedad en la solicitud de las medidas alegadas.

Por ello, se estima justifica la oposición a las medidas cautelares, y por ello, se desestiman en su integridad las diligencias preliminares solicitadas.

Tercero.- Se imponen las costas a la parte actora.

Fallo

Se considera justificada la oposición planteada por RTVE S.A. y Boomerang TV S.A. frente a las diligencias preliminares planteadas.

Se imponen las costas a la actora.

Cabe recurso de apelación (260.4 LEC).

Así por éste mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.