Auto Civil 351/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 584/2014 de 23 de julio del 2024

PRIMERO.- Competencia de los Juzgados de Marca de la Unión Europea.

I. Marco general

1. El artículo 123 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (ex art. 91 Reg. 40/94 de Marca Comunitaria) establecía que los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. Dispone el artículo 124 RMUE que los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, apartados 1, 2 y 5, serán competentes los Tribunales de Marca de la Unión en los siguientes casos:

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.

4. En cumplimiento del mandato recogido en el artículo 123 RMUE, el artículo 86 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, establece lo siguiente:

1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.

3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

5. Además, al tener la European Union Intellectual Property Office(EUIPO) su sede en España, los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tienen la siguiente competencia internacional residual derivada directamente del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017:

a) De conformidad con lo establecido en los artículos 19, 23 y 110 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, las resoluciones de la EUIPO que fijen la cuantía de los gastos tendrán carácter ejecutivo y en el caso de que el ejecutado tuviera su domicilio o sede fuera del territorio comunitario (y no tuviera un establecimiento en la fecha considerada), la ejecución le corresponde al Estado miembro en el que tiene su sede la Oficina. Mediante acuerdo de Junta Sectorial de jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante de 18 de marzo de 2022, la competencia para conocer de forma exclusiva de los citados asuntos le corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes los tribunales de Marca de la Unión Europea para conocer de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 en aquellos casos en los que ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 125 RMUE.

II. Competencia internacional en el caso presente.

6. En el presente caso, la competencia internacional está correctamente determinada en la demanda de acuerdo con los artículos 123, 124 y 125 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, ya que la demandada tiene su domicilio en la Unión Europea.

SEGUNDO.- Medidas cautelares inaudita parte.

7. Establece el artículo 131 RMUE lo siguiente en relación con las medidas provisionales y cautelares:

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas de la Unión o de las solicitudes de marca de la Unión, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas de la Unión, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas de la Unión Europea de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartados 1, 2, 3 o 4, tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el capítulo III del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 sean aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

8. El artículo 733.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece como regla general la previa audiencia del demandado antes de adoptar una medida cautelar que pudiera afectarle. Excepcionalmente, prevé el artículo 733.2 de la LEC su adopción inaudita parte,cuando el demandante acredite que "concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar".

TERCERO.- Sobre la procedencia de la adopción inaudita parte.

I. Carácter excepcional de la solicitud.

9. El procedimiento de adopción de medidas cautelares tiene carácter excepcional dentro del régimen general previsto en el artículo 733 siempre que existan razones de urgencia o que la audiencia pueda comprometer el buen fin de la medida.

10. No obstante lo anterior, hemos señalado en otras ocasiones que la adopción de la medida inaudita altera parsestá justificada dada la naturaleza y características de los bienes y servicios que son objeto de comercialización bajo los signos impugnados, así como las condiciones y características de la propia comercialización, circunstancia relevante y que puede servir por sí misma para justificar la urgencia en la adopción de la medida. En efecto, la urgencia de la medida puede derivarse de la proximidad de campañas importantes para la comercialización de los productos amparados por el signo en aquellos casos en los que las citadas campañas pueden representar un porcentaje significativo de la cifra de negocios total realizada por el infractor con los productos o servicios marcados. De esta forma, no es lo mismo la infracción marcaria que se puede producir en el caso de productos y servicios con ingresos homogéneos durante todo el año, de no concurrir circunstancias excepcionales, que la infracción marcaria en sectores cuyas ventas presentan una fuerte estacionalidad. En definitiva, hace tiempo que comenzamos a replantear el sentido mismo de las medidas cautelares, en orden a otorgar una protección que sea homologable a otros Estados de la Unión, igualmente avanzados en la protección eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual.

11. En este sentido, la correcta protección de los titulares marcarios exige tener en cuenta posibles estrategias infractoras tales como comercializar productos ilícitamente marcados en campañas especialmente significativas con el fin de obtener el mayor beneficio posible al menor riesgo dados todos los problemas que comporta el cálculo del daño ex post facto.De ahí las posibilidades que, en sede de cálculo del daño, ofrece el artículo 43 LM, en transposición del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. De esta forma, el infractor no solo se beneficia de las dificultades de detección, sino de las dificultades de cuantificación del daño, lo que, unido a la necesaria duración de los procedimientos marcarios, puede incentivar la infracción. Es necesario, por ello, adoptar las medidas oportunas para reducir aquellos incentivos y, en este sentido, la adopción de medidas inaudita altera pars.

12. No podemos olvidar la economía de la infracción lo que resulta especialmente relevante en el caso de las marcas renombradas puesto que, en estos casos, la infracción suele ser retributiva, esto es, suele ser una infracción deliberada en orden a buscar un beneficio ilícito a través del apalancamiento al goodwillde la marca que, generalmente, se realiza a través de conductas puramente parasitarias. De la misma manera, en el caso de que los productos o servicios ofertados, o los signos empleados, sean de escasa calidad, pobres o descuidados, se podría producir un efecto de degradación de la marca renombrada. En estos casos, por ejemplo, sin exclusión de otros, la adopción de las medidas cautelares inaudita pars se torna necesaria.

13. Como señaló Lord Diplock en Broome v. Cassell[1972] AC 1027: [debemos] enseñarle a un infractor que la infracción no paga.En este sentido, la citación de la parte contraria, en aquellos casos en los que de la propia demanda se revela un fumus boni iurisde alta intensidad, es necesario la adopción de medidas radicales.

14. No debemos olvidar que, en los casos de que el fumus boni iurisse revele de una forma natural y especialmente intensa de la propia demanda, la adopción de la medida con audiencia de la parte contraria supone un mayor riesgo de que la infracción se perpetue.

En efecto, el infractor, que ya ha sido requerido extrajudicialmente con carácter general, juega con la ventaja del tiempo, conocedor de los escasos medios que tiene la Administración de Justicia para poder responder con celeridad a las necesidades de notificación, comparecencia, celebración de vista, etc. Todo ello comporta que, en ocasiones, transcurran varios meses hasta que se puede celebrar la vista, lo que supone, en esencia, que el infractor podrá disfrutar de un "tiempo extra" de difícil reparación. Es cierto que la Directiva 2004/48/CE prevé la indemnización de daños y perjuicios, y es cierto igualmente que el ordenamiento nacional la reconoce en los artículos 40, 41.1.b), 42 y 43 LM 17/2001. No obstante, la indemnización de daños no es la medida principal que tutela el derecho del titular de derechos de propiedad intelectual. La medida principal es la orden de cesación. En este sentido, debemos ser realistas y pragmáticos en orden a lograr una aplicación orgánica del ordenamiento jurídico en términos de eficiencia. La indemnización de daños llega tarde y mal, especialmente en un ordenamiento como el europeo que, sin atender a elementos subjetivos, ha parametrizado la indemnización de daños sobre principios de enriquecimiento injusto y de enriquecimiento injustificado (es necesario distinguir entre principio e institución en este punto) sin que haya una verdadera evolución desde los principios asentados en el siglo XIX. La Directiva codifica una practica judicial alemana, la conocida dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, iniciada por el Reichsgericht en el caso Ariston de 8 de Agosto de 1895. Es cierto que la misma supone una quiebra conceptual en Alemania, igualmente traumática en España que supera, a nuestro juicio, la concepción real-concreta y subjetiva del daño, esto es, supera los estrechos límites del 1902 CC y la concepción tradicional civilista propia de una sociedad agraria y escasamente industrializada. Sin embargo, resulta frustrante pensar que, en 100 años, la única evolución conceptual ha sido la admisión de los métodos alternativos de cálculo del daño sobre la base del principio de enriquecimiento injusto (privación de beneficios) y del enriquecimiento injustificado (en el caso de la condictio por intromisióno regalía hipotética). De los tres sistemas de cálculo del daño el único que parece desarrollarse con cierta facilidad (sin perjuicio de que en ocasiones el cálculo pueda ser tremendamente complejo, caso de patentes) es el de la regalía hipotética. Más allá, el resto de sistemas, implican un gran esfuerzo que, en muchas ocasiones, beneficia francamente al infractor, especialmente cuando el infractor es un competidor directo y especialmente cuando la infracción es deliberada. Lo anterior juega a favor del infractor. Especialmente cuando el mismo juega en un sistema judicial hipertrofiado, sobrecargado e incapaz de responder con afinidad a todos los procedimientos que se le someten a consideración.

15. No puede construirse una protección eficaz sin tener en cuenta los límites del sistema en el cual han de aplicarse. Sin tener en cuenta la escasez de recursos, la escasez de jueces y la sobrecarga endémica del sistema.

16. Por todo ello, el régimen general de medidas cautelares previsto en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil, no responde a las necesidades de protección de la propiedad intelectual en estadio actual de las cosas. Responden a una concepción desactualizada de la Justicia, del sistema de protección de propiedad intelectual y de las necesidades de los titulares. Por ejemplo, el régimen general no tiene en consideración que el titular de derechos de propiedad intelectual realizará en la gran mayor parte de las ocasiones un requerimiento previo (por mor del sistema de responsabilidad establecido en el artículo 43 LM) por lo que no puede considerarse que la adopción de medidas cautelares inaudita parte sea en modo alguno sorpresiva.

17. Por otra parte, podrán considerarse alternativamente elementos tales como el carácter renombrado de la marca, o el carácter competidor de los productos así como si los productos y servicios presentan una significativa estacionalidad. No obstante ello, siempre se requiere un nivel elevado de prueba.

18. La mera alegación de la parte no será suficiente con carácter general salvo en supuestos en los que, de forma notoria, la estacionalidad se presente como evidente. Se trata del ejemplo claro del helado en verano o el turrón en navidades. En el resto de casos, bastará cualquier elemento que permita acreditar prima facie aquella estacionalidad teniendo en cuenta la naturaleza y características del producto. No es necesario, salvo supuestos excepcionales, acudir a contabilidad de la empresa. Bastará, por ejemplo, noticias de prensa, artículos o comunicaciones, incluso sectoriales, siempre que hayan sido de publico conocimiento y que permitan conocer la estacionalidad de los productos (e.g. artículos de prensa en los que se informe sobre el aumento significativo de las ventas en campañas de verano o navidad). Ello sin perjuicio de que determinados productos o servicios, atendiendo a su naturaleza y características, puedan revelar aquella estacionalidad y, por tanto, bastar para la acreditación de la urgencia.

19. Más allá, existen circunstancias que podrán ser consideradas como relevantes al tiempo de decidir sobre la urgencia de la medida a adoptar. Se trata de los casos en los que, por estar presente algún elemento internacional, el retraso del procedimiento derivado, por ejemplo, de la necesidad de notificación en el extranjero, puedan quebrar el fin practico de la medida y, con ello, la posición del titular de un derecho de exclusiva.

20. De la misma manera, se valorará positivamente el hecho de que la parte demandante haya realizado un requerimiento extrajudicial fehaciente que no haya sido atendido razonablemente bien por no haber sido contestado o bien porque la contestación no haya sido concluyente en orden a establecer los motivos por los que se considera que no existe infracción. La realización de dicho requerimiento correctamente deberá ser considerado una muestra de la buena fe y diligencia del titular marcario que le habilita para la solicitud inaudita pars.

21. En sede de derechos de propiedad intelectual, este último requisito es quizás concluyente. Esto es, incluso en ausencia del resto, la existencia de un requerimiento extrajudicial que no haya sido atendido razonablemente debería habilitar para la adopción de la medida inaudita pars.Es deber de la parte realizar correctamente el requerimiento, aportar pruebas suficientes de que el mismo ha sido realizado o intentado, así como ofrecer al tribunal la respuesta obtenida, en el caso de que esta hubiera existido.

22. En el caso de que se cumplan estos requisitos, la parte actora se ve habilitada para que la medida pueda ser adoptada inaudita pars.

II. Análisis del presente caso.

23. En el presente caso, se observa la urgencia para la adopción de la medida cautelar debido a la estacionalidad de la venta del producto "Altacor" y a la existencia de un requerimiento previo que no ha sido contestado satisfactoriamente por Mariflor S.L..

CUARTO.- presupuestos para la adopción de las medidas cautelares.

En función de lo dispuesto en los artículos 726 y 728 de la LEC, la adopción de medidas cautelares requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

1) Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris:consistente en datos, argumentos y justificaciones, documentales o no, que conduzcan a fundar, por parte de este Juzgador, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión principal.

2) Peligro por la mora procesal o periculum in mora:consistente en el riesgo que, para la efectividad de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión principal, pudiera suponer la demora del proceso o la concurrencia de situaciones que, durante la pendencia del mismo, impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela pretendida. Al tratarse de una medida cautelar previa a la demanda, deben argumentarse, conforme al artículo 730.2 de la LEC, las razones de urgencia y necesidad que justificarían adoptar en este momento procesal, sin esperar a la presentación de la demanda correspondiente, las medidas cautelares interesadas.

3) Prestación de caución suficiente: en orden a responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

4) Instrumentalidad y proporcionalidad: en el sentido de que la medida sea útil y adecuada para lograr la efectividad de la tutela de la pretensión principal ejercitada. La proporcionalidad está en íntima conexión con la instrumentalidad, ya que difícilmente una medida desproporcionada puede resultar adecuada para la finalidad cautelar.

5) Menor onerosidad: en el sentido de que no exista otra medida cautelar menos gravosa que la solicitada para la consecución de la finalidad cautelar.

QUINTO.- fumus boni iuris

I. Carácter anticipatorio de la medida solicitada. Necesidad de enfoque pragmático. Carácter inaudita pars.

24. La naturaleza cautelar de la presente medida exige una aproximación pragmática. Como venimos señalando en otras resoluciones, el carácter anticipatorio de las medidas cautelares en sede de propiedad industrial no puede devenir en una suerte de juicio plenario antes del juicio, lo que anularía la propia naturaleza de la medida cautelar y vaciaría de contenido el acto de juicio en sí mismo, y es inconsistente con la propia dinámica del procedimiento. En definitiva, la correcta tutela de los titulares de derechos de marca exige respetar el carácter cautelar de la medida, que no puede pretender una completa anticipación del resultado del plenario, ni puede verse afectada por cuestiones de arquitectura institucional. Un abordaje pragmático es exigido dadas las circunstancias dadas.

25. Lo relevante, en este caso, como recordaba el Auto del Tribunal de Marca de la Unión Europea (ATMUE) 13 de octubre de 2011 ( ROJ: AAP A 239/2011 - ECLI:ES:APA:2011:239A ), será el nivel de prueba exigido para poder acceder a la tutela cautelar. Esto es, la parte habrá de proveer buenos argumentos y pruebas sólidas que permitan, en un juicio indiciario, otorgar esa apariencia de buen derecho. No obstante lo anterior, cualquier juicio en esta sede se realiza con carácter cautelar y, por tanto, está sujeto a la consiguiente revisión, en caso de oposición del afectado si la medida se adopta inaudita pars altera,o de recurso de revisión si la medida se adopta en procedimiento contradictorio. A cambio, se deberán adoptar medidas que permitan el pronto señalamiento de vista, así como el dictado de sentencia. En definitiva, una rápida tutela cautelar, incluso con decisión sumaria sobre las peticiones de las partes, debe ir acompañada por un esfuerzo en el acortamiento de los plazos procesales, de forma que el posible perjuicio para las partes sea el menor posible.

26. Más allá de lo anterior, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en sede de medidas adoptadas sin la audiencia de la parte. Por tanto, el órgano jurisdiccional cumplirá con la simple adopción de la medida si, en una valoración primera de la petición, se cumplen los requisitos, sin necesidad de una mayor motivación. Distinta será, en su caso, la resolución tras la oposición a la medida, en el caso de que esta se produzca. En este sentido, hemos advertido en otras ocasiones que resoluciones extraordinariamente prolijas en el caso de medidas cautelares inaudita parte no eran contestadas por la parte demandada, por lo que el Tribunal incurría en un desgaste de tiempo y recursos innecesario , máxime tneiendo en cuenta que, el carácter urgente de la medida, exige al Tribunal adoptar la misma a la mayor brevedad posible lo que está reñido con una necesidad de motivación prolija que, por otra parte, no será revisable, sino por recurso contra el auto que resuelva la oposición.

27. Esto es, en una lectura sistemática y teleológica de la regulación, el órgano jurisdiccional no está obligado a motivar la adopción de la medida cautelar una vez se cumplen los requisitos para su adopción inaudita pars,sino cuando la parte demandada se ha opuesto puesto que solo entonces podrá pronunciarse sobre aquellas cuestiones que sean realmente controvertidas.

28. Por tanto, cumple el órgano jurisdiccional con una mera validación de la petición si, a la vista de los solicitado, se cumplen los presupuestos para la adopción de la misma.

I. La protección del titular marcario. Ius prohibendi.

29. El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

30. En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

31. El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

II. Análisis del caso presente.

32. El Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 regula la comercialización de productos fitosanitarios en la Unión Europea. Este reglamento establece un marco legal para garantizar que estos productos no representen un riesgo para la salud humana, animal o el medio ambiente, al tiempo que facilita el comercio dentro del mercado interior de la UE.

33. El documento de orientación SANCO/10524/2012 subraya la importancia de que los comerciantes paralelos cumplan con todas las normativas pertinentes, incluida la legislación sobre marcas. Aunque el Reglamento 1107/2009 no aborda directamente la protección de los derechos de marca, establece que los productos fitosanitarios importados bajo permisos de comercio paralelo deben cumplir con las mismas normativas que los productos autorizados. Esto incluye el respeto a los derechos de propiedad intelectual y marcas registradas.

34. Por su parte, el artículo 52 del Reglamento define los requisitos para la obtención de permisos de comercio paralelo y destaca que estos productos deben ser idénticos en composición y origen a los productos de referencia ya autorizados.

35. Por otra parte, y en particular, el Reglamento establece que los importadores paralelos deben asegurarse de que el etiquetado y la presentación de los productos no infrinjan los derechos de marca, para evitar confusión entre los consumidores y proteger la integridad del mercado.

36. El Reglamento, por tanto, enfatiza que la protección de la salud y la seguridad pública no debe comprometerse, pero también es crucial que las normas de etiquetado y presentación no perjudiquen los derechos marcarios existentes. Los permisos de comercio paralelo no validan automáticamente el uso de una nueva marca comercial y deben ser evaluados en el contexto de la legislación de propiedad intelectual vigente.

37. La marca Altacor, propiedad de FMC Corporation y FMC Agro Singapore Pte. Ltd. , es una marca internacional registrada en la Unión Europea con el número 898745 desde el 7 de enero de 2008. Altacor designa productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, específicamente insecticidas para uso agrícola. Estos insecticidas están destinados a proteger cultivos contra diversas plagas, incluyendo orugas, gusanos y tuta, y son ampliamente reconocidos y recomendados en el sector agrícola por su eficacia.

38. Respecto del posible renombre de la marca alegada, existe un principio de prueba relevante en relación con la marca Altacor sobre los siguientes aspectos:

* Alto grado de conocimiento del producto Altacor:El producto Altacor es ampliamente conocido entre el público relevante en España. Se aporta estudio demoscópico realizado en 2023 por la agencia independiente Bitha que revela que todos los prescriptores de insecticidas encuestados conocen el producto Altacor. Además, el 81% de estos prescriptores conoce el origen empresarial del producto (FMC) y el 95% lo recomienda para plagas específicas como orugas, gusanos y tuta?-.

* Implantación en el mercado:La marca Altacor tiene una presencia significativa en el sector agrícola español y europeo. FMC ha operado intensamente en España, realizando frecuentes campañas publicitarias, participando en ferias especializadas y obteniendo un gran número de ventas de sus productos, particularmente del producto Altacor. El hecho de que las campañas publicitarias se refieran al fabricante es un indicio indirecto del posible grado de conocimiento de Altacor, dada la cuota del producto en el mercado de referencia.

* Ventas y cuota de mercado:Las ventas del producto Altacor en la Unión Europea son destacadas, con España siendo el país con el mayor número de ventas, siendo una parte sustancial del mercado de la Unión Europea. El producto Altacor tiene una cuota de mercado significativa en el sector de insecticidas para uso agrícola, alcanzando el 31% del mercado español.

* Inversiones en publicidad:FMC ha invertido considerablemente en la promoción de sus productos, con una inversión total de 3 millones de euros entre 2020 y 2023. Específicamente, la promoción del producto Altacor ha recibido una inversión de 420.000 euros durante este periodo?(Solicitud FMC (Word))?.

* Presencia en medios y eventos especializados:FMC ha mantenido una presencia constante en medios de prensa especializados y convenciones del sector agrícola, lo que ha aumentado la visibilidad y el reconocimiento del producto Altacor entre los profesionales del sector. Esto incluye la asistencia a ferias y jornadas agrícolas, donde FMC presenta sus productos al público especializado?(Solicitud FMC (Word))?.

39. Todo ello se considera suficiente a los efectos de determinar cautelarmente la existencia de indicios suficientes para determinar la alta distintividad de la marca infringida.-

40. Por todo ello, la adopción de la medida cautelar se justifica por el fumus boni iurisderivado del uso de la marca "Altaflor" junto a la marca "Altacor", existiendo riesgo de confusión o asociación entre ambas. Además, "Altacor" tiene una importante cuota de mercado en el sector de productos fitosanitarios, lo que indica una posible actitud de parasitismo por parte de Mariflor S.L., relevante en el caso de marcas renombradas, como elemento de antijuricidad.

41. A ello se unen las dudas en relación con la calidad del reetiquetado adicional superpuesto y la posible pérdida de información por parte del usuario final en el caso de que la adhesión del mismo al producto original sea deficiente lo que parece advertirse en las fotografías aportadas por la parte actora.

SEXTO.- periculum in mora.

42. Establecer el artículo 728.1 LEC que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

43. No debemos olvidar que la especial naturaleza de las medidas cautelares en sede de protección de derechos de propiedad industrial afecta también a la configuración de los presupuestos. El riesgo que para el titular del derecho de propiedad industrial supone el retraso procesal es innato a la infracción del derecho de exclusiva dado el carácter anticipatorio que la medida cautelar tiene por lo que, advertida la infracción y declarada la existencia de fumus boni iuris, el periculum in mora surge casi como un mero automatismo. Lo explicaba la AP Alicante (Sección 8ª), en su auto núm. 70/2017 de 1 junio:

44. En cuanto a la concurrencia del peligro por retardo procesal hemos de señalar que este Tribunal ha venido considerando que tal riesgo es innato en la infracción del derecho de exclusiva, fundamentándose en el hecho de que se reconozca legalmente como medida cautelar aquellas que constituyen un adelantamiento del fallo, en este caso, la cesación y remoción de efectos lo que implica, por su propia naturaleza, la persistencia misma del fumus supone un gravamen innato al proceso en tanto implica el mantenimiento de la presunta infracción.

45. En efecto, el periculum in mora se construye sobre la base del peligro que podría producirse durante la pendencia del proceso de no adoptarse las medidas solicitadas, y en concreto de situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria tales como la difusión indebida en el mercado y la comercialización de los productos que incorporan las marcas protegidas, lo que conlleva que de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva podría verse impedida en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del titular de la exclusiva y quebranto de su prestigio en el mercado y respecto de los consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión y engaño que se denuncia.

46. Pues bien, es desde esta perspectiva, es decir, desde la que proporciona la necesaria protección del interés individual del titular de la exclusiva y del interés colectivo que se ubica en el consumidor usuario receptor final del producto, de la que proporciona el art. 24 CE (RCL 1978, 2836) que debe interpretarse el sentido del art. 137-1 LP a fin de articular la debida consonancia entre esa norma y aquellos objetivos y derechos en relación al necesario establecimiento de medidas tales como el cese de la presunta infracción.

47. Dicho de otro modo, si hay apariencia de infracción, el tiempo procesal agrava de modo intolerable la situación porque hace actual en cada momento la indiciaria infracción que es lo que trata de evitar la norma al reconocer como medidas aquellas que adelantan el fallo - art 137-1 LP y 726-2 LEC .-

SÉPTIMO.- Instrumentalidad y proporcionalidad.

48. De conformidad con el artículo 726.1.párrafo 1º de la LEC, corresponde a este Juzgador efectuar un juicio de instrumentalidad con cada una de las medidas solicitadas, en el sentido de analizar la adecuación de cada una de ellas con relación a la debida tutela de la pretensión principal. Para ello, debe tenerse presente que en el proceso principal se ejercita una acción de infracción marcaria. De esta forma, la primera pregunta es si la medida solicitada es adecuada para garantizar la tutela interesada. La segunda, si la medida solicitada no puede ser sustituida por otra menos onerosa para el solicitado.

OCTAVO.- Caución.

49. La prestación de caución más que un presupuesto para la adopción de medidas cautelares es una condición para el caso de que las medidas sean acordadas. Con dicha caución se pretende responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar con su adopción al patrimonio de la demandada cuando no se obtuviera dicha sentencia estimatoria.

50. Debemos recordar en este sentido que artículos 730.2 LEC, 741.2 LEC y 745 prevén la responsabilidad de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas en los supuestos de revocación o alzamiento de las mismas.

51. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización de los daños causados por la adopción de medidas cautelares posteriormente alzadas en los casos C-688/17 - Bayer Pharma de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: EU:C:2019:722) y en el caso C-473/22, Mylan, de 11 de enero del 2024, (ECLI: EU:C:2024:8) en relación con la correcta interpretación del art. 9.7 de la Directiva 2004/48/CE.

52. El citado artículo 9.7 dispone lo siguiente:

En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

53. A pesar de las dudas suscitadas por el caso C-688/17 - Bayer Pharma de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: EU:C:2019:722), en el caso C-473/22, Mylan, de 11 de enero del 2024, (ECLI: EU:C:2024:8) se confirma la corrección del sistema español de responsabilidad objetiva. El citado sistema, en todo caso, no impide que se tengan en cuenta las circunstancias el supuesto de hecho que es sometido a consideración del tribunal, como así ha sido advertido por la propia jurisprudencia, ni tampoco que no deba de acreditarse el daño causado y el nexo de causalidad.

54. La parte actora considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 728 LEC , en los arts. 138 y 141 del TRLPI , y en el artículo 129 LP, aplicable a las marcas ex Disposición adicional primera de la LM , esta parte se ofrece a prestar la caución que este Juzgado estime suficiente para responder de los daños y perjuicios que eventualmente pudieran ocasionarse a la parte frente a las que se instan las presentes medidas cautelares y que esta parte considera que en ningún caso serán superiores a la cantidad de mil euros (1.000 €), atendiendo al cualificado fumus boni iuris concurrente, y a la naturaleza de las medidas.

55. Como ya hemos señalado en otras resoluciones, el acceso a la tutela cautelar inaudita parte se encuentra sometida a requisitos elevados, dada la prontitud del pronunciamiento, así como su carácter ciertamente expeditivo.

56. La cuantía de la caución se establece en 10.000 euros.

NOVENO.- Costas.

57. Dada la adopción inaudita altera parsno procede la imposición de costas, sin perjuicio de lo que proceda en el caso de oposición a las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 739 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.