Auto CIVIL Nº 1/2015, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 449/2014 de 09 de Enero de 2015

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0129784
Recurso de Apelación 449/2014
O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Madrid
Autos de Pieza Medidas Cautelares Lec (Concursal) 115/2014
Apelante: NOVARTIS A G y NOVARTIS FARMACEUTICA, SA
PROCURADOR D./Dña. JAIME GAFAS PACHECO
Apelado: TEVA PHARMA S.L.U.
PROCURADOR D./Dña. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO
A U T O nº 1/20015
En Madrid, a 9 de enero de 2015.
La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil,
integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D.
Enrique García García, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 449/2014, la pieza de medidas
cautelares del proceso nº 115/2014, proveniente del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, derivada del
proceso promovido por NOVARTIS AG y por NOVARTIS FARMACÉUTICA SA contra TEVA PHARMA SLU,
siendo objeto del mismo acciones marcarias, de competencia desleal y de publicidad.
Han actuado en representación y defensa de las partes, como parte apelante, NOVARTIS AG y
NOVARTIS FARMACÉUTICA SA, representadas por el procurador D. Jaime Gafas y defendidas por los
letrados D. Daniel Gabarre y D. Ignacio Vadelomar, y como parte apelada, TEVA PHARMA SLU, representada
por el procurador D. Aníbal Bordallo y defendida por el letrado D. Jorge Grau.

Antecedentes

PRIMERO.- En el quinto 'OTROSÍ DIGO' del escrito de demanda presentada en fecha 18 de febrero de 2014 por NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA SA contra TEVA PHARMA SLU, se incluía una solicitud de medidas cautelares del siguiente tenor: '1º.- Ordenar a TEVA PHARMA el cese inmediato y prohibición en el ofrecimiento, comercialización y publicación, bajo cualquier medio y forma, de cualquier parche que, como los que son actualmente comercializados bajo la denominación 'Rivastigmina TEVA', infrinja la marca EXELON suponga una imitación desleal de las prestaciones de NORVARTIS y/o un aprovechamiento indebido del esfuerzo y reputación de NOVARTIS y de su marca y parches de EXELON.

Entre otros, y en particular, se solicita el cese y la prohibición de TEVA PHARMA de llevar a cabo y/ publicar nuevamente en cualquier medio el anuncio publicado en los números 556 y 559 de la revista CORREO FARMACÉUTICO que aparecen en las actas notariales acompañadas como Documento nº 30 y 31, descrito en el Hecho Cuarto de la Demanda principal.

2º) Ordenar a TEVA PHARMA la retirada del tráfico económico y a cargo de la misma, los parches transdérmicos expuestos en el punto 1 que antecede, así como cualquier embalaje, envoltorio, material publicitario u otros medios o documentos en los que se hubiere materializado la infracción de los referidos derechos marcarios y/o la imitación desleal de las prestaciones y parches comercializados por NOVARTIS y los actos de actos de competencia desleal y/o publicidad ilícita de los que son ejemplo los anuncios publicados en CORREO FARMACÉUTICO antes mencionados.

(2) Tenga por ofrecida a los efectos previstos en el art. 732.3 LEC caución por importe máximo de 100.000#, que de ser acordada será constituida mediante aval bancario o cualesquiera otro medio o forma admitido en Derecho.

(3) Concurriendo todos los requisitos para su adopción previstos en el art. 728 LEC , ACUERDE INAUDITA PARTE ( ART.733.2 LEC ) LAS MISMAS, con condena a TEVA PHARMA de las costas del procedimiento'.



SEGUNDO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid se dictó auto, con fecha 7 de mayo de 2014 , cuya parte dispositiva establece: 'Desestimar íntegramente la solicitud de medidas cautelares presentada por NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA SA frente a TEVA PHARMA SLU, con expresa condena en costas de la demandante '.



TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de NOVARTIS AG y de NOVARTIS FARMACÉUTICA SA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 8 de enero de 2015.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.



CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Fundamentos

PRIMERO.- Sobre el objeto del debate sostenido en esta sede.

Las actoras, NOVARTIS AG (fabricante de medicamentos y titular de derechos de propiedad industrial relacionados con ellos) y de NOVARTIS FARMACÉUTICA SA (comercializadora y distribuidora en España de los productos de la multinacional farmacéutica NOVARTIS), esgrimen en este proceso la comercialización por su parte, desde el año 2007, de unos parches transdérmicos para la aplicación de preparados de 'Rivastagmina' (medicamento que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer) bajo la marca 'EXELON' (denominativa, en la clase 5ª, para preparaciones farmacéuticas para el tratamiento o profilaxis de trastornos del sistema nervioso central) y también mediante autorización concedida a LABORATORIOS DR.

ESTEVE, que utiliza la marca PROMETAX.

Las demandantes han decidido demandar a TEVA PHARMA SLU, tras haber detectado que la misma había comenzado a comercializar en el mercado español parches transdérmicos con la denominación 'Rivastigmina TEVA', ejercitando en su contra acciones marcarias, de competencia desleal y de publicidad ilícita, que fundan en tres grupos de conductas que seguidamente vamos a exponer.

El primero de los comportamientos sería el uso no autorizado de la marca 'EXELON', que es titularidad de NOVARTIS, por parte de la entidad demandada. Esta conducta se habría materializado mediante la inserción de unos anuncios en la publicación CORREO FARMACÉUTICO, en septiembre y octubre de 2013 (números 566 y 569, del año XII) en los que se plasma la citada marca en forma tal que implicaría una utilización infractora de la misma.

La segunda de las imputaciones que las demandantes realizan a TEVA PHARMA SLU es que estaría comercializando unos parches transdérmicos (a base de Rivastigmina) que supondrían una imitación desleal de los parches que venía comercializando NOVARTIS (bajo la marca EXELON y mediante autorización concedida a LABORATORIOS DR. ESTEVE, que utiliza la marca PROMETAX). La demandante invoca en su favor las previsiones del artículo 11 de la LCD .

Por último, la parte demandante también sustentaba su demanda, y su petición cautelar, en que la demandada habría incurrido en publicidad ilícita (por desleal- artículo 3.e de la Ley 34/1899, General de Publicidad , en relación con el artículo 12 de la LCD ) mediante los anuncios que insertó en la publicación CORREO FARMACÉUTICO. El reproche de ilicitud lo construye la apelante sobre los siguientes puntos de apoyo: 1º) la comisión de unas deficiencias en las imágenes de los parches que se reproducen en los anuncios y en la inclusión en una de ellas de forma incorrecta de la referencia 'AMCX'; 2º) la mención en forma destacada de que TEVA PHARMA SLU lanzaba 'una nueva molécula' y '3 nuevas presentaciones', lo que, según la actora sería incierto, porque ni la 'Rivastigmina' era una nueva molécula ni la demandada había comercializado con anterioridad ningún tipo de preparado en forma de parche transdérmico; y 3º) que la demandada hace uso de la expresión 'BIOAPARENTE Y BIOEQUIVALENTE' de forma asociada a la marca EXELON para así beneficiarse de la reputación de ésta.

En este sede cautelar, que es la que ahora nos ocupa, la pretensión de las actoras es conseguir medidas que paralicen tanto la comercialización de del producto consistente en lo parches transdérmicos que llevan la denominación 'Rivastigmina TEVA' como la promoción publicitaria de los mismos en el modo ilícito en el que consideran que se ha estado realizando la misma.

La decisión adversa del juez de lo mercantil, que puso en entredicho la apariencia de buen derecho de las pretensiones que sostenía la parte actora (tanto en el aspecto marcario - pues consideró que la demandada había hecho un uso legítimo de la marca ajena-, como concurrencial - pues no advirtió en la forma de los parches de la actora nada de especial significación a estos efectos, subrayó que se comercializaban envasados y apreció diferencias entre los productos de ambas partes- e incluso en el publicitario - pues entendió que la parte demandante estaba incurriendo en una interpretación forzada de los términos del mensaje publicado por la demandada), han movido a las entidades NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA SA a apelarla. En los fundamentos subsiguientes nos iremos refiriendo a cada uno de los puntos que han sido objeto de debate por las partes.



SEGUNDO.- Sobre el requisito del periculum in mora.

El juez de lo mercantil apreció la concurrencia de esta premisa y la recurrente parte de ello, pues no considera preciso abundar en más razones ante la opinión de aquél. Sin embargo, la parte apelada muestra sus discrepancias al respecto, lo que nos obliga a exponer cuál es nuestro parecer.

El requisito del peligro por la demora procesal ('periculum in mora') exige, para que pueda decretarse una medida cautelar, que exista un riesgo, racionalmente previsible y objetivo, bien de que la parte demandada pudiera aprovecharse del estado de pendencia inherente a la duración del proceso para hacer inefectiva la tutela judicial que podría otorgarle la sentencia resolutoria de la contienda o bien del advenimiento en ese ínterin de situaciones susceptibles de impedir o dificultar la efectividad de lo que pudiera obtener la otra parte en el procedimiento principal. Ello pudiera provenir tanto del demandado como de terceros o estar desprovisto de toda atribución subjetiva, en tanto que este requisito se configura en términos objetivos, bastando con la mera probabilidad de que se vayan a producir durante la tramitación del proceso acontecimientos que interfieran en la eficacia de la tutela que en su día pudiera otorgarse. Es por ello que incumbe a la parte peticionaria de las medidas tanto el tener que justificar en su solicitud, como exige el nº 1 del artículo 728 de la LEC , ante las específicas circunstancias que concurran en cada caso, cuál sería la coyuntura específica capaz de desvirtuar la eficacia del futuro pronunciamiento judicial que habría de conjurarse con la medida solicitada, como el deber de aportar elementos de juicio de los que razonablemente poder deducir la realidad del riesgo inherente a la situación denunciada.

No debe perderse de vista la relevancia que han adquirido las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipatorias en los litigios sobre propiedad industrial y competencia desleal, sobre todo cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas, puesto que con aquéllas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, 'prima facie', se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando al actor, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante. La medida cautelar resulta justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.

Nada hay más dañino para los derechos de exclusiva, tales como los que esgrime la actora (marcarios), que el tener que soportar inmisiones indebidas por parte de terceros que no estén dispuestos a respetarlos y persigan sacar partido de ello mientras el titular consume el tiempo en poder accionar los mecanismos legales para tratar de defenderse.

Pues bien, en el caso que aquí se nos somete, aunque las dos publicaciones en el CORREO FARMACÉUTICO que se citan en la demandada ya estén efectuadas, existiría, de modo objetivo, un riesgo claro de que la demandada, que quiere, como es lógico, promocionar su producto 'Rivastigmina TEVA' e impulsar su comercialización, pudiera reincidir en iniciativas similares en el futuro (pues sostiene con insistencia que tiene derecho a usar como lo ha hecho la marca ajena), lo que explica el interés de la actora en obtener medidas prohibitivas, al amparo de las reglas 7 ª y 11ª del artículo 727 de la LEC en relación con la disposición adicional 1ª de la Ley 17/2001 de Marcas y 134 de la Ley 11/1986 de Patentes .

Por otro lado, tampoco puede olvidarse que la solicitud de medidas de la demandante aspira, además, a prohibir la comercialización y a conseguir la retirada del material que considera, por sí mismo, en tanto que imitador desleal, incurso en la comisión de ilícitos concurrenciales. De ser ello así, si la conducta que se tachaba de ilícita en la solicitud persistía durante la pendencia del litigio se estaría permitiendo a la parte demandada disfrutar de modo continuado de una actuación infractora, agravándose con ello de modo progresivo los daños y perjuicios para la contraparte, que pueden ser no sólo de índole económica (morales, prestigio, etc). El posterior resarcimiento pecuniario que pudiera acordarse, con independencia de su cuantía, podría no borrar todos las consecuencias adversas que podrían derivarse si se permitiese el mantenimiento de la situación infractora hasta que finalizase la contienda judicial. Por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto.

No puede ser, por lo tanto, la polémica que pretende volver a suscitar la parte demandada sobre la apreciación del requisito del 'periculum in mora' el obstáculo para la concesión de las medidas pretendidas por la parte demandante.



TERCERO.- Sobre el requisito del fumus boni iuris.

La concurrencia del preceptivo 'fumus boni iuris' ( artículo 728.2 de la LEC ), sin el cual no procedería el otorgamiento de la tutela cautelar, exige analizar con la profundidad que ello requiera, según las circunstancias del caso, aunque sea de modo provisional y barajando sólo la información de la que entonces se disponga (que podrá ser ampliada en la fase probatoria del proceso), el análisis de lo fundado del derecho que debería asistir al demandante, pues resulta indispensable para justificar que pudiera anticipársele cualquier tipo de tutela judicial.

Si se desea obtener una medida cautelar la parte que la solicita deberá aportar, porque así lo exige la ley ( artículos 728.2 y 732.1 de la LEC ), justificación suficiente que revele, siquiera de modo indiciario, que lo más probable es que el derecho que trata de ejercitar en el litigio principal vaya a merecer un juicio favorable.

No se trata de prejuzgar, pero sí de constatar que la pretensión de la parte solicitante tiene el grado de solidez necesario para motivar la concesión de la tutela cautelar.

La almendra del debate sostenido por las partes se encuentra, precisamente, en la constatación de dicha premisa en el caso objeto de litigio. Lo cual pasa por el análisis individualizado del mismo con relación a cada una de las acciones que han sido ejercitadas por la parte actora (infracción marcaria, competencia desleal e ilícito publicitario).



CUARTO.- Sobre la infracción marcaria imputada a la parte demandada.

El primero de los comportamientos que según las demandantes fundaría su solicitud cautelar sería el uso no autorizado de la marca 'EXELON', que es titularidad de NOVARTIS, por parte de la entidad demandada.

Esta conducta se habría materializado mediante la inserción de unos anuncios en la publicación CORREO FARMACÉUTICO en los que se plasma la citada marca en forma tal que implicaría una utilización infractora de la misma.

Ante el caso que estamos enjuiciando en esta sede cautelar no le cabe duda a este tribunal de que se ha producido la utilización de una marca ajena por parte de la demandada, pues ha incluido en un anuncio de un producto propio la mención del signo marcario de otro y su cita lo es por su condición de marca de ese producto ajeno. El empleo de la marca en publicidad es precisamente una de las formas de valerse en el tráfico mercantil de la misma.

Ahora bien, el derecho de marca está configurado con determinados límites por parte del legislador, lo que legitima que haya casos en los que la marca ajena puede ser usada, en cierta forma, por parte de un tercero y eso es lo que nos va a ocupar aquí.

Como ya señalamos en la sentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 18 de septiembre de 2008 , que es citada además por la recurrente, la limitación al derecho de marca no sólo se aplica ante los accesorios o recambios, ya que la referencia legal a éstos debe considerarse un ejemplo y no una delimitación de supuestos, tal como ha señalado el Tribunal de Justicia CE en su sentencia de 17 de marzo de 2005 (asunto The Gillete Company y Gillete Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy ) a propósito del artículo 6.1.c de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que es el antecedente del vigente artículo 37 c de la Ley 17/2001 que regula en España las marcas. Para dicho tribunal, partiendo de que el concepto 'necesario' al que se refiere la norma ha de suponer que la mención de la marca ajena sea el único modo de proporcionar al público información comprensible y completa sobre el destino del objeto comercializado, lo que contribuye a mantener el sistema de libre competencia, no debe excluirse la aplicación de la limitación cuando se trate de otros destinos de categoría diferente a los expresamente citados en la previsión normativa.

De ahí que podamos entender operativo el límite del artículo 37 c de la Ley 17/2001 para amparar la legitimidad de la cita de la marca ajena no solo en los supuestos de complementariedad entre productos de distintos fabricantes (como ocurre con los recambios o accesorios) sino abarcando además los de indicación de compatibilidad entre productos del mismo tipo (pues ello también formaría parte del destino del que es comercializado por el tercero), si ello se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Partiendo de tal premisa, podemos considerar que, en abstracto (es decir, sin examinar ahora las circunstancias concretas en que se hace, que luego serán objeto de análisis), la mención que consta en la publicidad de la entidad demandada no necesariamente habría que estimarla lesiva para el derecho sobre tal marca, pues podría cumplir la finalidad informativa que contempla el artículo 37.c de la LM en la medida en que exclusivamente se persiguiese informar de la bioequivalencia entre dos productos farmacéuticos y solo citando la ajena pudiera tener noticia el consumidor de ello.

Ahora bien, aun admitiendo la posibilidad de citar, al amparo del artículo 37 c de la LM , la marca ajena para informar al consumidor de la compatibilidad de un producto con otro similar, la parte demandada debe superar otro control, pues según dicha previsión legal la mención de aquélla debería realizarse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Esta última premisa tiene una extraordinaria importancia, pues supone la delimitación en cada caso concreto de hasta dónde está obligado a tolerar el titular marcario, según las circunstancias concurrentes, el uso ajeno de su marca. Si el tercero se excede no operará la limitación y mediará infracción marcaria.

El Tribunal de Justicia CE ha señalado, tras sus sentencias de 23 de febrero de de 1999 (asunto BMW vs RK Deenik ), 7 de enero de 2004 (asunto Gerolsteiner Brunnen ) y 17 de marzo de 2005 (asunto The Gillete Company y Gillete Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy ), los criterios que deben aplicarse para determinar si el uso de la marca ajena es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

De las mencionadas resoluciones puede extraerse que se contravendrán aquéllas si se da cualquiera de los siguientes casos: 1 º) cuando se haga de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca; 2º) cuando se afecte al valor de la marca ajena al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de la misma; 3º) cuando se desacredite o denigre la marca ajena; ó 4º) cuando se presente el producto como imitación o réplica del que lleva la marca ajena.

El Tribunal de Justicia CE advierte que el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta, al analizar las precedentes pautas en cada caso concreto, la presentación global del producto comercializado por el tercero, en particular el modo en que se mencione en ella a la marca ajena, la manera en que se establezca la diferencia entre ésta y el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por éste para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los que llevan la marca ajena.

Resulta, por tanto, determinante para comprender si la parte demandada ha realizado un empleo permitido de la marca ajena 'EXELON' que analicemos las circunstancias concretas en las que se realizó tal uso, pues no resultaría lícito, como expresamente prevé el artículo 37.c de la LM , servirse de ella de modo contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial.

A este respecto es importante tener presente que las previsiones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dan amparo a la obtención de autorizaciones para la comercialización del medicamento genérico, pero no pueden servir de excusa para que, con ocasión del desarrollo de la misma, no se respetasen los derechos de propiedad industrial ajenos.

El análisis de los anuncios que han motivado la contienda revela el empleo de una operativa por parte de la demandada que rebasa el uso permitido de la marca ajena. Aun admitiendo, porque la demandante no lo rebate, que pueda ser habitual en el mercado farmacéutico el citar la marca ajena entre las menciones informativas que indican la bioequivalencia de un producto genérico con el precedente de referencia, y que incluso esa referencia pueda ser estimada como ajustada al Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica (elaborado en el seno de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España - FARMAINDUSTRIA), ello no puede significar que tal mención no deba efectuarse, en todo caso, de forma respetuosa con los derechos ajenos de exclusiva y con las prácticas que puedan ser consideradas leales en el tráfico mercantil. La actuación de la demandada no cumple, sin embargo, tales exigencias, pues: 1º) la cita se efectúa con innecesaria insistencia y reiteración: hasta cuatro veces, dos en frases y otras dos en imágenes, cuando lo normal hubiese sido una única referencia en el contexto adecuado para cumplir la finalidad puramente informativa que pudiera justificarla; y 2º) la mención de la marca ajena está innecesariamente destacada, al ser doblemente resaltada con un color distinto (el negro en el seno de una frase escrita en azul) y con el empleo de una grafía diferente sobre el resto de la leyenda (letra negrilla, que es también la utilizada en la cabecera para la marca 'TEVA' de la demandada en el destacado de presentación del producto, de manera que, aún siendo de menor dimensión -pues de lo contrario la maniobra resultaría incluso burda, lo que es impropio de la sutileza con la que actúan los comerciantes en mercados avanzados-, también consigue llamar, de modo significativo, la atención); por otro lado, la mención de la marca ajena no se contiene en una zona secundaria de la publicidad (como sería lo oportuno para lo complementario o meramente informativo) sino que aparece en lugares preeminentes del anuncio, que son captados rápidamente por la vista del observador .

El hecho de que los anuncios se insertasen en un medio destinado a profesionales del sector farmacéutico, y no al público en general, no justifica el empleo de modo ilícito de la marca ajena, pues ello no extrae la conducta de su realización en el seno del tráfico económico y la ley tipifica la infracción del derecho de exclusiva ajeno, que el tercero debe respetar. No ha de olvidarse que el derecho de prohibición que asiste al titular de la marca es incondicional (no exige la apreciación de la concurrencia de factores efectivos de riegos) cuando, como es éste el caso, el signo empleado es idéntico al del titular marcario y también lo es el tipo de producto o servicio ( artículo 34.2.a de la LM ), por lo que, sin consentimiento de aquél, la utilización de la misma en el tráfico económico (y la publicidad es inherente a ello - artículo 34.3.d de la LM ) supone, de modo incuestionable, la comisión de infracción.

La demandada incurrió en exceso en el modo de utilización de la marca ajena, lo que impide que opere el límite previsto en el artículo 37 de la LM , con lo que habría cometido infracción marcaria, lo que justificaría la acción emprendida de contrario al amparo de lo establecido en los artículos 34 , 40 y 41 de la LM . Luego apreciamos el 'fumus boni iuris' preciso para otorgar, al menos en la medida que luego aquilataremos, la tutela cautelar.



QUINTO.- Sobre el ilícito concurrencial imputado a la parte demandada.

La parte actora sostiene, además, que TEVA PHARMA SLU está comercializando unos parches transdérmicos (a base de Rivastigmina) que suponen una imitación desleal de los parches que venía comercializando NOVARTIS (bajo la marca EXELON y mediante autorización concedida a LABORATORIOS DR. ESTEVE, que utiliza la marca PROMETAX).

La imputación de imitación desleal se sustenta, por lo tanto, por la parte actora en el artículo 11 de la LCD , ya que está reprochando la copia del propio producto que por ella se comercializada en España.

Sostiene la actora que no siendo preciso que la demandada adoptase la misma forma por razones técnicas ha decido comercializar uno prácticamente idéntico en su configuración para parasitar el esfuerzo de la parte demandada en la implantación de ese producto.

Para centrar el estudio de este asunto, hemos de comenzar señalando que en nuestro ordenamiento jurídico, a tenor del principio consagrado en el nº 1 del artículo 11 de la LCD , la simple imitación de las prestaciones ajenas, si no están protegidas por derechos de propiedad industrial o intelectual, no sólo resulta lícita sino que es generalmente concebida como un factor dinamizador del mercado que contribuye al progreso técnico y estético. Tal regla general tiene, no obstante, sus excepciones, cual sería que no mediase el empleo de deslealtad, como ocurre, por ejemplo, cuando la imitación fuese idónea para generar riesgo de que los consumidores creyesen que las prestaciones provienen de un mismo empresario ( artículo 11.2 de la LCD , en su primera parte) o el imitador se estuviese aprovechando además de la reputación ajena ( artículo 11.2 de la LCD , en su segunda parte), salvo que resultase inevitable, o del esfuerzo ajeno (también previsto en la segunda parte del artículo 11.2 de la LCD , pero sin que rija entonces la cláusula de inevitabilidad) o se persiguiese, mediante la imitación sistemática, obstaculizar a un competidor, fuera de lo que sería una respuesta natural del mercado ( artículo 11.3 de la LCD ).

Consideramos oportuno precisar que, como ya señalábamos en la sentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 3 de noviembre de 2006 , obviamente, toda conducta imitativa puede comportar en alguna medida el riesgo de que se asocie la prestación del imitador con la prestación genuina del imitado o la posibilidad de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada por éste en el mercado. Así que para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido habría que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso que sea enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad) .

Pues bien, no ha quedado debidamente aclarado en este trámite cautelar que la configuración del parche de la actora goce, per se, de singularidad competitiva (que no es lo mismo que sea conocido por su marca, etc), hasta el punto de que difiera de forma notable de otros apósitos presentes en el mercado. Aun siendo posible elaborarlo con formas distintas, el empleo de una base cuadrangular, de un área central circular, de punteado, de láminas superpuestas y de resaltes, en objetos de estas características y funcionalidad específica, no revela con suficiente contundencia la presencia de tal requisito en el seno de un sector donde también hay otros apósitos de aspecto bastante parecido. Por otro lado, tales parches, que precisan además de dispensación por receta médica antes de que el paciente pueda acceder a ellos, se comercializan envasados y alojados además en sobres protectores individuales, y llevan impresa la marca del fabricante de forma bastante visible, lo que sitúa en un segundo plano, en el aspecto comercializador (pues el técnico no es el motivo de la contienda), la importancia de la propia configuración del parche, que no puede ser visualizado hasta el momento mismo de su utilización mediante su aplicación sobre la piel.

A ello debe añadirse que el juzgador ya advierte en su resolución de la existencia de algunas diferencias entre los productos de ambas partes (color y texto impreso en ellos) que no deberían ser obviadas.

Coincidimos, en este aspecto, con las apreciaciones del juez de lo mercantil, pues advertimos un cierto exceso en esta concreta pretensión de la actora, pues con apoyo en ella pretendía interferir en la efectiva comercialización del producto de la parte demandada sin tener razones sólidas para conseguir tal efecto ni haber opuesto un derecho de exclusiva que pudiera amparar una consecuencia que, en principio, no puede ser más opuesta a la libre competencia.



SEXTO.- Sobre la publicidad ilícita atribuida a la parte demandada.

La parte demandante también sustentaba su demanda, y su petición cautelar, en que la demandada habría incurrido en publicidad ilícita (por desleal- artículo 3.e de la Ley 34/1899, General de Publicidad , en relación con el artículo 12 de la LCD ) mediante los anuncios que insertó en la publicación CORREO FARMACÉUTICO. El reproche de ilicitud lo construye la apelante sobre los siguientes puntos de apoyo: 1º) la comisión de unas deficiencias en las imágenes de los parches que se reproducen en los anuncios y en la inclusión en una de ellas de forma incorrecta de la referencia 'AMCX'; 2º) la mención en forma destacada de que TEVA PHARMA SLU lanzaba 'una nueva molécula' y '3 nuevas presentaciones', lo que, según la actora sería incierto, porque ni la 'Rivastigmina' era una nueva molécula ni la demandada había comercializado con anterioridad ningún tipo de preparado en forma de parche transdérmico; y 3º) que la demandada hace uso de la expresión 'BIOAPARENTE Y BIOEQUIVALENTE' de forma asociada a la marca EXELON para así beneficiarse de la reputación de ésta.

Consideramos que en esta sede cautelar, habiendo sido ya reconocido el derecho a la tutela cautelar por infracción marcaria, el objeto de las medidas quedaría satisfecho en el ámbito de lo que afecta a la publicidad.

En cualquier caso, apuntaremos algunas reflexiones.

El primero de los alegatos, sin perjuicio de que ello pueda, tal vez, aclararse en sede del litigio principal, no resulta suficientemente diáfano, a juicio de este tribunal, como para sustentar sobre ello un reproche de ilicitud, por publicidad teñida de deslealtad, que pudiera justificar la adopción de medidas cautelares; la trascendencia de esas deficiencias que se citan por la parte demandante deberían ser objeto de adecuada concreción para que pudieran justificar una reacción de la actora.

En cuando al segundo aspecto, coincidimos sustancialmente con el juez de lo mercantil en que debe efectuarse una recta lectura de las expresiones publicitarias, lo que pasa porque sean entendidas como referidas a novedades en sede de la actividad desarrollada por la demandada, TEVA PHARMA SLU, y no como innovaciones absolutas en el mercado. De ese modo se desvanecería el sustento para la tacha de ilicitud publicitaria construida por la actora.

Por último, con respecto a la tercera de las imputaciones, aunque la necesidad de su análisis podría ser cuestionado en aras al principio de consunción (en virtud del cual prevalece la norma especial que ofrece una protección más intensa, que lo es la normativa marcaria bajo cuya cobertura estamos reconociendo amparo a la actora), sólo hemos de decir que el problema no estriba en la mención en la publicidad de la biocompatibilidad (o incluso bioapariencia, en conjunto con aquélla) entre los medicamentos de ambas partes, sino en que al hacerlo, pudiendo haber optado por el empleo de la marca ajena de modo acorde a las prácticas leales en materia industrial o comercial, se escogió una manera no ajustada a ellas. Pero la tutela procedente ante una conducta de esa índole es, precisamente, la marcaria, porque la publicidad con mención de la marca ajena no podríamos prohibirla de manera incondicional, sino sólo en la medida en que no respetase las exigencias de la legislación en esa materia. Por lo tanto, la invocación que de forma adicional efectúa la apelante en este epígrafe del artículo 12 de la LCD no sería sino un intento de obtener, de forma innecesaria, una duplicada tutela ante una misma conducta que ya habría topado con el filtro de la infracción marcaria.

SÉPTIMO.- Sobre el alcance de la tutela cautelar.

Si la infracción ha sido constatada, exclusivamente, en lo publicitario, no en los envases ni en la forma de presentación del propio producto, el alcance de la tutela cautelar deberá ceñirse a ese ámbito (por exigencia del artículo 726 de la LEC ). Por lo tanto, no vamos a decretar ninguna restricción que afecte a la comercialización de los parches 'Rivastigmina TEVA' por la parte demandada sino que solamente vamos a imponer a la demandada medidas que afectan a la forma de promoción publicitaria de dicho producto, que no podrá realizarse en forma tal que infrinja la marca ajena 'EXELON' de la parte actora, a la cual sólo podrá aquélla referirse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

OCTAVO.- Sobre la caución.

La parte solicitante de la medida deberá prestar fianza, como exige el artículo 728.3 de la LEC , pues se trata de la tercera de las premisas para que pueda hacerse efectiva la tutela cautelar, garantizándose así que podrá responder de manera rápida y efectiva de los perjuicios que la adopción de aquélla pudiera causar a la parte demandada si la medida se reputase más adelante como indebida La cuantía de la caución ofrecida por la actora (100.000 euros) ha sido considerada insuficiente por la demandada. Sin embargo, este tribunal no advierte razones de peso para considerar escasa la cifra que fue ofertada, especialmente a la vista del alcance limitado de la tutela cautelar que ha sido otorgada (que no impiden a la demandada comercializar su producto y sólo le obliga a no infringir los derechos ajenos al darle publicidad).

La caución podrá constituirse en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del juzgador, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate.

NOVENO.- Sobre las costas procesales.

No es procedente realizar expresa imposición de las costas derivadas de la incidencia cautelar en la primera instancia al accederse, siquiera parcialmente, a la solicitud planteada por la parte demandante, a tenor de lo que se desprende de los artículos 735 y 736 de la LEC .

Asimismo debemos aclarar que acudir al principio del vencimiento previsto en el nº 1 del artículo 394 de la LEC sólo cabe en materia de cautelares cuando el juzgado realiza un pronunciamiento denegatorio de las medidas interesadas, tal como se desprende del nº 1 del artículo 736 de dicho texto legal . En ese caso el solicitante de la medida debería responder de las costas derivadas de su improcedente petición. En cambio, no existe tal previsión cuando el auto hubiera acordado las medidas ( artículo 735 de la LEC ), por lo que no cabría realizar la automática extrapolación de una previsión legal que regula el pronunciamiento en costas que correspondan a la fase de juicio declarativo (como expresamente señala el nº 1 del artículo 394 de la LEC ), donde el principio del vencimiento tiene su sentido, puesto que se verifica un enjuiciamiento definitivo a favor de uno u otro litigante y no un mero juicio provisional e indiciario como el que se practica en el ámbito cautelar.

Como ya hemos venido explicando en otras resoluciones precedentes de este tribunal, entre ellas en el auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 23 de noviembre de 2006 , en el de 29 de abril de 2010 , en el de 23 de septiembre de 2011 y en el de 8 de marzo de 2013 , la justificación de que no se efectúe condena en costas a la parte demandada en sede de medidas cautelares, amén de la mencionada ausencia de previsión legal al respecto (que sí existe, en cambio, cuando media un incidente de oposición en las adoptadas inaudita parte - artículo 741.1 de la LEC ), deriva de que el trámite cautelar no es un paso preceptivo para poder obtener la tutela judicial sino adicional y potestativo para el demandante, que puede conseguir el beneficio de que, si cumple ciertos requisitos y afianza la responsabilidad en que pudiera incurrir si más adelante se desestimase su demanda, se anticipen determinados efectos o actuaciones a él favorables en una fase inicial del litigio, cuando todavía está pendiente la definitiva resolución que demanda en defensa de sus derechos. De lo que el demandado vencido debe responder es precisamente del coste que ocasione al actor verse obligado a tener que seguir el preceptivo juicio para poder satisfacer su derecho, pero no de lo que corresponda a un trámite potestativo como lo es el cautelar, en cuyo caso cada cual correrá con sus propias costas, salvo que se desestimase la solicitud de la parte actora.

Por otro lado, la estimación, ya sea total ya sea parcial, del recurso de apelación determina, en materia de costas, que no proceda efectuar expresa imposición a ninguna de las partes de las derivadas de la segunda instancia, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, este tribunal pronuncia la siguiente

Fallo

1º.- Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de NOVARTIS AG y de NOVARTIS FARMACÉUTICA SA contra el auto dictado el 7 de mayo de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid en la pieza de medidas cautelares del proceso nº 115/2014.

2º.- Revocamos dicha resolución judicial y en su lugar decretamos, de cuenta y riesgo de las demandantes, NOVARTIS AG y de NOVARTIS FARMACÉUTICA SA, las siguientes medidas cautelares: 2.a.-Prohibimos a TEVA PHARMA SLU dar publicidad a los parches que comercializa con la denominación 'Rivastigmina TEVA' en forma tal que infrinja la marca 'EXELON' de la parte actora, a la cual sólo podrá referirse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial; y 2.b.-Ordenamos a TEVA PHARMA SLU que proceda a la retirada del material publicitario en el que se haya materializado la conducta prohibida.

3º.- Con carácter previo a hacer efectivas dichas medidas, deberá la parte solicitante de la misma prestar caución, en el plazo de diez días contado a partir de que la parte apelante sea notificada de la llegada de los autos al Juzgado de lo Mercantil, por importe de 100.000 euros que podrá constituirse en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del juzgador, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate.

4º) No ha lugar a efectuar expresa imposición de las costas derivadas del incidente cautelar en la primera instancia.

5º) No procede realizar expresa imposición de las costas correspondientes a la apelación Contra esta resolución judicial no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal que constan en el encabezamiento de esta resolución.