Auto CIVIL Nº 110/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 228/2012 de 21 de Junio de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28
MADRID
AUTO: 00110/2012
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
t6
Sección 28ª
Rollo de apelación nº 228/2012
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid
Autos de origen: Medidas Cautelares núm. 350/2011
Parte recurrente: D. Porfirio
Procuradora: Dª Adela Cano Lantero
Letrado: D. José Manuel Otero Lastres
Parte recurrida: VIARODRIDENTAL, S.L.
Procurador: D. Marco Aurelio Labajo González
Letrado: D. Fabrizio Miazzetto
A U T O Nº 110/12
En Madrid, a veintiuno de junio de dos mil doce.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Alberto Arribas Hernández
y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 228/2012, interpuesto
contra el auto de fecha diecisiete de junio de dos mil once dictado en la pieza separada de medidas cautelares
núm. 350/2011 seguida ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Cuatro de Madrid .
Comparece la parte recurrente, D. Porfirio , representado por la Procuradora Dª Adela Cano Lantero
y defendido por el Letrado D. José Manuel Otero Lastres, así como la parte recurrida, VIARODRIDENTAL,
S.L., representada por el Procurador D. Marco Aurelio Labajo González y defendida por el Letrado D. Fabrizio
Miazzetto.
Es magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Gregorio Plaza González.

Antecedentes

PRIMERO. Por el Juzgado de lo Mercantil núm. Cuatro de Madrid se dictó, con fecha diecisiete de junio de dos mil once, en la pieza de medidas cautelares núm. 350/2011, auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 'Que debo desestimar la solicitud de medida cautelar formulada por la Procuradora doña Adela Cano Lantero, en nombre y representación de D. Porfirio , al tiempo de formular la demanda contra VIARODRIDENTAL, S.L. demanda que se sigue en este Juzgado bajo el número de Juicio Ordinario 46/2011.

Se imponen al demandante las costas que la petición de medidas cautelares haya causado a VIARODRIDENTAL, S.L.'

SEGUNDO. Frente a dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte solicitante de las medidas cautelares, formalizando oposición la demandada. Elevados los autos a esta Audiencia Provincial fueron repartidos a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación el día veintiuno de junio de dos mil doce.

Fundamentos

PRIMERO. D. Porfirio interpuso demanda de juicio ordinario contra la sociedad VIARODRIDENTAL, S.L. y contra D. Abilio por la que solicitaba lo siguiente: 1. Se declare que los demandados han llevado a cabo actos de infracción de los derechos de marca de D. Porfirio .

2. Se declare la deslealtad de la conducta de los demandados consistente en utilizar indebidamente el nombre profesional de D. Porfirio para distinguir servicios odontológicos.

3. Se condene a los demandados a cesar inmediatamente en la utilización del nombre profesional de D. Porfirio para distinguir servicios odontológicos, y como nombre de dominio, o en redes de comunicación telemáticas, y se les prohíba dicha utilización en el futuro.

4. Se ordene la cancelación del nombre de dominio doctorlopezlinares.es.

5. Se condene a la sociedad demandada a remover los efectos producidos por su actuación, informando debidamente a los pacientes de su clínica dental de que D. Porfirio ya no presta sus servicios profesionales en la misma.

6. Se condene a los demandados a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a mi representado, por la infracción de sus derechos de marca, por el importe que se determine en periodo probatorio, de acuerdo con las bases señaladas en el apartado 3.- del Fundamento de Derecho Primero, aplicando para ello el criterio del apartado quinto del artículo 43 de la Ley de Marcas .

7. Se condene a los demandados a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados a mi representada por la infracción de sus derechos de marca, por el importe que se determine en periodo de ejecución de sentencia, en el periodo no cuantificado de acuerdo con el punto anterior y hasta la efectiva cesación en la infracción de las marcas de mi representado, fijando las bases para dicha cuantificación de acuerdo con lo señalado en el apartado 3.- del Fundamento de Derecho primero, aplicando para ello el criterio del apartado quinto del artículo 43 de la Ley de Marcas .

8. Se condene a los demandados a la indemnización de cuantía determinada que se fije, no inferior a 600 euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, proponiendo esta parte como cuantía la cantidad de 2.500 euros diarios.

9. Se condene a los demandados a la indemnización de daños y perjuicios por su conducta desleal, por importe de 240.405 E.

10. Se condene a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones.Todo ello con expresa imposición de las costas a los demandados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

A través de la demanda interpuesta se ejercitaban acciones derivadas de la infracción de los derechos que ostentaba el actor sobre las marcas de las que era titular y acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal por ofrecer información falsa o que puede inducir a error a sus destinatarios sobre la identidad profesional de quien presta sus servicios, por explotación de la reputación profesional ajena y por resultar idóneos los actos realizados para crear confusión.

Con la demanda se solicitó la medida cautelar consistente en que se ordenase a los demandados abstenerse temporalmente de utilizar el nombre profesional del actor.

El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatorio de la medida cautelar interesada, destacando dos aspectos. El primero es que D. Porfirio suscribió en fecha 17 de abril de 2006 con VIARODRIDENTAL, S.L. un contrato por el que se cedía a dicha entidad la explotación del negocio de clínica dental con los elementos inherentes al mismo, negocio que venía regentando el demandante. El segundo es que en el desarrollo de dicha explotación el administrador de la sociedad arrendataria solicitó en fecha 1 de octubre de 2007 el registro de la marca denominativa 'CLINICA DENTAL DR. M. LOPEZ-LINARES' para identificar servicios de la clase 44 (clínica dental), siendo concedida en 2008. Paralelamente se sustancian dos procedimientos promovidos por el actor, uno seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid sobre la resolución de contrato y otro ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid sobre nulidad de la citada marca. Destaca la resolución que la marca mencionada es anterior y prioritaria a las registradas por el actor, que son posteriores, y mientras no se declare su nulidad no se puede impedir su utilización y no es objeto de las presentes actuaciones declarar la nulidad de la marca, cuestión que excede por tanto del objeto de las medidas cautelares. Concluye señalando que la normativa sobre competencia desleal no puede dejar sin efecto los derechos conferidos por la normativa marcaria y que lo solicitado como medida cautelar es que se prohíba a los demandados usar, genéricamente, su nombre comercial.



SEGUNDO. Frente a la citada resolución se alza el recurso de apelación interpuesto por D. Porfirio .

El primero de los motivos se refiere a la aplicación que hace el Juzgado del principio 'qui iure suo utitur, neminem laedit' basado en la existencia de la marca registrada núm. 2.792.440 'CLINICA DENTAL DR. M.

LOPEZ-LINARES' y se subdivide en tres motivos: a) La sociedad demandada no ha acreditado estar legitimada para la utilización de dicha marca, pues su titular es D. Valeriano , que es el administrador de la sociedad demandada. No se ha acreditado la existencia de contrato de licencia y el actor sería un tercero de buena fe al que no se le puede oponer dicho contrato.

b) La sociedad VIARODRIDENTAL, S.L. no utiliza la marca registrada núm. 2.792.440 'CLINICA DENTAL DR. M. LOPEZ- LINARES', sino una denominación distinta registrada como marca por el actor.

c) El actor promovió la declaración de nulidad de dicha marca por haber sido solicitada de mala fe, por lo que no cabe aplicar el principio 'qui iure suo utitur, neminem laedit'. El Juzgado podría conocer indiciariamente si existe fundamento en la solicitud de nulidad de la marca por mala fe.

El segundo de los motivos del recurso se refiere a la exclusión de la aplicación de la normativa sobre competencia desleal, en cuanto las acciones por competencia desleal no se fundaban únicamente en la utilización de las marcas o del nombre profesional del actor. Y considera que los usuarios de la clínica, si se siguen usando los signos distintivos, van a pensar que el actor sigue prestando sus servicios profesionales o que supervisa los servicios que se prestan por lo que constituiría un acto de engaño previsto en el artículo 5.1.g) LCD , que trata de proteger a los usuarios de dichos servicios.

El tercero de los motivos se refiere a la imposición de costas, de manera que el Juzgado no ha tenido en consideración las serias dudas de hecho o de derecho que se plantean en el caso concreto, reiterando al respecto las alegaciones ya efectuadas en los anteriores motivos.

En su escrito de oposición destaca en primer lugar VIARODRIDENTAL, S.L. la ausencia del requisito de periculum in mora, por cuanto ya en el año 2009 comenzaron los problemas entre las partes y presentó el actor la demanda por nulidad de marca y se solicitó el cese en el uso de las denominaciones que incluían su nombre profesional.

Por cuanto se refiere a la utilización de la marca por VIARODRIDENTAL, S.L. señala la parte apelada que el juzgador ya tuvo en cuenta que figura registrada a favor de su administrador y de dicho vínculo deriva su condición de licenciataria en exclusiva al resultar manifiesto el pacto tácito que autoriza su utilización. Por otra parte la inoponibilidad de lo no inscrito solo afecta a terceros de buena fe, conociendo el actor el registro y su finalidad, el ejercicio de la actividad desarrollada en la clínica.

Por lo que respecta a la utilización por la sociedad de un signo distinto al que había registrado su administrador, los sobres que como documentos 25 a 35 se acompañan a la demanda contienen tanto el término 'CLÍNICA MÉDICO DENTAL' como el nombre profesional del actor y se utilizaron mientras había disponibilidad de los mismos. El anuncio de la página web de páginas amarillas ya no existe, pues se procedió a solicitar su eliminación en el momento en que el demandado dejó de prestar sus servicios en la clínica. De este modo, la marca está siendo usada en un modo que no difiere en sus elementos de carácter distintivo, a saber, 'DR. M. LÓPEZ-LINARES'.

Por cuanto se refiere a la solicitud de nulidad de la marca instada en un procedimiento paralelo, rechaza en primer lugar que concurra mala fe en la solicitud, cuestión que en cualquier caso no puede sustanciarse en las presentes actuaciones. Por otra parte todas las marcas en las que la actora funda su derecho son posteriores a la firma del contrato y a la fecha de solicitud de la marca registrada por el administrador de VIARODRIDENTAL, S.L.

A continuación, en relación a las normas de competencia desleal, se remite la parte apelada a lo señalado en el auto recurrido sobre la especialidad del derecho marcario y rechaza que exista acto alguno de engaño, pues en ningún momento se ocultó que el actor hubiera dejado de prestar servicios en la clínica y en su página web se especifican los nombres y apellidos del equipo médico de la clínica.

En último término, en lo que se refiere a la imposición de costas, destaca que la actora no podía ignorar que la sociedad demandada se iba a amparar en la marca registrada por su administrador, puesto que conocía perfectamente su existencia e inició un procedimiento paralelo en 2009 para que se declarase su nulidad, y rechaza que existan las dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no imposición de costas.



TERCERO. Conviene previamente recordar que la demanda interpuesta por D. Porfirio se funda en la infracción de los derechos derivados de las marcas de las que es titular, aunque se refiere a tres marcas de las cuales una no había sido concedida en el momento de interposición de la demanda, y en la realización de actos de competencia desleal, que en lo que respecta a este recurso se refieren a la utilización de los mismos signos que utilizaba el Sr. Porfirio para distinguir la clínica dental cuando prestaba allí sus servicios profesionales.

Los hechos que resultan relevantes para la resolución del recurso son los siguientes: D. Porfirio desarrollaba su labor profesional como odontólogo-estomatólogo en la clínica dental que explotaba al efecto ubicada en la calle Alcalá nº 255 de Madrid. En fecha 17 de abril de 2006 suscribe un contrato (f. 107 y ss.) en su propio nombre y en el de la sociedad que controla 'CLINICA LINARES 95, S.L.', hoy 'CANDELA INVERSIONES 2008, S.L.' con la mercantil VIARODRIDENTAL, S.L. por la que procede a arrendar el negocio de clínica a favor de dicha entidad. En la cláusula primera de dicho contrato se establece que su objeto lo constituye 'el negocio de clínica odonto-estomatológica que CLINICA LINARES 95, S.L.

viene explotando en los locales ubicados en la calle Alcalá, número 255 de Madrid, junto con los elementos inherentes al mismo'. El plazo previsto para la cesión en concepto de arrendamiento 'de la explotación y todos los elementos relacionados con el negocio de clínica odonto-estomatológica citados' es de diez años a contar desde la firma del contrato, según establece la cláusula segunda. El contrato dispone que D. Porfirio continuaría prestando sus servicios en la clínica. El cese de esta colaboración por causa no imputable al Dr.

Porfirio se consideraría un supuesto de desistimiento unilateral y su renuncia voluntaria sin justa causa se consideraría incumplimiento del contrato (cláusula novena).

En fecha 1 de octubre de 2007 D. Valeriano , administrador mancomunado de VIARODRIDENTAL, S.L., solicitó el registro de la marca núm. 2.792.440, denominativa, 'CLINICA DENTAL DR. M. LOPEZ- LINARES', para distinguir servicios de clínica dental de la clase 44. Fue concedida en fecha 17 de marzo de 2008.

A raíz de las desavenencias surgidas entre las partes, VIARODRIDENTAL, S.L. remitió una comunicación a CANDELA INVERSIONES 2008, S.L. (f. 194 vuelto) de fecha 29 de abril de 2010, por la que prescindía de los servicios que venía prestando en la clínica el Dr. Porfirio , al entender que se había quebrado la confianza que tenían depositada en el mismo.

D. Porfirio contestó en fecha 1 de junio de 2010 (f. 196) requiriendo a VIARODRIDENTAL, S.L. para que se abstuviera de utilizar la marca 'DR. MODESTO LÓPEZ LINARES' que tenía registrada a su nombre desde el 2 de febrero de 2010 y añadía lo siguiente: 'lo que sin duda conlleva que al descolgar el teléfono ustedes no respondan 'Clínica del Dr. Modesto López Linares' y que las fichas, recetas, planillas, hojas de citas, ficha de radiografías, hojas de presupuesto, test de enfermedades de los pacientes y cualquier otro elemento que lleve impreso el nombre Dr. Porfirio deba ser retirado y sustituido por otro que no contenga la referida marca'.

VIARODRIDENTAL, S.L. contestó en fecha 9 de junio de 2010 (f. 197) señalando que el Sr. Porfirio ya conocía que tenían registrada la marca 'DR. M. LOPEZ LINARES' y que ya había promovido al respecto una demanda de nulidad, de modo que mientras no se resolviera el asunto les correspondía la titularidad de dicha marca.

Efectivamente, como señaló en su requerimiento, con fecha 20 de octubre de 2009 el Sr. Porfirio había solicitado el registro de la marca núm. 2.869.807, denominativa, 'DR. MODESTO LOPEZ LINARES', para designar servicios de odontología de la clase 44, que fue concedida en fecha 2 de febrero de 2010 (f. 227).

Posteriormente en fecha 16 de abril de 2010 el Sr. Porfirio solicita el registro de una nueva marca, núm. 2.925.258, denominativa, 'DR. M. LOPEZ-LINARES', para designar servicios médicos de la clase 44, que fue concedida en fecha 2 de agosto de 2010 (f. 228).

Y finalmente en fecha 1 de junio de 2010 el Sr. Porfirio solicitó el registro de otra marca, núm. 2.933.152, denominativa, 'DR. LOPEZ-LINARES' que en el momento de ser interpuesta la demanda no había sido concedida (f. 228 vuelto).

Por cuanto se refiere al nombre de dominio 'doctorlopezlinares.es' consta como fecha de alta el día 5 de julio de 2010 (f. 213), siendo su titular D. Abilio Merchant, y en fecha 1 de febrero de 2011 se transmitió a VIARODRIDENTAL, S.L. (f. 417 bis). Con anterioridad, el día 4 de enero de 2011, el citado titular fue requerido por D. Porfirio para que dicho nombre de dominio fuera transferido a su favor o dado de baja (f. 213 vuelto). En la contestación a la demanda se señaló por VIARODRIDENTAL, S.L. (f. 265, pg. 2 de la contestación) que el Sr. Abilio era un mero informático que procedió a registrar el nombre de dominio siguiendo instrucciones de dicha sociedad y que después lo transfirió a quien se lo había encomendado. Entre los miembros que componen el equipo médico de la clínica que figura en la página web no se encuentra el Dr. Porfirio (f. 384).

La demanda rectora de las actuaciones se interpuso por medio de escrito presentado en fecha 28 de enero de 2011.



CUARTO. Como puede comprobarse por la relación cronológica de los hechos, es a consecuencia del inicio de las desavenencias cuando el demandante procede a efectuar una serie de solicitudes sucesivas de registro de marcas que luego pretende oponer a la sociedad a la que había cedido la explotación del negocio de clínica dental y, precisamente, una vez se prescinde de sus servicios, hace mención a la marca que entonces ya le había sido concedida, invocando dicho registro para que se suprimiese cualquier signo de los que venían siendo empleados por la clínica en el normal desarrollo de su actividad. Esta circunstancia es relevante en cuanto es el actor quien utiliza una cobertura marcaria ad hoc para impedir que la sociedad arrendataria del negocio pudiera seguir utilizando los signos bajo los cuales desarrollaba su actividad, cuyo uso venía autorizado en virtud del contrato suscrito. Paralelamente el demandante inicia otros dos procedimientos judiciales. El primero comienza con la interposición de una demanda por la que solicita la declaración de nulidad de la marca que había registrado el administrador de VIARODRIDENTAL, S.L., demanda de fecha 18 de septiembre de 2009, de la que conoce el Juzgado de lo mercantil nº 8 de Madrid (procedimiento ordinario 449/2009). En el segundo interesa la resolución del contrato de arrendamiento de negocio en fecha 4 de enero de 2010, demanda de la que conoce el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid, alegando como incumplimientos contractuales que no se ha procurado la satisfacción de la clientela ni que el trato fuera similar a cuando la clínica era gestionada por el Sr. Porfirio y que actuaciones profesionales reservadas al Sr. Porfirio en el contrato eran realizadas por terceras personas en muchos casos no cualificadas para efectuarlas.

Es necesario examinar previamente la cuestión planteada por VIARODRIDENTAL, S.L. como relativa al requisito de periculum in mora que sustenta en el tiempo transcurrido desde que el demandante tenía conocimiento de los hechos hasta que finalmente interpone la demanda. Tal y como establece el artículo 728.1 LEC no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales no se han solicitado hasta entonces. Lo cierto es que en el propio recurso la adopción de la medida interesada en relación a los actos de competencia desleal se basa en que los usuarios de la clínica, si se siguen usando los signos distintivos, van a pensar que el actor sigue prestando sus servicios profesionales o que supervisa los servicios que se prestan y, por lo que se refiere a la vulneración de los derechos de marca, la última concesión de marca se efectúa en agosto de 2010. Si bien el requerimiento para el cese de dichos signos se produce en junio de 2010, no se puede considerar que el tiempo que transcurre entre el momento en que cesa la prestación de servicios por parte del Sr. Porfirio con el consiguiente requerimiento y posterior concesión en el mes de agosto de 2010 de la segunda marca y la fecha de interposición de la demanda, en enero de 2011, suponga que nos encontramos ante una situación de hecho consentida durante largo tiempo, más cuando mediaron actuaciones relativas al nombre de dominio y en la demanda se ejercitaban acumuladamente tanto acciones derivadas de la Ley de Marcas como de la Ley de Competencia Desleal y se pretendía justificar la utilización en la clínica de los signos referidos al Dr. Porfirio con impresos utilizados en noviembre de 2010.



QUINTO. Considera la parte recurrente que la sociedad demandada no ha acreditado estar legitimada para la utilización de la marca núm. 2.792.440, 'CLINICA DENTAL DR. M. LOPEZ-LINARES', pues su titular es D. Valeriano , que es el administrador de la sociedad demandada. Sin embargo la utilización de la marca por parte de VIARODRIDENTAL, S.L. se basa en la autorización conferida por su titular, a su vez administrador de dicha sociedad, sin que sea exigible forma ad solemnitatem respecto a la licencia de marca que requiera que sea otorgada por escrito. Por otro lado no puede considerarse al Sr- Porfirio como un tercero de buena fe respecto al acto no inscrito, dado que no puede ignorar la existencia de dicha licencia implícita y esta conclusión viene impuesta, sin esfuerzos razonadores traslaticios, como derivado ineludibles de los propios hechos que hemos relacionado, es decir, se evidencia ante hechos concluyentes que conoce el actor ( SSTS 23 de mayo de 2005 o 28 de octubre de 2011 ). El actor conoce perfectamente que la marca venía siendo utilizada por VIARODRIDENTAL, S.L. e incluso requirió a dicha sociedad para que cesara en el uso de los signos, amparándose ésta tanto en el contrato suscrito como en la vigencia de la marca, de manera que la licencia se muestra con toda evidencia como hecho concluyente no ya para un observador imparcial, sino para quien participa directamente de los hechos y quien conoce perfectamente a los sujetos y las relaciones que los unen.

Una segunda cuestión que se plantea en el recurso es la utilización del signo en la forma en que ha sido registrado. El vigente artículo 39 LM , considera uso -apartado 2.a)- el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. Es posible en consecuencia que una marca siga siendo ella misma pese a que sea usada en una forma que difiera de cómo fue registrada, siempre que el cambio solo alcance a elementos que no la alteren de manera significativa. Para precisar estos conceptos hemos de acudir a la jurisprudencia derivada de la interpretación de los artículos 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 15.2.a) del Reglamento (CE) núm.

40/1994, sobre la marca comunitaria.

Es necesario recordar que debe apreciarse la impresión de conjunto que producen los distintos componentes de la marca y comprobar si un componente domina por sí solo la imagen de la marca que el público guarda en su memoria. De manera accesoria puede considerarse la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca (STPI de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord, T- 6/01).

En el caso que nos ocupa y con la limitación que debe efectuarse esta apreciación en sede de medidas cautelares, podemos advertir que las distintas variaciones en las que es empleado el signo no difieren de forma sustancial del modo en el que fue registrado, pues siempre aparece el elemento dominante constituido por el apellido ' Porfirio ' siendo irrelevantes al respecto los elementos descriptivos del tipo de servicios y que se añadan o no las expresiones 'Doctor' o 'Dr.' o que se añada el nombre de pila completo en lugar de su inicial, ello atendiendo al público destinatario de los servicios y a las diversas variantes, que giran todas ellas sobre el mismo elemento dominante, sin que el recurso precise nada más sobre este aspecto.

Por otro lado, aunque se apreciaran diferencias respecto a la marca en alguno de los signos empleados, tampoco podría admitirse que concurra violación alguna de las marcas de las que es titular el actor, puesto que VIARODRIDENTAL, S.L. ha venido utilizando los mismos signos que se empleaban en la actividad de clínica dental y la utilización de dichos signos deriva del contrato suscrito con D. Porfirio por el cual se cede la explotación del negocio con todos los elementos inherentes al mismo, incluido su fondo de comercio, hasta 2016. Se trata por lo tanto de un uso consentido que deriva del contrato suscrito, consentimiento del que el actor no puede desvincularse unilateralmente, quedando el cumplimiento del contrato a su arbitrio ( artículo 1.256 CC ).

Considera la parte recurrente que no es aplicable el principio 'qui iure suo utitur, neminem laedit' cuando la marca ha sido solicitada de mala fe. La aplicación de dicho principio y del consecuente derecho positivo de uso de la marca por su titular es frecuente en procedimientos de infracción en los que el demandante es titular de un derecho anterior y prioritario, y el demandado es titular de una marca registrada con posterioridad, de modo que el demandado argumenta que no ha cometido ninguna infracción porque su registro, aunque posterior, le legitima para usar la marca hasta que ésta sea anulada. Así se muestra en las sentencias que cita el recurrente de esta misma Sección, en cuanto se utiliza como cobertura un signo similar a otro anteriormente registrado ( S. de 26 de septiembre de 2008 ), acumulándose las acciones de nulidad e infracción, o directamente se plantea la nulidad de una marca por su registro de mala fe ( S. de 19 de diciembre de 2008 ). Por ello nos hemos referido a la doctrina general según la cual si un operador económico realiza alguna de las actividades previstas en el art. 34.2 de la Ley de Marcas amparado por una marca no puede considerarse que haya violado otra marca prioritaria en tanto no se declare la nulidad de la marca bajo la que realiza su actividad (conforme al viejo principio 'qui iure suo utitur, neminem laedit').

En el caso que nos ocupa no se pretende utilizar como cobertura una marca posterior, ya que la marca prioritaria es precisamente la que usa VIARODRIDENTAL, S.L. Por el contrario, como hemos señalado, es el actor quien utiliza sucesivos registros de marca como cobertura para desligarse de las obligaciones derivadas del contrato suscrito con dicha entidad que, con la cesión temporal del negocio con todos sus elementos, permite el uso de los signos distintivos (o variaciones de un mismo signo) empleados en la explotación de dicho negocio. Nos encontramos en consecuencia ante una marca prioritaria y ante un contrato que permite la utilización de los signos empleados en el negocio de clínica dental, aspectos ambos que impedirían apreciar la violación de las marcas de las que es titular el actor.

Por otra parte no puede admitirse que el pronunciamiento sobre la nulidad de la marca registrada que usa VIARODRIDENTAL, S.L. tenga mero carácter incidental. El Tribunal Supremo ha rechazado que los tribunales civiles deban pronunciarse a los efectos prejudiciales sobre cuestiones que no constituyen un tema accesorio en el proceso civil, sino cuestión principal planteada en el mismo de la cual depende el propio derecho que se invoca o el título que se hace valer - Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2002 y 9 de febrero y 6 de marzo de 2007 , entre otras-.

Es en consecuencia en el procedimiento sustanciado al efecto donde debe resolverse la cuestión de la nulidad de la marca en el caso de que se hubiera efectuado la solicitud de mala fe, lo que tampoco impediría que durante la vigencia del contrato de cesión de la explotación del negocio VIARODRIDENTAL, S.L. esté legitimada para utilizar los signos de los que se servía el actor, y el posterior registro marcario no afecta a dicha autorización derivada del contrato, ni le desvincula de sus obligaciones.

Y es que además la nulidad de la marca se ha interesado en otro procedimiento, de modo que ni siquiera constituye el objeto de las presentes actuaciones, por lo que, en todo caso, el pronunciamiento aquí sería a título incidental, lo que resulta inviable según lo expuesto. Solo podría apreciarse la posible nulidad del registro por mala fe si la acción se hubiera ejercitado acumuladamente.

Un aspecto añadido es el registro del signo como nombre de dominio ('doctorlopezlinares.es). En realidad se trata del nombre de dominio que es usado como nombre comercial no registrado.

Por un lado se trata del signo empleado en el negocio de clínica dental, signo cuya utilización por VIARODRIDENTAL, S.L. deriva del contrato suscrito entre las partes por el cual se cede el negocio con todos los elementos inherentes al mismo. En consecuencia, el uso del nombre de dominio está amparado en un derecho legítimo de uso de los signos que deriva del contrato suscrito.

Por otra parte, y esto está relacionado con el contrato y la cesión de los elementos inherentes al negocio, entre los que se encuentran los signos que venía utilizando el actor, hoy en día un aspecto esencial para cualquier negocio es la oferta de servicios a través de internet, de manera que difícilmente puede admitirse que, habiéndose pactado la cesión temporal del negocio con todos sus elementos, el cesionario no pueda ofrecer esos servicios en la red. Los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley ( artículo 1.258 CC ). El registro por el actor de dos marcas, según se ha expuesto, no le autoriza a desvincularse de sus obligaciones contractuales, puesto que debemos entender que el contrato autoriza la utilización de los signos distintivos que se empleaban en el negocio en cualquier forma que se corresponda con el normal desenvolvimiento de dicha actividad (sin perjuicio de que a la conclusión del contrato ya no quepa la utilización de los signos y el nombre de dominio no pueda ser utilizado con fines obstaculizadores frente al actor). El actor utilizaba un nombre comercial no registrado y que tampoco era notorio En definitiva, ambas partes, con los distintos registros marcarios, utilizan dichos registros como instrumento para hacer valer sus diversos intereses contractuales, trasladando el enfrentamiento derivado del contrato a los derechos de marca. Los signos del actor, se encuentren o no registrados, o lo fueran después como marca, no pueden desvincularse de la cesión derivada del contrato suscrito.



SEXTO. Por lo que se refiere a la aplicación de la normativa sobre Competencia desleal, el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de 22 de Junio del 2011 tiene declarado lo siguiente: t6 La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado - sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable.

Lo que se alega en el recurso como acto de engaño no es otra cosa que la utilización misma del signo - en este caso sería el nombre comercial no registrado, que en cuanto no notorio carecería de específica protección por la Ley de Marcas - en cuanto induzca a error sobre el origen de los servicios. Considera que los usuarios de la clínica, si se siguen usando los signos distintivos, van a pensar que el actor sigue prestando sus servicios profesionales o que supervisa los servicios que se prestan por lo que constituiría un acto de engaño previsto en el artículo 5.1.g) LCD , que trata de proteger a los usuarios de dichos servicios.

Por un lado, la demandada utiliza un signo registrado como marca, de manera que cualquier límite al ejercicio de ese derecho debe establecerse en función de la normativa marcaria. En principio el conflicto entre signos distintivos registrados y no registrados debe solventarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, de manera que la Ley de Competencia Desleal, según la doctrina expuesta, debe reservarse a supuestos excluidos de dicho ámbito de protección, aplicándose con carácter complementario.

Por otro la finalidad de protección a los consumidores no es exclusiva de las normas sobre competencia desleal, de forma que la invocación de tal protección sirva para acudir de manera indistinta a la protección que dispensa la competencia desleal. También las normas establecidas en la Ley de Marcas tienen por objeto tutelar a los consumidores o a los competidores, como se ha destacado de las prohibiciones de registrar signos engañosos [ artículo 5.1.g) LM ]. El uso de la marca por su carácter engañoso o confusorio sobrevenido que el titular haga de la misma también puede dar lugar a la caducidad [ artículo 55.1.e) LM ]. Sin embargo lo relevante no son las finalidades generales de ambas Leyes (que son distintas) sino la determinación del ámbito de protección que dispensan.

En definitiva solo cabría invocar la Ley de Competencia Desleal en relación a los nombres comerciales no registrados. Si estos fueran notorios, que no es el caso, la Ley de Marcas no les confiere el ius prohibendi, sino el derecho a oponerse al registro [artículo 9.1.d )] o la acción de nulidad, cuestión ésta que tampoco se plantea aquí.

Lo cierto es que ni desde el ámbito marcario, ni desde la perspectiva de aplicación de la Ley de Competencia Desleal (en cuanto pueda referirse su invocación a un signo que carece de tutela a través de la Ley de Marcas) puede afirmarse que concurra un acto de engaño.

Debemos señalar además que la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, no implica que el consumidor deba identificar al fabricante del producto o al prestador de los servicios, sino que los bienes o servicios se comercializan con consentimiento del titular de la marca.

Por ello la marca puede consistir en el nombre de un tercero y esto por sí no puede considerarse un engaño, desde la perspectiva marcaria. El TJUE, Sala Tercera, en su sentencia de 30 Mar. 2006, as.

C-259/2004 , Emanuel, declaró lo siguiente: 50. En cambio, corresponde, en principio, al juez nacional examinar si, en la presentación de la marca «ELIZABETH EMANUEL», existe una voluntad de la empresa que ha presentado la solicitud de registro de ésta de hacer creer al consumidor que la Sra. Emanuel sigue siendo la creadora de los productos que llevan dicha marca o que participa en su creación. Se trataría, en efecto, en este caso, de una maniobra que podría considerarse dolosa, pero que no podría analizarse como un engaño, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 89/104 y que, por ello, no afectaría a la propia marca ni, por consiguiente, a la posibilidad de registrarla.

53. [.] no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan, debido únicamente a esta particularidad, por considerar que dicha marca induciría al público a error, en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104, en particular, cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que llevan la marca.

Y con mayor motivo, desde la perspectiva de la competencia desleal, la mera denominación que se otorgue al centro tampoco puede reputarse acto de engaño, salvo que se hubiera indicado a los clientes el que serían atendidos por el Dr. Porfirio cuando éste ya no prestaba sus servicios en la clínica. Hay que tener en cuenta además, atendiendo a la información que reciban los clientes, que en la clínica prestan sus servicios diversos dentistas, de manera que será frecuente que los usuarios de estos servicios indiquen quien es la persona de su confianza que habitualmente les atiende, o si les interesa ser atendidos por un dentista en particular, de manera que el engaño solo estaría ligado a la afirmación de que quien va a prestar el servicio sea el Dr. Porfirio o que pudiera prestarlo de estar disponible, a pesar de que ya hubiera dejado de prestar servicios en la clínica. Tampoco consta que los pacientes fueran informados falsamente sobre quién les ha atendido.

Pero es que además la utilización de los signos por parte de VIARODRIDENTAL, S.L. procede de un vínculo realmente existente entre las partes, ya que precisamente se funda en un contrato que supone la cesión de los elementos inherentes a la explotación del negocio, y entre ellos los signos que se usan en el mismo, y tampoco pueden utilizarse las normas de competencia desleal para desvincularse de las obligaciones contractuales, ni el cumplimiento o incumplimiento del contrato es una cuestión que deba ser aquí solventada.

Es ese vínculo el que permite que los servicios se presten bajo los signos que venía utilizando el actor, que ha consentido tal uso. Los clientes pueden entender que existe un vínculo porque el vínculo es real. Otra cosa es que el actor pretenda darlo por resuelto unilateralmente a consecuencia de las desavenencias surgidas.

SÉPTIMO. Se solicita en último término la revocación del pronunciamiento relativo a las costas, por entender que concurren serias dudas de hecho o de derecho que justifican la no imposición. Como hemos declarado en otras ocasiones (auto de 25 de septiembre de 2009), la duda de hecho constituye una indeterminación o vacilación sobre unos hechos concretos, pero esta incertidumbre requiere que no se pueda despejar, pese a que se realice un análisis con criterios objetivos y racionales, desde luego tratándose de hechos que le corresponda acreditar a quien los alega, de conformidad con las reglas de la carga de la prueba, en cuanto que se trata de hechos esenciales en los que fundamenta su pretensión, de tal modo que se ha visto abocado a acudir al proceso judicial sin poder aclararlos, o como medio para ello. Se exige además como requisito esencial que la duda sea seria, esto es, que sea trascendente, importante, grave y digna de consideración, de modo que la tarea de fijación de los hechos controvertidos esenciales de la litis, haya resultado especialmente difícil, intensa y compleja.

En cuanto a las dudas de derecho exigen, como presupuesto de fondo, y en los términos señalados con anterioridad, una notable complejidad de derecho, la aplicabilidad de normas sujetas a diversas interpretaciones, la inexistencia de pronunciamientos consolidados sobre la materia o la existencia de divergentes pronunciamientos sobre la materia por parte de distintos tribunales.

En el caso que nos ocupa los hechos no generan duda alguna y los relevantes, al menos a los efectos del objeto de conocimiento en el ámbito de las medidas cautelares, se han relacionado en fundamento precedente. Por lo que se refiere a su valoración a los efectos de la protección cautelar invocada, tampoco puede afirmarse que revistan una notable complejidad de derecho, al margen naturalmente de que sobre los criterios sustentados por las partes, perfectamente respetables y razonadamente expuestos, prevalezca el que sustente el tribunal.

Visto lo expuesto el recurso debe ser desestimado.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Porfirio contra el auto dictado en fecha diecisiete de junio de dos mil once por el Juzgado de lo Mercantil núm. Cuatro de Madrid , y confirmamos dicha resolución con imposición a la parte recurrente de las costas derivadas del recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.