Auto CIVIL Nº 141/2015, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 135/2015 de 26 de Junio de 2015

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0059019
Rollo de apelación nº 135/2015
Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Madrid
Autos de origen: Medidas Cautelares núm. 637/2014
Parte recurrente: CLOVER BAYES, S.L.
Procurador: D. José Manuel Díaz Pérez
Letrado: D. Diego Cabezuela Sancho
Parte recurrida: CLOVER MARKET RESEARCH, S.L., D. Romeo y D. Jose Ángel
Procuradora: Dª Ana Espinosa Troyano
Letrado: D. Mariano López Arribas
A U T O Nº 141/2015
En Madrid, a veintiséis de junio de dos mil quince.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D.
Pedro María Gómez Sánchez, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 135/2015, interpuesto
contra el auto de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce dictado en la pieza separada de medidas
cautelares núm. 637/2014 sustanciada ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid .
Comparece la parte recurrente, CLOVER BAYES, S.L., representada por el Procurador D. José Manuel
Díaz Pérez y asistida por el Letrado D. Diego Cabezuela Sancho, así como la parte recurrida, CLOVER
MARKET RESEARCH, S.L., D. Romeo y D. Jose Ángel , representados por la Procuradora Dª Ana Espinosa
Troyano y asistida por el Letrado D. Mariano López Arribas.
Es magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Gregorio Plaza González.

Antecedentes

PRIMERO. Por el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid se dictó, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, en la pieza de medidas cautelares núm. 637/2014, auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 'Dispongo: Desestimar la solicitud de medida cautelar presentada por el Procurador Sr. Díaz Pérez en nombre y representación de CLOVER BAYES, S.L. imponiendo a la parte actora las costas de esta pieza separada.'

SEGUNDO. Frente a dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte solicitante de las medidas cautelares, formalizando oposición la demandada. Elevados los autos a esta Audiencia Provincial fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación el día veinticinco de junio de dos mil quince.

Fundamentos

PRIMERO. La mercantil CLOVER BAYES, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Jose Ángel , D. Romeo y CLOVER MARKET RESEARCH, S.L. solicitando: 1. La declaración de la realización por los demandados de actos de competencia desleal.

2. La condena a los demandados a modificar la denominación social de CLOVER MARKET RESEARCH, S.L. suprimiendo la palabra CLOVER.

3. La declaración del carácter abusivo de los dominios registrados 'clovermr.es', 'clovermr.com.es' y 'cloverbayes.es' y 'coverbayes.com.es' con su cancelación o subsidiariamente la prohibición de uso y la prohibición de registrar otro nombre de dominio que incluya solas o combinadas con otras, las palabras 'clover', 'bayes' y 'clover bayes', 4. La declaración del carácter abusivo de la denominación 'www.clovermr.com' condenándose a los demandados a su cancelación o exclusión de la palabra 'clover' o subsidiariamente la prohibición de usar la citada denominación web 5. La propiedad de la actora de las marcas denominativas M-3113294 (6) 'CLOVER' y M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y subsidiariamente la nulidad absoluta de las marcas.

6. La nulidad de la marca M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.

7. La condena a indemnizar en la suma de 374.364,44 euros, más intereses legales y a la indemnización prevista en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas .

8. La publicación de la sentencia.

Los hechos en los que se sustenta la demanda son los siguientes: CLOVER BAYES, S.L. se constituyó el 9 de abril de 2010 para realizar estudios de mercado. Los demandados D. Jose Ángel y D. Romeo suscribieron una participación del 48% del capital social y ANALISIS E INVESTIGACIÓN, S.L., cabecera del grupo en el que quedaba integrada, el 52% restante. Los citados demandados fueron nombrados consejeros delegados.

En la reunión del consejo de administración de 21 de marzo de 2014 se acordó la convocatoria de junta para proponer su cese por considerar que habían dispuesto indebidamente de fondos de la sociedad. En junta de socios celebrada el 22 de abril de 2014 los codemandados fueron cesados de sus cargos.

La demanda refiere una serie de actos que considera constituyen competencia desleal y que después en concreto tipifica en la fundamentación jurídica: 1. Constituir la sociedad CLOVER MARKET RESEARCH, S.L. con idéntico objeto social en fecha 20 de marzo de 2014. Se considera acto de confusión del artículo 6 LCD y aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12 LCD .

2. Registrar las marcas denominativas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'. Se considera acto de confusión del artículo 6 LCD y aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12 LCD .

3. Uso de la 'marca' CLOVER incluso anterior a su registro con la misma tipografía, color e imagen de un trébol. Se considera aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12 LCD (pg. 6, apartado c y pg. 12).

4. Creación de una página web con el nombre 'www.clovermr.com' 5. Registro de los nombres de dominio 'clovermr.es', 'clovermr.com.es' y 'cloverbayes.es' y 'cloverbayes.com.es'. Se considera acto de confusión del artículo 6 LCD y aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12 LCD .

6. Inducción a la totalidad de empleados a poner fin a sus contratos de trabajo. Se considera inducción a la infracción contractual del artículo 14 LCD .

Se añade que el 1 de abril de 2014 los codemandados suscribieron contrato de arrendamiento de una oficina a la que trasladaron los equipos informáticos, documentación, información y empleados de la actora, abonando la renta inicial y la fianza de dos meses más una garantía adicional. El 21 de abril de 2014 los codemandados firmaron con la propiedad la subrogación del contrato a favor de la nueva sociedad. Se considera acto contrario a la buena fe del artículo 5 LCD .

7. En la fundamentación jurídica se añade también que el trasvase de clientes constituye un acto previsto en el artículo 14 LCD .

A continuación la demanda considera que ha existido un registro y uso abusivo de nombres de dominio con arreglo al Reglamento de Red.es de 7 de noviembre de 2005.

Por último se ejercitan acciones de reivindicación y, subsidiariamente, nulidad, por haber sido registradas de mala fe, respecto a las marcas M- 3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y exclusivamente de nulidad por registro de mala fe respecto a la marca M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.

D. Romeo es titular de dichas marcas denominativas, solicitadas en fecha 28 de febrero de 2014 para distinguir servicios de la clase 35 (Investigación de mercados).

Respecto a la indemnización solicitada, se corresponde con la pérdida de 13 clientes que representaban el 80,07% de su facturación y generaban beneficios anuales de 74.782,89 euros, que se proyecta sobre cinco años, lo que representa una suma de 374.364,44 euros. Además se reclama la indemnización prevista en el artículo 43.5 LM .

La demanda interesaba la adopción de las siguientes medidas cautelares: 1. Suspensión del uso de la denominación social CLOVER MARKET RESEARCH, S.L.

2. Suspensión del uso de las marcas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.

3. Suspensión del uso de los nombres de dominio 'clovermr.es', 'clovermr.com.es' y 'cloverbayes.es' y 'cloverbayes.com.es'.

4. Suspensión del uso de la denominación web 'www.clovermr.com' 5. Prohibición del uso de otros dominios, signos, nombres o distintivos comerciales que incluyan las palabras 'clover', 'bayes' y/o ambas.

Como fundamento del periculum in mora, tras un preámbulo en el que se manifiesta que se daban por reproducidos los hechos

SEGUNDO a

QUINTO de la demanda 'causantes de un daño cierto, grave y cuyo remedio precisa de urgente auxilio judicial', se alegó en concreto lo siguiente: 'De no adoptarse con prontitud las medidas solicitadas, mi patrocinada podría desaparecer del tráfico mercantil o sufrir daños de tan difícil reparación, que una futura sentencia estimatoria de su derecho, no podría ya restablecerlos. Mientras los demandados suplantan su identidad mercantil detentan además su documentación, sus datos informáticos y hasta lo que fue su plantilla.' Y respecto al fumus boni iruris se remitía al contenido de la demanda, ofreciendo además caución por importe de 1.000 euros.



SEGUNDO. El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil resultó desestimatorio de la solicitud de medidas cautelares, al entender que no concurría el requisito del periculum in mora, dado que se fundaba en que la demandante podría desaparecer del tráfico mercantil o sufrir daños de tan difícil reparación que una futura sentencia estimatoria no podría ya restablecerlos, sin que llegase a justificar cómo podría desaparecer o cuáles son los daños de difícil reparación que se le puedan causar.



TERCERO. Frente a dicha resolución se alza el recurso de apelación interpuesto por la solicitante de las medidas, CLOVER BAYES, S.L.

Tras reproducir las posiciones de las partes, señala en primer lugar que los demandados manifestaron su disposición a no utilizar una parte de los signos cuya suspensión de uso se interesaba. Respecto al periculum in mora señala que en la solicitud de medidas cautelares se daban por reproducidos los hechos

SEGUNDO a

QUINTO de la demanda 'causantes de un daño cierto, grave y cuyo remedio precisa de urgente auxilio judicial'. Añade que el periculum viene dado por la persistencia de actos (uso fraudulento de marcas, signos distintivos y nombres de dominio, trasvase de clientes) agravatorios del daño que deben ser removidos judicialmente, puesto que de otro modo se permitiría a los infractores mantener y aumentar el daño. Dichos actos se realizaron desde dentro de la sociedad ya que el registro de marcas se produce en febrero de 2014, la creación de la sociedad CLOVER MARKET RESEARCH, S.L. es de fecha 20 de marzo de 2014 y la ocupación de la información de la actora el 21 de abril de 2014, el día anterior al cese de los codemandados como consejeros delegados y solo el registro de nombres de dominio es posterior.

En su escrito de oposición al recurso CLOVER MARKET RESEARCH, S.L., D. Romeo y D. Jose Ángel señalan que no existió conformidad por su parte y añaden respecto al periculum in mora que no se acreditó el perjuicio ni riesgo alguno de desaparición o incluso de disminución de facturación, aportando únicamente la declaración de su empleado D. Jaime . Se remite al auto recurrido y a que el recurso se limita a verificar si la valoración conjunta del material probatorio se realizó de forma arbitraria o es procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

Con carácter previo, respecto a las atribuciones del tribunal de apelación en el ámbito de los recursos hemos de precisar, como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, que el órgano de apelación puede y debe revisar ilimitadamente la valoración de la prueba realizada en la primera instancia, debiendo corregirla aun cuando no se hubieran producido en aquella infracciones susceptibles de ser incluidas en el ámbito de la violación del artículo 24 de la Constitución Española ( STS de 15 de junio de 2010 , con cita de otras anteriores).



CUARTO. Del periculum in mora.

En lo que se refiere a la solicitud efectuada, debemos señalar que hemos transcrito el fundamento en el que se sustenta el requisito de adopción de las medidas, que se titula '1.- Existencia de periculum in mora'. La remisión que efectúa la solicitud a los hechos segundo a quinto de la demanda no se relaciona directamente con este requisito de adopción de las medidas cautelares, ni concreta peligro alguno, sino que se refiere al 'daño' derivado de los actos realizados, efectuando una remisión genérica a los hechos en los que se relatan los actos que se consideran ilícitos.

La parte recurrente no puede por lo tanto acogerse a ese preámbulo de la solicitud de tutela cautelar para convertirlo en el sustento del periculum in mora cuando no es tal ni podría aceptarse una remisión genérica.

No obstante es evidente que la concurrencia del periculum se funda en la continuación de los actos infractores.

En diversas resoluciones nos hemos referido al alcance del periculum in mora cuando se ejercitan acciones de propiedad industrial o competencia desleal por sus particulares características.

Si la conducta fuese considerada infractora y se tolerase su subsistencia durante la pendencia del litigio se estaría permitiendo a la parte demandada que se aprovechase de modo continuado de una actuación ilícita, cuyas consecuencias adversas, para el mercado y para la parte demandante, no podrían borrarse completamente si se mantuviese la situación hasta que finalizase la contienda judicial, por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto.

No debe perderse de vista la relevancia que han adquirido las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipatorias (a las que se refieren el artículo 726.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 727.7º a 9º -y, por remisión a medidas contempladas en leyes especiales, su apartado 11º) en los litigios sobre propiedad industrial o competencia desleal, sobre todo cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas, puesto que con aquéllas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, 'prima facie', se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante (en este sentido, los autos de esta Sección de 29 de mayo de 2007 , de 24 de enero de 2008 y de 31 de octubre de 2008 , entre otros).

El suplico de la demanda comprende pretensiones de prohibición y de remoción de los efectos derivados de la actuación que se considera ilícita.

En este caso puede apreciarse la concurrencia del requisito del periculum in mora en cuanto se trata de evitar que durante el proceso se prolongue la realización de las conductas ilícitas o el uso de signos al amparo de derechos adquiridos de manera ilegítima.



QUINTO. Del fumus boni iuris.

Para seguir un orden lógico debemos analizar en primer lugar las pretensiones marcarias en cuanto se ejercita la acción reivindicatoria y, subsidiariamente, la de nulidad absoluta del registro por haberse actuado de mala fe al presentar la solicitud respecto de las marcas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y exclusivamente de nulidad por registro de mala fe respecto a la marca M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.

Si bien el nacimiento del derecho sobre la marca se condiciona al registro - artículo 2 LM -, nuestra legislación marcaria ha venido contemplando determinadas situaciones en las que un registro válido es sacrificado en beneficio del usuario extrarregistral ( STS de 5 de octubre de 2007 ). Al referirse a la acción reivindicatoria prevista en el artículo 3.3 de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre , el Tribunal Supremo ha declarado que contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección - con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en la titularidad que publica el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado - a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual - Sentencias de 25 de febrero , 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 , 24 de marzo de 2.006 y 25 de noviembre de 2009 -.

El ejercicio de la acción reivindicatoria no obliga al usuario a demostrar la notoriedad de su marca, sino a probar la mala fe del solicitante - Sentencia de 30 de mayo de 2005 -, esto es, la actuación fraudulenta - fraus alterius - o la violación de norma legal o contractual de contenido obligatorio - Sentencia de 25 de noviembre de 2009 -. Esta última resolución se refiere a un antiguo socio que registra la marca usada por la sociedad para sí.

El alcance del fraude se contempla por lo tanto de modo amplio, de manera que puede constituirlo el abuso de confianza. El fraude se sustenta en el comportamiento objetivamente contrario a la buena fe e imputable a quien provoca el cierre del registro y se convierte en titular, de ese modo, de la facultad de excluir a los demás ( STS de 30 de diciembre de 2005 ).

En este caso cabe apreciar además la infracción del deber de lealtad al que está sujeto todo miembro del órgano de administración. D. Romeo , miembro del consejo de administración de CLOVER BAYES, S.L.

hasta su cese en fecha 22 de abril de 2014, solicitó en fecha 28 de febrero de 2014 el registro como marcas de los signos que venía utilizando la sociedad ('CLOVER' y 'CLOVER BAYES') para distinguir servicios de la clase 35 (Investigación de mercados), es decir, los mismos servicios que prestaba dicha sociedad. Esto se produce en una situación de enfrentamiento con el socio mayoritario y con carácter previo a la salida de la sociedad, constituyendo una nueva sociedad junto con D. Jose Ángel en fecha 20 de marzo de 2014 denominada CLOVER MARKET RESEARCH, S.L.

A este respecto hemos de señalar que: (i) La mera existencia de un blog con el nombre 'thebayesclover.blogspot.com.es' desde 2008 de titularidad de D. Romeo no atribuye derecho alguno sobre las marcas en cuestión ya que no constituye signo distintivo de productos o servicios.

(ii) No hay controversia en la utilización de los signos por parte de CLOVER BAYES, S.L. y en que el registro se efectúa cuando el Sr. Romeo es miembro del Consejo de Administración de dicha sociedad.

(iii) No consta autorización alguna para proceder de este modo ni se justifica en una pretendida adquisición de la participación del socio mayoritario cuando además tal adquisición no se ha producido.

(iv) Según la contestación a la demanda se califica el registro como una 'actuación de carácter preventivo' para evitar que el otro socio pudiera instar la titularidad de las marcas, pero una hipotética actuación ilícita del socio mayoritario no evita que la realizada por el codemandado lo sea, apropiándose de los signos.

En este mismo contexto se solicita el registro de una tercera marca, 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN', formada por el signo que venía empleando la sociedad ('CLOVER') al que se añade la denominación y nombre comercial del socio mayoritario y cabecera del grupo así denominado ('ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN').

La STS de 22 de junio de 2011 contempla tanto el componente objetivo como el componente subjetivo del concepto de mala fe y considera que esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.

A partir de esta amplia concepción de la apreciación de mala fe se ha destacado que la concurrencia de la causa de nulidad puede realizarse desde la consideración global de la adecuación al ordenamiento competitivo de la estrategia empresarial perseguida por el sujeto con el registro de su marca.

Por su parte la Sentencia TJUE de 11 de junio de 2009 destaca que procede tomar en consideración también la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe. Y añade que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso. En el caso que nos ocupa, el registro de una marca por quien aún es miembro del consejo de administración de CLOVER BAYES, S.L. compuesta del signo utilizado por dicha sociedad y la propia denominación del socio mayoritario para distinguir los mismos servicios que presta y en fechas próximas a la salida de la sociedad debe considerarse como una actuación de mala fe.

Concurre pues el presupuesto de apariencia de buen derecho respecto a las acciones marcarias y la pertinencia de la medida cautelar de suspensión del uso de las marcas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.



SEXTO. La demanda relaciona una serie de actos que considera constituyen ilícitos concurrenciales que deben ser analizados por separado, evitando conformar una especie de totum revolutum sobre el conjunto de esos actos.

El artículo 6 LCD cumple la finalidad de proteger el mercado impidiendo que el consumidor tome sus decisiones con una conciencia viciada por error sobre el producto, o su origen empresarial; defiende el buen funcionamiento del mercado mediante la represión de actos que son aptos para eliminar o reducir la decisión del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia del producto ofertado ( STS de 30 de diciembre de 2010 ).

Mientras que el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y dentro de los límites de la misma, para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados, lo que precisa, añadimos, que la comparación se efectúe con un signo, aunque sea en sentido amplio, pero referido a los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( STS de 11 de marzo de 2014 , y las que cita).

Respecto a la constitución de una nueva sociedad, la deslealtad se sustenta en la utilización del signo 'CLOVER' en su denominación (CLOVER MARKET RESEARCH, S.L.) y en que se dedica al mismo objeto social que CLOVER BAYES, S.L. (pgs. 5 y 15 de la demanda).

Sin embargo, ni el hecho mismo de constituir una sociedad con el mismo objeto social con vistas a desarrollar una futura actividad constituye per se ilícito alguno, ni la denominación social, en sí misma considerada, puede amparar un acto de confusión, puesto que se trata de un medio de identificación en el tráfico jurídico y es necesario alegar y justificar (y el ilícito no se sustenta en ello) que se utiliza como signo distintivo en el mercado, es decir, para identificar la actividad en el mercado o determinadas prestaciones.

Y otro tanto cabe señalar de la creación de una página web 'www.clovermr.com' que la propia demanda reconoce que solo dispone de página de inicio que indica que están 'rediseñando el portal' y en la que no se ofrece servicio alguno (doc. núm. 9 de la demanda, f. 656). Y a la situación fáctica al momento de interposición de la demanda hemos de sujetarnos.

Y para sustentar la existencia de un acto de confusión se alude igualmente al registro de los nombres de dominio 'clovermr.es', 'clovermr.com.es' y 'cloverbayes.es' y 'cloverbayes.com.es' sin que se indique nada sobre la utilización de dichos nombres de dominio más allá de la referencia a una dirección de correo electrónico 'clovermr.com' asociada que se 'supone' (pg. 7 de la demanda) se ha comunicado a todos los clientes.

Lo relevante como acto de confusión es determinar si los citados nombres de dominio sirven para distinguir productos o servicios y la demanda sustenta como acto de confusión el hecho mismo del registro de nombres de dominio con el término 'clover'. Por eso se ha señalado que la eventual función distintiva del nombre de dominio (SLD en este caso) dependerá de la relación concreta que establezca su titular respecto de las actividades o prestaciones que aparezcan en la web correspondiente, debiendo rechazarse una capacidad distintiva abstracta y apriorística, pues la distintividad debe ponerse siempre en relación con productos o servicios (el contenido del sitio web localizado con el dominio).

Y en relación al registro de marcas hemos de añadir que el perjudicado tiene su cauce de protección a través de las acciones reivindicatorias y de nulidad por haber sido solicitado el registro de mala fe, que permiten reaccionar frente a situaciones de colisión entre signos usados y signos registrados. Como señala la STS de 11 de marzo de 2014 , no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos) y además tampoco el mero registro fraudulento o la solicitud de registro contraria a la buena fe pueden constituir en sí un acto de competencia desleal.

SÉPTIMO. La demanda considera sin más (pg. 18) que los mismos actos que sirven para sustentar la confusión constituyen aprovechamiento de la reputación ajena. La doctrina jurisprudencial sobre el aprovechamiento de la reputación ajena como ilícito concurrencial se condensa también en la citada STS de 11 de marzo de 2014 , que pasamos a exponer: i) El art. 12 LCD , que se rubrica '(e)xplotación de la reputación ajena', se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que ' se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado '; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que '(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares '.

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales - prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo ).

iii) La nota antes descrita como genérica - esfuerzo ajeno - adquiere especificidad en el término legal 'reputación'. Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.

Ningún análisis realiza la demanda sobre el ilícito que nos ocupa más allá de atribuir el carácter de aprovechamiento de la reputación ajena a las mismas conductas que sirvieron para sustentar los actos de confusión.

Al margen de esas conductas, se hace referencia como ilícito al amparo del citado artículo 12 LCD el uso del término 'CLOVER' y del trébol que venía empleando y emplea la actora. No se hace referencia (pg.

6, apartado c y pg. 12) a ningún medio de prueba que acredite ese hecho.

Y hemos de advertir que en la demanda, además de no efectuarse análisis alguno sobre el tipo de ilícito en cuestión y la concurrencia de sus presupuestos, lo que no puede suplir el tribunal, tampoco se justifica de ningún modo la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, hecho cuya carga probatoria corresponde al demandante, como hemos señalado. La demanda da por supuesta esa reputación (pg. 18, apartado II): '[...] aprovecharse de la reputación comercial de mi representada ante clientes y terceros, por sus relaciones y posición en el mercado y como sociedad del grupo ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.

No se indica en qué medios de prueba se fundan esas manifestaciones que acrediten la reputación comercial adquirida en el mercado como fama, renombre o prestigio.

Por último, la protección frente a un registro abusivo del nombre de dominio debe articularse por la vía de la Ley de Marcas (si el signo se encuentra registrado o aún no registrado obtiene protección en dicha Ley) o por la Ley de Competencia Desleal, como complemento a la protección dispensada por la Ley de Marcas, si se trata de proteger un signo no registrado (actuaciones obstaculizadoras, confusorias, etc.), siempre que se articule debidamente y se cumplan los requisitos para apreciar el ilícito concurrencial. Conforme a la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a españa («.es») los titulares de nombres de dominio de segundo o tercer nivel se someterán al sistema de resolución extrajudicial de conflictos previsto en la disposición adicional única, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar (artículo decimotercero, apartado 7).

OCTAVO. Conforme a lo expuesto procede estimar parcialmente el recurso, accediendo a las medidas cautelares en relación con la suspensión del uso de las marcas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN'.

Respecto a la caución no se aprecian motivos que obliguen a fijar otro importe que el inicialmente ofrecido, que asciende a 1.000 euros.

NOVENO. No cabe efectuar expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia, como tampoco de las costas del recurso, dada la estimación parcial ( artículo 398 LEC ).

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por CLOVER BAYES, S.L. contra el auto dictado en fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce por el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid y, en consecuencia, revocamos dicha resolución y, en su lugar, 1. Estimamos parcialmente la solicitud de medidas cautelares interesada por CLOVER BAYES, S.L.

2. Acordamos la suspensión del uso de las marcas M-3113294 (6) 'CLOVER', M-3113293 (6) 'CLOVER BAYES' y M-3113295 (2) 'CLOVER ANALISIS E INVESTIGACIÓN', previa prestación de caución, en metálico, por importe de 1.000 euros, en el plazo que al efecto señale el Juzgado, sin que haya lugar a adoptar el resto de medidas interesadas.

3. No cabe efectuar expresa imposición de las costas causadas en primera instancia.

No se efectúa expresa imposición de las costas derivadas del recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.