Auto CIVIL Nº 187/2013, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 554/2013 de 09 de Julio de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE Y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO
C/Pardo Gimeno,43
Tlno.965936093-4-5-6
Alicante
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS A LA DEMANDA Num 554/2013
Parte demandante: NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACEUTICA AS
Procurador:
Abogado:
Parte demandada: KERN PHARMA SL
:
Auto nº 187/13
GUARDADO EN CARPETA GRUPO DECLARATIVOS ( NO BORRAR)
En Alicante, a 9 de Julio de 2013

Antecedentes

Primero.- Por NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACEUTICA AS SE presentó solicitud de medidas cautelares previas a la demanda contra KERN PHARMA SL el día 3/07/2013 y repartida por Decanato a este Juzgadodicha solicitud, fue registrada con el num 554/2013

Fundamentos

Primero.- Competencia Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 95 , 96 , 97 y 103 del Reglamento (CE ) Núm. 207/2009 de marca comunitaria , en relación con art 86 bis LOPJ , el tribunal de marcas comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de las marcas, dibujos y modelos comunitarias, y que serán las previstas por la legislación nacional respeto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que serán aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional, y en su caso por acumulación de las previstas en materia de competencia desleal Segundo.- Planteamiento La solicitante, es titular de dos marcas comunitarias figurativas concedidas el 22/3/2013 para 'Preparados farmacéuticos para el tratamiento de la demencia del tipo de la enfermedad de Alzheimer.' con num 011293362 y 0112934054 con la siguiente representación Tras afirmar que los parches transdérmicos que comercializa NOVARTIS y con su autorización ESTVE con las marcas 'EXELON ' y 'PROMETAX' respectivamente incorporan ese diseño, considera que la demandada KERN PHARMA infringe sus derechos marcarios y realiza un imitación desleal al comercializar unos parches transdérmicos con el mismo diseño que los parches de NOVARTIS, interesando por ello una serie de medidas cautelares inaudita parte de cese y retirada del tráfico económico Antes de analizar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la adopción de las medidas conviene precisar el alcance de las marcas registradas atendida la confusión que se aprecia en la solicitud El ordenamiento jurídico (art 4RMC) permite el registro como marca de un signo constituido por la forma del producto o de su presentación si tienen aptitud distintiva, es decir, de formas tridimensionales, aunque su representación gráfica (imprescindible al concepto legal de marca) se haga en dos dimensiones consistiendo 'en una reproducción fotográfica o una representación gráfica de la marca. La representación podrá constar de hasta seis perspectivas diferentes de la marca' (Regla 3.4 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria) Pero en el caso presente, la marca registrada no es una marca tridimensional sino gráfica-figurativa. Así expresamente aparece en el registro marcario (docnum 5 y 6), recordado que'Cuando se solicite el registro de marcas tridimensionales, se hará mención de ello en la solicitud' (Regla 3.4 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión), y ello tiene especial importancia, como se desprende de la Comunicación nº 2 /98 del Presidente de la OAMI de 8 de abril de 1998 relativa al examen de las marcas tridimensionales que al explicar la práctica seguida por la Oficina en lo relativo al examen de las solicitudes de registro de marcas tridimensionales, en la que tras recordar que debe hacerse mención de ello en la casilla de la solicitud advierte que 'Cuando en la solicitud no se haga mención de ello y de las circunstancias no se deduzca con claridad que se solicita el registro de una marca tridimensional, la Oficina tramitará la solicitud como una solicitud de «marca figurativa» bidimensional.

Cuando en el formulario de solicitud se haya marcado la casilla correspondiente a la «marca figurativa» o cuando en la solicitud se haga mención de ello, la Oficina tramitará la solicitud como una solicitud de registro de marca bidimensional' y remarca que 'Al examinar las marcas tridimensionales en relación con los motivos de denegación absolutos, las disposiciones aplicables en primer lugar son las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Según estas disposiciones, sólo puede denegarse el registro de una marca si ésta está compuesta exclusivamente por uno de los elementos a que se refieren las citadas disposiciones y el motivo de denegación afecta a los bienes o servicios para los que se solicita el registro.

En consecuencia, la Oficina denegará, en virtud de uno o varios de los motivos antes mencionados, las marcas tridimensionales constituidas exclusivamente por envases corrientes u ordinarios (botellas, cajas, etc.) o por la forma corriente o habitual de los productos para los que se solicita el registro de la marca. ' Por tanto el signo registrado no es la forma tridimensional de un parche transdérmico de un determinado color sino la imagen bidimensional de un circulo en un cuadrado con unos puntos que rodean el perímetro del círculo.

Refuerza esta conclusión la propia dinámica comercial de la actora, que se sirve en el mercado para distinguir sus productos de una marca denominativa ('EXELON) y el otro laboratorio autorizado con 'PROMETAX', que es signo dirigido al consumidor para identificar el producto que se oferta en el tráfico mercantil.

Si lo quería proteger es una forma el cauce empleado - marca figurativa - no es el adecuado, sin que debamos analizar un diseño que tampoco consta registrado Tercero.- El peligro de mora procesal Siguiendo el orden legal hay que estudiar en primer lugar el peligro por mora procesal .

Al respeto ha dicho este Juzgado en recientes autos de 15 de marzo de 2012 y 6 de mayo de 2013, entre otros, que es habitual reseñar las connotaciones de este presupuesto cuando se trata de litigios relativos a derechos de propiedad industrial, intelectual y de competencia desleal, ya que solicitándose como cautela la cesación de una actividad o su abstención, se trata de poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma porque la LEC permite al amparo del art 726.2 medidas que no buscan exclusivamente asegurar la ejecución del fallo, que también, sino más ampliamente la debida satisfacción del derecho del actor para el caso de que, tras el desarrollo del proceso , con la inevitable dilación que supone, sea finalmente reconocido por la sentencia; más que estrictamente asegurativas de la ejecución del fallo, se tratan de medidas anticipativas o satisfativas evitando que se prolongue en el tiempo una situación que se presenta como antijurídica y, con ello, que se agrave el daño al derecho del actor (Auto del Tribunal de Marcas, de 12 de abril de 2005 o de 5 de abril de 2011, entre otros).

Por otra parte, según la Disposición adicional primera de la LM 17/2011 'Las normas vigentes contenidas en el Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, respecto de las patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepción del artículo 128 de dicha Ley .'; remisión que implica la aplicación del art 133LP que exige para instar la tutela cautelar que el solicitante '...justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos', como es parecer mayoritario entre la doctrina (Fernández- Novoa, Lema Devesa, Barona Vilar, Gimen Sendra, entre otros), si bien aunque la doctrina parece ubicarlo al tratar de la apariencia de buen derecho, se considera más acertado tratarlo como requisito que afecta al periculum Exigencia de uso de marca a efectos cautelares que no se considera incompatible con la propia naturaleza de la marca como signo distintivo en el tráfico de uso preceptivo, cuya falta provoca la caducidad, siendo expresiva de ello la distinta redacción de la correlativa Disposición adicional primera de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial ( Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. En particular no serán aplicables los artículos 124 y 128 de la citada Ley de Patentes ; la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley de Patentes , ni las normas contenidas en el capítulo IV de dicho título XIII sobre conciliación en materia de invenciones laborales) que explicita que esa exigencia de justificar la explotación no es de aplicación en materia de diseño (no hay tal deber), al contrario de la regulación en materia marcaria.

Y en el caso presente no cabe impetrar la tutela cautelar de unas marcas cuya utilización no consta, pues no cabe confundir el diseño de un producto (unos parches transdérmicos) con una marca figurativa, pues parece perder de vista la actora que sus marcas no son tridimensionales sino figurativas, y lo que aparece probado es el uso de unos denominativos como marcas para identificar y distinguir en el tráfico los productos- docnum 17 y 18- , no los signos figurativos registrados, sin que quepa predicar su uso por ser el diseño incorporado a un parche porque, se reitera, no estamos ante marcas tridimensionales Cuarto. La apariencia de buen derecho Añadir a lo anterior, como segundo motivo de desestimación, desde el punto de vista del riesgo de confusión invocado, que no es válida la comparativa realizada en la demanda entre la forma del producto de la actora, con sus 'puntos' tridimensionales y el producto de la demandada.

Comparativa que no procede porque no estamos ante una marca tridimensional sino figurativa, y las semejanzas gráficas, sonoras y conceptuales a analizar son las derivadas del signo figurativo registrado (la imagen de un círculo enmarcado en un cuadrado con una línea de puntos que rodean el perímetro del primero) con el signo empleado por el demandado para identificar su parche En el caso presente, como se ha dicho no se verifica esa comparativa, motivo bastante para desechar la demanda. En todo caso, es evidente que no causa confusión alguna porque entre ese signo figurativo registrado (al margen de que no se ha acreditado su uso) y el denominativo empleado por la demandada para distinguir sus productos en el mercado no hay la más mínima semejanza Admitir la comparativa propuesta en la demanda, es decir, como si se tratase de una marca tridimensional, implicaría un evidente riesgo de fraude de ley, al obviar por este mecanismo los controles de la OAMI y OEPM del signo como marca tridimensional en color, con la elevada probabilidad de que como tal fuera rechazado por falta de carácter distintivo En todo caso para agotar la respuesta judicial, no cambia esa conclusión el que la marca figurativa registrada sea la imagen de un imagen de un círculo enmarcado en un cuadrado con una línea de puntos que rodean el perímetro del primero, y la demandada comercialice un parche transdérmico circular con unos bultos tridimensionales que lo rodean en un apósito cuadrado, pues ademas de las divergencias existentes ( el de la demandada es transparente y con elementos numéricos y letras - el principio activo - , las marcas reivindican una determinada combinación cromáticia y solo en un caso contienen unas siglas) la mera evocación conceptual - en vía de hipótesis- no basta para afirmar riesgo de confusión Las marcas gráficas son aquellas compuestas por elementos gráficos, bien sean figuras, símbolos, dibujos, etc, y frente a las de fantasía, en la subclase de las marcas figurativas el rasgo caracterizador es que el elemento gráfico no solo suscita en mente una imagen sino que pretende transmitir y evocar un determinado concepto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca (vgra. un determinado animal) Para la mayoría de la doctrina la distintividad de esas marcas figurativas recae exclusivamente sobre el gráfico que incorpora, pero no sobre el concepto que evoca; tesis que se desprende de la STJUE de 11/11/1997 (asunto SABEL / PUMA ) en la que ante las dudas planteadas por el tribunal nacional alemán sobre qué importancia debía darse para determinar el riesgo de confusión al contenido conceptual de las marcas figurativas en colisión (en ese caso, un «felino saltando»), y si la mera asociación que podría hacer el público entre las dos marcas, por medio del concepto de «felino saltando' bastaba para deducir la existencia de un riesgo de confusión , tras señalar que '... la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión' declara que 'El criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición.' Para finalizar y en cuanto a la tutela por competencia desleal indicar que no procede por las siguientes razones: En primer lugar, es de la aplicación preferente la legislación que protege las marcas respecto de la normativa de competencia desleal, ya que como dice la STS de 15/12/2008 la LCD no está llamada a duplicar la protección que otorgan las Leyes que regulan derechos de exclusiva sino que tiene carácter complementario (SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2006, y 17 de julio de 2007), pero no puede suplantarla y menos sustituirla (S. 1 de abril de 2004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ('en lugar de') o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2008). Tesis seguida por el Tribunalde Marca Comunitaria, en sentencia de 25 de abril de 2006 y la más reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa.

Dado que el comportamiento concurrencial imputado - comercialización de parches con esa forma - es el mismo que ya ha sido analizado, la respuesta debe ser absolutoria En segundo lugar, conectado con lo anterior, poner de manifiesto la incongruencia de la invocacion del art 11.2 LCD . Si se aduce es porque se entiende por la actora que no tiene derecho de exclusiva a su favor derivado de un título de propiedad industrial, ya que dicho precepto entra en juego en caso de inexistencia de derecho de exclusiva ( art 11.1), pues dicho art 11.2 y 3 LCD debe analizarse a partir del principio básico consagrado en el artículo 11.1: «la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley». Por tanto si primeramente se ha afirmado que se ha infringido un derecho de exclusiva (el que le otorga el RMC) el cauce normativo no es el art 11 LCD sino el del texto regulador de ese derecho de exclusiva, o en palabras de la AP de Alicante '...el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un derecho de exclusiva. Existiendo, debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate' Y en esa hipótesis, acumular la tutela concurrencial a una marca figurativa que no protege por ello la forma que tiene la prestacionajena , y con ello arrastrar la competencia por competencia desleal a la jurisdicción especializada en marca comunitraia ni está justificado y puede suponer un abuso y fraude procesal , que no puede ser amparado ( art 11LOPJ ) En tercer lugar, todo caso y por agotar la respuesta judicial y no se tache de incongruente, respecto del art 11.2 LCD con arreglo a la exégesis del mismo contenida en la sentencia del TS de 15 de diciembre de 2008 y la previa de 30 de mayo de 2007 , aunque se diese por buena la hipótesis de la actora de que la demandada ha puesto en el mercado productos idéntico a los suyos (cuestión al menos discutible por las divergencias apuntadas) ello no es suficiente para estimar que existe un ilícito del art 11 de la Ley de Competencia Desleal , ya que no hay prueba alguna fehaciente que permita afirmar que los productos de la actora tengan singularidad competitiva en los términos definidos por la jurisprudencia (entre otras SAP de Barcelona de 14 de enero de 2003 o SAP de Madrid, Sección 28ª, 22 de enero de 2010 o de 26 de julio de 2011 ) cuando se desconoce en este momento no solo qué porcentaje representa en el mercado relevante y por ende su implantación en el mismo, ya que solo se anuncia un estudio de mercado, pero sin dato alguno en la solictud que permita al menos indiciariamente soportar la reputación y confusión afirmada, sin olvidar respecto de esto último que nos encontramos ante medicamentos de prescripción medica preceptiva (según se expone), dato que no es baladí a la hora de aprerciar ese riesgo de asociacion que se invoca Quinto .- Costas Las costas se imponen a la parte solicitante ( art 394LEC ) Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debo desestimar la solicitud formulada por NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACEUTICA AS SE contra KERN PHARMA SL debo denegar las medidas cautelares solicitadas Las costas se imponen a la parte actora Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días al que se dará tramitación preferente Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto 'pago recurso de apelación', sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 6_0483art>451 y 6_0484art>452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria