Auto CIVIL Nº 2/2015, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 306/2014 de 16 de Enero de 2015

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA Nº 306-C36/14
PROCEDIMIENTO: MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS A LA DEMANDA 554/13
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-1
A U T O NÚM. 2/15
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a dieciséis de enero de dos mil quince.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante integrada por los Iltmos. Sres. expresados al
margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos
de Medidas Cautelares número 554/13, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos
Comunitarios número 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte
solicitante, NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. (en lo sucesivo, NOVARTIS), representada
por el Procurador Don Vicente Miralles Morera, con la dirección de los Letrados Don Daniel Gabarre Armengol
y Don Ignacio Valdelomar Serrano y; como apelada, la parte opositora, KERN PHARMA, S.L. (en adelante,
KERN), representada por el Procurador Don Daniel J. Dabrowski Pernas, con la dirección del Letrado Don
Jorge Grau Mora.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Medidas Cautelares número 554/13 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 1 se dictó Auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Se estima la oposición formulada por KERN PHARMA SL respecto de las medidas cautelares acordadas en auto de 30 de abril de 2014 , que se dejan sin efecto. Las costaS se imponen a las solicitantes NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACEUTICA SA.'

SEGUNDO.- Contra la referida resolución se interpuso recurso de apelación por la parte solicitante y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición al recurso.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron las actuaciones a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 306-C36/14, en el que se admitieron los documentos aportados por la apelante y se dio traslado a las partes para que formularan alegaciones respecto de los documentos admitidos con el resultado obrante en este Rollo. Se señaló para la deliberación y votación el día catorce de enero, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- Hemos de señalar, con carácter previo, los distintos hitos procesales que preceden a la resolución impugnada: 1.-) Se solicitó por NOVARTIS el día 3 de julio de 2013 la adopción de medidas cautelares previas a la demanda e inaudita parte frente a KERN consistentes en la cesación del ofrecimiento en el mercado para su comercialización de los parches transdérmicos identificados como 'RIVASTIGMINA KERN PHARMA PARCHES TRANSDÉRMICOS', así como la retirada del tráfico económico de los referidos parches, sus embalajes y material publicitario, fundando su solicitud en la infracción de las marcas comunitarias números 011293362 y 011293404 por riesgo de confusión (artículo 9.1.b del Reglamento de Marca Comunitaria ) y en el ilícito concurrencial previsto en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal al imitar de forma injustificada las prestaciones de NOVARTIS, concretamente, las plasmadas en el parche transdérmico que contiene el principio activo rivastigmina destinado al tratamiento de pacientes con la enfermedad de Alzheimer y comercializado desde el año 2008 por NOVARTIS bajo la marca EXALON y por LABORATORIOS DEL DR.

ESTEVE, previa autorización de NOVARTIS, bajo la marca PROMETAX.

2.-) El Juzgado de Marca Comunitaria número 1 desestimó inaudita parte las referidas medidas cautelares mediante Auto de fecha 9 de julio de 2013, frente al que NOVARTIS interpuso recurso de apelación.

3.-) Este mismo Tribunal, mediante Auto de fecha 30 de abril de 2014 , estimó el recurso de apelación y acordó la adopción de las medidas cautelares interesadas aunque el único fundamento del presupuesto de la apariencia de buen derecho era el subtipo de imitación desleal previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal (aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno), tras haber rechazado, sin prejuzgar el fondo del asunto, la infracción de las marcas comunitarias de la solicitante.

4.-) Tras la oposición articulada por KERN, el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 convocó a las partes a la vista preceptiva, tras la que dictó el Auto de fecha 25 de septiembre de 2014, objeto del presente recurso de apelación, en el que acordó el alzamiento de las medidas adoptadas, fundando su resolución en que no concurre el presupuesto del periculum in mora porque las prestaciones de NOVARTIS carecen de singularidad competitiva y, en todo caso, tampoco concurren los requisitos del subtipo de imitación desleal relativo al aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ni siquiera los de la imitación confusoria ni los del aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Frente a la misma se ha alzado la parte solicitante quien fundamenta su recurso en dos alegaciones: i) el parche transdérmico de NOVARTIS tiene singularidad competitiva; ii) los elementos que configuran el parche transdérmico de NOVARTIS no son inevitables desde el punto de vista técnico.

Hemos de destacar que el Auto de este Tribunal de fecha 30 de abril de 2014 basó la adopción de medidas cautelares inaudita parte en que el presupuesto de la apariencia de buen derecho se centraba únicamente en la concurrencia indiciaria del subtipo de la imitación desleal relativa al aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. El artículo 740 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que el contenido de la oposición a la medida cautelar adoptada inaudita parte se refiere a los hechos y razones que se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente acordadas, sin limitación alguna. Quiere decirse que la oposición y la resolución judicial sobre la misma deberán centrarse también en si concurre indiciariamente este concreto subtipo de imitación desleal sobre aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Sin embargo, el recurso de apelación no menciona el referido subtipo de imitación desleal y centra sus alegaciones en que los elementos que configuran la forma del parche transdérmico de NOVARTIS no obedecen a ninguna función técnica inevitable, lo que no constituía el fundamento del alzamiento de las medidas cautelares.



SEGUNDO.- Examinaremos, en primer lugar, si los parches de NOVARTIS, los genuinos u originales, tienen singularidad competitiva.

La STS 17 de julio de 2007 , en cuanto a los requisitos de los actos de imitación desleal, declara: ' El art.

11 de la Ley de Competencia Desleal establece en su apartado 2 que la imitación de las prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. La apreciación de deslealtad debe ser objeto de interpretación restrictiva ( Sentencias, entre otras, 13 de mayo de 2.002 y 30 de mayo de 2.007 ) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés general, sin embargo el principio de libre imitabilidad se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico ( art. 11.1, inciso primero LCD ), hallándose integrado en el de libre competencia. Para la apreciación del ilícito competencial del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial que se exigen para todo acto desleal, se requiere que confluyan tres requisitos positivos, y no se den dos de índole negativa. El primer requisito positivo es la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos. El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que plantea la diferencia de la figura típica del art. 11.2 de las de los arts. 6º y 12.

Domina en la materia el criterio de que estos dos últimos preceptos se refieren a los signos distintivos, y por lo tanto a las creaciones formales, en tanto el 11 lo hace a las prestaciones, a las creaciones materiales. En el art. 6º se ubica la presentación del producto, en tanto en el 11 la creación del producto, extendiéndose a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales. En tal sentido, con unos u otros matices, la doctrina científica y Sentencias de 11 y 17 de mayo de 2.004 , 7 de julio y 24 de noviembre de 2.006 , 30 de mayo y 12 de junio de 2.007 . El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de 'idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación' o 'comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno'. Estas situaciones no tienen carácter cumulativo, sino alternativo, debiendo entenderse el riesgo de asociación en un sentido amplio, comprensivo no sólo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos. ' Así pues, el primer requisito es la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Según el AAP Barcelona de 11 de junio de 2007: ' la singularidad competitiva supone que los rasgos o elementos imitados, por sus características intrínsecas, la diferencian de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector, lo que sirve a sus destinatarios para su identificación y reconocimiento. ' Seguidamente, reproducimos fotográficamente los parches transdérmicos comercializados por NOVARTIS (parte superior) aportados como documento número 17 del escrito de solicitud de medidas y los comercializados por KERN (parte inferior) aportados como documento número 35 del mismo escrito.

Los elementos que dotan de singularidad competitiva a los parches transdérmicos de NOVARTIS son, según el recurrente, los elementos que lo conforman: i) área circular central; ii) base cuadrangular transparente; iii) anillo o círculo de puntos tridimensionales dispuesto de forma regular y concéntrica al área circular que están marcados sobre la base cuadrangular; iv) láminas de pegado-despegado situadas atravesando el parche justo por la mitad que forman parte de la base cuadrangular.

Hemos de destacar que estos cuatro elementos solo son percibidos conjuntamente en el escaso período temporal que va desde el momento de la apertura del sobre individual donde se aloja el parche hasta el momento de su aplicación sobre la piel del paciente porque, cuando se adhiere a la piel y realiza propiamente su función terapéutica durante 24 horas, solo se aplica el área circular o, propiamente dicho, el parche; el resto de los elementos (verdaderamente, es la base cuadrangular dividida en dos mitades) son completamente retirados al haber realizado ya su función de conservación del principio activo que impregna la zona de contacto del parche y su función de facilitar la adhesión a la piel del paciente.

En primer lugar, el área central circular o, parche propiamente dicho, no adopta ninguna forma especial sino que se trata de una forma simple y no es extraña en otros parches transdérmicos que contienen el principio activo de la rivastigmina como el comercializado como genérico en Alemania por la farmacéutica BETAFARM según la fotografía reproducida en la página número 20 del escrito de solicitud de medidas y que el propio solicitante admite implícitamente que puede convivir pacíficamente en el mercado al no constar que hubiese interesado su retirada. Es decir, es el elemento más destacado del parche transdérmico porque es el único que se usa cuando realiza su función terapéutica y no adopta ninguna forma específica que sirva para diferenciarle del resto de los parches transdérmicos, de ahí que se utilice como elemento diferenciador el elemento denominativo de la marca 'EXELON' grafiado sobre la parte exterior del parche.

En segundo lugar, la base cuadrangular y las láminas de pegado-despegado no son los elementos esenciales del producto sino que son accesorios al cumplir la función de facilitar la adhesión de la parte posterior del parche en el momento de su aplicación sobre la piel del paciente hasta el punto de que cuando realmente se está usando el parche y realiza su función terapéutica, estos elementos son retirados. De otro lado, la base cuadrangular no es ninguna forma especial sino que se trata de una forma simple que también es utilizada por otros parches transdérmicos como algunos de los reproducidos en la fotografía de la página número 15 del escrito de solicitud de medidas, así como el anteriormente referido parche comercializado como genérico por la farmacéutica BETAFARM. Tampoco puede señalarse como específico del parche transdérmico de NOVARTIS el sistema de las láminas de pegado-despegado porque es un sistema muy extendido en los apósitos adheridos a la piel para evitar que se manipule con los dedos la zona de contacto.

En tercer lugar, el llamado 'anillo/círculo de puntos tridimensionales' es considerado por el recurso de apelación como el elemento esencial que dota de individualidad al parche. Sin embargo, hemos de insistir en que el elemento principal es el parche configurado de forma circular, cuyo color imita la piel y lleva en su parte exterior grafiada la marca 'EXELON.' No es cierto que ese anillo de puntos sea un motivo 'puramente estético' como enfatiza el informe del perito de la parte solicitante, Sr. Eulogio , porque realiza una función específica que es la descrita en la patente europea EP0405393 que le amparaba (documento número 24 del escrito de solicitud de medidas) y que expiró en el mes de junio de 2009: ' El objetivo de la presente invención es el de crear un dispositivo sencillo que permita incrementar la estabilidad en almacén de los trozos de sustrato planos, equipados con un adhesivo y embalados en bolsas, cuya superficie adherente esté protegida por una capa soporte que la rebase al menos en parte. Con ello se trata de evitar especialmente que a causa de la migración del adherente por fluencia en frío se llega a pegar la capa soporte con el embalaje.

La solución de este problema se encuentra sorprendentemente, disponiendo en la parte de la capa soporte que rebasa la superficie adherente unos resaltes fijados sobre la capa soporte o conformados de esta misma capa soporte, y dispuestos en la cara de la capa soporte sobre la cual está aplicado también el trozo de sustrato, formando unos distanciadores entre la capara soporte y la bolsa .' Esta función dirigida a distanciar el parche del envase en el que se aloja solo actúa hasta el momento en que el parche se adhiere a la piel del paciente porque el anillo de resaltes está marcado sobre la misma base cuadrangular que, como ya hemos repetido, se retira al aplicarse el área circular o parche al paciente.

Es cierto que no es necesario el anillo de puntos o resaltes para la eficacia terapéutica del parche, ni tampoco es necesaria la concreta forma tridimensional que adoptan los resaltes ni su concreta disposición en forma circular concéntrica respecto del área circular o parche. Sin embargo, si se utiliza este sistema de resaltes, perfectamente admisible al haber expirado la patente, no es extraño que se utilice en la forma adoptada por KERN porque como dice la Resolución de la División de Anulación de la OAMI número 8047 C de fecha 4 de septiembre de 2014 por la que se anula la marca comunitaria de NOVARTIS número 11293362.

' La disposición circular de estos resaltes en la marca comunitaria es fácil de explicar; a fin de proteger la porción del sustrato, los resaltes deben disponerse de forma paralela a su circunferencia .' En cuarto lugar, se insiste en el recurso en que no se pueden examinar aisladamente los distintos elementos que forman el parche transdérmico de NOVARTIS para decidir si presenta singularidad competitiva sino que debe examinarse la impresión que se desprende del conjunto de todos ellos. Se rechaza esta alegación porque, como ya hemos dicho, la imitación desleal exige que la creación empresarial original presente singularidad competitiva y para ello deben diferenciarse los elementos principales de los accesorios o accidentales.

En quinto lugar, el recurso se esfuerza en destacar que los elementos que componen el parche transdérmico de NOVARTIS no están determinados inevitablemente por una función técnica para así impedir la deslealtad de la imitación. Sin embargo, la inevitabilidad como exclusión de la imitación desleal solo se refiere a los riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena como indica el artículo 11.2.II de la Ley de Competencia Desleal .

Además, el recurso pone de relieve la fuerza diferenciadora del parche transdérmico de NOVARTIS y para ello se vale de un informe elaborado por GFK sobre el grado de reconocimiento de esos parches, ratificado en el acto de la vista por su autora. El estudio se realizó en el mes de julio de 2013 y el resultado que arroja acerca del reconocimiento de los parches por parte de médicos geriatras y neurólogos, así como por asociaciones de cuidadores con pacientes de Alzheimer es bastante elevado. Sin embargo, ha de relativizarse el resultado del estudio por distintas razones: i) en el momento del estudio apenas había empezado la comercialización de los genéricos del principio activo de la rivastigmina porque la expiración del certificado complementario de protección tuvo lugar en el mes de noviembre de 2012; ii) es normal que los participantes en el estudio asociaran en aquel momento esa forma concreta del parche transdérmico con el de NOVARTIS porque era el único que hasta entonces utilizaba ese concreto sistema de aplicación para el principio activo de la rivastigmina; iii) al exigir la adquisición del parche transdérmico una prescripción médica y la dispensación farmacéutica los elementos formales del producto son irrelevantes cobrando importancia la eficacia terapéutica atendiendo a la concreta patología del paciente.

Así pues, hemos de concluir que, dentro del limitado ámbito de cognición de un proceso cautelar, los parches transdérmicos de NOVARTIS carecen de singularidad competitiva.



TERCERO.- Aunque lo anterior ya sería suficiente para rechazar la imitación desleal alegada en el recurso tampoco concurren las exigencias del subtipo relativo al aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno que describe la STS de 13 de noviembre de 2012 : ' Con ello se conculca la jurisprudencia de esta Sala, contenida en las reseñadas sentencias 888/2010, de 30 de diciembre , y 792/2011, de 16 de noviembre , sobre las exigencias de justificación del denunciado 'aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno'. La imitación de la prestación, que debe suponer 'un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia', no es necesario que se haya realizado mediante la reproducción mecánica, pero sí es preciso 'que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser 'indebido', como exige el precepto legal'.

En nuestro caso, el recurrente no ha hecho ninguna mención ni a este concreto subtipo de imitación desleal ni a los concretos costes que le ha supuesto la creación de los aspectos formales de sus parches transdérmicos por lo que ignoramos cuáles pueden ser los costes de producción que ha podido ahorrar KERN.

De otro lado, en todo caso, el monopolio concedido por la concesión de las patentes que ya han expirado en la actualidad habrá permitido a la recurrente amortizar los posibles costes específicos de la producción de sus parches.

Así pues, tampoco concurren dentro de este proceso cautelar y, en cuanto al fumus boni iuris exigido, los requisitos específicos del subtipo de imitación desleal consistente en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

En conclusión, confirmamos la resolución recurrida que difiere de lo acordado en nuestro Auto de fecha 30 de abril de 2014 al tener en cuenta los aspectos fácticos y jurídicos que se han puesto de manifiesto con la oposición formulada por KERN.



CUARTO.- La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada según establecen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .



QUINTO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse desestimado según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Fallo

LA SALA ACUERDA: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra el Auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 1, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada y con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese este Auto en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos principales junto con un archivador que contiene los documentos que acompañaban al escrito de solicitud de medidas, al escrito de oposición y los aportados por las partes al acto de la audiencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución es firme al no caber contra ella ningún recurso.

Así, por esta nuestra resolución definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-