Auto Civil Nº 246/2008, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 265/2008 de 05 de Diciembre de 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

AUTO: 00246/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27

Tfno : 914933189 Fax : 914931996

A U T O N Ú M. 246

Rollo : RECURSO DE APELACION 265/08

Proc. Origen : Diligencias Preliminares 1446/07

Organo Procedencia : Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

De : GOLDEN TRADE S.R.L.

Procurador a: D.ª Motserrat Sorribes Calle

Abogado : Antoni Romaní Lluch

Contra : Sfera Joven S.A, El Corte Inglés e Industrias y Confecciones, S.A.

Procuradores: D. Victorio Venturini Medina, D. César Berlanga Torres y D.ª Mª Jesús Mateo Herranz.

En Madrid, a 5 de diciembre de 2008

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don Rafal Saraza Jimena, Don Enrique García García y Don Pedro María Gómez Sánchez, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo interpuesto contra el Auto de fecha 14 de diciembre de 2007 dictado en el procedimiento de Dilingencias Preliminares número 1446/07 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid.

Ha sido parte apelante en el presente recurso la mercantil GOLDEN TRADE S.R.L. representada y defendida por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don Pedro María Gómez Sánchez.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid se dictó con fecha 14 de diciembre de 2007 Auto cuya parte dispositiva establece: "Que considero JUSTIFICADAS LAS OPOSICIONES formuladas por los Procuradores Sr./a CESAR BERLANGA TORRES, Sr VICTORIO VENTURINI MEDINA Y Sra. MARÍA JESÚS MATEO HERRANZ, en nombre y representación de EL CORTE INGLÉS S.A., SFERA JOVEN, S.A. e INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. , respectivamente, a la práctica de la diligencia preliminar solicitada por GOLDEN TRADE S.R.L.. En su consecuencia, se deja sin efecto la diligencia acordada en el auto de fecha 23 de octubre de 2007 , remitiéndose las actuaciones al archivo, aplicándose la caución prestada por la peticionaria a la solicitud de indemnización y de la justificación de gastos que a las intervinientes puedan corresponder y que deberá presentar ante este Tribunal en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de esta resolución. Líbrese certificación literal de esta resolución que quedará unida al procedimiento llevándose su original al libro de su razón."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la mercantil GOLDEN TRADE S.R.L. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- GOLDEN TRADE, S.R.L., titular de la Patente Europea 0 238779 (publicada en España con el número 2000410) que reivindica un método para producir el efecto de decoloración al azar sobre tejidos o prendas confeccionadas así como el producto final obtenido con la puesta en práctica del mismo, interesó, con base en el Art. 256-1, números 7º y 8º de la L.E.C ., la realización de una serie de diligencias preliminares tendentes a recabar determinadas informaciones de las entidades EL CORTE INGRES, S.A., SFERA JOVEN, S.A. e INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. (INDUYCO) a quienes atribuye la comercialización y/o fabricación de determinadas prendas de vestir en cuya elaboración se habría utilizado el método patentado, todo ello con vistas a preparar adecuadamente el futuro ejercicio de las acciones indemnizatorias -que dejó anunciadas- fundadas en la infracción de su derecho de exclusiva, derecho que a la fecha de la solicitud se reconoce caducado.

El Auto de 23 de octubre de 2007 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid accedió en parte a la práctica de las diligencias interesadas. Contra dicho pronunciamiento se formuló oposición por parte de

EL CORTE INGRES, S.A., SFERA JOVEN, S.A. e INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. (INDUYCO), oposición que, sustanciada por sus propios trámites, prosperó íntegramente dando lugar al Auto de 14 de diciembre de 2007 que es objeto del presente recurso y en cuya virtud se dejó sin efecto cuanto se había acordado inicialmente por el Auto de 23 de octubre de 2007 anteriormente referenciado.

Conviene indicar que, pese a haber dedicado EL CORTE INGLES, S.A. parte de su alegación primera a razonar que el objeto del recurso interpuesto por GOLDEN TRADE, S.R.L. no puede ir mas allá del mantenimiento de las diligencias interesadas por ésta e identificadas con los ordinales 3º y 4º de su solicitud inicial, que fueron las únicas acordadas por el Juzgado en su primera resolución, lo cierto es que se trataba de una aclaración innecesaria desde el momento en que basta examinar el escrito de interposición del recurso de apelación para comprobar que eso y no otra cosa es precisamente lo que pretende la apelante, asumiendo -como no podría ser de otro modo- que la denegación inicial de las demás diligencias por ella interesadas fue plenamente consentida al no interponer frente a ese rechazo parcial de lo pretendido el recurso de apelación especialmente previsto en el 258-2 L.E.C.

SEGUNDO.- La diligencia interesada en el ordinal 4º del escrito de solicitud consistía en lo siguiente :

"..Exhibición por cada una de las mencionadas firmas de toda la documentación económico-financiera-contable (incluidas facturas, albaranes o pedidos) relativa a las prendas (todas) que, como las objeto del citado informe, incorporan los mencionados códigos de barras, a fin de determinar el número de tales prendas encargadas, entregadas y/o vendidas entre sí, así como el número que de las mismas se puso en el comercio fueron efectivamente vendidas al consumidor final, y ello entre julio de 2002 y el 23 de octubre de 2006. De tal documentación deberá extenderse testimonio por el Secretario, a fin de unirlo a las actuaciones.." .

Por su parte, el Art. 256-1,8º L.E.C . dice lo siguiente :

"Todo juicio podrá prepararse : ..Por petición de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante podrá pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada. Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en el último párrafo del número anterior. A los efectos de los números 7º y 8º de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos ..".

De la comparación entre los precedentes fragmentos no es difícil deducir que la petición formulada por GOLDEN TRADE, S.R.L. se adecua de manera exquisita a lo previsto en la norma. Cuanto el Auto ahora recurrido razona que lo pretendido por dicha entidad constituye una anticipación de pruebas que deberían obtenerse en la fase correspondiente del futuro proceso a incoar, no repara, al parecer, en que el Art. 256 L.E.C. ha sido recientemente modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio , por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. En la Exposición de Motivos de dicha ley se dice que la Directiva 2004/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, considera necesario poder ofrecer, en el ámbito del proceso civil, cauces para obtener información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Y, en relación específicamente con esta concreta previsión normativa (apartado 8º del Art. 256-1 L.E.C .), se indica que "..El acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor es regulado como el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar, también en este caso en relación con infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial cometidas mediante actos realizados con fines comerciales. El contenido de esta diligencia preliminar también se configura como diligencia de prueba para facilitar la obtención de pruebas en el curso de un procedimiento judicial..". (énfasis añadido). Ello nos indica, en definitiva, que, cuando de la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial se trata, la nueva ley ha pretendido reforzar la posición del futuro demandante proporcionándole la posibilidad de contar, con anterioridad a la interposición de su demanda, con materiales en los que la distinción entre la finalidad estrictamente "preparatoria" que ha constituido característica tradicional de las diligencias preliminares y la utilidad "probatoria" de esos mismos materiales aparece ciertamente difuminada, pues no en vano se introduce en el Art. 328 L.E.C., dedicado a la prueba documental, un apartado 3 cuyo contenido es prácticamente idéntico al del apartado 8º del Art. 256-1 . Por lo tanto, el hecho de que, junto a la finalidad de preparar la demanda, el material así obtenido pueda también llegar a reportar a la entidad solicitante una utilidad estrictamente probatoria en el futuro proceso es circunstancia ya contemplada y asumida por la vigente legalidad y no constituye por ello una razón capaz de justificar la denegación de la diligencia en cuestión.

Despejado, pues, el problema relativo a la procedencia, en abstracto, de acceder a la práctica de la diligencia anteriormente transcrita, se trataría ahora de examinar, en concreto, si concurren o no los requisitos legalmente exigidos para ello, y que serían los siguientes : la existencia de "justa causa e interés legítimo" en el solicitante (Art. 258-1 L.E.C .) y la aportación por parte de este de un "principio de prueba de la realidad de la infracción". Pues bien, si tenemos en cuenta, por una parte, que no se cuestiona la anterior titularidad de la patente que GOLDEN TRADE considera infringida y, por otro lado, que ésta ha aportado como Documento 6 de su solicitud un dictamen elaborado por el INSTITUT D,INVESTIGACIÓ TEXTIL I COOPERACIÓ INDUSTRIAL de la Universidad Politécnica de Catalunya en el que se pone de relieve que determinadas prendas comercializadas y/o fabricadas por las virtuales demandadas han sido decoloradas, con razonable grado de probabilidad, por el procedimiento patentado, no se ve de qué otro modo -distinto de ese- podría justificar mejor la solicitante la concurrencia de un interés legítimo y de una justa causa, y ello además de tener forzosamente que considerarse cumplimentado, merced a ese mismo documento, el requisito relativo a la aportación de un principio de prueba. A este respecto, se han de efectuar, en relación con algunos de los argumentos empleados por las apeladas para negar la concurrencia de los requisitos legales, las siguientes consideraciones :

1.- Que el hecho de que en la actualidad no concurran razones de urgencia (por cuanto la patente se encuentra caducada y la solicitante ha expresado su propósito de circunscribir su futura pretensión a los aspectos indemnizatorios derivados de infracciones pretéritas) es una circunstancia carente de especial relevancia cuando ni el Art. 256-1,7º y 8º exige que concurra premura de clase alguna para la práctica de las diligencias que contempla ni cabe, por obvias razones, confundir a estas -como lo hace EL CORTE INGLES, S.A. en la página 6 de su escrito de oposición al recurso- con las medidas de naturaleza cautelar o con las diligencias de comprobación de hechos, a las que más adelante nos referiremos, reguladas en los Arts. 129 y s.s. de la Ley de Patentes .

2.- Que las oponentes confunden la inexistencia de interés legítimo o de justa causa en relación con la solicitud de estas diligencias con la concurrencia de circunstancias que, en su sentir, podrían conducir en el futuro al fracaso de la acción de resarcimiento que GOLDEN TRADE se propone emprender. Así, vrg, se conjetura con la posibilidad de que al requerimiento cursado por esta entidad el día 23 de mayo de 2003 (Documento 5 de la oposición) pudiera no llegar a atribuírsele, en virtud de la carencia de determinados requisitos, el valor de "advertencia" al que alude el Art. 64-2 de la Ley de Patentes ("..Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente -distinto de los de fabricación, importación o utilización procedimental- sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.."). Lo mismo sucede cuando se invoca el Art. 70 de la Ley de Patentes ("..El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por persona que le haya indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados.."), y ello con independencia de que no consta que la entidad INDUYCO haya indemnizado cantidad alguna a GOLDEN TRADE por razón de los hechos a los que se ha referir la futura demanda. En cualquier caso, lo que se ha de poner de relieve es que solo se trata de argumentos eventualmente capaces de empañar las probabilidades de éxito de la futura demanda incluso en el caso -y esto es lo fundamental- de que la infracción pueda haberse llegado a constatar en el proceso, y de ahí carezcan por completo de interés en esta fase si se tiene en cuenta que el Art. 256-1, 7º y 8º no exige en momento alguno que se presenten con la solicitud indicios probabilísticas relativos a ese éxito futuro sino exclusivamente (y solo en relación con las diligencias del apartado 8º) que se aporte un principio de prueba circunscrito a la propia infracción del derecho de exclusiva. Se trata de dos cuestiones distintas que se proyectan sobre planos diferentes y que por ello no se interfieren : la constatación de la infracción no es incompatible con la eventualidad de que la futura demanda fracase.

Se ha de estimar, pues, el recurso de apelación en relación con aquel particular de la resolución recurrida por el que se deniega la práctica de las diligencias identificadas con el ordinal 4º de su solicitud inicial. E idéntico tratamiento habrá de otorgarse a las informaciones que fueron solicitadas bajo el ordinal 3º referentes a las siguientes facetas : características y/o aspectos de interés de las prendas tales como el fabricante, el estilo, los colores, el acabado, los accesorios y los complementos. La razón de ello es que, además de encajar en parte en las menciones previstas en el apartado a) del Art. 256-1,7º L.E.C . ("..Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías..") , se trata en los demás casos de informaciones útiles para que la futura demandante pueda indagar, en relación con las prendas litigiosas, los datos relativos a su "..origen y redes de distribución .." , finalidad genérica a la que han de adecuarse las diligencias que el precepto contempla de manera no exhaustiva (de ahí la expresión "en particular" que utiliza en su encabezamiento).

TERCERO.-

Distinta es, en cambio, la solución que debe recibir la pretensión -contenida también en el ordinal 3º de la súplica de la solicitud inicial- de obtener información acerca del tratamiento de las prendas, de los pasos seguidos en su confección y/o tratamiento, y del proceso de lavado de las mismas. Se trata de información relativa al proceso industrial de elaboración de los productos que ni aparece contemplada nominalmente en los apartados 7º y 8º del Art. 256-1 L.E.C . ni puede considerarse conceptualmente abarcada por la finalidad genérica de obtener datos relativos "..al origen y redes de distribución .." de los productos. Información que, caso de que no fuera coincidente el proceso industrial realmente seguido con el procedimiento patentado, obligaría a las futuras demandadas al suministro de datos confidenciales y relevantes cuya obtención debe lograrse, en su caso, por otras vías procedimentales dotadas de mayores garantías para el sujeto pasivo de la investigación. En este sentido, debe de tenerse en cuenta que los Arts. 129 a 132 de la Ley de Patentes regulan un trámite especial denominado "diligencias de comprobación de hechos" caracterizado por la constitución personal del juez, asistido de perito/s, en las instalaciones de la entidad contra quien se dirigiría eventualmente la demanda con el fin de llevar a cabo una inspección de aquellos elementos allí existentes mediante los cuales pueda estarse cometiendo la infracción de cuya futura e hipotética persecución haya de tratarse. Nada parecido, pues, a las diligencias contempladas por el Art. 256-1, 7º y 8º de la L.E.C .. Y la trascendencia de esa diferencia no es meramente rituaria o formal. La opción por el trámite del Art. 256-1, 7º y 8º priva a los sujetos a quienes se ha de requerir de algunas de las garantías o posibles ventajas que dispensa, pese a su naturaleza urgente y expeditiva, el tipo de actuación diseñado por los Arts. 130 a 132 de la Ley de Patentes . En efecto, de accederse a la práctica de la diligencias anteriormente mencionadas en sus propios términos (que no se fundan -se insiste- en los Arts. 130 a 132 L.P . mencionados, sino en el Art. 256-1, 7º y 8º L.E.C. y así se expresa con total claridad en la página 7 de la solicitud inicial), una vez dictada la resolución judicial acordando requerir a EL CORTE INGRES, S.A., SFERA JOVEN, S.A. e INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. (INDUYCO) para el suministro de las referidas informaciones relativas a al proceso industrial de elaboración y decoloración de las prendas, dichas entidades deberían de proceder, sin más, a proporcionar dicha información. De este modo : 1.- Desaparecería para ellas la posibilidad de que, apreciada "in situ" por parte del juez la improbabilidad de que los elementos inspeccionados (o de alguna parte de ellos) sirvan para reflejar la infracción de la patente, todo ello con la debida asistencia pericial directa y previa audiencia personal de los responsables de dichas entidades allí presentes, acordase aquel dar por terminada, en todo o en parte, la diligencia sin culminar su objeto inicial (Art. 130-2 Ley de Patentes ) ; 2.- Desaparecería también para ellas la posibilidad de que el juez decida no dar a conocer, en todo o en parte, el contenido de las diligencias a la parte solicitante (Art. 130-2 Ley de Patentes ). Y es que, en efecto, lo único que -para preservar la confidencialidad de la información obtenida- contempla el Art. 259-4 L.E.C . (que es el realmente aplicable al

tipo de actuación que GOLDEN TRADE, S.R.L. propone) es la posibilidad de que a instancia de las virtuales demandadas se atribuya "carácter reservado" a las actuaciones, eventualidad esta que, a tenor del Art. 140-3 L.E.C ., únicamente preservaría a la información así obtenida del conocimiento más o menos generalizado que propicia el régimen común de publicidad de las actuaciones judiciales, pero que no impediría su conocimiento por las partes, de manera que esa eventual declaración de reserva devendría legalmente incapaz de conjurar el riesgo de que se filtrase finalmente a la solicitante GOLDEN TRADE (incluso a su Abogado y a su Procurador) información interna del fabricante eventualmente sensible al no poder descartarse la posibilidad de que el proceso industrial seguido por éste sea un proceso que, no identificable por el amparado por la patente, constituya para él un secreto digno de protección.

Resultando evidente, pues, que el tipo de actuación interesada por GOLDEN TRADE no es de las previstas en el Art. 129 L.P . (cosa lógica, por otra parte, si se piensa en que es la propia solicitante quien reconoce que por razón de la caducidad de su patente se encuentra ausente del caso la urgencia exigida por dicho precepto legal), se está en el caso de desestimar el recurso en relación con los particulares analizados en el presente numeral.

CUARTO.- Estimándose parcialmente el recurso, no es procedente efectuar especial pronunciamiento en torno a las costas del mismo de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C. Y a la misma conclusión se llega en relación con las costas causadas en la instancia precedente toda vez que, teniendo en cuenta cual es el sentido de la presente resolución, no puede considerarse enteramente injustificada la oposición formulada a las diligencias en su día acordadas (Art. 260-3 L.E.C .).

Finalmente, es ese mismo sentido el que priva de objeto a la polémica suscitada en torno a la aplicación de la caución, toda vez que, manteniéndose en su mayor parte la decisión de que sean practicadas las diligencias inicialmente acordadas por el Juzgado, dicha caución habrá de quedar afecta a la finalidad para la que fue constituida en virtud de la primera de las resoluciones recaídas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de GOLDEN TRADE, S.R.L. contra la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- En su virtud, con revocación parcial de dicha resolución, mantenemos el acuerdo de practicar las diligencias preliminares acordadas por dicho Juzgado mediante Auto de 23 de octubre de 2007 con excepción del requerimiento -al que se refiere el ordinal 3º de la súplica de la solicitud inicial- relativo a la obtención de información acerca del tratamiento de las prendas, de los pasos seguidos en su confección y/o tratamiento, y del proceso de lavado de las mismas, todo ello manteniéndose la caución ya prestada afecta a la finalidad para la que fue constituida en acatamiento del referido Auto.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en ninguna de las instancias.

Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de la presente resolución.