Auto CIVIL Nº 28/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 348/2013 de 30 de Abril de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA N.º 348 ( C 41) 13.
PROCEDIMIENTO: medidas cautelares 554 / 13.
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.
AUTO NÚM.28/14
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a treinta de abril del año dos mil catorce.
El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, ubicado en Alicante, integrado por
los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente
indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en
virtud del recurso interpuesto por NOVARTIS FARMACÉUTICA, SA y NOVARTIS AG, apelantes por tanto en
esta alzada, representadas por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado
D. IGNACIO VALDELOMAR SERRANO.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Auto, de fecha 9 de julio del 2013, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo desestimar la solicitud formulada por NOVERTIS AG y NOVARTIS FARMACEUTICA AS SE contra KERN PHARMA SL debo denegar las medidas cautelares solicitadas. Las costas se imponen a la parte actora.'

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 1/4/14, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Solicitud de medidas cautelares previas a la demanda e inaudita parte.- La sociedad titular de unas marcas comunitarias (NOVARTIS AG) y NOVARTIS FARMACÉUTICA, SA (sociedad del mismo grupo NOVARTIS encargada de la comercialización y distribución en España de los productos signados con las mismas), han solicitado la adopción de una serie de medidas cautelares con carácter previo a la presentación de la demanda e inaudita parte, por concurrir razones de urgencia, sobre la base de los siguientes hechos, dichos sean en síntesis: NOVARTIS AG es titular de dos marcas comunitarias figurativas, registradas el 22 de marzo del 2013, para productos de la clase 5 (preparados farmacéuticos para el tratamiento de la demencia del tipo enfermedad de Alzheimer), cuya representación gráfica es la siguiente: Marca comunitaria n.º 011293362: Descargar documento adjunto Marca comunitaria n.º 011293404: Descargar documento adjunto Desde principios de los años 90, NOVARTIS comercializó y distribuyó medicamentos para el tratamiento del Alzheimer con el principio activo rivastigmina, protegido mediante patente ES 552.627 y posterior certificado complementario de protección, titularidad de PROTERRA, AG; derecho sobre la invención que se extinguió en agosto del 2012, por expiración, pasando al dominio público la rivastagmina objeto de los mismos.

El medicamento ha sido comercializado por NOVARTIS desde el año 2007 bajo la forma de parche transdérmico, a diferencia de otras empresas que lo han hecho en forma de comprimidos, cápsulas o solución oral. Dicha comercialización se ha hecho bajo las marca 'EXELON' o 'PROMETAX' (ambas titularidad de NOVARTIS), bien directamente (en el caso de EXELON), bien mediante licencia (en el caso de PROMETAX, a favor de LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, SA, a la que suministraba los parches en cuestión, para que esta mercantil los pusiera en el mercado en su propia caja y envoltorio o packaging).

En el año 2010, KERN PHARMA obtuvo autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la fabricación de medicamentos genéricos que incorporaban la rivastigmina, con dos presentaciones: cápsulas y solución bebible, comenzando su comercialización en julio de 2010, bajo la denominación 'Rivastigmina KERN PHARMA EFG' (esta comecialización, realizada antes de que expirara el Certificado Complementario de Protección, motivó la adopción de unas medidas cautelares por los Juzgados de Barcelona).

En marzo del 2013, NOVARTIS detectó que KERN PHARMA había solicitado y obtenido de la AEMPS autorización para comercializar medicamentos con rivastigmina en forma de parches transdérmicos.

Se puso en contacto con dicha mercantil, por si la comercialización pudiera infringir algún derecho de propiedad industrial titularidad de aquélla (particularmente, alguna patente), produciéndose un intercambio de comunicaciones entre ambas.

En junio del 2013, NOVARTIS comprobó que KERN PHARMA estaba comercializando en España unos parches transdérmicos con una apariencia y diseño ' extremadamente similar ' con las marcas comunitarias anteriormente señaladas, imitando de forma innecesaria el diseño de los parches de NOVARTIS, provocando riesgo de confusión y/o asociación entre ese parche y dichas marcas comunitarias, beneficiándose de la reputación y grado de conocimiento y distintividad que el parche de NOVARTIS había adquirido por los años que ha estado en el mercado.

El escrito de solicitud de medidas cautelares tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de Alicante el día 3 de julio del 2013.

Sobre la base de estos hechos antes referidos, las medidas cautelares solicitadas encuentran sustento jurídico, según lo indicado, en: a) El Reglamento 207/09, de 26 de febrero, de Marca Comunitaria (en adelante, RMC), art. 9.1, y Ley de Marcas , arts. 34 y 35: infracción de las marcas comunitarias de la actora, por riesgo de confusión.

b) La Ley de Competencia Desleal, arts. 11 y 32 : acto de competencia desleal por imitación de las prestaciones de las solicitantes y por aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Se alega que, en la futura demanda que se tiene intención de presentar, se ejercitarán, entre otras, las acciones anteriormente indicadas.



SEGUNDO. La resolución de primera instancia.- El auto recurrido ha desestimado la solicitud de adopción de medidas cautelares, efectuando, resumidamente expuestos, los siguientes razonamientos: a) Con relación al peligro por la mora procesal, de conformidad con la Disposición Adicional primera de la LM 17/2011, que remite a la Ley de Patentes, resulta la aplicación del art. 133 LP, que exige que el solicitante justifique la explotación de la patente o que haya iniciado unos preparativos serios y efectivos a tal efectos; de ahí que, no constando la utilización de las marcas de la actora, no puedan ser adoptadas las medidas solicitadas.

b) No existe apariencia de buen derecho, desde la perspectiva marcaria, por inexistencia de riesgo de confusión, en tanto no es correcta la comparativa que se hace en la solicitud, ya que las marcas registradas no son marcas tridimensionales sino figurativas, sin que exista la más mínima semejanza entre los signos figurativos registrados y el denominativo empleado por KERN PHARMA.

C) Tampoco hay apariencia de buen derecho, desde el prisma de la competencia desleal, por varios motivos: por la aplicación preferente de la legislación marcaria respecto de la normativa de aquélla; porque acumular la tutela concurrencial a una marca figurativa, arrastrando con ello la competencia por competencia desleal a la jurisdicción especializada en marca comunitaria, no está justificado y podría suponer un abuso y fraude procesal, proscritos por el art. 11 LOPJ ; y, por último, porque, a la vista del art. 11.2 LCD , no hay prueba fehaciente que permita afirmar que los productos de la actora tengan singularidad competitiva, desconociéndose qué porcentaje representan en el mercado relevante ni su implantación, sin dato alguno en la solicitud que permita indiciariamente acreditar la reputación afirmada.

Contra esta decisión se alzan las solicitantes de las medidas, discutiendo los razonamientos referidos y solicitando el dictado de una resolución favorable a sus pretensiones.



TERCERO. Advertencia previa.- Aún sabido, es necesario recalcar que en el procedimiento de medidas cautelares no se puede pretender por las partes (y este Tribunal comprueba que no son pocos los casos, sobre todo en materia de propiedad industrial, en que ello sucede) que se resuelva sobre el fondo del asunto, ya que el Art. 728.2 prohíbe al tribunal ' prejuzgar el fondo del asunto '. Sobre todo, en los casos de medidas cautelares previas a la presentación de la demanda (como el que nos ocupa) las partes suelen efectuar alegaciones con tal detalle y extensión que, realmente, parece que se busca anticipar el criterio del Tribunal sobre el fondo del asunto. El órgano judicial solo puede, sobre la base de los datos argumentos y justificaciones ofrecidas por el solicitante de las medidas (más aún, si cabe, cuando las medidas se solicitan inaudita parte), establecer un ' juicio provisional e indiciario' sobre su pretensión, de modo que, solo cuando concurran todos los requisitos establecidos ( Art.

735.2 LEC ), se podrán acordar las medidas cautelares procedentes.

Esta cautela será la que este Tribunal de Marca Comunitaria tenga a la hora de resolver el recurso presentado, sin que las argumentaciones que se viertan en la presente resolución hayan de tener, como tampoco las han de tener las del auto de primera instancia, más valor que el preciso y necesario a fin de resolver sobre las medidas interesadas y no puedan servir, en modo alguno, de razonamientos que pudieran prejuzgar el fondo del asunto; máxime cuando, en el procedimiento de medidas cautelares, las posibilidades de alegación y prueba son distintas de las que se pueden hacer uso en un juicio ordinario, pudiendo arrojar resultados valoratorios diferentes.

A mayor abundamiento, tratándose de medidas cautelares inaudita parte, en el posterior incidente de oposición (que opera como mecanismo para preservar el principio de contradicción), previsto en el artículo 740 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cuando señala que el que formule oposición: '... podrá esgrimir como causas de aquella cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente acordadas, sin limitación alguna ') consagra la posibilidad de formular oposición con fundamento en cualesquiera de los elementos de ineludible concurrencia para la adopción de una medida cautelar, permitiendo el reexamen de la pertinencia de las medidas cautelares, a la luz de los argumentos vertidos por la contraparte.



CUARTO. Medidas cautelares previas a la demanda e inaudita parte.- Las solicitantes de las medidas cautelares han presentado su petición con carácter previo a la interposición de la demanda, pretendiendo que sean adoptadas sin audiencia de la parte frente a la que se piden.

Estas dos posibilidades se encuentran permitidas por la LEC, si bien sometidas a sus particulares requisitos.

Así, y con relación al momento en que pueden ser solicitadas, el art. 730.1 LEC (' Momentos para solicitar las medidas cautelares ) establece la regla general de que '... se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal '. La excepción, según el número segundo, es que ' podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad '. En este caso, las medidas acordadas '... quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción '.

Por su parte, y en lo que atañe a la audiencia al demandado, la regla general ( art. 733.1 LEC ' Audiencia al demandado. Excepciones ') es que se '... proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado ', si bien, como excepción (art. 733.2), '... cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado '.

De lo que se colige que tanto las medidas cautelares previas como las coetáneas pueden adoptarse con audiencia o sin audiencia del demandado.

Así, en unos casos, puede estar justificada la urgencia (o necesidad) de adoptar unas medidas cautelares previas a la demanda porque su solicitud no pueda demorarse el tiempo necesario para pedirlas junto con ella, pero puede no concurrir la urgencia necesaria para adoptarlas inaudita parte, porque no exista el menor riesgo de que su eficacia pueda quedar comprometida por el transcurso del tiempo necesario para cumplimentar los trámites de citación y celebración de la vista, ni se aprecie razón alguna para temer que el mero conocimiento de la parte demandada sobre la posibilidad de adoptar las medidas pudieran comprometer su buen fin.

Por el contrario, pudiera no concurrir motivo alguno para formular la solicitud de medidas cautelares antes la demanda y ser imprescindible que se adopten sin audiencia del demandado, normalmente, por la segunda de las circunstancias antes señalada, esto es, porque la mera noticia de la posibilidad de su adopción pudiera motivar comportamientos del demandado que hicieran ilusoria tal tutela.

Las razones de urgencia o necesidad del art. 730.2 LEC no deben ser confundidas con el peligro en la demora propio de todas las medidas cautelares, ( art. 728.1 LEC ), consistente en que se justifique que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. De operarse esa confusión o identificación, la solicitud de medidas cautelares con carácter previo quedaría desprovista de singularidad, y el requisito adicional del artículo 730.2 LEC resultaría vaciado de significado.

La necesidad o urgencia exigida en el artículo 730.2 LEC ha de relacionarse necesariamente con la existencia de motivos que impidan o dificulten gravemente al solicitante la presentación inmediata de la demanda, lo que puede suceder cuando su redacción es especialmente compleja, o hay necesidad de elaborar informes periciales para su debida fundamentación, o existe dificultad de acceder a datos necesarios para fundamentarla, o de obtener los documentos que han de acompañarla, que puedan provocar que en el periodo imprescindible para preparar la presentación de la misma (necesariamente breve, puesto que ha de presentarse dentro de los 20 días posteriores a la adopción de las medidas) puedan producirse acontecimientos que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria.

En el caso que nos ocupa, y aunque la solicitante confunde en algún pasaje el peligro por la mora procesal (se pretende que no se continúe ni prolongue en la comercialización del parche que infringiría sus derechos exclusivos, o constituiría un ilícito concurrencial) con la adopción sin audiencia previa al demandado, también es cierto que se ponen de manifiesto circunstancias que pueden justificar la urgencia para la solicitud de las medidas: así, se alega que la parte pretende aportar una serie de encuestas y estudios de mercado (en relación, entre otros aspectos, a las marcas y parches y comparación con los comercializados por KHEN PHARMA) que se han encomendado a la empresa GFK EMER, así como otros informes, sin que puedan facilitar el nombre de la persona o empresa que va a llevarlos a cabo, pues se está contactando con distintas empresas a tal fin. Téngase en cuenta que se acredita que la comercialización de los parches por la demandada comienza en junio del 2013 y la solicitud se presentó a primeros de julio de ese año.

De otra parte, también entendemos que tiene relevancia (en orden a que las medidas se soliciten inaudita parte) el hecho de que las partes hayan mantenido diversas comunicaciones (desde que, en marzo del 2013, se envió un requerimiento a KHEN PHARMA) y que ésta no se aviniera a enviar a NOVARTIS muestras de los parches que estaba comercializando (documentos n.º 28 a 34). Una primera petición de muestras se produjo mediante burofax remitido el 19 de marzo del 2013, que no fue atendida; una segunda petición, ya con cita de la marca comunitaria a que se ha hecho referencia y a la posibilidad de que se ejecutaran actos de competencia desleal, se realizó mediante burofax enviado el 7 de mayo del 2013 y tampoco fue atendida.

Los primeros actos de venta de estos parches por parte de KHEN PHARMA se alega que se produjeron en la primera semana del mes de junio del 2013: así, se han aportado dos tiques de compra en farmacias, de fechas 4 de junio y 19 de junio del 2013. La aparente actuación obstaculizadora de KHEN PHARMA, en orden a facilitar muestras de los parches transdérmicos cuya comercialización era ya inminente, impidió a la ahora solicitante comprobar la forma exacta en que dicha comercialización se iba a producir y justifica también la urgencia para la adopción de las medidas solicitadas ( arts. 730 y 733 LEC ).



QUINTO. La apariencia de buen derecho desde la perspectiva marcaria.- Dice el art. 728.2 de la LEC (' Peligro por la mora procesal. Apariencia de buen derecho. Caución ') que: ' El solicitante de las medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional o indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación fundamental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios '.

El fumus boni iuris, o apariencia jurídica, o de prevalencia jurídica, implica que la existencia del derecho o interés jurídico afirmadas ha de parecer verosímil, sin que sea exigible una plena declaración jurídica, pues en ese caso el cautelar sustituirá el proceso principal, siendo bastante con la acreditación de la apariencia.

Estamos pues, ante un juicio cautelar calificable de juicio de probabilidad o de verosimilitud: se trata, en definitiva, de que el solicitante aporte los datos, argumentos y justificaciones que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, un juicio provisional favorable al fundamento de su pretensión. Dicha posibilidad es 'prima facie' acreditable documentalmente, aunque la LEC admite que 'en defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios', art. 728.2 .

El juicio de probabilidad o verosimilitud en que consiste la apariencia de buen derecho descansa en dos presupuestos: El primero, la probabilidad sobre los hechos. Si los hechos relatados aparecen como poco probables, a la vista de la prueba ofrecida, el juicio de apariencia será negativo.

El segundo, la probabilidad sobre las consecuencias jurídicas que la parte extrae de tales hechos. Sin prejuzgar el fondo del asunto, es preciso analizar si, a primera vista, el derecho aplicable a los hechos abona lo querido por el demandante.

En el caso que nos ocupa, desde la perspectiva de la infracción de las marcas comunitarias, es discutible la objeción que plantea la resolución recurrida desde la perspectiva del art. 133 LP (necesidad de explotación de la marca), pues el titular de la marca comunitaria dispone de un plazo de cinco años, a partir del registro (que se produjo en el año 2012), para usarla.

La cuestión ha de trasladarse, por tanto, al riesgo de confusión y, dentro del mismo, a la comparación de los signos enfrentados. Las marcas comunitarias de la actora se han reproducido en un anterior fundamento.

Los parches de la demandada son los siguientes (fotografía tomada por el Tribunal, del documento n.º 35): Recordemos la acción de infracción estaría sustentada en el art. 9.1.b RMC (' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca '); es decir, acciones fundadas en el uso de un signo semejante o similar a la marca registrada que, por ser idénticos los productos signados con ellos, implica riesgo de confusión por parte del público.

Comencemos contrastando las marcas registradas y los parches que se dicen infractores. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que se confronte el signo registrado tal cual lo está y el signo utilizado por la demandada. La escasa similitud entre los signos (en el centro de los parches de la demandada aparece el principio activo, por ejemplo) parece excluir el riesgo de confusión, entendido como el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

No entendemos necesario extendernos más al respecto, a fin de no caer en lo que pretendemos evitar, que es prejuzgar el fondo del asunto.



SEXTO. La apariencia de buen derecho desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal.- Entiende la solicitante de las medidas que los actos ejecutados por la contraparte son constitutivos de actos de aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno ( art. 11.2 LCD ).

La resolución recurrida no considera la apariencia de buen derecho, en primer lugar, desde este prisma, por la aplicación preferente de la legislación marcaria respecto de la normativa protectora de las marcas.

La muy reciente STS de 11 marzo 2014 habla de la llamada 'complementariedad relativa', que se da entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal.

Según esta resolución: Unas y otras tienen distintas funciones: las de marcas protegen un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, mientras que la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado; de ahí que el destinatario de la protección que otorga no sea el titular de la marca, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de los derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, la legislación concurrencial complementa la protección, de modo que no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos) y sí sea preciso hacerlo con relación a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.

En el caso que nos ocupa, la solicitud de medidas cautelares contiene numerosas referencias a la forma concreta de comercialización de los parches, más allá de la forma en que se registraron las marcas. Los hechos en que se sustenta la existencia de ilícito concurrencial e infraccón marcaria no son los mismos y ello obliga a analizar también los tipos concurrenciales imputados a la demandada,.

Desde luego, la acumulación de acciones que se indica en el escrito de solicitud de medidas (y la consiguiente posibilidad de que las medidas puedan ser adoptadas al estimar que se dan los presupuestos, analizados particularizadamente respecto de cada una de las mismas) en modo alguno puede suponer abuso de derecho alguno en la actuación de las solicitantes, pues desde el momento en que este Tribunal Español de Marca Comunitaria tiene asentado el criterio (ratificado por el Tribunal Supremo, por ejemplo, en la STS 11 de marzo del 2014 , en que conoció de varias acciones acumuladas, tanto por infracción de marca como por competencia desleal) de que es posible la acumulación de este tipo de acciones, claro es que alguna de ellas puede ser desestimada y la/s otra/s no, sin que ello implique trasladar indebidamente la competencia a este Tribunal, ni pueda suponer fraude procesal alguno.

Pues bien, como se ha dicho, el ilícito concurrencial que se imputa es el previsto en el art. 11.2 LCD , de aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Las alegaciones vertidas en la solicitud, sin embargo, se centran más en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, más allá de alegaciones genéricas sobre la reputación de la actora, por lo que nos referiremos a aquél.

El art. 11 LCD se refiere a las creaciones materiales, como los productos. Como dice la STS 11 de marzo 2014 , la nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas del esfuerzo ajeno. Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno de otro consistirán, normalmente, en una ganancia, pero también puede ser cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno. Por último, el aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.

En el caso que nos ocupa, se ha justificado indiciariamente que: a) La pionera en España en comercializar parches transdérmicos para el tratamiento del Alhzeimer fue NOVARTIS, pues los medicamentos habitualmente comercializados a tal fin lo eran en comprimidos, cápsulas o soluciones bebibles.

b) Que dichos parches tienen un particular diseño: redondo en su zona central, inserto en una base cuadrangular, rodeado el círculo central de puntos tridimensionales. El parche se aplica en la piel, sugiriéndose la zona alta o baja de la espalda, parte superior del brazo o pecho. Los parches comercializados bajo la marca PROMETAX son los siguientes (fotografía tomada por el Tribunal, documento 18): c) Que los parches transdérmicos comercializados en España para el tratamiento de otras enfermedades presentan diversidad de formas, sin ventaja médica de unas respecto de otras: d ) Que, en el mercado español, otras empresas comercializan parches transdérmicos de Rivastigmina, sin similitud alguna con los parches comercializados por NOVARTIS (el parche de ACTAVIS o, en Alemania, el parche de BETAPHARM).

e) Que, varios años después de que los parches de NOVARTIS estén en el mercado (y sean conocidos tanto por los profesionales que los dispensan como por los pacientes y sus familiares), KHEN PHARMA ha iniciado la comercialización de unos parches para el tratamiento de la misma enfermedad extraordinariamente parecidos en su forma. Son los siguientes: Entendemos que esta actuación, indiciariamente, completa el ilícito concurrencial frente al que nos encontramos. La copia de los elementos esenciales o más característicos del parche de NOVARTIS, ya consolidado en el mercado por la implantación durante varios años, se antoja una suerte de parasitación, que puede buscar aprovecharse del lógico esfuerzo que supone introducir un producto en el mercado diferenciándose del resto de competidores, más aún en el campo de los medicamentos. Desde esta perspectiva, la actuación de la mercantil respecto de la que se piden las medidas se antoja desleal, pues teniendo, como tiene cualquier empresa de primera línea que lanza un producto al mercado, plenas y libres posibilidades de elección del envase y presentación, ha optado por una similar (y posiblemente confundible) con la de su competidor, que puede revelar una voluntad de aprovechamiento del esfuerzo material o económico afrontado por ésta. Lo que, particularmente, se podría incluso considerar agravado desde el momento en que el medicamento comercializado por KHEN PHARMA es un genérico, cuya patente, que era explotada por el grupo NOVARTIS, se extinguió.

Reiteramos que estos razonamientos se adoptan a la vista de la acreditación ofrecida en este trámite por la solicitante, y que nada prejuzga acerca de lo que, con mayor conocimiento de causa, se pueda resolver una vez se produzca la previsible oposición a las medidas adoptadas, o resolviendo el pleito si la demanda se llegara a presentar.

Por tanto, habrá lugar a la adopción de las medidas interesadas por la parte apelante, si bien circunscritas, obviamente, al mercado español.

SÉPTIMO. El peligro por la mora procesal.- Este Tribunal de Marca Comunitaria, con relación al peligro por la mora procesal, viene reiterando que, en supuestos análogos al que nos encontramos, la finalidad de la tutela cautelar no es estrictamente aseguradora de la ejecución de la sentencia, sino que tiene por objeto cumplir una función anticipadora de la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en aquélla. De ahí que el art. 727.7 LEC prevea como medida adoptable la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta.

Desde esa perspectiva, no ha de existir problema alguno en afirmar que las medidas que se puedan adoptar tendrán como finalidad la de impedir la persistencia de la actividad aparentemente ilícita, haciendo así posible, en la dicción literal, '... la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria (art. 726.1.1º).

Este Tribunal también ha afirmado que el periculum in mora está fundado en el riesgo de daño que recae sobre el actor por la dilación temporal que el desarrollo de un proceso contradictorio con todas las garantías conlleva, habiéndose señalado entre los diversos tipos de riesgos, la continuidad activa del daño durante el proceso por razón del efecto mismo de aquellos cuya paralización -cesación- constituye el objeto principal del proceso declarativo.

De igual modo, en supuestos de actos de competencia desleal, dándose la apariencia de buen derecho, el mantenimiento de la situación denunciada como infractora constituye un status quo intolerable al derecho que aparece, en principio, como infringido. Es por eso por lo que existe una correspondencia casi automática entre el fumus y el periculum en supuestos como el que nos ocupa, al igual que sucede en los casos de infracción de propiedad industrial, habiendo señalado este Tribunal en el Auto de 5 de mayo de 2010 -caso Anfi Sales S.L. y Anfi Tauro S.A./ Lion Resorts Canary Isles SLU - en relación al perículum in mora que... en el caso de la violación o perturbación actual, resulta concurrente sine qua non a la naturaleza del derecho invadido, afirmación que reiteraba lo que ya habíamos dicho en nuestro Auto de 11 de noviembre de 2008 - caso New Gevicar S.Ll/Intelligende S.L. y Lap To Go S.L .- '... Igualmente se da el segundo de los presupuestos de toda medida cautelar, el periculum in mora -riesgo de mora procesal - pues la concurrencia de aquél presupuesto en sede de medidas cautelares sobre propiedad industrial se asienta básicamente, en la propia apariencia de infracción al que se le confiere un valor añadido, el de presumir el riesgo que amenaza la inefectividad de la ejecución en cuanto de no adoptarse las medidas cautelares correspondientes pues el daño comercial podría encontrarse, al tiempo de la ejecución de la sentencia, en una situación irreversible, que es la justificación del tipo de medidas que se aproximan notoriamente, a la naturaleza más propia de una tutela judicial sumaria -cese de actos que infringen derechos del peticionario, art 133 LP- que de una medida cautelar propiamente dicha porque parten de la presumible dificultad o impracticabilidad de lograr después aquello que en la resolución se reconozca tener derecho a obtener, precisamente por producirse en un momento en el cual carezca total o parcialmente de sentido, de valor o de virtudes propiamente satisfactorias, y cuya consecución sería hoy todavía posible. Por tanto, y partiendo de la necesidad de anteponer y potenciar la efectividad sobre el aseguramiento, se preconiza en materia de propiedad industrial, la conveniencia de ampliar el ámbito y contenido de las medidas cautelares para comprender en esta noción actuaciones provisionalmente satisfactivas, esto es, que anticipen en la proporción -variable en cada caso- necesaria, la tutela interesada en el proceso de declaración, y dado que en el caso concurren los presupuestos justificativos ab inicio de aquella conveniencia...'.

El requisito del peligro por la mora procesal ha de estimarse, por tanto, existente en el presente supuesto y no debe erigirse su falta en circunstancia que impida la adopción de las medidas solicitadas.

OCTAVO.- Según señala el art. 728.3, el solicitante de la medida cautelar habrá de prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de aquélla pudiera causar al patrimonio del demandado; determinándose su importe atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice el órgano judicial, según el apartado anterior, (art. 728.2) sobre el fundamento de la solicitud de la medida. La caución, por último, podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado tercero del art. 529.

Por todo lo dicho, se accederá a la totalidad de las medidas cautelares solicitadas, previa prestación de caución por importe de cien mil euros ( art. 735 LEC ) que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art. 64.2 LEC en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de las circunstancias del caso y de los eventuales daños que se pueden derivar de la ejecución de las medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras actividades del demandado ajenas a este litigio.

NOVENO.- En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

DÉCIMO.- De conformidad con el art. 208.4 LEC EDL2000/1977463 , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

En el supuesto que nos ocupa, tratándose de sentencia dictada en juicio ordinario tramitado en atención a su cuantía, y siendo ésta inferior a la prevista en el art. 477.2.2º LEC , no es recurrible en casación, por lo que la sentencia dictada por este Tribunal es firme.

UNDÉCIMO.- De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta resolución, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado D. Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de NESTLÉ ESPAÑA, SA NOVARTIS FARMACÉUTICA, SA y NOVARTIS AG contra el auto dictado por el Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1, de fecha 9 de julio del 2013, en los autos de medidas cautelares núm.

554 / 13, debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el sentido de dictar otra que acuerda adoptar, respecto de KHEN PHARMA, SL, las siguientes medidas cautelares: 1ª. El cese inmediato en el ofrecimiento, comercialización y publicitación en el mercado español de los parches cuya fotografía consta en los fundamentos quinto y sexto de esta resolución.

2ª La retirara de dichos parches del tráfico económico, así como cualquier material promocional o publicitario del mismo.

Las anteriores medidas cautelares se ejecutarán una vez que la parte solicitante preste en el plazo de quince días siguientes la caución por importe de cien mil euros en cualquiera de las formas admitidas por el art. 529.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Todo ello, sin especial imposición de las costas ocasionadas en la primera instancia y respecto el recurso estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Se acuerda la devolución del depósito constituido.

Así, por esta nuestro Auto definitivo, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.