Auto CIVIL Nº 306/2016, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 753/2016 de 21 de Diciembre de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE MODELOS Y DISEÑOS COMUNITARIOS Nº 1 DE ESPAÑA

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965936096

N.I.G.:03014-66-1-2016-0001651

Procedimiento: Medidas Cautelares Coétaneas nº - 000753/2016 (JUICIO ORDINARIO Nº 743/16)- CR

Demandante: EGAMASTER S.A.

Procurador: MARCOS FILIU, ROSARIO

Demandado: MOTA HERRAMIENTAS S.L.

Procurador: CALVO BOIZAS, NURIA

A U T O Nº 306/16

En Alicante, a 21 de diciembre de 2016.

Antecedentes

PRIMERO.-La representación procesal de la entidad mercantil Egamaster, S.A., presentó ante este Juzgado solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, en concreto las siguientes:

'a)El cese en la fabricación, importación, exportación, ofrecimiento, publicitación, distribución y comercialización de los destornilladores objeto de la presente litis.

Si la entidad demandada deseara continuarcon la fabricación y/o importación, ofrecimiento, publicitación, distribución y comercialización de los destornilladores objeto de esta litis, deberá prestar la correspondiente fianza sustitutoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la mencionada Ley 11/1986 ,proponiendo esta parte una fianza trimestral de 50.000 euros, que puede ser prestada por medio del correspondiente aval bancario (art. 137.4º).

b) En el caso de que la entidad demandada optara por el cese( artículo 134.2º de la Ley 11/1986 y 727.9 de la LEC ),se solicita la retención y depósito de todos aquellos destornilladores objeto de esta litis que aquélla pudiera tener en stock.

c)El afianzamiento por parte de la entidad demandada de la eventual indemnización de daños y perjuicios en una cantidad de 300.000 euros.'

La parte demandante ofreció una caución de 300.000 euros.

SEGUNDO.-De conformidad con el artículo 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), se convocó a las partes a la celebración de una vista que tuvo lugar el día 19 de diciembre de 2016, con el resultado que obra en autos. Al acto de la vista concurrió debidamente asistida y representada la parte demandante (asistida por el Letrado don Gonzalo Sever Cereceda) y la parte demandada (asistida por el Letrado don Jesús María Díaz Roig).

Fundamentos

PRIMERO.-Objeto de la resolución.

1.El objeto del presente auto es la decisión sobre la adopción o no de las medidas cautelares solicitadas por el actor como garantía para la plena satisfacción de su pretensión. En apoyo de tal solicitud cautelar, la parte demandante alega la concurrencia de los presupuestos necesarios para la adopción de las medidas cautelares, toda vez que, existiendo una situación cautelable, ya que existe un riesgo de confusión entre el diseño registrado y el de los productos infractores, o entre los diseños en conflictos (fumus boni iuris), es de temer una probable indefensión en los intereses de la entidad demandante, ya que, de no adoptarse las medidas solicitadas, podría ocasionarse unos daños y perjuicios que concreta en la continuación de la infracción en el tiempo y en la instauración de unas condiciones de competencia entre entidades directamente competidoras, falseadas por la meritada infracción de diseño comunitario (periculum in mora).

2.Por tanto, el objeto de la presente resolución estriba en analizar la concurrencia de los presupuestos para su adopción, así como la instrumentalidad y proporcionalidad de las mismas.

SEGUNDO.-Presupuestos para su adopción.

3.En función de lo dispuesto en el artículo 728 de la LEC , la adopción de medidas cautelares requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

1)Apariencia de buen derecho ofumus boni iuris: consistente en datos, argumentos y justificaciones, documentales o no, que conduzcan a fundar, por parte de este Juzgador, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión principal.

2)Peligro por la mora procesal opericulum in mora: consistente en el riesgo que, para la efectividad de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión principal, pudiera suponer la demora del proceso o la concurrencia de situaciones que, durante la pendencia del mismo, impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela pretendida. Al tratarse de una medida cautelar previa a la demanda, deben argumentarse, conforme al artículo 730.2 de la LEC , las razones de urgencia y necesidad que justificarían adoptar en este momento procesal, sin esperar a la presentación de la demanda correspondiente, las medidas cautelares interesadas.

3)Prestación de caución suficiente: en orden a responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

4.Por otro lado, la adopción de medidas cautelares también está sometida al presupuesto o requisito de que las mismas cumplan con los parámetros establecidos como características en el articulo 726 de la LEC . A saber:

1)Instrumentalidad y proporcionalidad: en el sentido de que la medida sea útil y adecuada para lograr la efectividad de la tutela de la pretensión principal ejercitada. La proporcionalidad está en íntima conexión con la instrumentalidad, ya que difícilmente una medida desproporcionada puede resultar adecuada para la finalidad cautelar.

2)Menor onerosidad: en el sentido de que no exista otra medida cautelar menos gravosa que la solicitada para la consecución de la finalidad cautelar.

5.Por tanto, en los fundamentos jurídicos siguientes se analizará por el presente juzgador si concurren los presupuestos y las características anteriormente señaladas en relación a las medidas cautelares solicitadas.

TERCERO.-Periculum in mora: situación consentida.

6.Antes de entrar a analizar el presupuesto del 'fumus boni iuris', conviene analizar la invocada por la asistencia letrada de la parte demandada falta de concurrencia del presupuesto del 'periculum in mora', por tratarse de una situación largamente consentida en el tiempo, con cita del artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). A este respecto, y respecto de la materia que nos ocupa, conviene recordar la postura de este Juzgado expuesta en el auto de 3 de noviembre de 2014:

'Al respecto la LEC indica que quien solicita las medidas cautelares debe justificar que 'podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria 'y aclara'. No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

Al respeto ha dicho este Juzgado en reciente auto de 15 de marzo de 2012 que es habitual reseñar las connotaciones de este presupuesto cuando se trata de litigios relativos a derechos de propiedad industrial, intelectual y de competencia desleal, ya que solicitándose como cautela la cesación de una actividad o su abstención, se trata de poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma.

Ello es así porque la LEC permite al amparo del art. 726.2 medidas que no buscan exclusivamente asegurar la ejecución del fallo, que también, sino más ampliamente la debida satisfacción del derecho del actor para el caso de que, tras el desarrollo del proceso, con la inevitable dilación que supone, sea finalmente reconocido por la sentencia; más que estrictamente asegurativas de la ejecución del fallo, se trata de medidas anticipativas o satisfativas y que son habituales cundo se trata de tutelar anticipadamente facultades reconocidas por derechos de exclusiva, como los otorgados por títulos de propiedad industrial o intelectual, o posiciones amparadas por la Ley de Competencia Desleal evitando que se prolongue en el tiempo una situación que se presenta como antijurídica y, con ello, que se agrave el daño al derecho del actor.

Por eso se ha mantenido por este Juzgador en otras ocasiones que ese peligro o riesgo actual vendría determinado por la fundada probabilidad de que la conducta actora se va a repetir o mantener durante la pendencia del proceso, por lo que si se quiere, más que asegurar la ejecución (propio de las medidas conservativas tradicionales), lo que se persigue y el legislador permite ( art. 726.2 LEC ) es evitar el riesgo de que aumente ese daño. En sentido parece inclinarse la jurisprudencia (Auto del Tribunal de Marcas, de 12 de abril de 2005 o de 5 de abril de 2011, entre otros).

Pero también se ha dicho ( Autos de este Juzgado de 4 de julio de 2006 y 18 de noviembre de 2008 ) que es necesario, por así exigirlo la norma, que la situación de hecho afectar por la medida propuesta no haya sido consentida por el solicitante por largo tiempo pues si así se aprecia no cabria estimar la presencia de un peligro o amenaza actual que justifique anticipar la tutela cautelar.

Al respecto, en primer lugar, y como se recoge en Auto de 26 de diciembre de 2008 'Lo relevante, en definitiva, a efectos de apreciar ese consentimiento de facto (no de iure ni definitivo) es que el sujeto instante de las medidas conociera o que, empleando la diligencia medida atendiendo a las circunstancias del caso, pudiera conocer la actividad tachada de infractora y que ahora pretende modificar provisoriamente con la petición cautelar, pues lo contrario implica una dosis de subjetividad contraria a la seguridad de los que actúan en el tráfico económico.

En segundo lugar, 'hay que tomar como dies a quo para aplicar el art. 728.1.II LEC el inicio de la actividad infractora, sin que la reiteración de una modalidad en una amalgama de comportamientos que responde a una misma unidad que se prolonga en el tiempo de lugar a sucesivas e ininterrumpidas oportunidades de instar la tutela cautelar según cuál sea en cada momento la modalidad que se reitera, pues ello conllevaría dejar al arbitrio de la parte actora la oportunidad de instar medidas cautelares sin tener en cuanta su previa pasividad, que es lo que el art. 728.1.II LEC no permite en aras de impedir la alteración provisional de situación permitidas.' Dicho de otra manera, la reiteración de la conducta denunciada como infractora no puede justificar una nueva situación jurídica cautelable, distinta de la concurrente al tiempo de introducirse en el mercado.

Y en tercer lugar, que haya pasado lapso temporal suficiente para entender tolerada la situación fáctica que se pretende alterar, sin que pueda compartirse la opinión de que haya de superar el año o periodos prolongados cuando nos encontramos ante actuaciones presuntamente infractoras que por repercutir en el mercado exige' que la respuesta por el titular del derecho de exclusiva que se considera afectado sea lo más pronta e inmediata, evitándose de esta manera perpetuar la situación de falta de plazo anual cuando precisamente es éste el de prescripción definitiva de los ilícitos concurrenciales, tan ligados a los ilícitos marcarios'.

En definitiva, y siguiendo la opinión de un sector doctrinal, si a la hora de apreciar el requisito del periculum en este clase de litigio, el listón o nivel de entrada ( art. 728.1 II LEC ) se reduce al ser consustancial el peligro de mora, en cambio se eleva, y se vuelve más exigente a la hora de su apreciación cuanto más tardía sea la petición cautelar respecto del hecho infractor ( art. 728.1 II LEC ), pues la transparencia del mercado que justifica la respuesta cautelar así lo impone'.

Y cuarto lugar, no considera que el solo requerimiento de cese previo baste para decir que no hay consentimiento de la situación de hecho

Lo relevante desde el punto de vista del art. 728LEC no es que el demandado actué contra la voluntad del titular del derecho de exclusiva (ello afecta a la infracción), sino que éste, a pesar de conocer la situación que se produce en el mercado, no activa de manera pronta los mecanismos para por fin a esa situación fáctica; mecanismos que necesariamente han de ser los judiciales si el presunto infractor no acepta su petición pues solo con el mandato judicial es posible paralizar y remover ese estado de hecho.

Admitir que sobra el mero requerimiento extrajudicial del titular del derecho para enervar la situación fáctica creada por el demandado implica vaciar de contenido el art. 728.1 II LEC y dejarlo en manos del actor. Según esa tesis bastará con reiterar periódicamente ese requerimiento extrajudicial para tener siempre abierta la posibilidad de instar la medida cautelar, independientemente del tiempo al que se remonte el comportamiento del demandado.

Si ello es así con carácter general, con mayor razón en ese ámbito por la especial trascendencia que tiene en esta materia la necesidad de preservar la transparencia del mercado, que, en definitiva, es lo que justifica la inmediatez de la respuesta cautelar, pues su falta es lo que causa los daños al titular del derecho de exclusiva que se pretende evitar.

En definitiva, en este sector el requerimiento de cese si tendrá la eficacia impeditiva del consentimiento de hecho si el mismo conlleva el cese de la actividad presuntamente infractora. Por el contrario, si se sigue realizando, lo cierto es que desde el punto de vista del mercado -es decir, de los hechos- nos encontramos ante una situación que, si se prolonga en el tiempo, después carece de justificación su alteración cautelar.

Considerar que no se aplica el art. 728 LEC porque se le ha comunicado al demandado que no cuenta con autorización del titular del derecho de exclusiva, y que por ello debe cesar en su atención, confunde, a mi entender, los planos, pues ello afecta a la infracción, distinto al plano fáctico, que es el relevante a los efectos de aplicar el art. 728.2.II LEC y cuya modificación cautelar aquí se insta.'

7.Pues bien, teniendo en cuenta la doctrina expuesta, debe llegarse a la conclusión de que procede la desestimación de la medida cautelar interesada, por cuanto que supondría la alteración de una situación de hecho largamente consentida por la entidad demandante, como lo demuestra que:

a) El día 5 de octubre de 2008, la entidad demandante remitió un requerimiento a la entidad demandada por unas presuntas infracciones del modelo industrial nº 131.673 y del modelo comunitario nº 333.927, ambos titularidad de la entidad demandante, que fue respondido por la entidad demandada en el sentido de alegar que ésta no era la fabricante de los objetos de controversia y que mostraba su predisposición a retirar toda publicidad de los mismos en una fecha por determinar. Esta respuesta motivó un nuevo requerimiento de 4 de noviembre de 2008, en el que se acompañaba un borrador de documento de compromiso de cese y desistimiento, comunicación que no recibió respuesta. La situación anterior dio lugar a nuevas comunicaciones en las que la entidad demandante anunciaba el ejercicio de acciones judiciales, que no se llevaron a cabo dado que, como sostiene la parte demandante, la entidad demandada retiró de su página web los productos objeto de reclamación (documentos nº 7 a 10 de la demanda).

b) No existe prueba de que efectivamente la entidad demandada dejara de comercializar los productos conflictivos tras el anuncio del ejercicio de acciones judiciales a que se refiere la letra anterior. En cambio, sí que consta que en el catálogo de la entidad demandada del año 2014 (documento n.º 11 de la demanda), se incluían destornilladores que incorporaban el diseño comunitario nº 333.927, no siendo sino hasta el día 11 de marzo de 2016 que la entidad demandante no remitió un burofax de requerimiento a la entidad demandada, el cual no fue debidamente recepcionado (documento nº 12 de la demanda), lo que motivó la remisión de un correo electrónico (documento nº 13 de la demanda) con el contenido del burofax, que no ha sido debidamente respondido. Con posterioridad a los requerimientos, la entidad demandada ha vuelto a incluir en los catálogos del año 2016, productos supuestamente infractores del diseño comunitario 333.927 (documento nº 14 de la demanda).

c) En resumen, consta que la entidad demandante conocía el ofrecimiento y comercialización por la parte demandada de productos supuestamente infractores de sus derechos de exclusiva desde el año 2008; no consta que la entidad demandada cesara de ofrecer y comercializar los productos supuestamente infractores después de los requerimientos dirigidos en el año 2008; en cambio, consta que no se emprendieron acciones judiciales para el cese de la supuesta infracción, ni en el año 2008, ni en el año 2014, en el que se volvieron a ofrecer en la página web de la entidad demandada productos supuestamente infractores; y que la acción judicial se emprende en el mes de noviembre del año 2016, 8 años después del primer momento en el que la entidad demandante tuvo conocimiento de la situación que quiere cautelar, o al menos 2 años después de que constatara que la entidad demandada continuaba en la conducta supuestamente infractora de los derechos de exclusiva de la entidad demandada. Es decir, estamos ante un uso público, reiterado y pacífico de un diseño en la comercialización de productos supuestamente infractores, por lo que no es posible que esta situación, consentida durante largo tiempo, se altere a través de las presentes medidas cautelares, máxime cuando, conforme a la doctrina expuesta, la reiteración de requirimientos en el año 2016, no hace desconocer que ya se efectuaron requerimientos en el año 2008 sin que se adoptara ninguna medida judicial.

SEXTO.-Costas.

8.De conformidad con el artículo 736 de la LEC , puesto en relación con el artículo 394 de la LEC , procede la imposición de las costas procesales a la parte demandante, al resultar vencido en su pretensión, sin que existan dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

En virtud de todo lo anterior,

Fallo

DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Rosario Marcos Feliu, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Egamaster, S.A. contra la entidad mercantil Mota Herramientas, S.L. Todo ello con expresa imposición de las costas procesales de este incidente cautelar a la parte demandante, la entidad mercantil Egamaster, S.A.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma procede recurso de apelación, que debe interponerse ante este mismo juzgado en los 20 días siguientes.

Así lo manda, acuerda y firma don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Modelos y Diseños Comunitarios nº 1 de España; doy fe.