Auto CIVIL Nº 31/2020, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 295/2018 de 05 de Febrero de 2020

Encabezamiento

Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Lleida. Civil

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N.I.G.: 2512047120188002006

Recurso de apelación 295/2018 -B

Materia: Procedimiento Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia n.6 de Lleida(mercantil)

Procedimiento de origen:Diligencias preliminares 75/2018

Parte recurrente/Solicitante: ACS PRODUCTION, SARL

Procurador/a: Mªcarmen Rull Castello

Abogado/a: Rafael Emmanuel Ledesma Gelas

Parte recurrida: SAS IASO FRANCE, IASO, S.A.

Procurador/a:

Abogado/a:

AUTO Nº 31/2020

Presidente:

Ilmo. Sr. Albert Guilanyà i Foix

Magistradas:

Ilma. Sra. Ana Cristina Sainz Pereda

Ilma. Sra. Beatriz Terrer Baquero

Lleida, 5 de febrero de 2020

Ponente:Ana Cristina Sainz Pereda

Antecedentes

PRIMERO. En fecha 25 de abril de 2018 se han recibido los autos de Diligencias preliminares 75/2018 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia n.6 de Lleida (mercantil) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Mª Carmen Rull Castello, en nombre y representación de ACS PRODUCTION, SARL contra Auto núm. 23/2018 de fecha 21/03/2018.

SEGUNDO. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

'PARTE DISPOSITIVA

DispongoNO HABER LUGARa la adopción de diligencias preliminares solicitadas por ACS PRODUCTION SARL, y que dan lugar a este expediente núm. 75/18.'

TERCERO.El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 05/02/2020.

CUARTO.En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ana Cristina Sainz Pereda .

Fundamentos

PRIMERO.-. La mercantil ACS PRODUCTION SARL solicitó la adopción de diligencias preliminares frente a la sociedad IASO SA, y su filial IASO FRANCE SAS, en concreto, diligencias de comprobación de hechos, al amparo de lo dispuesto en los arts. 123 y siguientes de la Ley de Patentes , a los que se remite el art. 36 de la Ley de Competencia Desleal (LCD ).

Según se indica en la solicitud la instante pretende comprobar ciertos hechos a efectos de interponer demanda contra IASO SA.y su filial IASO FRANCE SAS en la que se ejercitarán varias de las acciones previstas en el art. 32 de la Ley de Competencia Desleal -cita, en concreto, acción declarativa de la deslealtad; de cesación de la conducta desleal; y de indemnización de daños y perjuicios-.

Relata en su solicitud los hechos en que se fundamenta, alegando, en síntesis, que se trata de una empresa dedicada a comercializar productos de arquitectura textil que se emplean en varios sectores: construcción civil, infraestructuras deportivas, fachadas textiles, cerramientos industriales y construcción naval. Uno de sus empleados, el Sr. Artemio, se despidió voluntariamente de ACS alegando que iba a emprender nuevos proyectos por cuenta propia, si bien, al poco tiempo comenzó a prestar sus servicios para las demandadas, como empleado de IASO France.

Durante su relación laboral con ACS el Sr. Artemio se dedicaba al sector de la construcción civil, no habiendo tenido nunca relación con el sector de la construcción naval.

Las demandadas comercializan productos de arquitectura textil pero no se dedicaban a los sectores en que tiene presencia la actora, no habiendo tenido nunca relación con la construcción naval.

Al poco tiempo de comenzar el Sr. Artemio a prestar servicios para las demandadas IASO France comenzó a comercializar sus productos en el sector de la construcción naval lo que determinó que la actora, ante las sospechas de sustracción ilegal de información sensible sobre clientes, facturación, tipo de producto demandado, etc., solicitó ante los tribunales franceses medidas cautelares, con el resultado que consta en la diligencia aportada como documento nº2 de su solicitud, quedando constancia en dicha diligencia de que el Sr. Artemio tiene en su poder información comercial obtenida ilícitamente de ACS y que la ha usado en provecho de IASO, iniciando ésta acciones comerciales en un sector, el de la construcción naval, que antes no tenía, sirviéndose de los secretos empresariales obtenidos ilegalmente por el Sr. Artemio, no pudiendo esta parte tener conocimiento del alcance real de las operaciones comerciales concluidas por IASO aprovechándose de esa información puesto que la documentación que las acredite se halla únicamente en poder de IASO, interesando por ella la práctica de las diligencias de comprobación de los hechos que enumera en su solicitud, consistentes en personación del titular del Juzgado o persona en quien delegue en las oficinas de IASO, en compañía de un perito informático y de un perito contable a fin de que examinen la información obrante en la oficina y equipos informáticos de la demandada y constaten los siguientes extremos:

1- Momento del inicio de la relación con el Sr. Artemio, con especial interés en los tratos preliminares a la relación laboral;

2.- Inicio y progresión de la actividad de IASO e IASO France (Grupo IASO) en el sector de la construcción naval;

3.- Relación de contactos comerciales por Grupo IASO en el sector de la construcción naval, ofertas, presupuestos, aceptaciones, pedidos, facturas, y aquellas otras que el juzgado considere pertinente;

4.- En la diligencia de comprobación también se podrá incorporar al acta las manifestaciones espontáneas o aclaraciones que los empleados o interlocutores del grupo IASO emitan;

5.- En general, cualquier otra actuación que el Juzgado o los peritos estimen útil para la más completa comprobación de los hechos.

La resolución recurrida deniega la solicitud al considerar, por un lado, que no se cumple el requisito relativo a la justa causa e interés legítimo puesto que la instante señala como infringido el art. 13 LCD y de los hechos relatados no se desprende la posible comisión de un ilícito concurrencial, no constando el deber de reserva, es decir, el pacto de confidencialidad que pudiera obligar al Sr. Artemio, y, por otro lado, tampoco se aprecia el requisito de la adecuación de la diligencia solicitada para la finalidad pretendida, porque se solicita acceder a toda la información de la empresa demandada, de la que la instante es competidora, no siendo admisible la pretensión de acceder a toda la documentación relativa a la actividad de la demandada.

SEGUNDO.- La recurrente discrepa con uno y otro razonamiento alegando, en cuanto al primer requisito -presumible infracción desleal de la competencia- que los documentos aportados acreditan que el antiguo empleado fue contratado por IASO para iniciar relaciones comerciales en un sector, el de la construcción naval, en el que previamente carecía de toda actividad empresarial, sin que el Sr. Artemio tuviera previamente experiencia ni conocimiento en este sector, constando en el acta de la diligencia practicada por el Tribunal de Gran Instancia de Sables dšOlonne (Francia) que tenía en su poder 35.466 ficheros que había copiado ilegalmente, apropiándose del know-how adquirido por ACS durante 30 años de experiencia en el sector naval, sin que el Sr. Artemio hubiera adquirido conocimientos en este sector mientras desempeñó su cargo en ACS puesto que se dedicaba a la construcción civil, y no a la naval, y para poder ofrecer y prestar sus servicios a IASO se apropió ilegalmente de la referida información .

Para resolver el recurso no está de más recordar que, con carácter general, el art. 256-1 de la LEC establece que todo juicio podrá prepararse: 9.º Por petición de lasdiligenciasy averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales'

La legislación especial que se invoca en este caso es la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, cuyo art. 36-1 dispone, en su redacción dada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio, añadiendo el apartado segundo del mismo que estas diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los arts. 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa' (actualmente, arts. 123 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes).

El art. 123 de la Ley de Patentes (LP) establece en su apartado primero que la persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podrá pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

A su vez, el párrafo tercero del mismo art. 123 dispone que solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas.

La resolución recurrida efectúa un acertado análisis de la naturaleza y finalidad de estas diligencias de comprobación de hechos y de los requisitos necesarios para su adopción, atendiendo a la limitación impuesta en el art. 123-3 LP y a lo previsto con carácter general en el art. 258-1 de la LEC para la adopción de las diligencias preliminares a que se refiere el art. 256-1 de la LEC . La exposición es correcta, por lo que no es preciso incidir en ella, planteando la apelante su disconformidad en orden a la concurrencia de los requisitos dichos.

En cuanto al primero -justa causa e interés legítimo- el razonamiento seguido en la resolución recurrida no parece ajustarse a los hechos relatados en la solicitud pues no se trata aquí simplemente de que un antiguo empleado preste ahora sus servicios profesionales para una empresa competidora, y la cuestión tampoco radica en el deber de confidencialidad .sino que, lo que se indica en la solicitud, y se pone claramente de manifiesto en los documentos que se acompañan, es que el Sr. Artemio trabajó para ACS pero no tenía experiencia en el ámbito de la construcción naval (sólo en construcción civil y de obra pública), y que la empresa IASO tampoco se dedicaba al sector de la construcción naval, habiendo contratado al Sr. Artemio para iniciar relaciones comerciales en ese sector empresarial, el de la construcción naval, y como el Sr. Artemio carecía de conocimientos en ese sector se apropió de la información de ACS, no sólo la relativa a los clientes sino también a los precios, facturas de venta, proyectos de ingeniería, etc., habiéndose apropiado ilegalmente de 35.466 ficheros de ACS.

El documento nº 3 de los acompañados a la solicitud, consistente en el acta de las diligencias practicadas el 17-12-2016 en cumplimiento del auto de 9-12-2016 dictado por el Tribunal de Gran Instancia de Sables dŽOlonne, cuya traducción se aporta con el escrito de recurso, constituye un importante principio de prueba desde el momento en que viene a avalar la postura de ACS -siquiera indiciariamente, sin ánimo de prejuzgar, y a los solos efectos de analizar si la petición de diligencias que nos ocupa goza de los requisitos precisos para su admisión- al recoger en dicho acta el resultado de la exploración efectuada y las manifestaciones vertidas por el Sr. Artemio, entre las que destaca, por un lado, la localización en un armario de su despacho de un disco duro externo con 35.466 archivos, según admite, provienen todos ellos de ACS y, por otro lado, el reconocimiento por parte del Sr. Artemio de que mientras prestó servicios para ACS no trabajaba en absoluto para la construcción naval sino únicamente en la construcción de obra pública, habiendo sido reclutado por IASO en especial para desarrollar el mercado de la construcción naval, añadiendo el Sr. Artemio que hasta ese momento IASO no trabajaba en el mercado de la construcción naval, reconociendo que los datos obrantes en el disco duro son exclusivamente de ACS y que el hecho de haber tomado informaciones de ACS le ha permitido iniciar un proyecto de colaboración con IASO y obtener entrevistas, ganando seis meses de conquista comercial.

Igualmente, en el disco C de su ordenador se localizaron, además de varios ficheros con datos de clientes de ACS ( en el repertorio 'documents',con acceso directo por control remoto de IASO France Naval), diversos correos electrónicos en la cuenta Outlook, dirigidos por el Sr. Artemio a los responsables o personal de IASO en los que se alude a las características de las estructuras presupuestadas por ACS para sus clientes; a los contratos concertados recientemente con cierto cliente; a las incidencias respecto al suministro efectuado a un determinado cliente; las ventas efectuadas en los últimos cuatro años a otro cliente, etc.. También se localizaron en el fichero de contactos al menos seis direcciones de email de corresponsales inscritas de modo idéntico a los que figuran en el listado de clientes de ACS.

No estaríamos, por tanto, ante la situación fáctica a que alude la resolución recurrida al referirse a la contratación por parte de una empresa de trabajadores de otra, o a la inexistencia de pacto de confidencialidad. Los hechos en que funda su petición la ahora apelante y que se reflejan en el acta- documento nº3 acompañado con su solicitud distan considerablemente de aquellos otros supuestos, relativamente habituales en la práctica empresarial, de captación o trasvase de trabajadores, en los que un antiguo empleado de una empresa es después contratado por otra del mismo sector, entablando relaciones comerciales con clientes de la primera, sirviéndose de los conocimientos y experiencia adquiridos durante la relación laboral con la primera empresa.

Hay que insistir en que el Sr. Artemio, según él mismo reconoce, durante su relación laboral con ACS no trabajaba en la rama de la construcción naval, por lo que difícilmente puede ponerse el acento en la existencia o no de un pacto de confidencialidad cuando resulta que la información y los datos de los que se habría servido en beneficio de su nuevo empleador no derivan de los conocimiento y/o de la experiencia personal y profesional adquirida como trabajador de ACS, a lo que se añade que la actividad empresarial de IASO antes de contratar al Sr. Artemio -nuevamente según las manifestaciones de éste- tampoco se desarrollaba en ese ámbito de la construcción naval, desprendiéndose de los datos que constan en el acta-documento nº3 de continua referencia que la información que se dice sustraída/ilícitamente obtenida no se limita al listado de clientes puesto que en los correos electrónicos remitidos a IASO se aportan datos relevantes (sobre presupuestos, contratos, incidencias en los suministros, etc.) que van mucho más allá, lo que indudablemente también debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la concurrencia o no del segundo requisito necesario para la adopción de las diligencias de comprobación.

De lo anterior se desprende la efectiva existencia de indicios relevantes sobre la posible comisión de actos constitutivos de ilícitos concurrenciales -de nuevo a los limitados efectos que ahora nos ocupan-, de forma que los hechos alegados por la instante gozan de verosimilitud a efectos de una presunta infracción de competencia de las previstas en la LCD, debiendo apreciar por tanto la existencia de justa causa y de interés legítimo en la solicitante en la comprobación de los hechos y en la determinación del alcance real del uso de los datos obtenido por el Sr. Artemio de la empresa ACS.

TERCERO.- El segundo de los requisitos a que se refiere tanto el art. 123-3 LP como el art. 258-1 de la LEC es el relativo a la adecuación de las diligencias solicitadas para la finalidad pretendida por el solicitante, y en este punto nuevamente nos encontramos con que el razonamiento ofrecido en la resolución recurrida al descartar la concurrencia de este requisito no se ajusta al verdadero alcance de las concretas comprobaciones que se solicitan pues lo cierto es que no se está pretendiendo acceder a la totalidad de la documentación de la empresa competidora sino que la solicitud se contrae a un sector concreto y determinado dentro de la total actividad desarrollada por IASO, el de la construcción naval, del que ya se ha dicho que el propio Sr. Artemio viene a reconocer que no era un sector en el que trabajara IASO antes de su contratación.

La adecuación de las diligencias interesadas viene entendiéndose en el sentido que sean necesarias para la obtención de la información, por no existir otros medios menos gravosos para poder comprobar la realidad del comportamiento desleal y conocer su alcance, a efectos de preparación de la demanda.

Respecto a su contenido, la LCD no especifica cuales son las diligencias de comprobación que pueden solicitarse y acordarse. En su Preámbulo la Ley 3/1991 señala que los arts. 24 y 25 recogen las especialidades procesales al respecto, indicando que ' ...resultan particularmente elocuentes los arts. 24 y 25 . El primero de ellos prevé un generoso catálogo de diligencias preliminares encaminado a facilitar al posible demandante la obtención de la información necesaria para preparar el juicio.

La experiencia demuestra que sin instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al ámbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una práctica desleal, las acciones de competencia desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso...'.

Sin embargo, el art. 24 (con idéntica redacción al vigente art. 36, añadido por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre) no incluye ningún catálogo ni se refiere a ninguna diligencia en concreto sino que se refiere, en términos amplios, a la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de comprobación de aquellos hechos 'cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio', remitiéndose a la Ley de Patentes en cuanto a su sustanciación de tales diligencias, añadiendo que podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.

En cuanto a la finalidad perseguida en el supuesto enjuiciado, la recurrente aduce que las diligencias de comprobación solicitadas van encaminadas a un doble propósito: por un lado, reconfirmar el hecho de que IASO ha tenido acceso de forma ilegal a los datos de ACS y los ha usado y, por otro lado, mucho más difícil de probar por esta parte sin el auxilio judicial, a acreditar cual es el alcance real de ese uso, qué operaciones comerciales se han intentado y cuales logrado en base a los datos robados, y poder fijar con precisión la súplica de una eventual demanda, resultando imposible determinar, sin disponer de esa información, cuáles de las acciones previstas en el art. 32 LCD se van a ejercitar y su alcance, considerando no obstante que hay indicios suficientes para entender que se han llevado a cabo varias de las conductas contempladas en el art. 4 y siguientes de la LCD .

Acudiendo nuevamente a los hechos en que se funda la petición y que refleja el acta-documento nº3 de la demanda, y a la amplitud de las diligencias de comprobación a que se refiere el art. 36-2 LCD , consideramos atendibles los argumentos de la recurrente, entendiendo que las diligencias de comprobación interesadas son idóneas para el objetivo propuesto. Aunque pueda verse afectada la información confidencial de una empresa competidora lo cierto es que las diligencias vienen referidas única y exclusivamente al sector de la construcción naval (y no al resto de la actividad empresarial), sector éste en el que no operaba IASO antes de la contratación del Sr. Artemio, por lo que las comprobaciones interesadas guardan directa relación con el objeto del futuro procedimiento, y responden a una verdadera necesidad a efectos de poder preparar debidamente las futuras acciones y concretar su alcance, sin que se advierta otra alternativa razonable ni otras medidas menos gravosas y con igual eficacia a efectos de que ACS pueda acceder a la información ajena y constatar los hechos por sus propios medios, pues no sólo se trata de comprobar la realidad de la infracción y las concretas circunstancias en que se habría producido la actuación desleal sino que también es preciso constatar su extensión, el alcance de las relaciones comerciales entabladas por IASO merced a la información que se dice ilícitamente obtenida, lo que igualmente está en directa relación con el objeto del futuro proceso ya que en el petitum de la demanda deberán precisarse, en su caso, las medidas de cesación, prohibición o de remoción que se interesan, y deberá cuantificarse el importe de la indemnización procedente por los daños y perjuicios causados, tal como requiere el art. 219 de la LEC , lo que exige conocer todos los datos relevantes, necesarios para poder efectuar los cálculos procedentes, que deberán reflejarse en la demanda.

CUARTO - El art. 123.4 Ley de Patentes dispone que 'al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse'.

Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cuanto a la infracción que se denuncia, el contenido de la información que se pretende recabar y los posibles daños y perjuicios que la práctica de estas diligencias de comprobación pudiera ocasionar a la empresa afectada, consideramos razonable imponer unacaución de 6.000 euros, que deberá constituirse en el término que fije el juzgado de lo mercantil, con carácter previo a la fecha que se señale para la práctica de las diligencias.

Por último, en cuanto modo de practicar estas diligencias de comprobación de hechos y a las garantías para la empresa afectada, habrá que estar a lo dispuesto en los arts. 124 y 125 de la LP, siendo de aplicación lo previsto en el art. 126 de la misma Ley en lo que se refiere a la posible compensación de la parte afectada.

También es preciso recordar que el art. 263 de la LEC , bajo la rúbrica 'diligencias preliminares previstas en leyes especiales', establece que cuando se trate de las diligencias a que se refiere el artículo 256.1.9.º, los preceptos de este capítulo se aplicarán en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación especial sobre la materia de que se trate, por lo que igualmente habrá que estar, supletoriamente y en cuanto resulte compatible, a las previsiones generales sobre diligencias preliminares

QUINTO. - De conformidad con lo dispuesto en el art. 398-2 de la LEC al estimar el recurso no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMAMOSel recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ACS PRODUCTION SARLcontra el auto por el Juzgado de lo Mercantil de Lleida en las Diligencias Preliminares nº75/2018, y REVOCAMOSla citada resolución. En su lugar, procede admitir la solicitud de diligencias de comprobación de hechos formulada frente a la sociedad IASO SA y su filial IASO FRANCE SAS unipersonal, consistentes en la personacióndel titular del Juzgado (art. 124 LP) en las oficinas de la mercantil IASO SA,(Avenida de LŽExèrcit nº35-37, 25194 Lleida) en compañía de un perito informático y de un perito contable a fin de que examinen la información obrante en la oficina y equipos informáticos de la demandada referida, exclusivamente, al sector de la construcción naval, y constaten los siguientes extremos:

1- Momento del inicio de la relación con el Sr. Artemio, con especial interés en los tratos preliminares a la relación laboral;

2.- Inicio y progresión de la actividad de IASO e IASO France (Grupo IASO) en el sector de la construcción naval;

3.- Relación de contactos comerciales de Grupo IASO en el sector de la construcción naval, ofertas, presupuestos, aceptaciones, pedidos y facturas.

4.- En la diligencia de comprobación también se podrá incorporar al acta las manifestaciones espontáneas o aclaraciones que los empleados o interlocutores del grupo IASO emitan;

5.- En general, cualquier otra actuación que el Juzgador o los peritos estimen útil para la más completa comprobación de los hechos.

Para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse de la práctica de estas diligencias para la empresa afectada se fija una caución de 6.000 euros,que deberá constituirse por la solicitante de las diligencias en el término que fije el juzgado de lo mercantil, y con carácter previo a la fecha que se señale para la práctica de las diligencias.

Sin especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, a los oportunos efectos.

Por último, respecto al depósito que ha constituido la parte recurrente, debe acordarse lo que proceda conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.