Auto CIVIL Nº 73/2018, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 152/2018 de 06 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 152 (U-8) 18
PROCEDIMIENTO Diligencias Preliminares 84/17
JUZGADO Mercantil num. 2 Alicante -en funciones de Tribunal de Instancia de Marca de la Unión-
AUTO Nº 73/18
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a seis de septiembre del año dos mil dieciocho
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al
margen, ha visto en Rollo de Apelación nº 152/U-8/2018, recurso de apelación sobre Diligencias Preliminares
seguidas en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal
de Marca de la Unión, con el número 84/17, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso
entablado por la parte requerida, la mercantil Istrade Internacional Stocks S.L., representada en este Tribunal
por el Procurador Dª. Carmen Baeza Ripoll y dirigida por el Letrado D. Julio Antonio Aranda Roncero; y como
parte apelada la solicitante de las medidas, la también mercantil DKH Retail Limited, representada en este
Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado D. Miguel Aznar Alonso,
que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 84/17, se dictó con fecha 12 de diciembre de 2017, Auto cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: ' Que debo estimar y estimo la solicitud de entrada y registro efectuada por la mercantil DHK RETAIL LIMITED representada por el Procurador don Juan Carlos Olcina Fernández contra ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS, S.L. de tal manera que: Se acuerda la entrada y registro en el domicilio de la mercantil ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS, SL. Sito en la Avda Doctor Severo Ochoa, número 39, Polígono Industrial Casablanca, Alcobendas 28018 Madrid a los efectos de recabar el Libro Registro de Facturas del año 2012 y original o copia impresa de las facturas 25434 de 26 de diciembre de 2014 así como original o copias impresas de las facturas de la empresas GRUOPON. NL Y NEW POINT SRL de los años 2012 a 2016.

Una vez obtenida la documentación, la demandante dispone del plazo de 48 horas desde su puesta a disposición para solicitar testimonio de lo que estime oportuno que habrá de unirse al procedimiento. Realizado lo anterior o transcurrido el plazo sin que se solicite, devuélvanse los originales o copias incautadas.

La demandante podrán acudir al acto asistido de expertos contables e informáticos para la obtención de copias en formato digital. A tal efecto, las demandantes habrán de ser citadas para la práctica de la diligencia.'

SEGUNDO.- Contra dicho Auto se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la contra parte que formuló oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron en fecha 16 de febrero de 2018 los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 152/U-8/18, donde, tras denegarse por Auto de este Tribunal de fecha 23 de febrero de 2018 la unión a los autos del documento aportado por la parte apelada, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 5 de septiembre de 2018, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de recurso tanto la concreción de las diligencias preliminares solicitadas en su momento -acordadas por Auto de fecha 9 de febrero de 2017- como, ante las dificultades para el cumplimiento de las así adoptadas en el iter que desemboca en la resolución que se impugna, la decisión judicial adoptada por Auto de 12 de diciembre del mismo año, de proceder a la entrada y registro del domicilio del afectado por las medidas, Istrade International Stocks S.L., a los efectos de ocupar documentación determinada y en concreto el Libro Registro de Facturas correspondiente al año 2012, el original o copia impresa de la factura número 25.434 de 26 de diciembre de 2014, así como el original o copias impresas de las facturas emitidas a favor de la requerida por las empresas Gruopon N..L., y New Point S.L., correspondientes a los años 2012 a 2016.

En concreto, en el Auto objeto de recurso se acuerda la medida de entrada y registro en el domicilio de la mercantil recurrente para la ocupación de la documental descrita -facturación- al entenderse que se trata de una medida que se adopta de manera proporcionada a las circunstancias concurrentes que dado que la documentación solicitada tienen esencialmente la función de obtener información sobre las entidades o personas que pudieran haber adquirido mercancías que pudieran ser infractoras de los derechos de exclusiva de la demandante - art 256.1.7 apart a) y b) LEC-, la negativa de la requerida a su aportación es injustificada, no habiéndose aportado en forma -al hacerlo en idioma extranjero- parte de la documental, negándose a su traducción ni en la totalidad la solicitada con amparo en un proceso administrativo de inspección donde estarían en su totalidad aportadas lo que, concluye la resolución judicial, no es creíble vistas las circunstancias y la legalidad administrativa que, en todo caso - art 53.1.a) Ley 39/2015- le permitiría acceder y obtener copia de las aportadas a dicho procedimiento para su presentación y cumplimiento del requerimiento en estas diligencias.

En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la solicitada y afectada por la medida, Istrade International Stocks S.L.

Plantea su recurso en torno a cuatro motivos concretos, a saber, incumplimiento de los requisitos del art 261.2 LEC para acordar la medida de entrada y registro, en segundo lugar denuncia vulneración del principio de congruencia, en tercer lugar afirma que las peticiones que se formulan son extemporáneas y, finalmente, que las diligencias preliminares no son un procedimiento de prueba anticipada.

Examinaremos separadamente cada uno de los motivos formulados.



SEGUNDO.- Plantea en primer lugar el recurrente que la adopción de la medida de entrada y registro para la ocupación documental descrita no cumple con los requisitos del art. 261.2 LEC.

Alega al respecto que el art. 18 CE contempla el derecho de inviolabilidad del domicilio con las excepciones, además de delito flagrante, de autorización de su titular o decisión judicial, siendo así que en el caso, aunque hay decisión judicial, resulta no ser ni justificada ni proporcionada pues no es cierto, a pesar de la afirmación contenida en el Auto impugnado, que se haya desatendido el requerimiento judicial en tanto la falta de aportación está justificada por el hecho manifestado de encontrarse en posesión de la Agencia Tributaria con ocasión de un proceso de inspección, y aunque se dice en el Auto que podría haber obtenido copia para su aportación, el recurrente manifestó que no disponía de ella a la finalización del plazo, lo que ha sido equívocamente interpretado por el Juzgador como una negativa, optando por la medida más gravosa.

Tampoco es cierto, dice el apelante, que no haya aportado los datos de quienes proveen al proveedor de su proveedor pues los desconoce, habiendo solo sido posible obtener los datos de un proveedor, del propio, aportados como documento nº 2 en su día, no siendo útil la diligencia de entrada para conseguir aquella información dado que no se dispone de ella.

Y en cuanto al hecho de la falta de traducción de la factura por no conocer el idioma alemán y no disponer de medios, en absoluto justifica la entrada y registro que no tiempo por objeto la traducción del documento.

Concluye el apelante señalando, primero, que no ha incumplido el mandato judicial, segundo, que no se podrán hallar con la diligencia los datos y documentos pretendidos, y, tercero, que es una medida desproporcionada, tanto más cuando no fue solicitada por la actora.

Posición del Tribunal.

Para comprender el alcance de la medida, ha de situarse en el contexto de la información solicitada y su relevancia.

Como recordarán las partes litigantes, la Ley 19/2006 introdujo en la LEC dos diligencias preliminares específicas en materia de propiedad intelectual e industrial para los casos futurible ejercicio de una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual e industrial cometida por medio de ' actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales' o ' actos desarrollados a escala comercial'.

La primera de esas medidas es la prevista en el art. 256.1.7.º LEC (modificada por la Ley 21/2014).

Su objeto es la realización ' de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes: a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías, b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios y c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías'.

Estamos ante una diligencia que no pretende solo determinar los sujetos infractores y, en su caso, intermediarios, sean o no infractores, sino también la existencia y número de los productos o servicios infractores o del precio aplicado en su comercialización.

En el caso, lo que se solicita por el demandante es, primero, la identificación del suministrador de las demandadas de los productos con las marcas SUPERDRY, con legibilidad en las facturas de los datos del suministrador y de Istrade, identificando productos, número y precio, en segundo lugar, la identificación del origen de los productos con las marcas SUPERDRY en toda la cadena de suministro hasta el fabricante y, en todo caso, hasta la línea de suministro dentro de la UE y el primer suministrador externo a la UE, en tercer lugar, las cifras de venta con número de productos y facturación y el beneficio bruto obtenido por las demandadas con los productos con las marcas SUPERDRY durante los cinco año previos a la petición que se formula, con el objeto de calcular los daños y perjuicios y, en cuarto lugar, el volumen de stock de productos con marcas SUPERDRY en poder o control de las demandadas, peticiones que formula al amparo de lo dispuesto en el precepto señalado, siendo tal petición el criterio rector en la adopción de las medidas y su concreta ejecución.

En relación a ello conviene recordar que el Auto de adopción de las diligencias preliminares de 9 de febrero de 2017, que es firme en derecho, acordó que la hoy recurrente debía, por medio de la exhibición y aportación de facturas auténticas, informar sobre, primero, la identificación de su suministrador de productos con las marcas SUPERDRY así como de los productos, número y precio, en segundo lugar, sobre el suministro en origen de lo productos con las marcas SUPERDRY, en tercer lugar, las cifras de venta, número de productos y facturación y el beneficio bruto obtenido por las demandadas con los productos con la marca SUPERDRY durante los cinco años previos a la solicitud, a los efectos de cálculo de la indemnización y, finalmente, el volumen de stock de tales productos en poder o bajo el control de las requeridas.

El resultado de la petición de esa información fue la aportación de dos documentos, a saber, una factura en idioma alemán -sin la debida traducción- de 3 de febrero de 2015, emitida por GO GmbH y acreditativa de la compra por la requerida de productos SUPERDRY a esa mercantil y, en segundo lugar, un documento -factura- relativo a los productos señalados en aquella factura sobre el suministro de tales productos a la vendedora GO GmbH, documento parcialmente tachado.

La propia deficiencia de la aportación en sí misma considerada -falta de traducción y documento parcialmente tachado- así como en general, en relación a la información solicitada en el Auto señalado, dio lugar, no solo al oportuno requerimiento de completud hecho por el Tribunal de Instancia a la parte, sino también a concretar los medios a través de los cuales se podría obtener la información conforme al Auto de adopción de las diligencias, requerimientos todos ellos incumplidos total o parcialmente por la parte con distintas justificaciones carentes de razón.

Es por ello que finalmente el Tribunal adopta la medida de entrada en el domicilio de la requerida para obtener la documentación no aportada y es esta medida la que afirma el recurrente, que no está justificada ni es proporcionada.

Sin embargo no podemos aceptar tales argumentos.

En efecto, de los libros de facturas requeridos en la Providencia de 7 de julio de 2017 no se aporta, sin justificación alguna, el correspondiente al ejercicio 2012.

Tampoco se aporta la traducción de la factura nº 25.434 de 3 de febrero de 2015, emitida por GO GmbH y acreditativa de la compra por la requerida de productos SUPERDRY, a pesar de la obligación que dimana del art. 144.1 LEC.

Y finalmente, no se aporta el resto de documental -facturación- alegando estar en posesión dicha documental la Agencia Tributaria con ocasión de un procedimiento de inspección tributaria.

Pues bien, conforme al art. 261.2 LEC, cuando quien es requerido no atiende el requerimiento ni formula oposición, el Tribunal puede adoptar, cuando resulte proporcionado cuando se ' hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciare que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro de dicho lugar, procediéndose, si se encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposición del solicitante, en la sede del tribunal.'.

No tiene duda el Tribunal que en el caso hay una evidente y manifiesta voluntad obstruccionista por parte del requerido a aportar la documental solicitada, puesta de manifiesto no solo con la pretensión de reducir toda la información a dos facturas, información solo ampliada luego tras nuevo requerimiento, sino además, de aportarla sin cumplir con los requisitos jurídico procesales exigibles -traducción-, omitiendo la aportación de buena parte de la documental requerida según se ha concretado para el cumplimiento de las diligencias sin causa justificativa como la pretendida posesión documental por la Agencia Tributaria como si dicha posesión fuera impedimento de aportación.

La medida está justificada y es proporcional desde la perspectiva de la finalidad, ya descrita, de las diligencias acordadas, esto es, de obtener la información necesaria para preparar la demanda que es lo que constituye el objeto de toda diligencia preliminar, en este caso, a través de la información contable de la empresa distribuidora de productos pretendidamente infractores de los derechos de exclusiva de la actora. Es por ello que debemos rechazar el motivo de apelación.



SEGUNDO.- Denuncia en su segundo motivo de apelación el apelante la vulneración del principio de congruencia.

Afirma al respecto que tras mostrar la solicitante su conformidad con los documentos y manifestaciones hechas con ocasión de la aportación inicial de documentos, el Tribunal, de oficio, requirió a la recurrente documental no exigida -libro registro de facturas de los últimos cinco ejercicios-, lo que vulnera el principio de congruencia al desajustarse el pronunciamiento judicial con las peticiones de las partes al extralimitarse en el contenido de la decisión introduciendo cuestiones que no han sido objeto de debate pues se solicita por la actora que se requiera a la traducción y el Tribunal resuelve requiriendo nueva documentación.

Posición del Tribunal.

El motivo debe ser desestimado.

La razón ya ha quedado expuesta en el motivo anterior.

En efecto, como hemos puesto de manifiesto, en el Auto de adopción de las diligencias preliminares de 9 de febrero de 2017 se acordó que la hoy recurrente debía, por medio de la exhibición y aportación de facturas auténticas, informar sobre, primero, la identificación de su suministrador de productos con las maras SUPERDRY así como de los productos, número y precio, en segundo lugar, sobre el suministro en origen de lo productos con las marcas SUPERDRY, en tercer lugar, las cifras de venta, número de productos y facturación y el beneficio bruto obtenido por las demandadas con los productos con la marca SUPERDRY durante los cinco años previos a la solicitud, a los efectos de cálculo de la indemnización y, finalmente, el volumen de stock de tales productos en poder o bajo el control de las requeridas, medidas que responden a la petición inicial que constituye el criterio recto que ha de ser la medida de la congruencia.

A poco que se observe se constatará que aparece en el Auto una concreta y específica referencia a los medios a través de los cuales obtener tal información, las facturas que, en un sentido más omnicomprensivo, hace referencia al soporte documental de la contabilidad de la empresa.

En cualquier caso, cuando el Auto acuerda obtener información a través de la facturación, es el Tribunal quien resulta competente para definir el alcance de la misma siempre en el marco de la información requerida y en el caso, no hay duda que ninguna de la documental solicitada rebasa el fin de las medidas adoptadas, incluso en sus propios términos literales.

No se produce por tanto el desajuste denunciado como base de una presunta incongruencia. La decisión del Tribunal de Instancia concretando a la vista de las circunstancias concurrentes, en particular, ante la posición obstruccionista o cuando menos incumplidora de la parte requerida, los documentos con los que cumplimentar las medidas adoptadas, en absoluto constituye una forma de incongruencia pues, insistimos en ello, responde de manera intachable al cumplimiento de las diligencias adoptadas cuyo impulso corresponde al Tribunal, no acordándose nada distinto de lo pedido por las partes ni, desde luego, de lo acordado en el Auto adoptando las diligencias preliminares.



CUARTO.- Constituye el tercero de los motivos de apelación la afirmación de que las peticiones que se concretan en el Auto adoptando la medida de entrada y registro son extemporáneas.

Se afirma en el escrito del recurso de apelación que no es hasta meses después del requerimiento inicial que se exige documental no solicitada con anterioridad, mostrando el actor un desacuerdo con la aportación inicial extemporáneo, con la consecuencia de que pretende ahora documentación que no había pedido con anterioridad.

Posición del Tribunal.

En realidad sobre este motivo los argumentos no pueden ser diversos a los contenidos en el motivo anterior, analizando la posible incongruencia judicial.

En efecto, denunciar extemporaneidad del actor porque no reacciona de forma inmediata e inicial a la aportación inicial, no constituye justificación alguna para denegar la medida adoptada en el Auto recurrido pues si no es incongruente es que la documentación solicitada está amparada por las diligencias solicitadas y por tanto, siendo como sostenemos, proporcionado, debe cumplimentarse.

El motivo queda en consecuencia, rechazado.



QUINTO.- Constituye el último motivo de apelación el relativo la posible confusión entre el objeto de las diligencias preliminares y el expediente de prueba anticipada, lo que plantea el recurrente en relación a la información requerida sobre cifra de ventas de productos SUPERDRY en los últimos cinco años, beneficio obtenido, etc, peticiones que afirma el recurrente, no están amparadas por el art. 256 LEC, constituyendo en realidad, una prueba anticipada que se quiere obtener a través de un procedimiento erróneo.

Posición del Tribunal.

El planteamiento de este motivo es absolutamente extemporáneo dada la firmeza del Auto de 7 de febrero de 2017 donde se acuerda como medidas las pedidas por la demandante, que reproduce literalmente .

En cualquier caso, y para abundar la respuesta judicial, hemos de recordar que como expusimos en el primero de los motivos transcribiendo el art. 256.1.7 LEC articula una diligencia que no pretende solo determinar los sujetos infractores y, en su caso, intermediarios, sean o no infractores, sino también la existencia y número de los productos o servicios infractores o del precio aplicado en su comercialización, lo que tiene como finalidad genérica, poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 219 LEC que prohíbe la petición de indemnizaciones ilíquidas.

Las medidas de anticipación y aseguramiento de la prueba persiguen, respectivamente, la realización de actos de prueba respecto de las que exista el temor fundado de que no podrán practicarse en el curso del proceso y la preservación de objetos materiales o estados de cosas sobre los que durante el procedimiento habrá de practicarse alguna prueba, tienen por tanto, finalidad probatoria. Y ello las distingue, con carácter general, de las diligencias preliminares que, como tiene reiterado la doctrina judicial, no tienen como finalidad la obtención de medios probatorios o establecer si hay motivo o no para interponer el proceso, sino procurar la adecuada configuración de la relación jurídico-procesal y de la pretensión ejercitada.

Ahora bien, hay diligencias preliminares específicas, como es el caso de las previstas en los núms.

7.º y 8.º del art. 256.1 LEC, con origen en la Directiva 2004/48/CE, de respeto a los derecho de propiedad intelectual -art 8-, que tienen también por finalidad obtener elementos con un decisivo componente probatorio, como las ' cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas y las cantidades satisfechas como precio de las mercancías o servicios de que se trate y los modelos o características técnicas de las mercancías' ( art. 256.1.7.º LEC) o ' los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros' que se estimen necesarios para la correcta cuantificación y acreditación del importe reclamado ( art. 256.1.8.º LEC), lo que ha sido destacado en alguna resolución.

Una buena prueba de la eficacia probatoria que pueden desempeñar las diligencias preliminares en esta materia se encuentra en la SAP Barcelona (Secc. 15.ª) de 8 de enero de 2013, que determina la indemnización debida en concepto de ingresos obtenidos por la demandada por la comercialización de productos infractores -en este caso, por imitación desleal- a tanto alzado, por el hecho, entre otros motivos, de que la demandada no cumplió con las obligaciones de información dispuestas en las diligencias preliminares acordadas.

Es por todo ello que debemos desestimar el motivo y con él, el recurso de apelación.



SEXTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, no procede sino hacer expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante - art 398 LEC-.

SÉPTIMO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce para el recurrente la pérdida del depósito para recurrir -DA decimoquinta, nº 9- al que se le dará el destino previsto en la ley.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación entablado por la parte co-demandada, la mercantil Istrade Internacional Stocks S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Carmen Baeza Ripoll, contra el Auto de fecha 12 de diciembre de 2017 dictado por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en función de Tribunal de Marca de la Unión, confirmándose en consecuencia dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Este Auto es firme en derecho y no cabe formular recurso alguno frente al mismo.

Se acuerda la pérdida del depósito para recurrir hecho por el apelante, al que se le dará el destino previsto en la ley.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba expresados, que integran la Sección Octava de la Audiencia Provincial, doy fe.