Auto CIVIL Nº 92/2018, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 9, Rec 42/2018 de 09 de Mayo de 2018

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549749

FAX: 935549759

N.I.G.: 0801947120178007046

P.S.Medidas cautelares coetáneas - 42/2018 -D1

Materia: Demandas materia de marcas y disseño industrial

Cuenta BANCO SANTANDER:

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta

Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES 55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta

Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta

Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Parte demandante/ejecutante: Severiano

Procurador/a: Carmen Miralles Ferrer

Abogado/a: DAVID GRASA GRAELL

Parte demandada/ejecutada: Teodulfo

Procurador/a: Marcel Miquel Fageda

Abogado/a:

AUTO Nº 92/2018

Magistrada que lo dicta:Bárbara María Córdoba Ardao

Lugar: Barcelona,

Fecha: 9 de mayo de 2018

Antecedentes

PRIMERO.Doña CARMEN MIRALLES FERRER, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de Severiano presentó demanda de juicio ordinario de infracción marcaria y competencia desleal contra el Sr. Teodulfo .

SEGUNDO. De forma coetánea a la demanda, la actora solicitó también la adopción de las siguientes medidas cautelares:

Que se acuerde la orden judicial de cesación y abstención en el futuro de la utilización de la marca española nº 3659448, ni la denominación SOLVE, así como el cierre de las páginas web www.solveconsulting.es y www.solvedigital.es para asegurar la ejecución de la sentencia de condena, previa caución del importe de 1000 euros o la cantidad que fije este juzgador.

TERCERO. De dicha demanda se dio traslado a la parte demandada.

CUARTO. La vista se celebró el día 3 de mayo de 2018, a las 13 horas. Concedida la palabra a la parte actora, se afirmó y ratificó en su solicitud. Concedida la palabra a la parte demandada se opuso oralmente a su estimación al no concurrir los requisitos legales como elfumus boni iurisy elpericulum in mora.

QUINTO. A continuación, ambas partes propusieron distintos medios de prueba de los cuales solo fueron admitidos documentos obrantes en autos. Por tal motivo, se declaró concluso el acto, quedando pendiente de dictarse la oportuna resolución.

Fundamentos

PRIMERO.Competencia objetiva y territorial

Las DF 3 ª y 4ª de la Ley 24/2015 proponen la modificación de la DA 1ª, respectivamente, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Ambas disposiciones adicionales confirman que las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015 «serán de aplicación» a las distintas modalidades de signos distintivos y diseños. Es decir, la ley 24/2015 ha querido unificar el procedimiento de todos los pleitos que versen sobre derechos de propiedad industrial, por lo que las novedades que introduce ese nuevo texto normativo, serán también extrapolables a los pleitos marcarios, a excepción de aquellos aspectos que sean contrarios a su propia naturaleza.

Pues bien, en cuanto al órgano judicial competente para conocer del presente asunto, cabe ratificar la competencia objetiva y territorial de los juzgados mercantiles de Barcelona y muy especialmente, de este juzgado mercantil nº 9 al que le correspondió por normas de reparto. Así, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 86 ter 2 y 98 LOPJ , art. 118.2 LP , y artículos 723 y 725 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), corresponde a los Juzgados mercantiles la competencia para conocer de los pleitos sobre derechos de propiedad industrial. Es más, desde el 1 de abril de 2017, por acuerdo del CGPJ, sólo son competentes para conocer de los asuntos de patentes y marcas, los juzgados mercantiles de Madrid, Barcelona y Valencia, habiendo escogido el actor los juzgados mercantiles de Barcelona por ser el lugar donde los demandados tienen su domicilio y donde estarían cometiendo los presuntos actos de infracción marcaria.

SEGUNDO.Requisitos formales

Las medidas cautelares se han solicitado con la demanda principal, justificando el actor la concurrencia de los requisitos necesarios para su adopción, tal como disponen el art. 127.1 LP y 728 y 732 LEC .

TERCERO.Medidas cautelares.Régimen general

Dispone el art-. 127.1 LP:Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.'

La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil regula la medidas cautelares en sus artículos 721 y siguientes . Toda esta materia supuso una variación notoria con respecto a la Ley procesal anterior de 1881. Hoy en día, las medidas cautelares se caracterizan por su temporalidad, provisionalidad, discrecionalidad, instrumentalidad y homogeneidad de las mismas, cuya función es la de garantizar la efectividad de una posible sentencia estimatoria. Ahora bien, las medidas cautelares no se plantean ya como un incidente que surge dentro del pleito principal sino que el proceso cautelar adquiere plena autonomía, al mismo nivel que el proceso declarativo y el de ejecución, tal como se deduce de lo dispuesto en el art. 5 LEC donde se prevén las distintas clases de tutela judicial que puede otorgarse.

Este proceso cautelar se halla sujeto a dos principios básicos, el dispositivo y el de aportación de parte, debiendo la parte que solicita la adopción de la medida acreditar que concurren los presupuestos exigidos para su adopción, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el art. 728 LEC , el 'peligro por la mora procesal, la apariencia de buen derecho y, en su caso, prestar la caución que corresponda' ( arts. 728 y 732 LEC ).

En cuanto a su naturaleza jurídica, estamos ante un proceso sumario ya que, como señala el art. 735 LEC es abreviado, rápido y de tramitación preferente, debiendo el juez limitarse a comprobar si concurren o no los requisitos o presupuestos establecidos en la Ley, es decir, si se ha acreditado o no el periculum in mora, esto es, el juzgador debe examinar si las circunstancias de hecho dan serio motivo para temer el hecho dañoso, si el hecho es urgente y, por lo mismo, si es necesario proveer en vía provisional y finalmente, decidir cuál es la mejor manera de proveer. En último lugar, el juez deberá analizar los elementos relativos al fumus bonis iuris ( art. 735.2 LEC ), esto es, un examen superficial (summaria cognitio) del fondo de la litis, sin exigirse una prueba plena, dado que no se está prejuzgando el asunto. Además, deberá examinar la proporcionalidad de la medida con ofrecimiento de caución (art. 726.1 y 721.2).

Como proceso sumario que es, la resolución definitiva que resuelva sobre la medida cautelar no produce efectos de cosa juzgada ( Art. 743 y 744 LEC ).

La Ley contempla dos tipos de tramitación para su adopción. La regla general, prevista en el art. 733 LEC , es que, solicitada la medida cautelar por una de las partes, el juez, antes de pronunciarse sobre la adopción o no de la misma, dará traslado de la solicitud a la otra parte, convocándolas a la vista prevista en el art. 734 LEC a fin de que puedan exponer lo que a su derecho convenga, sirviéndose de cuantas pruebas estimen convenientes.

El art. 733.2 LEC prevé una segunda forma de tramitación, de naturaleza excepcional consistente en la posibilidad de adoptar la medida inaudita parte. Este procedimiento es de carácter excepcional ya que la adopción de cualquier medida cautelar supone una restitución coactiva de la esfera patrimonial del demandado, al que le asiste el derecho fundamental de defensa y la facultad inherente de ser oído antes de que se dicte una resolución. Por ello, no basta con que el demandante solicite la adopción de dicha medida inaudita parte sino que es necesario que acredite, además, que concurren razones de urgencia o bien, que la audiencia previa al demandado puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, dejándola si efecto. Cumplidos tales requisitos, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el que razonará la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para adoptar la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

Una vez analizados los requisitos que deben concurrir para la adopción de cualquier medida cautelar en general, conviene hacer a continuación una mención especial a las medidas cautelares solicitadas en procesos por infracción de un derecho de propiedad industrial.

Si bien es cierto que una medida cautelar general tiene por objeto asegurar la efectividad del cumplimiento del fallo de una eventual sentencia estimatoria en el pleito principal, en los procesos por infracción marcaria, la finalidad de la medida cautelar radica principalmente en evitar que durante la pendencia del proceso, se sigan infringiendo los derechos del instante y aumentando el quantum indemnizatorio. Por ello, para su estimación, la jurisprudencia exige un análisis más exhaustivo y riguroso del requisito del 'fumus boni iuris' o 'apariencia de buen derecho'en favor del actor, por la injerencia que supone la adopción de tales medidas cautelares en el patrimonio del deudor.

CUARTO.Posiciones de las partes

Las presentes actuaciones tienen su origen en la solicitud de medidas cautelares presentada por el Sr. Severiano contra el Sr. Teodulfo consistente en que se le obligue al demandado a cesar en su conducta infractora de los derechos marcarios titularidad del actor. En concreto, se le ordene a cesar y abstenerse en el futuro a utilizar la marca española nº 3659448, titularidad del actor, y cualquier otra con la denominación 'SOLVE', así como al cierre de las páginas web www.solveconsulting.es y www.solvedigital.es para asegurar la ejecución de la sentencia de condena, todo ello, en base a los siguiente hechos:

El Sr. Severiano es socio de la compañía SOLVE GROUP ADVISORS SL, siendo titular del 60% del capital social. Los otros dos socios son el Sr. Teodulfo , titular del 35% del capital social y la compañía LACUS TECH SL, titular del 55% restante.

Desde septiembre de 2017, el Sr. Severiano es titular de la marca española, tipo mixta, nº 3659448, que reproduzco a continuación:
Para ver la imagenpulse aquí.

Dicha marca protege los productos de la clase 35:Asesoramiento en gestión de negocios comerciales, consultoría en organización y gestión de empresas, servicios de consultoría y asesoramiento para negocios; consultoría en publicidad y marketing; desarrollo de estrategias y conceptos de mercadotécnica, servicios de estrategia y planificación de negocios.

Hasta el 5 de junio de 2017, el Sr. Severiano y el Sr. Teodulfo eran administradores solidarios de la mercantil SOLVE. Si bien, por discrepancias surgidas entre los dos socios, el Sr. Teodulfo fue cesado de su cargo de administrador mediante acuerdo de la junta general de esa fecha, siendo nombrado el Sr. Severiano como administrador único de la compañía.

Hasta junio de 2017, la sociedad SOLVE había venido utilizando en el mercado el dominio web www.solveconsulting.es. Aunque el Sr. Teodulfo fue quien lo dio formalmente de alta, sostiene la actora que era la sociedad SOLVE quien lo ha venido utilizando y pagando los costes y gastos que generaba ese dominio.

A finales del 2017, el demandado se habría apropiado del dominio y del correo electrónico a él vinculados desproveyendo a los socios y trabajadores de SOLVE de las herramientas básicas de trabajo.

Además, el demandado habría abierto un nueva página web wwww.solvedigital.es y redirigido el antiguo dominio de SOLVE (www.solveconsulting.es) a su nueva página web, habiendo copiado casi en su totalidad, el contenido de la página web SOLVE GROUP ADVISORS SL.

Asimismo, el demandado estaría utilizando en el mercado nacional la marca SOLVE sin el consentimiento del actor, titular de la marca. En concreto, habría procedido a constituir una sociedad bajo la denominación social SOLVE DIGITAL SL, inscrita en el registro mercantil de Barcelona el 13 de septiembre de 2017.

Ante los requerimientos efectuados por el actor al demandado para que cesara en el uso de la marca SOLVE, el demandado habría decidido solicitar la inscripción de la marca 'SOLVE DIGITAL', para los productos y servicios de la clase 42 y 35, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en clara infracción de los derechos marcarios del actor. Dicha inscripción se encuentra actualmente en suspenso.

A entender de la actora, dicha conducta es constitutiva de una infracción de sus derechos marcarios así como actos de competencia desleal, subsumibles en los arts. 6 y 11 LCD , por cuanto el demandado estaría utilizando la denominación 'SOLVE' así como los distintivos y referencias de ésta, para aprovecharse de la trayectoria y prestigio de SOLVE GROUP ADVISORS SL, generando confusión entre los clientes.

La parte demandada se opuso oralmente a la adopción de las medidas cautelares adoptadas por los siguientes motivos:

a)Falta de fumus boni iuris:

Manifiesta el Sr. Teodulfo que durante mucho tiempo, estuvo trabajando para grandes empresas consultoría hasta que decidió establecerse por su cuenta.

Entonces, creó el dominio 'solve consulting sl'y le propuso al Sr. Severiano asociarse.

El Sr. Teodulfo cedió el dominio y la página web a la Sociedad 'Solve improvement SL' que había creado con el Sr. Severiano .

Si bien, pronto surgieron las desavenencias entre los dos socios, al reprocharse mutuamente haber incumplido el contrato.

El señor Severiano convocó entonces junta general de accionistas en la que se acordó cesar al Sr. Teodulfo de su cargo de administrador y se nombró AL Sr. Severiano como administrador único de la compañlía. En esa misma junta también se acordó cambiar la denominación social pasando la sociedad a denominarse 'Solve Group Advisor SL', procediendo acto seguido el Sr. Severiano a su registro.

El demandado reconoce haber utilizado durante un mes el dominio 'solve consulting' para luego cambiarlo a 'solve digital SL'.

Con todo, se opone a la adopción de las medidas porque fue él quien primero empezó a utilizar en el mercado el dominio 'Solve consulting'. En tal sentido, el ICAM (dominios) establece siempre que cuando existe un dominio creado con anterioridad a la marca y no se ha registrado con mala fe, prevalece ese dominio.

Asimismo, para imponer al demandado la obligación de cesar en el uso de cualquier signo con la palabra 'SOLVE', el actor tendría que haber demandado también a los más de 30 personas que figuran en el registro como titulares de marcas en las que se incluye ese vocablo pidiendo por ello a este juzgador, que desestime la demanda por falta de litisconsorcio pasivo necesario'.

b)Falta de periculum in mora:

Niega que haya riesgo de confusión por dos motivos:

1) Porque el demandado desarrolla proyectos tecnológicos que no industriales. Por tanto, al no dedicarse las dos compañías a la misma rama de actividad, no hay riesgo de confusión en los clientes.

2) Porque opera en el mercado como 'Solve Digital'. Si bien es cierto que tal signo se parece al del actor al incluir la palabra 'solve', no constituye ningún acto de infracción marcaria en la medida en que hay otras 30 marcas en el registro en las que se incluye tal vocablo.

Por consiguiente, a su entender, no hay necesidad alguna para adoptar las presentes medidas.

QUINTO.Fumus boni iuris

La ley de marcas española se rige por el principio de prioridad registral de tal manera que quien figura en el registro como titular de la marca, adquiere a partir de ese momento la propiedad de la misma y todos los derechos inherentes a ella. Es la denominada ' forma adquisitiva u originaria de adquirir la titularidad de la marca', pudiendo ejercitar a partir de ese momento las acciones previstas en los arts. 40 y ss de la LM contra quien perturbare su derecho de exclusiva. Ahora bien, esa prioridad registral decae en dos supuestos, en los que frente a la realidad registral se impone la prioridad de uso:

A) Quien acredite ser el titular de una marca notoria.

B) Quien obtenga a su favor una sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de sus derechos marcarios, al haber actuado el anterior titular registral con mala fe, con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual.

Aplicando tal precepto al caso de autos, lo primero que hay que decir, pues no es un hecho discutido y así se desprende también del documento 3 acompañado con el escrito de demanda de medidas cautelares, que el Sr. Severiano es el titular registral de la marca española nº 3659448, de tipo mixto, 'Solve advisor group', que se representa con la palabra 'Solve' resaltada en negrita y con un tamaño de letra más grande, y abajo, en letras más pequeñas y sin resaltar, figura 'advisors group'.
Para ver la imagenpulse aquí.

Por tanto, en tanto en cuanto no se declare que esa marca es nula por falta de distintividad o porque el titular de la marca la haya inscrito de mala fe, en contravención con los derechos del verdadero titular de la marca, goza de toda la protección que le brinda el ordenamiento jurídico como es el derecho a usar en exclusiva su signo y la posibilidad de ejercitar el 'ius prohibendi'frente a todo aquél que le perturbe en el ejercicio de tal derecho.

Por su parte, el demandado es al persona que vendría utilizando en el tráfico mercantil el signo 'solve digital' y 'solveconsulting' para identificar a su empresa y a los servicios que presta, no teniendo por el momento registrado a su favor ninguna marca con tal signo. Cierto es que la solicitó pero está actualmente suspendida su inscripción tras haberse opuesto el actor, apelando a su derecho de prioridad registral.

En cuanto al hecho de que el demandado hubiera dado de alta en su momento el dominio 'solveconsulting' tampoco sería motivo para permitirle el uso del signo distintivo 'SOLVE consulting' o 'solve digital' en el mercado, habiendo reconocido que cedió tal dominio a la empresa 'SOLVE ADVISOR GROUP SL' para el desarrollo de su actividad empresarial.

Dicho lo cual, lo que hay que analizar a continuación es si el signo que estaría utilizando la demandada en el mercado para identificar sus productos y servicios, infringe los derechos marcarios del actor. Para ello, es necesario que concurran tres requisitos:

1) Que haya identidad o al menos, semejanza de signos;

2) Que exista identidad o semejanza de productos

3) Que hay riesgo de confusión.

1.-Identidad o al menos, semejanza de signos:

Si bien es cierto que no estamos ante signos idénticos, pues la marca de la actora es una marca mixta, representada por la denominación 'Solve advisor group' y el signo que vendría utilizando el demandado en el mercado sería 'Solve Digital', o 'solve consulting', es necesario realizar un análisis entre esos signos para determinar si son lo suficientemente semejantes como para generar riesgo de confusión en un consumidor medio.

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2012 (Sala 1 ª), la comparación de los signos debe llevarse a cabo del siguiente modo:

a) Entre los elementos dominantes que recogen la capacidad distintiva.

b) Con relación a la impresión de conjunto, producida en el consumidor medio de esa categoría de productos o servicios teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual.

c) La exigencia de una visión del conjunto no excluye el estudio analítico de los elementos integrantes al poder existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor. Así se expresa la STJUE de 9 de diciembre de 2010. En estos casos, se puede atribuir una mayor importancia al término que se considera dominante en el conjunto de los otros elementos que integran la marca, al tener una mayor fuerza distintiva. Así lo indica la STS de 30 de mayo de 2013 .

d) También el TS ha establecido que el riesgo de confusión existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas, económica o jurídicamente ( 2 de junio de 2010 del TS, con cita de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que allí cita).

En el supuesto enjuiciado, se puede concluir indiciariamente que sí que estamos ante signos semejantes pues el elemento dominante tanto en la marca de la actora como en el signo distintivo que vendría utilizando en el mercado el demandado, sería el vocablo 'Solve', no siendo una palabra que se haya vulgarizado ni que sea de uso normal o corriente entre la población española, de ahí que no pueda ser calificado de 'término genérico' ni sirva para identificar a unos determinados productos o servicios. De hecho, la propia demandada ha solicitado el registro de la marca 'Solve digital' lo que denota que a su entender, ese vocablo sí que tiene distintividad propia.

En cuanto a los términos ingleses que acompañan a la palabra 'Solve' como 'advisor group' en el caso de la marca de la actora, o los vocablos 'digital' o 'consulting' que emplea la demandada en el tráfico mercantil, son elementos que podríamos calificar de accesorios, secundarios, de uso común y que por tanto, no aportan distintividad alguna al signo, en referirse a una actividad o servicio. Tal es así que incluso aparecen escritos debajo de la palabra 'Solve', en letra más pequeña y sin resaltar, no generando en el público destinatario del producto o servicio ningún impacto visual lo suficientemente relevante como para que lo retengan en su memoria, a diferencia de 'SOLVE'.

2.-Que exista identidad o semejanza de productos o servicios:

Sin perjuicio de las conclusiones que puedan alcanzarse en tal sentido en el juicio plenario tras la práctica de la prueba, en principio, parece que el actor y el demandado se dedican al mismo sector de actividad como es el negocio de consultoría, siendo irrelevante a tales efectos que una esté más orientada al sector industrial y otra, al tecnológico, al ser vasos comunicantes y tener como destinatario, a un público muy similar.

3.-Que haya riesgo de confusión.

Una vez que hemos verificado que a nivel indiciario estamos ante signos semejantes y que se utilizan para identificar en el mercado español al menos, a productos o servicios sino iguales, al menos, sí lo suficientemente semejantes, hay que analizar finalmente, si el uso por parte del demandado del signo 'solve digital' o 'solve consulting' en el mercado para identificar su actividad, pudiera generar un riesgo de confusión en el consumidor medio acerca del origen empresarial de esos productos o servicios.

Al respecto, la STS 29 de abril de 2016 , aplicando la jurisprudencia del TJUE, establece cuáles son los parámetros que tenemos que seguir a la hora de analizar tal requisito:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de loCivil, Sección: 1ª, 18/03/2010 (rec. 2478/2005 )Marcas. Riesgo de confusión., con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre Jurisprudencia citada a favor STS , Sala de lo Civil ,Sección: 1ª, 09/12/2010 (rec. 218/2007 )Marcas. Riesgo de confusión. , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª,09-12-2010 (rec. 218/2007 ), con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' [ STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro].

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado yrazonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 09-12-2010 (rec.218/2007 ))».

De la prueba documental obrante en este incidente , y sin que ello prejuzgue el fallo de la sentencia que en su día se dicte en el pleito principal, sí se aprecia la existencia de tal riesgo de confusión. Primero, no es baladí el hecho de que el actor y el demandado son socios de la empresa 'SOLVE GROUP ADVISOR', que se dedica al sector de la consultoría, habiendo creado el demandado otra empresa paralela denominada SOLVE CONSULTING o SOLVE DIGITAL, también dedicada al mismo sector de consultoría, y por tanto, competidor directo. Por ende, el riesgo de que los clientes caigan en el error de que detrás de ambas empresas están las mismas es más que evidente, por muy atento y perspicaz que sea, pues fácilmente pensará que ambos socios están detrás de ambos proyectos empresariales cuando no es así. Es más, según se relata en el escrito de demanda y tampoco ha sido contradicho por el demandado oralmente durante el acto de la vista, el Sr. Teodulfo parece ser que habría redirigido la página web de SOLVE ADVISOR GROUP a 'SOLVE DIGITAL' por lo que el riesgo de confusión, es todavía mayor.

Por último, en cuanto al argumento utilizado por la demandada de la posible falta de litisconsorcio pasivo necesario en la medida en que hay otras marcas inscritas en el registro con la palabra SOLVE y cuyos titulares no han sido demandados en este proceso, procede su desestimación a nivel cautelar, habida cuenta que es el titular de la marca quien tiene la facultad de elegir contra quien dirige su acción y el ius prohibendi.

Por todo lo anteriormente expuesto, se aprecia una apariencia de buen derecho a favor del actor.

SEXTO.Periculum in mora

Tal como decía en el razonamiento jurídico tercero de esta resolución, en los pleitos relativos a infracción de los derechos de propiedad industrial, la adopción de las medidas cautelares no trata tanto de asegurar la eficacia del eventual fallo estimatorio de la demanda como de evitar que durante la pendencia del procedimiento principal, se sigan infringiendo los derechos marcarios del actor, infracción que según hemos visto en el razonamiento jurídico anterior parece, a nivel indiciario, que se podría estar produciendo. Por ello, la adopción de las medidas cautelares solicitadas vendrían a poner fin desde este mismo momento, a esa presunta infracción, evitando por otro lado que la compañía SOLVE DIGITAL pudiera obtener durante este tiempo unos beneficios a costa del prestigio y de la reputación de la marca del actor. Todo ello sin olvidar que con esta medida cautelar se pretende proteger también al consumidor miedo para que cuando contrate con SOLVE DIGITAL no caiga en el error de que piense que detrás de ese proyecto empresarial está la compañía SOLVE GROUP ADVISOR cuando no se corresponde con la realidad.

SÉPTIMO.Medidas cautelares a adoptar

Las medidas cautelares solicitadas tiene su encaje legal en el nuevo art. 134 LP, a cuyo tenor:

'Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

1.ª La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.

2.ª La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.

3.ª El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

4.ª Las anotaciones registrales que procedan'.

En concreto, solicita la actora que se adopten las siguientes medidas cautelares: 'Que se acuerde la orden judicial de cesación y abstención en el futuro de la utilización de la marca española nº 3659448, ni la denominación SOLVE, así como el cierre de las páginas web www.solveconsulting.es y www.solvedigital.es para asegurar la ejecución de la sentencia de condena, previa caución del importe de 1000 euros o la cantidad que fije este juzgador.

Ciertamente, se trata de una petición un tanto genérica pues este juzgador solamente puede analizar si los signos que está empleando actualmente el demandado en el mercado, infringen o no los derechos de exclusiva del actor, pero no puedo efectuar un pronunciamiento a futuro de que todo signo que utilice el demandado con es vocablo va a vulnerar per se, la marca del actor, sino que habría que valorarlo caso por caso. Lógicamente, si el demandado sigue incurriendo en la misma conducta que hasta ahora, empleando términos anglosajones sin distintividad alguna junto con la palabra Solve, para identificar servicios de consultoría, correrían la misma suerte que el actual pronunciamiento.

En suma, estimo la medida cautelar solicitada si bien, limitada únicamente a requerir al demandado que cese en el uso y se abstenga de seguir utilizando en el fututo los signos distintivos 'SOLVE CONSULTING' o 'SOLVE DIGITAL' para referirse a sus productos o servicios, debiendo asimismo proceder al cierre cautelar de sus páginas web www.solveconsulting.es y www.solvedigital.es, para evitar confusión ante los potenciales clientes.

OCTAVO.Caución

De forma previa a la adopción de la medida cautelar, se requiere a la parte actora para que preste caución por importe de 1.000 euros, teniendo en cuenta la inversión económica que tendrá que realizar la demandada para atender al requerimiento judicial de cese en su conducta presuntamente infractora. No se establece un importe superior habida cuenta que la demandada tampoco manifestó durante el acto de la vista su oposición a dicho importe por insuficiente.

NOVENO.Costas

Habiendo sido estimada sustancialmente la presente solicitud de medidas cautelares, procede condenar a la parte demandada al pago de las costas generadas en este incidente, conforme al art. 394 LEC .

Vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ACUERDO:estimar parcialmente la presente solicitud de medidas cautelares solicitada por Severiano contra Teodulfo , a quien ordeno que cese en el uso y se abstenga de seguir utilizando en el fututo los signos distintivos 'SOLVE CONSULTING' o 'SOLVE DIGITAL' para referirse a sus productos o servicios, debiendo asimismo proceder al cierre cautelar de sus páginas web www.solveconsulting.es y www.solvedigital.es, con condena en costas a la parte demandada.

De forma previa a su adopción, se requiere a la parte actora para que en el plazo de 72 horas, presteCAUCIÓNpor importe de1.000 euroscon el apercibimiento de que en caso contrario, se dejará sin efecto la medida.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN al que se le dará tramitación preferente y del que conocerá la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. La interposición de dicho recurso no tendrá efectos suspensivos ( art. 734 LEC ).

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la DA 15ª de la LOPJ , en su redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, se indica a las partes que, salvo que tengan reconocido el derecho al beneficio de justicia gratuita ( art. 6.5 Ley 1/06, de 10 de enero , y punto 7º de la instrucción 8/2009, de la secretaría de Estado de Justicia),será requisito indispensable para la admisión a trámite de la preparación del recurso de apelación la constitución de un depósito previo de 50 EUROS en la Cuenta de Consignaciones y depósitos de este Juzgadomediante ingreso o transferencia bancaria.

Así lo acuerdo, mando y firmo.