Auto Civil Nº 93/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 277/2013 de 24 de Julio de 2014

Fundamentos

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÃÂ"N DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 277/2013-1

JUICIO ORDINARIO Nº 289/2007

JUZGADO MERCANTIL Nº 6 DE BARCELONA

AUTO 93 / 2014

Sres. Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ M. RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a 24 de julio de 2014

Se ha visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial el procedimiento de juicio ordinario seguido con el nº 289/2007 ante el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona, en el que es parte demandante MERCK & CO. INC y MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A., representadas por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas y asistidas del letrado Miquel Montañá Mora. Conocemos el recurso de apelación formulado por las demandadas LABORATORIOS ALTER S.A., MABO FARMA S.A., MERCK FARMA Y QUÍMICA S.L., LABORATORIOS CINFA S.A., LABORATORIOS RAMBAXY S.L. y LABORATORIOS NORMON S.A., representadas por el procurador Ignacio López Chocarro y bajo la dirección del letrado Miquel Vidal-Quadras Trias de Bes, contra el auto dictado en fecha 28 de febrero de 2013 .

PRIMERO.La parte dispositiva del auto apelado es del tenor siguiente: 'PARTE DISPOSITIVA: Se decreta el sobreseimiento y terminación de este procedimiento por carencia sobrevenida de objeto, sin efectuar expresa imposición de costas contra ninguna de las partes'.

SEGUNDO.Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de un grupo de demandadas: LABORATORIOS ALTER S.A., MABO FARMA S.A., MERCK FARMA Y QUÍMICA S.L., LABORATORIOS CINFA S.A., LABORATORIOS RAMBAXY S.L. y LABORATORIOS NORMON S.A., que fue admitido a trámite. La parte actora presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.Formado en la Sala el Rollo correspondiente y personadas las partes, se señaló para votación y fallo el día 27 de marzo pasado.

Es ponente el Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

PRIMERO.1.Un grupo de sociedades demandadas, antes indicadas, formularon recurso de apelación contra el auto del juzgado mercantil que declara la terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto, sin imposición de costas, de conformidad con el art. 2 2. 1 LEC .

2. Los antecedentes a tener en cuenta son los siguientes:

a) Las actoras, MERCK & CO. INC y MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A., interpusieron demanda el 11 de julio de 2007 contra un amplio grupo de sociedades ejercitando acciones por infracción de la patente europea EP 1.175.904, validada en España como patente ES 2.269.014, que protege el uso del principio activo alendronato.

b) Meses antes de la presentación de la demanda había sido planteada oposición a la concesión de la patente ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) por parte de algunas demandadas, tramitándose el procedimiento administrativo de oposición paralelamente al presente procedimiento judicial.

c) En el presente procedimiento, algunas de las demandadas opusieron por vía de excepción la nulidad de la patente por falta de los requisitos de patentabilidad, y otras lo hicieron mediante demanda reconvencional.

d) La patente fue finalmente revocada por la EPO, de acuerdo con el siguiente iter procedimental:

- el 7 de julio de 2009 se publicó la Decisión de la División de Oposición de revocar la patente por no cumplir el requisito de actividad inventiva;

- ya celebrado el acto del juicio en el presente procedimiento, el 12 de abril de 2011 la Cámara de Recursos de la EPO desestimó el recurso interpuesto por MERCK & CO contra aquella Decisión;

- finalmente, el 23 de marzo de 2012, la Alta Cámara de Recursos desestimó la petición de revisión extraordinaria planteada por la actora, por lo que la revocación alcanzó definitiva firmeza, con los efectos ex tuncque prevé el art. 68 del CPE.

e) Las actoras solicitaron que fuera declarada la terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto, tanto respecto a la acción de nulidad como a la de infracción. Las demandadas se opusieron, interesando que se dictara sentencia desestimatoria de la demanda, o bien, algunas de ellas, se declarara la terminación respecto de la reconvención de nulidad y se desestimara la demanda principal de infracción. Tras la vista que prevé el art. 22.1 LEC , el jugado dictó el auto ahora apelado.

3.Como se ha dicho, el juzgado acuerda la terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto, afectante tanto a la acción de infracción de la patente como a la pretensión de nulidad, y no impone las costas a ninguna de las partes.

SEGUNDO. 4.Seis de las sociedades demandadas recurren en apelación interesando en su recurso, con carácter principal, que el auto sea totalmente revocado, se deje sin efecto el sobreseimiento del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto y se devuelvan las actuaciones al juzgado a fin de que dicte sentencia desestimando la demanda con imposición de las costas a a parte actora.

Subsidiariamente solicitan que se revoque parcialmente dicho auto, confirmando la terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto pero con imposición de las costas a la parte demandante.

5.Argumentan, para sustentar la petición principal, que la revocación de la patente, con los efectos ex tuncque predica el art. 68 CPE, no conlleva la carencia sobrevenida de objeto de la acción de infracción ejercitada en la demanda, sino que ha de determinar la desestimación de la demanda, al ser imposible que haya existido infracción; es decir, la declaración de nulidad (revocación) de la patente afecta directamente a la acción de infracción, pero no privándola de objeto, sino determinando su resolución en sentido desestimatorio, por falta de fundamento, con imposición de las costas a la parte demandante.

No cuestionan, sino que admiten expresamente, la carencia sobrevenida de objeto en lo que respecta a la acción de nulidad de la patente ejercitada mediante reconvención.

6.La parte actora sostiene, en lo que respecta a la pretensión impugnatoria principal, que desde el momento en que la Oficina Europea revocó con carácter firme la patente, el presente procedimiento carece de objeto, por desaparición sobrevenida del ius prohibendiejercitado en la demanda, lo que implica que las actoras han dejado de tener interés legítimo en obtener la tutela pretendida en la demanda, y no puede reconocerse a las demandadas un interés legítimo en que el procedimiento finalice con sentencia sólo para obtener la condena en costas de las actoras.

TERCERO. 7.Nuestro criterio es que no cabe reconocer la situación que describe el art. 22.1 LEC , de carencia sobrevenida de objeto o de desaparición sobrevenida del interés legítimo en obtener la tutela pretendida en la demanda, en la que se ejercitan acciones por infracción de la patente, por el hecho de que ésta haya sido declarada nula o revocada por la Oficina administrativa que inicialmente la concedió, con la consecuencia, prevista en el art. 68 CPE, de que el derecho de patente nunca ha producido sus efectos.

El objeto de la acción por infracción no es la validez o nulidad de la patente, sino que, mediante el ejercicio de tal acción, con el presupuesto de la constitución y vigencia de un derecho de patente válido, se hacen efectivas las facultades de exclusión ( ius prohibendi) para impedir y reprimir una explotación o usos no autorizados por parte de terceros.

La pérdida sobrevenida del título que confiere el derecho de exclusiva, por haber sido declarada su ineficacia con efectos ex tunc, no es identificable con la pérdida (carencia sobrevenida) de objeto de la acción de infracción ejercitada, porque su objeto no era el enjuiciamiento de la validez de la patente.

La ineficacia del título incide, ciertamente, en la suerte de la acción ejercitada, pero no determinando la terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto, sino la decisión del litigio.

Así mismo, no cabe admitir que en esta situación haya dejado de existir interés legítimo en obtener la tutela pretendida en la demanda con los efectos que prevé el art. 22.1 LEC , que se refiere a la 'terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto'. La pérdida de interés legítimo en obtener la tutela pretendida en la demanda se vincula por el precepto a la satisfacción extraprocesal, lo que en este caso no ha ocurrido, o bien, señala el precepto, a 'cualquier otra causa', que sin duda hay que relacionar con la carencia sobrevenida de objeto o con una satisfacción sustantiva, pero esta otra causano puede consistir en la mera convenienciadel demandante de no mantener la prosecución del litigio, en particular porque ve truncada o dificultada la posibilidad de éxito procesal o se ve privado del título legitimador o del derecho que le confiere facultades para exigir de la parte contraria una determinada conducta o condena, sin perjuicio de que pueda conseguir la terminación del proceso mediante la renuncia o el desistimiento, que se regula en otro precepto, el art. 20 LEC , con las consecuencias previstas en la LEC. En tales supuestos no hay pérdida sobrevenida de interés en obtener la tutela pretendida en la demanda en el sentido del art. 22 LEC , sino el avistamiento de su frustación o, al menos, de una seria expectativa de no poderla obtener.

8.En nuestra sentencia de 5 de octubre de 2012 (rollo 720/2011 ), que las partes citan, hemos mantenido esta posición al resolver un litigio en el que se ejercitaban acciones por violación de una patente y, así mismo, acciones de nulidad, cuando la patente fue revocada por la Oficina Europea pendiente el procedimiento judicial. En tal situación estimábamos los argumentos de la allí recurrente, similares a los que esgrimen aquí los apelantes. Reproducimos la parte relevante de aquellos argumentos:

" SEGUNDO. Sobre el diferente alcance de la nulidad de las patentes

(...)

7. Compartimos el punto de vista de la recurrente. La nulidad de las patentes declarada por la oficina europea se traduce de forma distinta respecto de las acciones de nulidad, que han quedado desprovistas de objeto, que respecto de las acciones de infracción, que no tienen por qué haber sufrido ese efecto. Con la acción de infracción lo que se pretende es que se declare que existieron actos de violación de la patente. Es obvio que la declaración de nulidad de las patentes afecta a esta acción pero no privándoles de objeto sino determinando que no es posible que existiera infracción. Por consiguiente, el recurso debe ser estimado en este punto. Debe entrarse a enjuiciar en el fondo las acciones de infracción respecto de esas tres patentes con el resultado de tener que desestimar que exista infracción pues lo impide la declaración de nulidad de las tres patentes invocadas, tal y como se deriva del art. 114.1 de la Ley de Patentes (LP), a cuyo tenor, la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud han tenido nunca efectos. Asimismo habrá que extraer las consecuencias a que haya lugar en materia de costas, que difieren en el caso de desestimación de la demanda del supuesto de terminación del proceso por pérdida sobrevenida del objeto.

SÉPTIMO. Sobre la acción de infracción

35. (...) Como hemos razonado en el apartado 7 (FJ 2º) de esta resolución, no podemos considerar que la acción de infracción hubiera perdido su objeto por el hecho de que se declarara la nulidad de las patentes sino que lo que ocurre es que debe ser desestimada como consecuencia de lo establecido en el art. 114 LP. Por consiguiente, el pronunciamiento de desestimación de la acción de infracción debe entenderse referido a todas las patentes".

9.En consecuencia, procede estimar el recurso dejando sin efecto la decisión de terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto respecto de las acciones ejercitadas en la demanda principal (acciones por infracción de la patente), a fin de que el juzgado, celebrado que ha sido el juicio oral, dicte sentencia (mediando o no los trámites previos que deban cumplirse) decidiendo sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda y el consecuente pronunciamiento sobre las costas.

10.Mantenemos la decisión de terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto respecto de las acciones de nulidad ejercitadas mediante reconvención, al no haber sido impugnada. La parte apelante únicamente cuestionó la procedencia de dar por terminado el procedimiento respecto de la acción por infracción, y termina solicitando que se devuelvan las actuaciones al juzgado para que dicte sentencia 'desestimando la demanda'con condena en costas a la actora, por lo que debe concluirse que no impugna la decisión de terminación por carencia sobrevenida de objeto de las acciones de nulidad, ejercitadas mediante demanda reconvencional.

11.Estimada la petición principal del recurso no es necesario entrar en la subsidiaria, ni procede imponer las costas en esta instancia ( art. 398.2 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

La Sala acuerda estimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de LABORATORIOS ALTER S.A., MABO FARMA S.A., MERCK FARMA Y QUÍMICA S.L., LABORATORIOS CINFA S.A., LABORATORIOS RAMBAXY S.L. y LABORATORIOS NORMON S.A. contra el auto dictado en fecha 28 de febrero de 2013 , que revocamos en parte, en el siguiente sentido:

Confirmamos el pronunciamiento de terminación del procedimiento en lo que respecta a las acciones de nulidad ejercitadas mediante demanda reconvencional así como el relativo a las costas procesales originadas por tales demandas reconvencionales, que no se imponen a ninguna de las partes.

Revocamos el pronunciamiento de terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto en lo que respecta a las acciones ejercitadas en la demanda principal, y en su lugar acordamos que el procedimiento continúe hasta el dictado de la sentencia que decida las pretensiones ejercitadas en la demanda principal.

Contra la presente resolución no cabe recurso extraordinario alguno conforme a la Disposición Final Decimosexta de la LEC .

Sin imposición de costas en esta segunda instancia.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por este Auto, del que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.