Auto Civil Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 171/2024 de 24 de abril del 2024

PRIMERO.- Tramitación del juicio ordinario núm. 114/2024 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona

1.- El 8 de junio de 2022, Teva Pharma S.L.U. (en adelante, Teva) presentó una demanda de juicio ordinario contra Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company (en adelante, BMS), en la que ejercitó una acción de nulidad de la patente ES 2329881 y del certificado complementario de protección CCP C201100043, que fue turnada al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, que la tramitó como procedimiento ordinario núm.573/2022.

2.- El 15 de enero de 2024, el juzgado dictó sentencia núm. 8/2024, que estimaba íntegramente la demanda, con el siguiente fallo:

"Estimamos íntegramente la demanda. Interpuesta por la representación procesal de Teva Pharma SLU, por lo que declaramos la nulidad de las reivindicaciones 1 a 6 de la patente ES 2.329.881 por falta de actividad inventiva y de las reivindicaciones 7 a 29 de dicha patente por insuficiencia descriptiva, de la que es titular la entidad Bristol Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company y, en consecuencia, ordenamos la cancelación de dichas reivindicaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Declaramos la nulidad también del certificado complementario de Protección C 201100043. Asimismo, se imponen las costas de la demanda a la demandada, la entidad Bristol Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company".

3.- El 7 de febrero de 2024, BMS requirió a Teva y le informó del ejercicio de acciones legales ante la inminente comercialización de un medicamento que contenía el principio activo protegido por la patente.

4.- El 9 de febrero de 2024, Teva contestó al requerimiento e informó que había presentado ese mismo día un escrito preventivo ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, que dio lugar a la formación del procedimiento de medidas cautelares 114/2024.

5.- El 16 de febrero de 2024, BMS formuló recurso de apelación contra la referida sentencia de primera instancia.

6.- El 19 de febrero de 2024, Teva presentó un escrito en el que solicitaba unas medidas cautelares inaudita parte, al amparo de lo dispuesto en el art. 130 LP, que fueron estimadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona mediante auto de fecha 26 de febrero, cuya parte dispositiva señala:

"1.- Estimar parcialmente, la solicitud de medidas cautelares instadas por la representación procesal de Teva Pharma, S.L.U., frente a las entidades Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, Swords Laboratories Unlimited Company y Bristol-Myers Squibb, S.A., así como la representación procesal de Pfizer, S. L. U.; Pfizer Inc., y Pfizer Singapore Development LP, sin imponer las costas procesales y en su virtud:

1.1.- Se requiere a dichas entidades para que se abstengan temporalmente de prestar caución para hacer efectivas las medidas cautelares acordadas mediante el auto 68/2024 del Juzgado Mercantil n.º 13 de Madrid (Piezas de medidas cautelares, 100/2024 - 0002) solo respecto de la entidad Teva;

1.2.- De haberse prestado ya la caución, se requiere a dichas entidades para que retiren temporalmente la caución prestada para hacer efectivas las medidas cautelares acordadas mediante el auto 68/2024 del Juzgado Mercantil n.º 13 de Madrid (Pieza de medidas cautelares 100/2024 - 0002) solo respecto de Teva;

1.3.- O para que alternativamente desistan (mientras se tramite el procedimiento ordinario 573/2024 ante este Juzgado) de las medidas cautelares acordadas mediante el Auto 68/2024 del Juzgado Mercantil n.º 13 de Madrid (Pieza de medidas cautelares 100/2024 - 0002) solo respecto de Teva.

"2.- Dicha medida está condicionada a la prestación de caución por valor de 2.500.000 euros en el plazo de tres audiencias".

7.- El 28 de marzo de 2024, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona dictó un auto que acordaba plantear la cuestión positiva de competencia funcional que ahora nos ocupa.

SEGUNDO.- Tramitación del juicio ordinario y las medidas cautelares núm. 100/2024 del Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid

1.- El 24 de enero de 2024, Sandoz Farmacéutica, S.A. (en adelante, Sandoz) informó a BMS y a Swords Laboratories Unlimited Company y Bristol-Myers Squibb S.A. de la próxima comercialización de productos con el principio activo protegido por la patente.

2.- El 6 de febrero de 2024, BMS, Swords Laboratories Unlimited Company y Bristol-Myers Squibb, S.A., así como Pfizer, S.L.U., Pfizer Inc., y Pfizer Singapore Development LP, presentaron una demanda de juicio ordinario con solicitud de medidas cautelares inaudita parte, contra Sandoz, ante la, según ellos, inminente infracción de sus derechos sobre la patente ES2329881 y sobre el Certificado Complementario de Protección C201100043. Dicha demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid, que incoó el procedimiento ordinario/medidas cautelares núm. 100/2024.

La petición de medidas cautelares era la siguiente:

"1.- Ordene cautelarmente a Sandoz Farmacéutica, S.A. abstenerse, mientras el certificado complementario de protección núm. C201100043 se encuentre en vigor, de la fabricación, ofrecimiento para la venta, introducción en el comercio, utilización, y la importación y posesión con tales fines en España de los medicamentos que a la fecha de la presentación de la demanda han sido autorizados bajo las denominaciones Apixaban Sandoz 2.5 Mg comprimidos recubiertos con película EFG y Apixabán Sandoz 5 Mg comprimidos recubiertos con película EFG y cualquier otro medicamento que contenga el principio activo Apixabán y ordene asimismo cesar en tales actos si ya hubieran comenzado.

"2.- Notifique el auto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (C/Campezo núm. 1, Edificio 8, 28022 Madrid) y a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), a fin de que tomen nota de la nueva situación de los medicamentos a los que se refiere el párrafo 1 anterior y procedan en consecuencia a adoptar las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de la Resolución.

"3.- Ordene el embargo de todas las unidades de medicamentos referidos en el anterior párrafo 1, que estén en posesión o bajo el control de Sandoz Farmacéutica S.A.

"4.- Condene a Sandoz Farmacéutica, S.A. al pago de las costas del presente procedimiento, caso de que se opusiere a las medidas solicitadas".

Las demandantes ofrecían una caución de 2.000.000 de euros, mediante aval bancario o garantía equivalente.

3.- El 12 de febrero de 2024, el juzgado de Madrid dictó un auto estimatorio de la petición de medidas cautelares, con la siguiente parte dispositiva:

"Ordeno cautelarmente a Sandoz Farmacéutica, S.A., abstenerse mientras el certificado complementario de protección núm. C201100043 se encuentre en vigor (o se declare con anterioridad su nulidad por sentencia firme), de la fabricación, ofrecimiento para la venta e introducción en el comercio, utilización, y la importación y posesión con tales fines en España de los medicamentos que a la fecha de la presentación de la demanda han sido autorizados bajo las denominaciones Apixaban Sandoz 2.5 Mg comprimidos recubiertos con película EFG y Apixabán Sandoz 5 Mg comprimidos recubiertos con película EFG y cualquier otro medicamento que contenga el principio activo Apixabán.

"Ordeno asimismo a Sandoz cesar en tales actos si ya hubieran comenzado.

"Ordeno el embargo de todas las unidades de medicamentos referidos anteriormente que estén en posesión o bajo el control de Sandoz Farmacéutica S.A.

"La anterior medida cautelar se ejecutará una vez que la parte solicitante preste caución por importe de 4.000.000 de euros, mediante ingreso en la cuenta de consignaciones y depósitos de este juzgado o mediante garantía equivalente admitida en derecho".

4.- El 12 de febrero de 2024, los demandantes y peticionarios de las medidas cautelares presentaron una ampliación subjetiva y objetiva de la demanda contra Teva y Laboratorios Normon S.A., ante el inminente lanzamiento de un medicamento genérico con el principio activo del Apixabán, así como la extensión de efectos de la medida cautelar frente a aquellas sociedades.

5.- El 15 de febrero de 2024, el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid amplió a dichas sociedades las medidas cautelares acordadas inaudita parte.

6.- El 1 de marzo de 2024, el juzgado dictó providencia que recordaba la vigencia de las medidas cautelares adoptadas, y dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal, con carácter previo a la formulación de una cuestión positiva de competencia.

7.- El 22 de marzo de 2024, el juzgado dictó el auto que formula la cuestión de competencia funcional.

TERCERO.- Marco normativo

1.- El art. 118.2 LP establece:

"Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes".

El precepto debe entenderse complementado por el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil, entre los que se encuentran los que plantean la presente cuestión.

2.- En materia de medidas cautelares, el art. 127 LP señala:

"Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil".

Y, en caso de apelación, el art. 130 LP establece:

"1. Si la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, se dará cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta pueda, dentro del plazo de 3 días, exigir del Juez la adopción de las correspondientes medidas cautelares o la prestación de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren insuficientes.

"2. El Juez de instancia mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación".

3.- Finalmente, en lo que respecta los escritos preventivos, el art. 132 LP dispone:

"1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

"2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado".

CUARTO.- Secuencia cronológica relevante para la resolución de las cuestiones de competencia

Dentro de la tramitación procedimental ante ambos juzgados mercantiles que antes hemos resumido, resulta relevante para la resolución de las cuestiones positivas de competencia funcional acumuladas la siguiente secuencia de hechos:

1.- El 15 de enero de 2024, el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, a instancia de Teva, declaró la nulidad de la patente y del CCP titularidad de BMS. Esta sentencia no es firme, al haber sido recurrida en apelación.

2.- El 6 de febrero de 2024, BMS y Pfizer presentaron una demanda de medidas cautelares sin audiencia previa del demandado, que se dirigía frente a Sandoz, para que se abstuviera de comercializar un medicamento mientras el CCP (que había sido declarado nulo por el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona) estuviera en vigor.

3.- El 12 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid acordó las medidas solicitadas.

4.- El 9 de febrero de 2024, Teva presentó un escrito preventivo ante el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona, que fue admitido el 13 de febrero de 2024.

5.- El 12 de febrero de 2024, BMS/Pfizer ampliaron la solicitud de medidas a Teva y Normon. Y, por auto de 13 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid acordó la extensión de las medidas frente a estas dos compañías.

6.- El 9 de febrero de 2024, Teva pidió ante el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona unas medidas cautelares ( anti-suit injunction) para que BMS se abstuviera de prestar la caución solicitada en el procedimiento de medidas acordadas por el Juzgado Mercantil 13 de Madrid.

7.- El 26 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona acordó estas medidas.

QUINTO.- Delimitación de los términos de las cuestiones de competencia funcional acumuladas

1.- En este momento nos corresponde resolver únicamente la cuestión positiva de competencia funcional suscitada entre los dos juzgados referidos, conforme al art. 51 LOPJ. Para ello, ha de partirse de la base de que, en todo caso, ambos juzgados de Madrid y Barcelona gozarían de competencia objetiva para acordar unas medidas cautelares relacionadas con la infracción de una patente o un certificado complementario de patente. Pero ello no impide que surjan una serie de aspectos o interrogantes que conforman la cuestión de competencia suscitada.

2.- La primera interrogante gira en torno a si el pleito sobre nulidad de la patente y el certificado complementario iniciado ante el juzgado de Barcelona atraía la competencia funcional para conocer de la demanda de infracción y de las medidas presentadas por BMS/Pfizer ante el juzgado de Madrid.

3.- La segunda interrogante se refiere a si el escrito preventivo presentado por Teva el 9 de febrero de 2024 ante el juzgado de Barcelona, privaba de competencia funcional al juzgado de Madrid para conocer de la ampliación de medidas inaudita parte frente a Teva. Para lo cual ha de tenerse en cuenta que la solicitud de medidas se dirigió inicialmente frente a Sandoz, el 9 de febrero de 2024; y que la extensión a Teva y Normon fue solicitada el 12 de febrero de 2024.

4.- Un tercer aspecto se refiere a si el juzgado de Barcelona tiene jurisdicción para acordar una medida que consiste en prohibir a BMS prestar la caución necesaria para que se hagan efectivas las medidas cautelares acordadas por el juzgado de Madrid.

SEXTO.- Ámbito objetivo y funcional de los procedimientos seguidos ante ambos juzgados

1.- Para resolver los problemas enunciados y, por ende, las cuestiones positivas de competencia funcional planteadas de manera cruzada, debe comprobarse en qué medida las entidades instantes de las medidas ante el juzgado de Madrid (BMS/Pfizer) coinciden con la parte demandada en el pleito de nulidad de patente seguido ante el juzgado de Barcelona.

2.- La sentencia que declaró en primera instancia la nulidad de la patente y del certificado complementario, mientras no sea firme, no impide que la titular de la patente pueda seguir ejercitando acciones de violación de su patente (y consiguientemente instar medidas cautelares inaudita parte) frente a otras entidades distintas de la demandante, que no sean parte, como es el caso de Sandoz y Normon, sin perjuicio del efecto prejudicial que la eventual firmeza de la sentencia de nulidad pudiera tener sobre la acción de violación.

3.- Por ello, en principio, el Juzgado Mercantil núm. 13 de Madrid tenía competencia para una acción de infracción frente a Sandoz y también para una petición de medidas cautelares inaudita parte. E igualmente la tenía para la ampliación de las medidas frente a Normon.

4.- Pero cuando el 12 de febrero de 2024 se ampliaron las medidas frente a Teva, esta compañía mercantil ya había presentado ante el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona el escrito preventivo (para impedir unas medidas inaudita parte).

El escrito preventivo constituye un instrumento procesal de defensa anticipatoria, por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

5.- Tal y como está regulado en el art. 132 LP, el escrito preventivo, aunque no altera formalmente la competencia, condiciona de facto el fuero de presentación de las medidas cautelares, puesto que éstas deben presentarse ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho). La única alternativa que se le ofrece al titular de la patente es justificar que aquel tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no es el competente.

La notificación automática e imperativa del auto de admisión del escrito preventivo al titular de la patente con anterioridad a que presente su solicitud de medidas cautelares tiene la finalidad de fijar y apuntalar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares.

6.- Sobre esta base, al no operar la previsión del art. 132.2 LP, dada la innegable competencia del juzgado de Barcelona, la presentación del escrito preventivo impedía la petición de medidas posteriores ante otro juzgado, por lo que el Juzgado Mercantil núm. 13 de Madrid carecía de competencia para extender las medidas frente a Teva. Si hubiera tenido conocimiento de la existencia de los escritos preventivos por parte de Teva y de su admisión por el Juzgado de Barcelona, antes de acordar esa extensión de las medidas debía justificar la falta de competencia del juzgado de Barcelona para apreciar su propia competencia. Y si ese conocimiento fuera posterior (siempre bajo el presupuesto de que los escritos preventivos eran anteriores), el juzgado de Madrid debía apreciar su falta de competencia y dejar sin efecto la extensión de las medidas acordadas.

7.- A su vez, el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona carecía de jurisdicción para acordar unas medidas ( anti-suit injunction) cuyo objeto era impedir la eficacia de unas medidas acordadas por el juzgado de Madrid, en atención a su contenido. Esas medidas no pueden acordarse porque no están permitidas en nuestro Derecho en cuanto que exceden de lo que puede ser una medida cautelar y constituyen una invasión de la jurisdicción de un tribunal por otro órgano judicial, cuyo funcionamiento obstaculizan. La medida solicitada y acordada por el juzgado de Barcelona suponía impedir que pudiera hacerse efectiva una medida cautelar acordada por el juzgado de Madrid, al prohibir al solicitante de estas medidas adoptas por el juzgado de Madrid hacerlas efectivas mediante la entrega de la caución o garantía acordada por el juzgado.

La procedencia y corrección de las resoluciones judiciales puede impugnarse por los medios previstos en el ordenamiento jurídico. En este caso, las medidas acordadas inaudita parte por el juzgado de Madrid tenían un cauce específico de impugnación, que debía ser resuelto primero por el propio juzgado, cuya resolución podía ser revisada después mediante un recurso de apelación. Cualquier otro tribunal que carezca de jurisdicción para conocer de esta impugnación y de la posterior apelación, carece también de jurisdicción para conocer de una medida cautelar directamente encaminada a privar de efectividad aquellas medidas.