Auto CIVIL Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 3140/2017 de 13 de Noviembre de 2019

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 13/11/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3140/2017

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 8 DE ALICANTE

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: SGG/rf

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3140/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Jose Luis Seoane Spiegelberg

En Madrid, a 13 de noviembre de 2019.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.

Antecedentes

PRIMERO.-La representación procesal Yodeyma Parfums S.L.U. presentó escrito formulando recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava) de fecha 2 de junio de 2017, en el rollo de apelación 82-U10/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 477/2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante.

SEGUNDO.-Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

TERCERO.-El procurador D. Antonio Sorribes Calle, en representación de Yodeyma Parfums S.L.U., presentó escrito de fecha 20 de julio de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.

El procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de Carolina Herrera Limited, Gaulme S.A.S., Puig France S.A.S. y Antonio Puig S.A., presentó el día 27 de julio de 2017 escrito personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO.-Por providencia de fecha 25 de septiembre de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

QUINTO.-La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 15 de octubre de 2019. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 16 de octubre de 2018.

SEXTO.-La parte recurrente constituyó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte recurrente formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO.-La Audiencia desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida. Se apreció la existencia de una infracción marcaria, de diversas marcas de perfumes, propiedad de las entidades recurridas. Y ello porque la recurrente, a través de su página web ofrecía el mismo producto que imitaba a los perfumes originales, y su búsqueda había de realizarse identificando precisamente las marcas de las recurridas. Ello supone un aprovechamiento del prestigio y reputación de las conocidas marcas de perfumes de las recurridas, de las que se prevalece la parte recurrente para comercializar sus productos. Se acuerda el abono de una indemnización por la infracción de las marcas, y el enriquecimiento injusto, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, conforme las bases fijadas en ésta.

La parte recurrente se opone a la sentencia recurrida ya que considera que no se ha producido ninguna infracción marcaria, por la mera vinculación de los signos de las marcas de las recurridas y sus perfumes no resulta suficiente para apreciar la existencia de una infracción, pues se trata de una imitación pero cuando sus productos son identificables, ni inducen a confusión porque su apariencia y envoltorio es diferente. Se niega que se haya producido un aprovechamiento de la reputación de las marcas de las recurridas.

TERCERO.-El recurso de casación se formula al amparo del art. 477.2.3.º LEC, por razón de interés casacional y se articula en doce motivos.

En el primer motivo se denuncia la vulneración del art. 5.1 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Vulneración de la doctrina jurisprudencial del TJUE establecida en la sentencia del Asunto Interflora, por considerar que su aplicación se halla subordinada a la finalidad del internauta, siendo este un requisito que, sin embargo, ni siquiera se contempla en dicha sentencia.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2.º LEC, de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso, de los requisitos de desarrollo de los motivos, por falta de acreditación del interés casacional, por falta de acreditación del interés casacional, por falta de idoneidad de la resolución alegada en atención a las circunstancias fácticas del presente caso, y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

En el motivo se explica que la sentencia recurrida descarta la aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del TJUE citada, porque no concurre el requisito de la finalidad del internauta. El TJUE no subordina en ningún caso la licitud o ilicitud de los resultados alternativos a la búsqueda por marca realizada por el usuario en el motor de búsqueda a la finalidad pretendida por el internauta.

En primer lugar, no puede estimarse debidamente acreditado el interés casacional. Se debe tener en cuenta, que la parte recurrente pretende fundamentar el interés casacional, no solo de este motivo sino de los cuatro primeros motivos, en una única resolución del TJUE, y para ello alude a la sentencia de esta sala, núm. 401/2010, de 1 de julio, si bien la interpreta a su conveniencia. En esta resolución explicábamos respecto del interés casacional, en relación con la doctrina comunitaria:

'106. Para dar respuesta a la admisibilidad del recurso por interés casacional, sustentado en la oposición a la doctrina sentada por el Tribunal de la Unión Europea en una sentencia dictada al resolver una cuestión prejudicial, conviene partir de las siguientes premisas:

1) Cuando la decisión de los Tribunales españoles recae sobre materias en las que existe una legislación armonizada, las normas del ordenamiento jurídico interno deben ser interpretadas por todos los Tribunales en el sentido más conforme al Derecho de la Unión Europea (en este sentido, entre otras, sentencia número 428/2007, de 16 abril ).

2) Las decisiones del TJUE en el procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado de Unión tienen precisamente como finalidad garantizar la aplicación correcta y la interpretación uniforme del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales (en este sentido sentencia del TJUE de 12 junio 2008 (Caso Skatteverket contra Gourmet Classic Ltd .).

3) Es cierto que los efectos vinculantes de las sentencias del TJUE se despliegan 'cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional' ( sentencia del TJUE de 4 noviembre 1997. Caso Parfums Christian Dior SA y otros contra Evora BV), pero más allá del 'efecto vinculante' debe tenerse en cuenta que las sentencias dictadas en la decisión de cuestiones prejudiciales desarrollan una interpretación 'abstracta' del Derecho de la Unión, lo que, unido a su objetivo y a la ausencia de partes procesales propiamente dichas, es determinante de que su valor interpretativo se proyecte más allá de quienes intervinieron en la cuestión prejudicial, al extremo de que puede relevar a los órganos jurisdiccionales nacionales de la obligación de someter al Tribunal de Justicia toda cuestión de interpretación de Derecho comunitario, sin perjuicio de que, para evitar el riesgo de petrificación de su jurisprudencia, nada impide replantear el supuesto ( sentencia de 2 abril 2009 asunto C-260/07, Pedro IV Servicios, SL, vs. Total España, S.A.)'.

La parte recurrente se escuda en que bastaría una sola resolución del TJUE para fundamentar en el interés casacional. Y sobre esta premisa pretende dar por acreditado el interés casacional de diversas infracciones contenidas en los primeros cuatro motivos. Para ello alude a sentencia relativa al Asunto Interflora dictada por el TJUE, cuyo supuesto de hecho es ajeno al presente, por lo que no concurre el interés casacional, sino que el mismo se desarrolla de forma artificiosa, sobre la base de una interpretación de la doctrina comunitaria propia, y ajena a los fundamentos expuestos en la resolución recurrida. Por lo tanto, esta causa de inadmisión afecta a los cuatro primeros motivos, sin que sea admisible que la parte recurrente aluda al hecho de que basta una resolución comunitaria para fundamentar el interés casacional de cuatro motivos, en los que se interpreta la sentencia en interés de la propia recurrente.

Además, la sentencia Interflora no puede estimarse idónea para fundamentar el interés casacional porque contempla un supuesto de hecho distinto al presente, y así se explica en la resolución recurrida. Aunque la parte recurrente defiende que la Audiencia no aplica la misma porque no concurre un requisito, la finalidad del internauta, lo cierto es que no se aplica por su falta de idoneidad. Así se argumenta:

'La apelante aprovecha esta alegación para referirse a la STJUE de 22 de septiembre de 2011 conocida por el asunto ' Interflora' al considerar que su doctrina es aplicable al presente caso. Sin embargo, ningún paragón se aprecia entre ambos casos porque (i) allí el internauta inserta una marca en un motor de búsqueda de alcance universal con la finalidad de localizar varias páginas vinculadas con esta marca estando más accesible la página que haya adquirido la palabra correspondiente a esa marca en el servicio de referenciaciónAdwords ;por el contrario, en nuestro caso, el buscador está dentro de una concreta página web y su única finalidad es vincular una marca de perfume conocida con el nombre del perfume Yodeima sin permitir el acceso a otras páginas web; (ii) el que contrata una palabra coincidente con una marca en el servicio de referenciación Adwordstrata de presentarse en su página accesible como alternativa al producto o servicio designado con la marca, por el contrario, en nuestro caso, Yodeima relaciona inmediatamente la marca conocida inserta en el buscador por el cliente con su perfume ' equivalente' o imitación'.

Se debe acoger dicho pronunciamiento, ya que tal y como se expone en el asunto Interflora, se analiza la procedencia de introducir una marca en un buscador, que refleja una pluralidad de páginas web que incluyen dicho resultado; sin embargo, en el presente caso, el usuario introduce la marca en el buscador de la web de la recurrente.

Por lo tanto, además de una falta de acreditación del interés casacional, el motivo carece de fundamento, ya que obvia la razón decisoria, que es precisamente la falta de identidad entre la resolución europea aludida y el caso presente, sin que sea admisible el argumento de que se exige atender a la finalidad del internauta.

CUARTO.-En el segundo motivo se denuncia la vulneración del art. 5.1 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Vulneración de la doctrina jurisprudencial del TJUE establecida en la sentencia del Asunto Interflora, por considerar que el mero vínculo entre marcas equivale a presentar bienes como imitación, contraviniendo así la doctrina establecida en la citada sentencia.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

El motivo se opone a la doctrina recurrida porque no es posible que un vínculo con una marca ajena, sea per seuna imitación. Los perfumes de Yodeyma no se presenta como una imitación, sino como una alternativa lícita a los productos de las recurridas; además se comercializan los perfumes bajo su propia marca y los frascos son diseños propios de la compañía.

El motivo carece de fundamento ya que prescinde de la base fáctica y razón decisoria de la sentencia, puesto que la Audiencia argumenta de forma extensa y concisa la infracción marcaria, sin que pueda admitirse una simplificación como se pretende en el recurso, que defiende que la infracción se habría producido por una vinculación entre los signos.

Así la resolución defiende que no es indispensable que la identificación de sus fragancias se efectúe mediante la utilización de una marca ajena y además existen limitaciones en el uso de marca ajena, que no son respetadas por la recurrente. Y ello porque la utilización en el buscador de la página de Yodeyma, de las marcas de las recurridas no es conforme a las prácticas leales, ya que comporta un aprovechamiento indebido del prestigio y reputación, especialmente teniendo en cuenta que son marcas notorias. También la utilización de los signos supone una lesión de la función publicitaria de las marcas de las recurridas.

En definitiva, la ratio decidendide la resolución recurrida, respecto de la infracción marcaria se deriva no de una mera vinculación de signos, sino del riesgo de asociación de las imitaciones, el aprovechamiento indebido del esfuerzo y de la reputación ajena, que corresponde a las marcas que se trata de imitar.

QUINTO.-En el tercer motivo se denuncia la vulneración del art. 5.1 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Vulneración de la doctrina jurisprudencial del TJUE establecida en la sentencia del Asunto Interflora, al determinar que el uso de las marcas ajenas por parte de Yodeyma, como regla general, menoscaba la función publicitaria de las citadas marcas, en contravención a lo dispuesto por el TJUE en la citada sentencia.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

En la argumentación del motivo se explica que la función publicitaria de la marca no se ve menoscabada por el uso de un tercero de un signo idéntico a una marca ajena y la sentencia no justifica porque aprecia dicha vulneración.

La STJUE de 18 de junio de 2009, caso LŽOreal dispone que:

'El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca'.

Tal y como dispone la sentencia aludida, corresponde al órgano jurisdiccional apreciar si el uso que se hace de las marcas puede menoscabar una función de las mismas, en particular sus funciones de comunicación, de inversión o de publicidad. Y en el presente caso, la Audiencia si considera que la utilización de las listas de equivalencia entre los perfumes de la recurrente y los de las recurridas bajo la excusa de su función descriptiva, supone una utilización ilícita de la publicidad que facilitan su venta y un aprovechamiento de la reputación y renombre de las marcas de las recurridas. Así explica:

'Por último no cabe objetar ya que con las conductas de Yodeima también se comete un acto de competencia desleal previsto en el art. 18 LCD sobre publicidad ilícita porque con las listas de equivalencia se infringen las normas sobre publicidad comparativa, entre las que se incluyen los actos que presentan productos como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca protegida y porque infringen el art. 12 LCD'.

SEXTO.-En el cuarto motivo se denuncia la vulneración del art. 5.2 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Vulneración de la doctrina jurisprudencial del TJUE establecida en la sentencia del Asunto Interflora, al determinar que el uso parte de Yodeyma de marcas ajenas comporta un aprovechamiento indebido de su reputación a pesar de no concurrir en los hechos probados los requisitos establecidos en la citada sentencia.

En el argumento del motivo se explica que la sentencia considera que existe un aprovechamiento indebido de la reputación porque el uso per sede una marca notoria conlleva el aprovechamiento indebido de su reputación.

Se incurre en la misma causa de inadmisión que el motivo precedente, pues la parte recurrente se opone a la base fáctica de la sentencia y nuevamente insiste en que no se reúnen los requisitos establecidos en el Asunto Interflora, que ya se ha expuesto que no resulta de aplicación al caso y que la recurrente interpreta conforme a sus intereses.

La Audiencia valora que el hecho de que la recurrente comercialice sus perfumes mediante la alusión directa a los perfumes de la recurridas supone un aprovechamiento indebido del prestigio de sus marcas, y afecta al elemento más característico del perfume, que es la fragancia u olor de las mismas; la vinculación de los perfumes de la recurrente a los perfumes comercializados bajo la marca de las recurridas supone un aprovechamiento, ya que hace más atractivos los productos que no son conocidos, especialmente teniendo en cuenta el carácter notorio de las marcas vulneradas.

SÉPTIMO.-En el quinto motivo se denuncia la vulneración del art. 5.1 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Interpretación de la conducta consistente en el uso descriptivo de la marca ajena como infractora por ser la marca ajena notoria, a pesar de no menoscabarse la función principal sobre el origen empresarial. Vulneración de la doctrina jurisprudencial del TJUE establecida en la sentencia de 14 de mayo de 2002, asunto Hölterhoff y Freiesleben, en la que se dispone que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo cuando se usa una marca ajena para describir las propiedades particulares del producto ofertado y no se da confusión acerca del origen empresarial.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento.

A pesar de lo que la parte recurrente defiende, se omite la razón decisoria de la resolución recurrida. Y así, no resulta necesario la alusión a las marcas de las recurridas para la publicidad y venta de los perfumes de las recurridas, pero además la alusión a las marcas de éstas no se limita a describir las características del producto, sino el aprovechamiento o reputación de que están revestidas. La infracción de la marca se deriva del aprovechamiento que se hace de las mismas por los recurrentes, ya que la alusión a las mismas no se reduce a una mera descripción del producto ofertado.

OCTAVO.-En el motivo sexto, se alega la contradicción entre Audiencias Provinciales, en relación con la interpretación del art. 37, letra b) de la LM, en cuanto a la existencia y prueba de la necesidad. Confusión con el concepto de conveniencia.

El recurso de casación incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2.º LEC de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por incumplimiento de los requisitos del encabezamiento y del desarrollo de los motivos, en relación con la falta de respeto a la discusión jurídica habida en la instancia, por suscitarse cuestiones ajenas a la ratio decidendide la resolución recurrida.

En la sentencia núm. 97/2012, de 6 de marzo, en relación con el uso de una marca, explicábamos:

'Además, la recurrente prescinde en el recurso de la interpretación que del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así en la sentencia de 17 de marzo de 2005 (C-228/03 ), al afirmar que ' el requisito de las , en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca ' y que 'el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca 'o cuando afecta' al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre ' de la misma o 'desacredita o denigra dicha marca' o el tercero presente su producto 'como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena''.

La parte recurrente centra la argumentación de su recurso en interpretar el art. 37 b) LM respecto del concepto e interpretación de 'necesidad' de invocar el signo de las marcas recurridas para la comercialización de sus fragancias.

Sin embargo, dicho precepto es ajeno a la ratio decidendide la resolución recurrida, que se obvia en el recurso. En primer lugar, la recurrente no alude a un 'signo o indicaciones carentes de carácter distintivo', sino a la denominación específica de marcas de perfumes. En segundo lugar, se omite el apartado segundo de dicho precepto supuestamente vulnerado, que dispone que el apartado primero del mismo solo se aplicará su la utilización es conforme a las prácticas leales; lo cual, como ya se ha explicado no es así, por cuanto existe un aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo de las titulares de las marcas recurridas. Pero, además, la Audiencia expresamente descarta la necesidad de vincular la venta de las fragancias de Yodeyma a las marcas de las recurridas, como se ha expuesto en el fundamento anterior al que debemos remitirnos.

NOVENO.-En el séptimo motivo se denuncia la vulneración del art. 5.2 de la Directiva 2008/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y del art. 9.2 c) del Reglamento núm. 207/2009, sobre marca comunitaria. Interpretación de la conducta infractora consistente en utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE, aplicándola al mero uso de listas comparativas no acompañado de ningún otro reproche. Vulneración de la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia LŽOreal c. Bellure, de 18 de junio de 2009.

En el motivo se defiende que para entender que un bien o servicio se presenta como imitación o réplica de una marca de renombre, se requiere que el anunciante mencione implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de ese producto. No es posible que el mero uso de listas comparativas pueda vulnerar las normas aplicables a la publicidad comparativa.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

El desarrollo del motivo prescinde de la base fáctica de la sentencia, por cuanto simplifica la cuestión controvertida a la existencia de una mera imitación entre productos. Y así, como ya se ha expuesto en fundamentos anteriores se produce una infracción marcaria que tiene por finalidad obtener un aprovechamiento de la reputación y prestigio de las marcas de perfume de las demandantes. Y ello porque la alusión a éstas no tiene por finalidad dar a conocer un producto que es una imitación de otro, como sugiere la parte recurrente sino que se pretende obtener ventas a costa de la vinculación con los perfumes de la parte recurrida.

DÉCIMO.-En el octavo y noveno motivo se alega la vulneración del art. 3 g) de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa de la Directiva 84/450 CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, en materia de publicidad engañosa.

En los motivos se defiende que la utilización de las listas de equivalencia, no determina por sí misma una vulneración de la publicidad de las marcas de las recurridas. Además, en el presente caso, los envases de Yodeyma son diferentes a los empleados en los perfumes de las marcas recurridas.

Los motivos incurren en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento.

Y la argumentación contenida en el motivo, carece de fundamento, y a estos efectos debemos remitirnos a lo ya manifestado en el fundamento de derecho quinto, ya que se ha explicado la motivación de la sentencia para considerar que se produce una vulneración de la inversión publicitaria de las marcas de las recurridas, con aprovechamiento de su prestigio y reputación, a lo que la parte recurrente nuevamente se ha vuelvo a oponer, al defender la validez de las listas de equivalencia.

DÉCIMO PRIMERO.-En el décimo motivo, se alude a la infracción de la doctrina sobre la indemnizaciónex re ipsa:conforme a la cual no se deriva del art. 43 LM, una objetivación de la responsabilidad, ni una presunción de daños; antes bien al contrario, no exime de demostrar la causación de un perjuicio; las peticiones indemnizatorias formuladas por Puig exigen la prueba de los daños y perjuicios, tanto de su existencia como de su importe.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC, de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta sala, y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

En la sentencia núm. 98/2016, de 19 de febrero, explicábamos en relación con el resarcimiento del daño derivado de una infracción marcaria:

'La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura en la Ley de Marcas como una de las acciones por violación del derecho de marca en el art. 41.b). A su vez, el artículo 42 LM establece los presupuestos para que proceda la indemnización de daños y perjuicios y el artículo 43 LM regula el cálculo de indemnización, cuyos apartados 1 y 2 fueron modificados por la Ley 19/2006, de 5 de junio. En la vigente redacción del apartado 2 del artículo 43 se establece la forma para fijar la indemnización por daños y perjuicios tomando en cuenta dos criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: a) las llamadas consecuencias negativas, pudiendo optar el perjudicado por los beneficios que habría obtenido el titular (art. 43.2.a, primer inciso) y los beneficios obtenidos por el infractor (art. 43.2.a, segundo inciso); y b) la regalía hipotética (precio que hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia -art. 43.2.b). A su vez, el art. 43.5 contempla un supuesto de indemnización, que se concederá en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, según el propio tenor literal del precepto, equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'.

En la sentencia no se aplica la doctrina de ex re ipsa,por lo que no es posible que la misma pueda vulnerarse, como se defiende en el motivo. Sino que tal y como se expone en la resolución recurrida, se aplica el art. 43.5 LM, de forma que se acuerda el abono una indemnización equivalente al 1% de la cifra de negocios obtenida ilícitamente por el infractor. Así se explica:

'En nuestro caso, es más evidente porque la conductas infractoras están subsumidas en los arts. 9.1 RMC y el art. 34.2 LM, en la modalidad de aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de las actoras de tal manera que, en cuanto a la prueba del daño, hemos de estar, al margen de la doctrina ex re ipsa ,a que el criterio del beneficio obtenido por el infractor no está fundado en el principio restitutio in integrum, que pretende reparar el daño realmente producido, sino que está fundado en la doctrina del enriquecimiento injusto basado en la condictiopor intromisión donde el infractor invade la esfera jurídica del derecho de exclusiva ajeno por lo que tiene que reintegrar el beneficio obtenido'.

DÉCIMO SEGUNDO.-En el undécimo motivo, se alega la infracción del art. 219.2 LEC y de la doctrina del Tribunal Supremo que exige que se fijen con claridad y precisión en la sentencia, como mínimo las bases para la liquidación del lucro cesante, de forma que su cuantificación en la fase de ejecución debe consistir en una simple operación aritmética; ni en el escrito de demanda ni en las sentencias de primera y segunda instancia se fijan las bases para el cálculo definitivo del lucro cesante sino que se deja todo, bases y cuantificación para la fase de ejecución de sentencia.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2.º LEC, de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso, de los requisitos de desarrollo de los motivos, por falta de cita de precepto sustantivo infringido y falta de acreditación del interés casacional.

La sentencia núm. 463/2018, de 18 de julio, con cita de otras anteriores, explica que:

'el recurso de casación, conforme al art 477 LEC, ha de basarse en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y como ha venido insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de casación'. Añade, recordando la sentencia 399/2017, de 27 de junio:

''[c]onstituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara'. Ello responde a que no es posible transformar la casación en una tercera instancia, a fin de que sea la sala la que, supliendo la actividad que la norma atribuye a la parte, investigue si el agravio denunciado deriva de una infracción sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la argumentación del recurso a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso'.

La parte recurrente alude a la infracción de un precepto procesal para oponerse a la postergación de la determinación de la cuantía indemnizatoria, en fase de ejecución de sentencia, argumentos que reitera en el último motivo del recurso; no resulta admisible únicamente referirse a un precepto procesal para sustentar un motivo del recurso de casación, por lo que se incurre en causa de inadmisión. Por otro lado, tampoco se hace un desarrollo del interés casacional adecuado por cuanto, la parte recurrente se limita a citar resoluciones de la sala, pero sin exponer la doctrina supuestamente vulnerada y cómo se ha producido dicha infracción por la resolución recurrida, por lo que el motivo debe inadmitirse.

DÉCIMO TERCERO.-En el duodécimo motivo, se alega la infracción del art. 34 LCD, al infringirse la doctrina jurisprudencial conforme a la cual en el enriquecimiento injusto el quebranto económico para la actora y el enriquecimiento de los demandados, así como las bases reguladoras de la cuantificación constituyen cargas procesales de la parte que reclama la indemnización o compensación, cuyo cumplimiento no cabe diferir a ejecución de sentencia. No se ha aportado prueba que demuestre el enriquecimiento injusto ni las bases reguladoras para su cuantificación.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta de fundamento.

Y ello porque la prueba del criterio indemnizatorio se deriva del informe pericial aportado como documento núm. 89 de la demanda, que fue acogido por la sentencia de primera instancia y dicho pronunciamiento es confirmado por la resolución recurrida, por lo que existe prueba suficiente para proceder al reconocimiento de la indemnización ya que las bases están determinadas, en contra de lo defendido en el motivo; pero además, la Audiencia pone de manifiesto que la propia parte recurrente aceptó que la cuantificación se realizara en fase de ejecución de sentencia, por lo que no cabe en esta instancia impugnar la falta de cuantificación, y así se dispone:

'Además, el hecho de relegar la cuantificación de la indemnización a la ejecución de la sentencia fue acordado por el magistrado de instancia en el acto de la audiencia previa, con la aquiescencia de la ahora apelante'.

DÉCIMO CUARTO.-La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.

DÉCIMO QUINTO.-Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.

En consecuencia, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

DÉCIMO SEXTO.-Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada, procede imponer las costas a la parte recurrente.

DÉCIMO SÉPTIMO.-La inadmisión de los recurso conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15ª.9 LOPJ).

Fallo

LA SALA ACUERDA:

1º)Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Yodeyma Parfums S.L.U. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava) de fecha 2 de junio de 2017, en el rollo de apelación n.º 82-U10/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 477/2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante.

2º)Declarar firme dicha sentencia.

3º)Imponer las costas a la parte recurrente, quién perderá los depósitos constituidos.

4º)Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.