Auto CIVIL Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 3872/2016 de 23 de Enero de 2019

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 23/01/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3872/2016

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 8 DE ALICANTE

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: SGG/MJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3872/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Eduardo Baena Ruiz

En Madrid, a 23 de enero de 2019.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.

Antecedentes

PRIMERO.-La representación procesal de Inlima S.L. presentó escrito formulando recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea (Sección Octava) de fecha 23 de septiembre de 2016, en el rollo de apelación 247/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 248/2015, del Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 con sede en Alicante.

SEGUNDO.-Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

TERCERO.-El procurador D. Jaime Gafas Pacheco en representación de Inlima S.L. presentó escrito de fecha 1 de diciembre de 2016 personándose en concepto de parte recurrente.

El procurador D. Luis de Villanueva Ferrén, en representación de Globefill Incorporated, presentó el día 14 de diciembre de 2016 escrito personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO.-Por providencia de fecha 31 de octubre de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

QUINTO.-La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 20 de noviembre de 2018. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 21 de noviembre de 2018.

SEXTO.-La parte recurrente constituyó el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

Fundamentos

PRIMERO.-La parte recurrente formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4º LEC ), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC , acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC , debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC .

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO.-La Audiencia estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia de primera instancia. Se declaró que la fabricación, distribución y comercialización de la botella de Inlima, destinada a la comercialización de bebidas alcohólicas, infringía los derechos de marca figurativa que correspondía a Globefill Incorporated. Se efectúa una comparación entre una marca figurativa y una marca tridimensional y además existe riesgo de confusión entre las mismas.

La parte recurrente se opone a la valoración de la Audiencia ya que considera que no es posible comparar una marca gráfica y una marca tridimensional. Además, no se habría valorado correctamente el riesgo de confusión, ya que se introducen elementos distintivos en el producto y se comercializan de distinta manera y a un precio muy diferente.

TERCERO. -El recurso se formuló al amparo del art. 477.2. 3º LEC y se divide en dos motivos.

En el primer motivo se denuncia, al amparo de lo dispuesto en el art. 477.1 LEC , la infracción del art. 9 del Reglamento de Marca Comunitaria al oponerse la sentencia al criterio fijado por el Tribunal Supremo, en cuando al alcance de protección de una marca figurativa registrada, en su sentencia de fecha 25 de febrero de 2016 .

La parte recurrente sostiene que no es posible dotar y tratar de la misma forma a una marca gráfica que a una marca tridimensional. El ámbito de protección de las mismas es diferente.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2. 2º LEC , de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso, de los requisitos del desarrollo de los motivos, en relación con falta de acreditación del interés casacional.

El acuerdo del Pleno no jurisdiccional de este tribunal sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017 recoge lo ya dicho en el anterior acuerdo de 30 de diciembre de 2011, en lo que a la acreditación del interés casacional se trata, requiriendo cuando se alega la contradicción a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que se mencionen al menos dos sentencias, o bien una sentencia de Pleno, se identifique la doctrina que se considera infringida, y además se concrete cómo y de qué manera se ha infringido la misma por la sentencia recurrida. La parte recurrente únicamente fundamenta el interés casacional en la sentencia núm. 101/2016 de 25 de febrero de 2016 , que no es de Pleno, por lo que no pueden estimarse cumplidos los requisitos a estos efectos.

CUARTO.-En el segundo motivo , que se formula al amparo del art. 477.1 LEC , se denuncia la infracción del art. 9 del Reglamento de Marca Comunitaria , al oponerse la sentencia a la interpretación de algunos de los criterios que para determinar la confusión entre marcas/signos ha venido estableciendo la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, contenidos en las sentencias núm. 302/2016, de 1 de mayo, núm. 433/2013 de 28 de junio y núm. 384/2008 de 21 de mayo.

Se sostiene que no es correcto el análisis del riesgo de confusión que se consigna en la sentencia, que debe ser investigado globalmente. Existen diferencias notables entre las marcas: la forma de comercialización de los productos y la diferencia de precio entre ellos, las diferencias de las botellas de Inlima que presentan diversos elementos ornamentales, de forma que las hace inconfundibles y, por último, la figura de la calavera no puede monopolizarse en favor de una marca, sino que precisamente se utiliza en varios registros y productos.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2.3 LEC , de inexistencia del interés casacional, por falta de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, porque el criterio aplicable para resolver el problema planteado depende única o sustancialmente de las circunstancias fácticas de cada caso.

Al respecto, la sentencia 240/2017 de 7 de abril de 2017 recoge la jurisprudencia de esta sala sobre las directrices que seguirse en el juicio comparativo para comprobar si concurre riesgo de confusión y cita las sentencias 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , y 151/2017, de 2 de marzo , y la doctrina en los siguientes términos:

'ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

'iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )'.

Pues bien, el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. La Audiencia analiza en el fundamento de derecho séptimo el riesgo de confusión. Se parte de la base de que los productos protegidos por las marcas en conflicto son idénticos o similares- bebidas alcohólicas-, lo que determina que para evitar el riesgo de confusión deba compensarse con un bajo grado de similitud de las marcas.

A estos efectos se valora que la comercialización de los productos de las dos marcas, se realiza en la misma clase de tiendas donde los consumidores eligen los productos de forma directa; y se presentan mezclados en los estantes, dejándolos a mano de los consumidores -como acredita una fotografía. - Las marcas también presentan una similitud elevada en el plazo visual e identidad en el plano conceptual. La marca de la recurrida representa un objeto tridimensional que consiste en una botella que representa una calavera humana, que es lo que representa visual y conceptualmente la botella Inlima. En definitiva, la similitud de los signos y la impresión de conjunto confunde al consumidor sobre el origen de los productos, que además son idénticos.

Frente a este razonable juicio realizado en la sentencia recurrida, pretende la parte recurrente imponer su interesado y parcial criterio sobre el razonado del juzgado y de la Audiencia Provincial, constituyendo el interés casacional invocado, ficticio y artificioso.

QUINTO.-La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC .

SEXTO.-Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.

En consecuencia, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

SÉPTIMO.-Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada procede imponer las costas a la parte recurrente.

OCTAVO.-La inadmisión del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido ( DA 15.ª.9 LOPJ ).

Fallo

LA SALA ACUERDA:

1º)Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Inlima S.L. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea (Sección Octava) de fecha 23 de septiembre de 2016, en el rollo de apelación 247/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 248/2015, del Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 con sede en Alicante.

2º)Declarar firme dicha sentencia.

3º)Imponer las costas a la parte recurrente, quién perderá el depósito constituido.

4º)Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.