Auto CIVIL Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 3992/2016 de 23 de Enero de 2019

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Fecha del auto: 23/01/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3992/2016

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 5 DE ZARAGOZA

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: SGG/rf

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3992/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Auto núm. /

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Eduardo Baena Ruiz

En Madrid, a 23 de enero de 2019.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.

Antecedentes

PRIMERO.-La representación procesal de D. Rafael y D.ª Concepción , presentó escrito formulando recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta) de fecha 1 de julio de 2016, en el rollo de apelación n.º 94/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 210/2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza.

SEGUNDO.-Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

TERCERO.-El procurador D. Virgilio José Navarro Cerrillo, en representación de D. Rafael y D.ª Concepción , presentó escrito de fecha 17 de diciembre de 2016 personándose en concepto de parte recurrente.

La procuradora D.ª Paloma Vallés Tormo, en representación de Cerrajeros Zaragoza S.L., presentó el día 12 de enero de 2017 escrito personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO.-Por providencia de fecha 7 de noviembre de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

QUINTO.-La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 23 de noviembre de 2018. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 23 de noviembre de 2018.

SEXTO.-La parte recurrente constituyó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .

Fundamentos

PRIMERO.-La parte recurrente formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC ), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC , acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC , debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC .

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO.-La Audiencia estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia de primera instancia. Se consideró que se produjo una infracción de la marca Cerrajerías Zaragoza por la parte recurrente. Se reconoce el uso real y efectivo de la misma y por tanto su protección; además es una marca denominativa-gráfica y la conjunción de sus elementos determinan su carácter distintivo; por último, se aprecia una actuación desleal por la recurrente, ya que la inclusión en su página web de la denominación de la recurrida, produce confusión respecto del prestador de servicios de cerrajería.

La parte recurrente sostiene que no se ha probado un uso real y efectivo de la marca, en el ámbito que le es propio, durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, por lo que la acción ejercitada estaría caducada. Además la marca de la parte recurrida 'Cerrajerías Zaragoza' carece de distintividad porque está compuesta por un nombre genérico y una indicación de procedencia. Por último, niega una actividad desleal por su parte ya que no puede existir confusión entre los profesionales y sus actividades, porque la parte recurrida se mantuvo inactiva.

TERCERO.-El recurso de casación se articula en tres motivos, por estimar que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, al amparo del art. 477.3 LEC .

Al amparo de lo establecido en el art. 477.2.3.º LEC , por infracción de los arts. 41.2 y 39 en relación con el art. 55.1 LM , y oposición a la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la obligación del titular de la marca de probar que en el curso de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada, recogida entre otras, en la sentencia de fecha 22 de enero de 2000 , 23 de junio de 2006 , 20 de mayo de 2008 , 18 de junio de 2010 y 9 de julio de 2013 .

La parte recurrente sostiene que corresponde a la demandada probar el uso real y efectivo, en el ámbito que le es propio, de la marca durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, para evitar la caducidad de la marca.

El motivo incurre en la causa de inadmisión de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso, de los requisitos del desarrollo de los motivos, en relación con la falta de respeto a la valoración de la prueba, por omisión parcial de los hechos que la Audiencia considera acreditados ( art. 483.2.2.º LEC ).

La parte recurrente considera que la prueba aportada al proceso por la parte recurrida es insuficiente para acreditar el uso real de la marca. Se podría haber aportado documentación - como facturas, albaranes, partes de trabajo, entre otros- para verificar el uso de la marca. No se consideran suficientes los elementos e indicios en los que se basa la Audiencia.

Por lo tanto, se opone y prescinde de un hecho acreditado, que es el uso real y efectivo de la marca. La Audiencia, así lo considera cuando explica:

'Mantienen los actores que la campaña publicitaria en las Páginas Amarillas correspondiente a los años 2008 y 2009 justifica el uso de la marca. Si a ello se une que la declaración del Impuesto de Sociedades de 2013 de Cerrajeros Zaragoza S.L. entidad licenciataria de la marca, se formuló en plazo y pese a su base imponible negativa parece responder a una entidad en funcionamiento, aun faltando acreditación de la prestación de servicios determinados en su ámbito propio de mercado, la Sala estima que la marca no ha caducado, sino por el contrario no ha transcurrido para ello el plazo de 5 años falta de toda explotación, y que a partir del año 2013, como el propio actor explicó , fue objeto de reactivación la sociedad actora, y con ella, la cantidad cubierta por la marca'.

CUARTO.-El segundo motivo se formula al amparo del art. 477.2. 3.º LEC , por infracción del art. 5 apartados b), c ) y d) de LM , y oposición a la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la imposibilidad de monopolizar denominaciones y gráficos de carácter genérico, recogida entre otras, en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de julio de 1992 , 26 de febrero de 2004 , y de la Sala Tercera de dicho Tribunal de fecha 31 de mayo de 1991 , 11 de julio de 2007 , 26 de enero de 2010 y 16 de febrero de 2011 .

La parte recurrente sostiene que la marca de la recurrida carece de distintividad, por lo que no puede ser objeto de protección. Ello porque la denominación 'Cerrajeros Zaragoza' para distinguir un negocio de cerrajería es una denominación genérica, pues se denomina un oficio, servicio o actividad, que cualquiera que se dedica a la misma pueda utilizar, y además se compone de la palabra Zaragoza, geográfica, que cualquier persona que en Zaragoza se dedique al mismo negocio, podría utilizar.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.3.º LEC de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por inexistencia de interés casacional por depender el criterio aplicable para resolver el problema planteado de las circunstancias fácticas del caso.

La doctrina jurisprudencial que se consigna en el recurso analiza el requisito de la distintividad de una marca, así como a la imposibilidad de que un término genérico, por si solo carece de distintividad y no puede constituir una monopolización de un género. En el presente caso, la Audiencia valora una marca que es denominativa-gráfica. Se dispone, efectivamente que la expresión 'cerrajeros' es genérica y en cuanto a 'Zaragoza' denota procedencia. Pero, se determina que la fuerza distintiva del signo se deriva de la conjunción de los signos, y especialmente en el elemento gráfico. La parte recurrente, en el desarrollo del motivo, prescinde de la valoración de elemento gráfico, como si la marca de la recurrida fuera únicamente denominativa. Por ello, el fundamento de derecho tercero expone

'[...]que la fuerza distintiva del signo reside en la conjunción de los signos, y especialmente, en el elemento gráfico. No solo en la existencia de la cabeza de un felino de color blanco sobre fondo rojo, sino también por el hecho de que la expresión Cerrajeros, va en color negó y la expresión Zaragoza en color rojo. El examen de la marca en su conjunto, como la suma de los signos referidos muestra que la misma tienen valor distintivo en cuando parece algo distinto a la mera suma de sus elementos y permite identificar a la marca con una actividad y unos concretos profesionales que la ejercen'.

QUINTO.-El tercer motivo se formula al amparo del art. 477.2.3.º LEC , por infracción del art. 6 LCD , y oposición a la doctrina del Tribunal Supremo relativa al riesgo de confusión y la forma de apreciarse el mismo, recogida entre otras, en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2004 , 30 de marzo de 2009 , 2 de junio de 2010 , 28 de junio de 2013 y 11 de marzo de 2014 .

La parte recurrente considera que no es posible que se produzca un acto de competencia desleal porque no se produce riesgo de confusión; en el presente caso no se produce, porque Cerrajeros Zaragoza S.L. no tiene actividad, y no presta los servicios de cerrajería en el ámbito propio de su mercado, por lo que no es posible confundir a ambas entidades. El hecho de que la página web de los recurrentes incluyera la denominación Cerrajeros Zaragoza S.L. -fue por error- pero además no origina confusión precisamente por la inactividad de la recurrida.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento, por hacer supuesto de la cuestión; esto es, formular una impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar o afirmando lo contrario a lo declarado como cierto en la instancia, tal y como ha venido sosteniendo la doctrina jurisprudencial ( SSTS 286/2011, de 29 de abril ; 329/2013, de 6 de mayo y 159/2016, de 16 de marzo ).

La parte recurrente apoya el desarrollo del motivo en una premisa que no es exacta, en concreto en la inactividad de la recurrida. Tal y como se expuso anteriormente, la Audiencia dio por probada la actividad de la sociedad que explota la marca Cerrajerías Zaragoza. Además, expresamente se menciona que, a partir del año 2013, es el momento en el que se reactiva la sociedad. Y precisamente la atribución de la identidad de dicha sociedad por parte de los demandados a través de su página web, tuvo lugar durante los años 2013 y 2014. Por ello, concluye que a través de la web de la recurrente se falta a la verdad sobre el prestador de servicios, por lo que se producen actos de confusión.

SEXTO.-La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC .

SÉPTIMO.-Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta.

En consecuencia, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

OCTAVO.-Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida personada procede imponer las costas a la parte recurrente.

NOVENO.-La inadmisión de los recursos conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15.ª.9 LOPJ ).

Fallo

LA SALA ACUERDA:

1º)Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos por la representación procesal de D. Rafael y D.ª Concepción , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta) de fecha 1 de julio de 2016, en el rollo de apelación n.º 94/2016 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 210/2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza.

2º)Declarar firme dicha sentencia.

3º)Con imposición de costas a la parte recurrente, y con pérdida de los depósitos constituidos.

4º)Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.