Auto CIVIL Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 5240/2017 de 02 de Diciembre de 2020

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

AUTO

Fecha del auto: 02/12/2020

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 5240/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28 DE MADRID

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: MPL/rf

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 5240/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

AUTO

Excmos. Sres.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 2 de diciembre de 2020.

Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

Antecedentes

PRIMERO.-Por parte de la representación procesal de D. Jose Pedro y de D. Jose Manuel se formula recurso de casación y por la representación procesal de Clarke Modet y Compañía S.L. recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid.

SEGUNDO.-Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provincial tuvo por interpuestos los recursos y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, habiéndose notificado dicha resolución a las partes litigantes, por medio de sus respectivos procuradores.

TERCERO.-Mediante diligencia de ordenación de fecha 7 de febrero de 2018 se tuvo por parte recurrente y recurrida a la procuradora Dña. María Isabel Campillo García en nombre y representación de Clarke Modet y Compañía S.L. y mediante diligencia de ordenación de 23 de febrero de 2018 se tuvo como parte recurrente y recurrida al procurador D. José Antonio Sandín Fernández, en nombre y representación de D. Jose Pedro y de D. Jose Manuel.

CUARTO.-Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

QUINTO.-Mediante providencia de fecha 29 de julio de 2020 se acordó poner de manifiesto a las partes personadas, por el plazo de diez días, las posibles causas de inadmisión de los recursos.

SEXTO.-Mediante diligencia de ordenación de fecha 10 de septiembre de 2020 se puso de manifiesto que todas las partes personadas formularon alegaciones en relación a las posibles causas de inadmisión.

Fundamentos

PRIMERO.-Los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia recaída en un juicio ordinario sobre propiedad intelectual e industrial, con tramitación ordenada por razón de la materia y con acceso a casación por el cauce previsto en el ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC, que exige acreditar el interés casacional.

Conforme a la Disposición Final 16.ª.1 regla 5 LEC, sólo si se admite el recurso de casación por interés casacional, podrá examinarse la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.

SEGUNDO.-El recurso de casación formulado por D. Jose Manuel y D. Jose Pedro se interpone por el cauce correcto se articula en tres motivos.

El primer motivo del recurso se funda en la vulneración del art. 138 de la LPI, por cuanto el Tribunal Supremo ha de establecer los criterios que han de seguirse ante la solicitud de difusión de una sentencia en materia de propiedad intelectual cuando el demandado ha actuado de forma indubitada con mala fe y se ha aprovechado de una obra o dibujo a sabiendas de que no le correspondía.

El segundo motivo del recurso se basa en la vulneración del art. 140.2 de la LPI y de la jurisprudencia de la Sala Primera concretada en la sentencia n.º 3844/2016, de 19 de julio y 3322/2017, de 21 de septiembre, pues la Audiencia afirma que no se presentó prueba alguna que justificase los daños morales, extremo que no se corresponde con la realidad.

El tercer motivo del recurso se basa en la vulneración del art. 140.2 de la LPI y de la jurisprudencia de la Sala Primera concretada en las sentencias n.º 3844/2016 de 19 de julio y 3466/2011, de 8 de junio, pues la Audiencia no tiene en cuenta que en este caso no hay un precio de mercado para poder utilizar la imagen corporativa de la empresa y el art. 140.2 exige que se motive el criterio establecido para determinar la licencia hipotética y su adecuada justificación.

Planteado en los términos expuestos, pese a las alegaciones efectuadas, el recurso de casación debe ser inadmitido por las razones siguientes:

El primer motivo del recurso adolece de falta de justificación del interés casacional ( art. 483.2.2.º LEC en relación con el art. 481.1 LEC). La vía casacional prevista en el ordinal tercero del art 477.2 exige que el recurso presente interés casacional, bien por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o por resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, por lo que deberá acreditarse la concurrencia de interés casacional en uno de los dos sentidos, lo que no hace la recurrente.

Por un lado, la justificación del interés casacional por jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, según la jurisprudencia reiterada de esta sala, precisa que se invoquen dos sentencias firmes y colegiadas, de una misma sección, de una audiencia provincial, que decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, y colegiadas de una misma sección, que ha de ser distinta, pertenezca a o no a la misma audiencia provincial. Tal interés casacional no ha sido justificado por la recurrente.

Por otro lado, el recurso de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo requiere, como se indica en el Acuerdo de Pleno sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, debiendo existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto de recurso. Cuando se trate de sentencias de Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión. Además, es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber se contradicha por este Tribunal, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención ( AATS 11 de marzo y 24 de junio 2003). Este interés casacional tampoco se ha justificado, ya que la recurrente ni tan siquiera ha citado la jurisprudencia que considera infringida.

El segundo motivo del recurso incurre en carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC), por alteración de la base fáctica, en tanto que la parte recurrente prentende una nueva valoración de la prueba que permita concluir que existió daño moral, pese a que el tribunal de apelación parte de la falta de aportación de elementos que permitan la concreción del daño moral, que en modo alguno puede derivarse de la mera utilización comercial de la obra protegida.

El tercer motivo del recurso adolece de carencia manifiesta de fundamento ( art. 482.2.4.º LEC), pues discurre al margen de la base fáctica y de la ratio decidendide la sentencia recurrida. Concretamente, el tribunal de apelación parte de que la opción indemnizatoria de la regalía hipotética precisa que el optante acredite el valor de mercado de su derecho y en este caso únicamente pretende la aplicación de la cláusula penal establecida en el contrato.

TERCERO.-Por parte de Clarke Modet y Compañía S.L. se interpuso recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. El recurso de casación se formula través de la vía casacional adecuada y se articula en cuatro motivos.

El primer motivo del recurso se basa en la vulneración del art. 10.1 de la LPI y de la jurisprudencia de la Sala Primera concretada en las sentencias n.º 542/2004, de 24 de junio y 253/2017, de 26 de abril, entre otras, dado que la sentencia contradice el criterio de originalidad mantenido por la Sala Primera y los requisitos para la protección del derecho de autor consagrados en las sentencias del TJUE.

El segundo motivo del recurso se funda en la infracción del derecho mexicano aplicable para decidir sobre la originalidad del dibujo de los demandantes, infracción en la que incurre el tribunal de instancia, al considerar que el dibujo creado por los demandantes, hoy recurridos, es una obra protegida por el derecho de autor según el derecho mexicano.

El tercer motivo del recurso se basa en la infracción del art. 140.3 de la LPI y de la jurisprudencia de la Sala Primera concretada en las sentencias de fecha 19 de abril de 2007 y de 26 de julio de 1929, dado que la sentencia vulnera el criterio sobre el dies a quode la prescripción de la acción de indemnización de daños y perjuicios a una obra protegida cuando la infracción tiene lugar a raíz del registro por el demandado de dicha obra como marca.

El cuarto motivo del recurso se basa en la vulneración del art. 48.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre y de la jurisprudencia de la Sala Primera, concretada en las sentencias n.º 768/2000, de 21 de julio y 462/2009, de 30 de junio, entre otras, pues la Audiencia afirma la concurrencia de mala fe sobre la base de la transcripción de determinados pasajes del escrito de contestación a la demanda.

Pese a las alegaciones realizadas, tal y como se plantea el recurso formulado por Clarke Modet y Compañía S.L., procede inadmitir los motivos segundo y cuarto, por las razones siguientes:

El segundo motivo del recurso adolece de incumplimiento de los requisitos establecidos para el caso en el escrito de interposición ( artículo 483.2.2.º LEC en relación con el artículo 477.1 LEC), por no citar el precepto que se considera infringido.

En particular, recuerdan que es causa de inadmisión la ausencia de cita del precepto infringido, incluso en el mismo encabezamiento del motivo, las sentencias de esta sala n.º 237/2017, de 6 de abril (recurso de casación n.º 1881/2014), y 205/2017, de 30 de marzo (recurso de casación n.º 728/2015), esta última con cita de la sentencia n.º 755/2013, de 3 de diciembre, que ya establecía lo siguiente:

'Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, se hallan sometidos a ciertas exigencias formales que se traducen, entre otras exigencias, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la norma que se pretende infringida y en la imposibilidad de acumular por acarreo argumentos inconexos determinantes de la falta de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado (en este sentido, sentencias núm. 965/2011 de 28 de diciembre, 957/2011, de 11 enero de 2012, 185/2012, de 28 de marzo y 557/2012, de 1 de octubre)'.

El cuarto motivo del recurso adolece de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC), por alteración de la base fáctica, porque la recurrente pretende una nueva valoración de la prueba, que permita concluir que no concurrió mala fe, lo que está vedado en casación. Concretamente, la Audiencia considera que concurrió mala fe habida cuenta las contradicciones que aprecia en el escrito de contestación a la demanda y teniendo en cuenta que Clarke España actúa en el mercado ofreciendo servicios de asesoramiento y gestión en materia de propiedad intelectual e industrial, por lo que cabe suponer que la norma vigente no le suponía problemas de comprensión.

Las razones expuestas justifican la inadmisión de los motivos segundo y cuarto del recurso de casación.

CUARTO.-La admisión parcial del recurso de casación conlleva el examen del recurso extraordinario por infracción procesal.

El recurso extraordinario por infracción procesal se articula en los siguientes motivos:

El primer motivo del recurso se formula al amparo del ordinal 2.º del art. 469.1 de la LEC, por vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto del art. 218 de la LEC, en relación con el art. 465.5 LEC, por haber resuelto la sentencia de instancia extremos que no fueron planteados en el recurso de apelación, incurriendo de este modo en la infracción de la reformatio in peius.La parte recurrente sostiene que, pese a que no constituía objeto del recurso la valoración de la originalidad del dibujo bajo el derecho español, la sentencia recurrida ha analizado esta cuestión- que no formaba parte del objeto del recurso- para concluir en contra de los intereses de Clarke Modet y Compañía S.L., que el dibujo es original según la ley española. En conclusión la sentencia de instancia, al analizar el requisito de la 'altura creativa' del dibujo controvertido, exigencia típica del derecho español para la originalidad de la obra y concluir afirmando que ese rasgo está presente en el dibujo litigioso y por tanto es original y goza de la protección del derecho de autor bajo el derecho español, incurre en reformatio in peius.

El segundo motivo del recurso se formula al amparo del ordinal 4.º del art. 469.1, por error patente, al entender que no existió una autorización de los demandantes, hoy recurridos a Clarke Modet y Compañía S.L. para el registro de las marcas nacionales número 1.795.012, 1.795.013 y 1.795.014, objeto de la litis y no ha existido buena fe de Clarke Modet y Compañía S.L. en el momento de la solicitud de registro de dichas marcas. La parte recurrente cuestiona la apreciación fáctica realizada por el tribunal de instancia, al entender, por un lado, que no hubo autorización de los autores del dibujo a Clarke Modet y Compañía S.L. para el registro de las marcas, y, por otro lado, que la recurrente actuó de mala fe al solicitar dicho registro.

Tal y como se plantea, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser inadmitido por las razones siguientes:

El primer motivo del recurso incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 473.2.2.º LEC), pues la Audiencia no analiza si es predicable la altura creativa necesaria para que sea protegida como tal en España, sino que analiza lo que los tribunales mexicanos han venido a exigir, como requisito adicional al de la originalidad, un 'elemento estético o grado de aprecio' y es al hilo de este análisis cuando señala que no está claro que el citado 'elemento estético o grado de aprecio' resulte equiparable al requisito de 'altura creativa'.

El segundo motivo adolece de carencia manifiesta de fundamento ( art. 473.2.2.º de la LEC), al pretender el recurso una nueva valoración de la prueba sin darse ninguno de los supuestos excepcionales de error, e intentar por este medio una revisión del juicio jurídico.

A lo largo de su argumentación la parte recurrente no invoca ninguna norma como infringida en la valoración de la prueba efectuada por la sentencia recurrida, sino que expone con cierta extensión doctrina general acerca de la valoración de la prueba y los criterios para considerar errónea o irracional la conclusión alcanzada por el tribunal tanto en el caso de prueba tasada como en los supuestos de libre apreciación. Para concluir que la sentencia recurrida debió haber resuelto en un sentido conforme con lo que alegaba dicha parte.

Tampoco argumenta acerca del carácter pretendidamente irracional y arbitrario de las conclusiones fácticas a que llega la sentencia recurrida, ni tampoco acerca del a lesión del derecho fundamental que anuncia en el epígrafe del motivo.

Debe recordarse que la restrictiva doctrina desarrollada por esta sala durante la vigencia de la LEC 1881 sobre el control en casación de la valoración arbitraria o ilógica de la prueba, continúa siendo plenamente aplicable, si bien ahora dentro del ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal ( STS de fecha 28 de noviembre de 2008). Así, se ha venido admitiendo la impugnación sólo con carácter excepcional ( SSTS de fechas 12 de mayo de 2006, 28 de noviembre de 2007, con cita de las de 8 de abril de 2005, 29 de abril de 2005, 9 de mayo de 2005, 16 de junio de 2006, 23 de junio de 2006, 28 de julio de 2006, 29 de septiembre de 2006 y 16 de marzo de 2007, entre las más recientes), indicando que la valoración de la prueba corresponde en principio a la sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad (SSTC 63/1984, 91/1990, 81/1995, 142/1999, 144/2003,192/2003; y de esta Sala, 24 de febrero y 24 de julio de 2000, 15 de marzo de 2002, entre otras muchas).

Más en concreto se ha venido indicando que procede la revisión probatoria: a) Cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio ( SSTS de 8 y 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); b) Cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica ( SSTS de 28 junio y 18 diciembre 2.001; 8 febrero 2002; 21 febrero y 13 diciembre 2003, 31 marzo y 9 junio 2004, 9 marzo 2010, 4 octubre 2011 y 26 octubre 2011), o se adopten criterios desorbitados o irracionales ( SSTS 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2.002, 10 junio 2008, 19 febrero 2010); c) Cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial ( SSTS 20 febrero 1992; 28 junio 2001; 19 junio y 19 julio 2002; 21 y 28 febrero 2003; 24 mayo, 13 junio, 19 julio y 30 noviembre 2004); y d) Cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias ( STS 3 marzo 2004) o contrarias a las reglas de la común experiencia ( SSTS 24 diciembre 1994 y 18 diciembre 2001) ( STS de 29 de abril de 2005, en recurso 420/1998, Ponente Sr. Corbal Fernández).

Las razones expuestas justifican que se deba inadmitir también el recurso extraordinario por infracción procesal.

QUINTO.-Procede declarar admisibles los motivos primero y tercero del recurso de casación formulado por Clarke Modet y Compañía S.L., al no advertirse en esta fase causa legal de inadmisión, e inadmisibles el segundo y el cuarto motivo del recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal, así como el recurso de casación interpuesto por parte de D. Jose Manuel y D. Jose Pedro.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y habiendo presentado alegaciones la parte recurrida a favor de la inadmisión del recurso formulado por D. Jose Manuel y D. Jose Pedro procede la imposición de costas a la parte recurrente.

SEXTO.-De conformidad con el artículo 483 LEC, la parte recurrida podrá formalizar su oposición al primer y tercer motivos del recurso de casación por escrito en el plazo de veinte días desde la notificación de este auto.

Fallo

LA SALA ACUERDA:

1.º)Admitir los motivos primero y tercero del recurso de casación interpuesto por parte de la representación procesal de Clarke Modet y Compañía S.L. contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid.

2.º)Inadmitir los motivos segundo y cuarto del recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Clarke Modet y Compañía S.L. contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid.

3.º)Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Jose Manuel y D. Jose Pedro contra la sentencia dictada con fecha 2 de octubre de 2017, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), en el rollo de apelación n.º 521/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 616/2010, del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid, con imposición de las costas, y pérdida del depósito constituido.

4.º)Abrir el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso interpuesto. Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 de la LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.