Sentencia CIVIL Nº 431/2021, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 2372/2020 de 12 de Marzo de 2021

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120178003054

Recurso de apelación 2372/2020 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 660/2017

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012237220

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012237220

Parte recurrente/Solicitante: SUPERPROF, S.A.S.

Procurador/a: Fco. Javier Manjarin Albert

Abogado/a: Santiago José De Nadal Arce

Parte recurrida: TUS MEDIA, S.L.

Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini

Abogado/a: DANIELA MARIA LEAL VARGAS

Cuestiones:Competencia desleal.

SENTENCIA núm. 431/2021

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

MARTA CERVERA MARTÍNEZ

Barcelona, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

Parte apelante:Tus Media S.L.

Parte apelada:Superprof, S.A.S.

Resolución recurrida:sentencia

- Fecha: 25 de noviembre de 2019

- Parte demandante: Tus Media S.L

- Parte demandada: Superprof, S.A.S.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: 'Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la mercantil TUSMEDIA S.L. contra la demandada SUPERPROFS.A.S., entendiendo que las conductas referidas de la forma expuesta en los fundamentos jurídicos anteriores constituyen los ya citados actos de competencia desleal, condenando por ello a la misma:

- Al pago de 53.627,59 euros, en concepto de daños y perjuicios, más intereses y costas derivados del presente procedimiento.

- A la prohibición de realizar las conductas tipificadas como ilícitos concurrenciales en el futuro, y la remoción de los contenidos vinculados a los actos expuestos.

- A la publicación de una nota de rectificación en su página web, indicando que no existe ninguna vinculación empresarial entre SUPERPROFy TUSMEDIA.

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por la mercantil SUPERPROFS.A.S. contra TUSMEDIA S.L., con expresa condena en costas a la parte actora'.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito oponiéndose al recurso e impugnando la sentencia. De dicha impugnación se dio traslado a la recurrente principal, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial el 29 de diciembre de 2020, que señaló votación y fallo para el día 18 de febrero de 2021 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

Fundamentos

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La actora Tus Media SL presentó demanda el 28 de julio de 2017 contra SuperprofS.A.S., en la que imputa a la demandada la comisión de varios ilícitos concurrenciales: a) Actos de engaño, tipificados en el art. art. 6 LCD. b) Actos de publicidad engañosa, tipificados en los arts. 18, 20 y 25 LCD y art. 3 e) Ley General de Publicidad. c) Explotación de la reputación ajena, art. 12 LCD. d) Actos contrarios a la buena fe. En su demanda pretende, primero, que se declare la deslealtad de las conductas descritas, que se condene a la demandada a cesar en las mismas y a transferir a la actora el dominio ' tusclasesparticulares.es'. Por último, reclama como indemnización por los perjuicios ocasionados una cantidad de 55.156,71 euros.

2. La demandada Superprofcompareció para oponerse a la demanda, al tiempo que formuló reconvención en la que también imputa a la actora, por su parte, comportamientos encuadrables en los ilícitos concurrenciales, previstos en los art. 4 y 15 LCD, por una parte, y, por otra, en los art. 12 y 13 LCD. La actora, por su parte, se opuso a la demanda reconvencional.

3. La sentencia estimó en parte la demanda en los términos arriba transcritos. La demandada recurrió en apelación, recurso al que se opuso la actora que aprovechó para impugnar la sentencia en relación a uno de sus pronunciamientos desestimatorios.

4. El actor inicia su oposición a la oposición a la apelación diciendo que:

'Procedería la desestimación ab ínitíum del recurso de apelación formulado de contrario ya que la representación procesal de SUPERPROF SAS se limita a reiterar los argumentos vertidos en la instancia y que fueron resueltos de forma clara, exhaustiva y fundamentada en la Sentencia objeto de recurso'.

5. Aunque por obvio no debería hacer falta, los términos en los que el actor se opone al recurso nos invitan a aclarar el ámbito del recurso de apelación. El art. 456. LEC, bajo la rúbrica del ámbito y efectos del recurso de apelación, establece que 'en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación'. Por su parte, el art. 465.5 LEC dispone que 'el auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461. La resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado'.

6. El apelante, por lo tanto, puede, con arreglo a los fundamentos alegados en primera instancia, solicitar que el tribunal de apelación se pronuncie sobre todas las pretensiones desestimadas, revisando para ello la prueba practicada en primera instancia y la que, eventualmente, se haya practicado en segunda instancia. Los únicos límites que el tribunal de apelación no puede sobrepasar, son, primero, no examinar cuestiones, de hecho o de derecho, no planteadas en primera instancia, conforme el citado art. 456.1 LEC, segundo, que ha de limitar su respuesta a las cuestiones planteadas en el recurso, y, tercero, no empeorar la situación del apelante, si la otra parte no ha impugnado la resolución apelada. Dentro de dichos límites, el tribunal ha de emitir un nuevo juicio sobre las pretensiones formuladas por el demandante, si los pronunciamientos de la primera instancia han sido impugnados, valorando la prueba practicada y la interpretación de las normas alegadas por las partes. Por lo tanto, el apelante puede limitarse a reproducir sus argumentos en segunda instancia, que no hayan sido acogidos en la primera instancia, en la tranquilidad que el tribunal de apelación ha de revisar la valoración y la interpretación que haya hecho el juez de primera instancia.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

7. Son hechos relevantes para resolver el litigio y no controvertidos en esta instancia los siguientes:

A) El 14 de abril de 2007 Eulalio adquiere el nombre de dominio 'tusclasespartículares.com' y comienza a ofrecer a los interesados ofertas y demandas de clases particulares de profesores y alumnos. Los servicios del portal son gratuitos, pero algunos profesores, pagan por la publicidad que efectúan de sus servicios.

B) En al año 2011 el Sr. Eulalio constituye la sociedad Tus Media SL, que sigue prestando servicios de intermediación entre profesores particulares y estudiantes a través de los portales web:

* 'tusclasespartículares.com' (TCP.com), adquirido el 14 de abril de 2007 por Eulalio.

* 'tusacademías.com' y

* 'classgap.com'.

C) Tus Media es igualmente titular de los nombre de dominio:

* 'tusclases.com', y

* 'clasespartículares.com'.

* 'tusclasespartículares' con extensiones: 'net', 'com. es', 'mx', 'cl', 'infor', 'org'.

D) Tus Media actualmente es una empresa líder en el sector de la intermediación de clases particulares de diferentes materias en España.

E) En enero de 2010 Tus Media entra en contacto con el titular del dominio 'tusclasespartículares.es'. El titular le pide 600 euros por traspasar el dominio, pero finalmente no llegan a un acuerdo sobre el precio (doc. núm. 14 de la demanda).

F) El 15 de marzo de 2017 Tus Media solicitó la inscripción de la marca mixta, Marca nacional M3656870(8) para servicios de las clases 35, servicios de información al consumidor, y 38, servicios de telecomunicaciones, marca que fue concedida el 28 de septiembre de 2017:

G) La demandada SUPERPROFes una empresa francesa que igualmente presta servicios de intermediación entre profesores de clases particulares y alumnos. Pero mientras Tus Media ofrecía sus servicios de manera gratuita, Superproflo hacía a cambio de una remuneración.

H) En el año 2015 Superprofse dirige a Tus Media para comprar la empresa y se inician unas negociaciones que acaban sin acuerdo. Al mismo tiempo, como parte de estrategia de implantación en el mercado español, Supreprof adquiere empresas del sector de las clases particulares titulares de dominios como 'www.donprofesor.es' y 'miprofesorparticuar.es'

I) Entre finales del 2016 y principios de 2017 se retoman las negociaciones entre las dos compañías en las que Superprofintenta adquirir Tus Media, pero vuelven a concluir sin acuerdo.

J) El 25 de enero de 2017 Superprofadquirió el dominio 'www.tusclasesparticulares.es'.

K) Entre el 9 de marzo de 2017 hasta el 5 de mayo de 2017, (pericial de Dña. Gema aportada por la demandante), cuando en el buscador Google se introducía las palabras tusclasesparticulares, en el nombre de dominio'www.tusclasesparticulares.es' aparecía la siguiente información:

En la citada página web 'www.tusclasesparticulares.es' se inserta un anuncio en el que se dice que:

L) El 29 de septiembre de 2017 Tus Media adquirió PROXIPROF, competidor de SUPERPROF, en el mercado francés.

M) Los días 9 y 10 de marzo de 2017 Tus Media registró los nombres de dominio 'superprof.cl', 'superprof.com.ar' en Chile y Argentina, respectivamente.

TERCERO. Actos de confusión

8. La actora sostiene que la conducta desleal consiste en adquirir el dominio 'www.tusclasesparticulares.es', con la finalidad de redirigir al interesado, que consulte en los buscadores con las palabras 'tusclasesparticulares', a la página web de la demandada Superprof.es. Según la actora, al actuar de esta manera la demandada está generando confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos por Superprof ( art. 6 LCD), mediante una publicidad ilícita por engañosa ( art. 18, 20 y 25 LCD y art. 3 de la Ley General de Publicidad), con el fin de aprovecharse de la reputación de la actora ( art. 12 LCD). La sentencia de primera instancia estima íntegramente las pretensiones de la actora.

9. El art. 6 LCD establece que 'se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos'. Según la actora, el comportamiento desleal consistiría en hacer creer al consumidor que Tus Media había cambiado de nombre y que había pasado a ofrecer sus servicios bajo la nueva denominación Superprof.

10. Presupuesto de esa confusión es que el público relevante, es decir, los consumidores a los que va dirigido el servicio, puedan identificar los servicios de Tus Media. Hay que recordar que el signo registrado por la actora, es decir, su marca, fue solicitado con posterioridad a los hechos denunciados, por lo tanto la actora no puede hacer valer sus derechos marcarios frente a la demandada, ni los está haciendo valer en este pleito, limitado a la competencia desleal.

11. Es un hecho incontrovertido que Tus Media viene ofreciendo sus servicios a través de un portal/sitio web cuyo nombre de dominio es ' www.tusclasesparticulares.com'. La juez de primera instancia parece atribuir al nombre de dominio el valor de un signo distintivo, como si se trata de una marca no registrada. Incluso llega a considerar que la denominación ha adquirido carácter distintivo mediante su uso, carácter que obviamente no tenía originariamente. No podemos aceptar esa aproximación, pero podemos llegar a conclusiones similares relacionadas con los actos de confusión. En primer lugar, conviene comenzar por aclarar los derechos que confiere el uso de un nombre de dominio.

12. Internet es una red de ordenadores conectados, cada uno de esos ordenadores se identifica con una dirección numérica exclusiva conocida como IP (Internet Protocol). De esa manera podemos saber que la información requerida es enviada al ordenador correcto. Con la finalidad de simplificar el uso de esa dirección, los números pueden asociarse a una combinación alfanumérica, que puede recordarse más fácilmente. Esa combinación alfanumérica son los nombres de dominio (internet domain names). Por ejemplo: 'www.poderjudicial.es'. Word wide web (www) simplemente índica que el nombre de dominio poderjudicial.eses accesible a través de Internet. La terminación 'es' es lo que se conoce como Top Level Domains (TLDs), más concretamente un ccTLDs (Country code). Poderjudiciales el Second Level Domains (SLDs) creado por el titular del dominio.

13. Los nombre de dominio se asignan por ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, aunque en España esa función la asume Red.es, que es una entidad pública empresarial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El criterio que sirve para asignar estos nombre de dominio es el de ' First-come, firts-serverved', el primero en solicitar el registro de un nombre tiene preferencia sobre los posteriores.

14. Un nombre de domino es un contrato con la autoridad encargada de registro, para permitir que las comunicaciones lleguen al ordenador del titular del nombre de dominio a través de internet y el servidor de la autoridad de registro. Tienen carácter único en todo el mundo, de modo que no es posible que existan dos nombres de dominio idénticos bajo una misma extensión (si bajo extensiones diferentes) (nombre de dominio de primer nivel [TLDs] o nombre de dominio de tercer nivel). Sin embargo, no constituye un derecho de propiedad intelectual/industrial, ni atribuye a su titular un monopolio ni derecho de exclusiva alguno.

15. Es similar a una denominación social, que es exclusivo para identificar una compañía, pero que no concede derecho de exclusiva alguno frente a terceros. Por lo tanto, el nombre de dominio es único, pero el titular no puede impedir a otros competidores que lo utilicen o que registren un nombre idéntico con una extensión diferente.

16. En nuestro caso, el actor es titular de ' www.tusclasesparticulares.com', solo Tus Media puede identificar su sitio web con esa denominación, pero no puede impedir a otros, sean o no competidores, que registren en mismo nombre con otras extensiones, como es el caso, 'www.tusclasesparticulares.es'. Por lo tanto, la demandadaSuperproftenía derecho a adquirir este segundo nombre de dominio ' www.tusclasesparticulares.es', ya que tiene una extensión diferente, sin que la demandada tenga posibilidad alguna de prohibírselo ni mucho menos de reivindicar su titularidad. Por ese motivo, la impugnación, mediante la cual pretende reivindicar 'www.tusclasesparticulares.es', ha de ser desestimada de plano.

17. Tus Media ofrece sus servicios a través del sitio web con nombre de ' www.tusclasesparticulares.com', lo que hace que sus clientes identifiquen a la sociedad que presta estos servicios de intermediación con el nombre de dominio, que identifica su sitio web. El actor no tiene ningún monopolio al uso del dominio 'tusclasesparticulares', ya que la demandada puede hacer uso de ese nombre siempre que sea con una extensión diferente. Ahora bien, ese uso ha de hacerse de acuerdo con prácticas leales, no tratando de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de los servicios.

18. La conducta confusoria de la demandada está en utilizar la web ' www.tusclasesparticulares.es' para afirmar quetusclasesparticularespasa a ser Supreprofo se cambia de nombre y pasa a ser Superporf.Ese mensaje es engañoso, ya que confunde al consumidor respeto del origen empresarial de los servicios que ofrece Superprof. El consumidor que lea ese mensaje y conozca los servicios de Tus Media, ofrecidos en Internet a través del dominio 'www.tusclasesparticulares.com', creerá que Tus Media ha cambiado de nombre y que los servicios de intermediación que ofrece Superproftienen el mismo origen.Esa es una conducta prohibida por el art. 6 LCD. Es cierto que podría encajar en otras conductas, e incluso calificarse de publicidad ilícita, en tanto que engañosa, pero resulta superfluo.

19. La finalidad de ese proceder no ha sido otra que aprovecharse de la reputación adquirida por la actora en el mercado, reputación que se desprende esencialmente del interés de la demandada en adquirir el negocio de la actora, a la que reconoce una posición de liderazgo en el mercado. Por lo tanto, la confusión tenía como finalidad principal aprovecharse de dicha reputación en beneficio propio, con lo que la demanda infringe también lo dispuesto en el art. 12 LCD según el cual 'se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado'.

20. La demandada pretende excusar su actuación como un intento de proteger sus intereses en el contexto de una negociación para la compra de Tus Media. Ese objetivo podría justificar la compra del dominio ' tusclasespartículares.es', compra que, por otra parte, es irreprochable desde el punto de vista de la concurrencia. Tampoco hubiera sido ilícito que la actora utilizara ese dominio para hacer publicidad de sus servicios, pero lo que genera con el mensaje es la creencia errónea de que Tus Media ('tusclasespartículares.com') ha pasado a serSuperprof. Lo reprochado es el mensaje que se incluyó en el sitio web adquirido. Ese mensaje no está justificado sin un acuerdo firme sobre la compra de la empresa, acuerdo que nunca se alcanzó.

21. El mensaje es tan claro y tan contundente

que la confusión que puede generar en el consumidor no se explica porque los servicios que prestabaSupreproffueran retribuidos, frente a los que prestaba en este momento Tus Media que era gratuitos. En consecuencia, procede desestimar el recurso en este punto y confirmar la declaración de deslealtad.

22. La demandada parece querer decir que no ofrece sus servicios en España, sin embargo, ello se contradice con la explicación de su doble estrategia para introducirse y desarrollarse en el mercado español mediante la compra en el 2015 de empresas que prestaban servicios a través de dominios como 'Donprofesor.es' o 'Miprofesorparticular.es', como explica en la pág. 8 de la contestación.

CUARTO.- Actos desleales contemplados en la reconvención. Actos de abuso de posición de dominio y obstaculización.

23. La demandada reconvino imputando a su vez a la demandante diversos ilícitos concurrenciales. En primer lugar, mantiene que la demandada ha actuado deslealmente, por haber registrado a su favor nombres de dominio que de manera genérica describen la actividad que ofrece Tus Media como son los siguientes:

* 'tusclasespartículares.com'

* 'clasespartículares.com'

* 'tusclases.com'

24. De esta manera -continua argumentado la reconviniente- obstaculiza la entrada de competidores en el mercado español, por lo que esa conducta incurre en los ilícitos contemplados en el art. 15.1 LCD, si se considera que la demandada tiene una posición de dominio, y en el art. 4 LCD, caso de no considerarse.

25. La actora, al contestar la demanda reconvencional, excepcionó la prescripción de las acciones de competencia desleal. Sobre este punto hemos de reconocer la razón del recurrente.

26. En nuestra sentencia núm. 170/2011, de 13 de abril (ECLI:ES:APB:2011:4914) explicamos cuál es la doctrina legal sobre la materia: 'tanto si la conducta consiste en (a) una pluralidad de actos que se repiten a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de una lesión persistente de idéntica naturaleza (actos plurales homogéneos), como si (b) se trata de una actuación única continuada en el tiempo, con capacidad para generar progresivamente un determinado resultado (acto continuado), al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición. Existe, no obstante, una excepción, referida a las acciones de indemnización de daños y perjuicios y por enriquecimiento injusto ( art. 18.5º y 6º LCD), que deben limitar su alcance al año anterior a la presentación de la demanda o a los tres años anteriores, según las hipótesis del art. 21 LCD ( STS de 18 de enero de 2010)'. Por lo tanto, la acción declarativa y de cesación respecto de la primera presunta infracción no estaría prescrita.

27. La recurrente parece entender que dicha conducta viene prohibida en el art. 15.2 LCD que dispone que 'tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial'. Para el actor parece que la norma infringida es el art. 2.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), en el que se establece que 'queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional'.

28. Ello exige, en primer lugar, que la demandada defina el mercado de referencia donde se ha producido dicho abuso. En segundo lugar, determinar si en dicho mercado la empresa demandada tiene o no una posición de dominio, y, en tercer lugar, si la conducta de dicha empresa, en el mercado de referencia dominado, puede considerarse abusiva. Pues bien, la demandada no identifica claramente el mercado de referencia, aunque parece referirse al mercado de clases particulares por Internet de todo el territorio nacional. Los servicios que ofrecen ambas partes son servicios de intermediación entre profesores particulares y potenciales alumnos en todo el territorio nacional.

29. El mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando el mercado de producto y el mercado geográfico', tal y como señala la Comisión de la UE en su comunicación relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (97/ C 372/03). La Comisión continúa diciendo (7) que 'El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos', y después (8) añadir que 'El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas'. Por lo que es discutible que el mercado de referencia sea el mercado de intermediación de clase particulares por Internet en España.

30. Pero aun admitiendo esa posibilidad, lo cierto es que la demandada no ha aportado dato alguno para acreditar que la actora Tus Media tiene una posición de dominio.

31. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha definido la posición de dominio en dos antiguas sentencias. La primera de ella es la sentencia de 14 de febrero de 1978, asunto 27/76, United Brands Company/Comisión, en cuyo fundamento 65:

'es la posición de poder económico de una empresa que le permite obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, al darle la posibilidad de actuar en buena medida independientemente de sus competidores, de sus clientes y en definitiva de los consumidores'

En el mismo sentido la sentencia de 13 de febrero de 1979, asunto 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG/ Comisión en cuyo fundamento 38 dice:

"posición dominante atañe a una situación de poder económico en que se encuentra una empresa y que permite a ésta impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores".

32. Recogiendo dichas ideas la Comisión en su Comunicación sobre 'orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes' resume diciendo que:

'La dominación se ha definido conforme al Derecho comunitario como la situación de poder económico en que se encuentra una empresa y que permite a ésta impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia, confiriéndole la posibilidad de comportarse con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los consumidores'

33. Añadiendo (13) que 'las cuotas de mercado proporcionan una primera indicación útil para la Comisión en lo que respecta a la estructura del mercado y a la importancia relativa de las distintas empresas activas en el mercado', ahora bien, no son un factor decisión de aquel poder económico. La Comisión sigue diciendo (14) que 'considera que unas cuotas de mercado bajas son generalmente un buen indicio de una falta de poder de mercado importante. Según la experiencia de la Comisión, no es probable que haya dominación si la cuota de mercado de la empresa en el mercado de referencia es inferior al 40 %.

34. Pues bien, ni en la reconvención ni en el recurso se proporcionan los datos que nos permitiría concluir que la actora tiene una posición de dominio, que le permite comportarse con independencia respeto de sus competidores e inclusode sus clientes.

35. Por lo tanto, hemos de rechazar que la actora haya podido abusar de una posición de dominio que no podemos considerar acreditada por la actora reconvencional.

36. En segundo lugar, la actora sostiene que al registrar esos nombres de dominio genéricos de la actividad que presta, lo que hace es obstaculizar deslealmente, comportamiento que resulta contario a la buena fe ( art. 4.1 LCD). En primer lugar, los nombres de dominio de la actora no son mucho más genéricos que los de la demandada. En segundo lugar, como hemos explicado, los nombres de dominio no conceden ningún derecho de exclusiva sobre terceros, pero es que, además, la propia demandada ha podido comprar el mismo nombre de nombre con una extensión diferente. En tercer lugar, la actora reconvencional no ha probado en que consiste la obstaculización. Lo único que ocurrirá es que la demandada tendrá que usar una identificación de nombre de dominio diferente. En cuarto lugar, en materia de nombre de dominio, como hemos dicho, rige la regla de 'First-come, firts-serverved', por lo tanto, nada hubiera impedido a la demandada registrar otros nombre similares, como de hecho, hizo comprando un registro previo. Por lo tanto, también en este punto hemos de confirmar la sentencia recurrida.

QUINTO.- Violación de secretos empresariales.

37. En segundo lugar, en la reconvención se imputa a los demandados la violación de los secretos de la demandada adquiridos durante la negociación de la venta de la compañía. El art. 13.1 LCD, vigente durante la fase de negociación, establecía que 'se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14'.

38. También en este punto hemos de coincidir con la decisión desestimatoria de la juez de primera instancia, pero por diferentes motivos.

39. La legislación nacional no definía qué era secreto empresarial, por lo que este Tribunal se remitía a lo dispuesto en el artículo 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 4 de enero de 1995), que utiliza el término de información no divulgada. Sin embargo, actualmente ese vacío se ha cubierto con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), en vigor desde el 13/03/2019, que ha traspuesto la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Es obvio que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la DT 1 del Código Civil, pero en la medida que esta norma viene a cubrir un vacío legal resulta lógico aplicarla, en tanto que no contradiga la interpretación que de secreto empresarial se venía haciendo. A lo que hay que añadir que la regulación, lógicamente, respeta lo dispuesto en el citado ADPIC.

40. El art. 1 LSE establece que:

'A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.'

41. Un secreto empresarial es pues una 'información' que tiene que cumplir tres requisitos: ser secreta, tener un valor económico por sí misma y respecto de la cual se hayan adoptado medidas razonables para mantener su confidencialidad. Por lo tanto, corresponde a la parte que alega la violación de sus secretos explicar cuál ha sido la concreta información objeto de litigio. No basta con hacer una genérica referencia al kow-howde la compañía, sino que es preciso concretar dicha información, para que pueda en tribunal valorar si reúne los requisitos exigido por la Ley (secreta, valiosa y protegida) y si ha sido o no divulgada o explotada. La falta de esos datos, la concreta información secreta y la divulgación o explicación nos obligan a desestimar la acción, sin tan siquiera entrar a analizar la prescripción de la acción.

SEXTO.- Aprovechamiento de la reputación de Superprof.

42. Por último, en la demanda reconvencional, la demandada acusa a la actora de haberse querido aprovechar de su reputación registrando varios dominios. El 29 de septiembre de 2017 Tus Media adquirió PROXIPROF, competidor de Superprof en el mercado francés. Los días 9 y 10 de marzo de 2017 Tus Media registró los dominios de 'superprof.cl' y 'superprof.com.ar' en Chile y Argentina. Es cierto que esas acciones no pueden estar prescritas, ya que entre los registros y la presentación de la demanda reconvencional (20 de febrero de 2018) no media un año. Sin embargo, la adquisición del nombre de dominio similar al del competidor francés Superprof no puede suponer un aprovechamiento de la reputación de la demandada. Pero tampoco puede suponer un acto de competencia desleal en el mercado español, adquirir los nombre de dominio con la extensión correspondiente (TLDs) a Chile o de Argentina.

OCTAVO.- Daños y perjuicio ocasionados a Tus Media.

43. La sentencia condena a la demanda a pagar a la actora una indemnización de 53.627,59 euros, reclamación que se basa en los dos informes periciales presentados por la actora.

44. En primer lugar, la actora cuantifica la indemnización reclamada en función de tres conceptos: el daño emergente, el lucro cesante y el daño reputacional. Para cuantificar los dos primeros conceptos presenta el informe del economista Prudencio (en adelante Sr. Mariano).

NOVENO.- Daño emergente.

45. En primer lugar, con carácter general, sobre el informe del Sr. Mariano, destaca su absoluta falta de rigor, ya que se ha limitado a tomar como base de sus conclusiones los datos proporcionados por la actora, sin hacer la más mínima comprobación sobre su veracidad y exactitud, tal y como se hubiera esperado de una informe pericial riguroso, puesto que teóricamente ha de reflejar los datos positivos y los negativos ( art. 336.2 LEC).

46. El Sr. Mariano cuantifica el daño emergente sobre tres apartados. El primero de esos apartados responde al curioso concepto de 'desconcentración en el negocio ordinario', en el que incluye el importe de los recurso personales destinados a seguir y neutralizar los actos de confusión de la demandada. El perito cuantifica este apartado en la suma de 15.633,84 euros. No podemos aceptar esa cuantía, ya que el perito ni ha comprobado los datos, se ha basado en los datos proporcionados por la compañía, ni, lo que es todavía más importante, ha comprobado que efectivamente se hayan destinado esos recursos a neutralizar la actuación de la demandada. Resulta difícil creer que la actora haya destinado a seis personas a esa labor extraordinaria, y no pueda describir que es lo que hicieron durante los dos meses que teóricamente duró la situación, pero hay que reconocer que es perfectamente lógico pensar que hubo cierta dedicación de los empleados de la compañía a detectar y seguir este conflicto, pero que no puede estimarse en una cuantía superior a los 1.000 euros.

47. En segundo lugar, el perito Sr. Mariano incluye un segundo concepto que denomina 'destino de recursos a costes externos'. En él incluye una partida de 5.763,40 euros correspondiente a un campaña para comprar nuevas keywordspara posicionarse en los resultados de los motores de búsqueda. Sin embargo ni tan siquiera se aportan las facturas de esos gastos, lo que nos permitiría contrastar su importe y sus fechas. Por lo tanto, tampoco se puede considerar acreditado dicho importe.

48. En tercer lugar, el perito incluye la suma de 521,12 euros, correspondientes a gastos en burofax y desplazamiento, pero que acertadamente la juez de primera instancia ha excluido de la indemnización por no haber aportado justificación alguna de aquellos.

DECIMO.- Lucro cesante

49. Para cuantificar el lucro cesante utiliza el Sr. Mariano dos conceptos, el lucro cesante actual y el futuro. Conviene hacer una precisión. El lucro cesante es el beneficio dejado de obtener, por lo que nunca es actual siempre es hipotético.

50. En primer lugar, se incluye en este concepto una partida correspondiente a la facturación dejada de obtener en los dos meses de abril y mayo de 2017. A pesar de que la infracción se produjo entre marzo y abril, curiosamente el perito elige abril y mayo. También llama la atención que, durante el mes de marzo del 2017, cuando comienza la infracción, la facturación de la actora crece. Pero, dado que en abril baja significativamente, podemos aceptar parcialmente los cálculos que hace el perito y fijar estimativamente el importe de la pérdida de facturación correspondiente a esos dos meses en la suma estimada de 4.000 euros.

51. Lo que no podemos aceptar es el segundo concepto, fijado en 5.567,31 euros, que se corresponde a la pérdida de profesores y alumnos, derivados de la disminución de la inversión en campañas de captación. Ese perjuicio estaba ligado a la supuesta inversión realizada por la actora en la compra de nuevas keywords, sin embargo, ya hemos dicho, que no se ha demostrado esa inversión.

52. En definitiva, estimativamente la indemnización ha de fijarse en 5.000 euros.

UNDECIMO.- Daño reputacional

53. Por último, no podemos considerar acreditado daño reputacional alguno, aun cuando durante un breve periodo de tiempo la demandada haya seguido una estrategia de confusión, una vez cesados los actos de confusión, no puede considerarse acreditado que la consideración que el público relevante pudiera tener de la actora se haya visto perjudicada.

DECIMO. Costas

54. La estimación en parte del recurso, nos lleva a revocar parcialmente la sentencia para estimar parcialmente la demanda. Dada la importante reducción de la indemnización reclamada no podemos imponer las costas de la primera instancia, conforme con lo previsto en el art. 394.2 LEC, por lo que también hemos de revocar el pronunciamiento de condena de las costas de la demanda, no de la reconvención.

55. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas del recurso, al haberse estimado parcialmente este, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir. Sin embargo, procede imponer a la parte actora las costas de la impugnación.

Fallo

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por SuperprofSAS y desestimamos la impugnación formulada por Tus Media SL contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona de fecha 25 de noviembre de 2019, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente, y en consecuencia, se reduce la indemnización a 5.000 euros y se revoca la condena al pago de las costas de la demanda, se confirman el resto de pronunciamientos incluido la condena al pago de las costas de la demanda reconvencional, sin hacer especial imposición de las costas ocasionadas en la segunda instancia por el recurso, pero condenando a la actora al pago de las costas de la impugnación. Ordenando la devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.