Sentencia CIVIL Nº 1549/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 1513/2018 de 10 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120178000055
Recurso de apelación 1513/2018 -3
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 332/2017
Parte recurrente/Solicitante: ALBIRAL DISPLAY SOLUTIONS, S.A., SOLTEC D'ENGINYERIA I
PROJECTES , S.L. ( SOLTEC), Severiano
Procurador/a: Carlos Montero Reiter, Carlos Montero Reiter, Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: Ana Soto Pino, Nuria Ferrandiz Umbon
Parte recurrida:
Procurador/a:
Abogado/a:
Cuestiones: Competencia desleal. Secretos empresariales
SENTENCIA núm. 1549/2019
Composición del tribunal:
JOSÉ MARIA RIBELLES ARELLANO
Luis Rodriguez Vega
MARTA CERVERA MARTINEZ
Barcelona, a diez de septiembre de dos mil diecinueve.
Parte apelante y apelada: Albiral Display Solutions SA
Parte apelada y apelante: Soltec d'Enginyeria i Projectes SL y Severiano
Resolución recurrida: sentencia
- Fecha: 14 de marzo de 2018 (aclaración 8 de mayo de 2018)
- Parte demandante: Albiral Display Solutions SA

- Parte demandada: Soltec d'Enginyeria i Projectes SL y Severiano

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada, aclarada por auto de 8 de mayo 2018, es del tenor literal siguiente: FALLO: '1.- Declaro que D. Severiano ha realizado un acto de explotación de secreto industrial previsto en el art. 13.1 LCD , por haber puesto a disposición de Soltec d'Engenyeria i Serveis S.L. el desarrollo industrial de Albiral Display Solutions S.A. consistente en la concreta aplicación de un sistema de guiado a bolas (guías Accuride) que se integra en el sistema de elevación que Soltec d'Engenyeria i Serveis S.L. incorpora a sus monitores monitorizados 'RET'.

2.- Condeno a D. Severiano a la publicación del siguiente extracto, a su costa, en la revista especializada en el sector que designe la actora: 'El Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona ha resuelto en fecha de 14 de marzo de 2018 el juicio ordinario seguido entre Albiral Display Solutions S.A., Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L. y D. Severiano , pronunciando Sentencia condenatoria respecto de este último, mediante la que ha considerado acreditado que D. Severiano explotó, de forma ilegítima y a favor de Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L., un secreto industrial de su antigua empleadora Albiral Display Solutions S.A., consistente en una solución de sistema de guiado por bolas Accuride proyectado por el propio D. Severiano en 2011 pero durante su desempeño laboral por cuenta de Albiral Display Solutions S.A. Esa solución técnica fue incorporada en 2013 a los monitores motorizados 'RET' que comercializó Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L.'.

Las partes podrán introducir matizaciones a dicho extracto por medio de solicitud de aclaración de Sentencia.

3.- Condeno a D. Severiano a abonar a la actora la cantidad de 8.000 euros, por enriquecimiento injusto, cantidad únicamente incrementada en el sentido previsto en el art. 576 LEC .

4.- Prohíbo a D. Severiano reiterar la conducta ilícita que se describe en el punto primero de este fallo.

5.- Sin condena en costas'.



SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes. Admitidos los recursos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 28 de marzo de 2019 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

Fundamentos

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La demandante Albiral Display Solutions, S.A. (en adelante, Albiral) presentó demanda contra Severiano (en adelante, Severiano ) y SOLTEC D'ENGINYERIA I PROJECTES, S.L. (en adelante, Soltec). Al primero de los cuales le acusan de haber revelado secretos empresariales de Albiral, donde había trabajado, y a la segunda de haber explotado dichos secretos.

2. Los demandados contestaron a la demanda para oponerse a la misma. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda.

3. Tanto el actor como los demandados interpusieron sendos recursos de apelación, a los que se opusieron respectivamente.



SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

5. Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos los siguientes: 1.- Albiral Display Solutions S.A. se dedica desde el año 2002 al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización, entre otros productos, de monitores motorizados para aplicaciones corporativas y encuentros profesionales públicos o privados, que se comercializan bajo las marcas 'Arthur Holm' y 'Albiral'.

2.- Un monitor motorizado es un monitor retráctil, que mediante un sistema motorizado se eleva desde el interior de un mueble, generalmente mesas, y pasa a estar disponible para su usuario.

3.- D. Severiano es Ingeniero Técnico, con conocimientos y experiencia laboral aplicados al diseño de productos.

4.- Durante los años 2010 a 2012, D. Severiano formó parte de la plantilla laboral de Albiral, desempeñando labores como Ingeniero de Innovación y Producto, integrándose en el departamento de investigación y desarrollo de dicha empresa.

5.- Durante ese periodo laboral Severiano intervino en el desarrollo de prestaciones técnicas para el catálogo de monitores motorizados. Concretamente entre abril y noviembre de 2011 elaboró un prototipo de un sistema de guías de bolas, de la marca Acurride, para sustituir las guías del sistema de elevación de los monitores de Albiral, sistema que no llegó a comercializarse, así como una carátula adhesiva y muelle de cierre por tapa, mejoras que no llegaron a implantarse hasta después de enero del 2013.

6.- Severiano fue despedido en fecha de 2 de enero de 2012. Albiral reconoció la improcedencia del despido en ese momento. De forma inmediata al cese de su relación laboral, Severiano ofreció sus servicios profesionales a Soltec, que se dedicaba a la fabricación y comercialización de monitores, tótems y quioscos.

7.- A partir de ese momento Soltec comienza el diseño y posterior la producción de monitores motorizados en competencia con los productos difundidos por Albiral. Se trataba de los monitores de la serie 'RET', que fueron finalmente introducidos en el mercado en enero de 2013.

8.- A resultas de la colaboración profesional entre Severiano y Soltec, esta lanza al mercado los monitores motorizados de la serie 'RET', que incluyen la solución de sistema de guiado por bolas proyectada por el primero durante su desempeño laboral por cuenta de Albiral en 2011, así como una carátula adhesiva como embellecedor del conjunto y una solución a base de muelles para la tapa automatizada del monitor.

6. Fundamentalmente la cuestión que se discute en esta segunda instancia es si las mejoras aportadas por Severiano constituían un secreto empresarial y, en tal caso, si Soltec se aprovechó de la divulgación de dichos secretos.



TERCERO. Concepto de secreto empresarial.

7. El art. 13.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (LCD ) establece que: 'Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14' 8. La legislación nacional no definía qué era secreto empresarial, por lo que este Tribunal se remitía a lo dispuesto en el artículo 39.2.a ) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 4 de enero de 1995), que utiliza el término de información no divulgada. Sin embargo, actualmente ese vacío se ha cubierto con la Ley 1/2019, de 20 de febrero , de Secretos Empresariales (LSE), en vigor desde el 13/03/2019, que ha traspuesto la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Es obvio que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la DT 1 del Código Civil , pero en la medida que esta norma viene a cubrir un vacío legal resulta lógico aplicarla, en tanto que no contradiga la interpretación que de secreto empresarial se venía haciendo. A lo que hay que añadir que la regulación, lógicamente respeta lo dispuesto en el citado ADPIC.

9. El art. 1 LSE establece que: 'A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.' 10. Un secreto empresarial es pues una 'información' que tiene que cumplir tres requisitos: ser secreta, tener un valor económico por sí misma y respecto de la cual se hayan adoptado medidas razonables para mantener su confidencialidad.

11. La demandada niega que los desarrollos efectuados por el Sr. Severiano durante su trabajo en Albiral constituyan secretos empresariales, ya que entiende que esas soluciones técnicas forman parte del dominio público y del conocimiento general de un ingeniero mecánico. En todo caso, conviene insistir, que, aunque la información secreta pueda ser patentable, no son exigibles los requisitos de patentabilidad como la novedad o la actividad inventiva.



CUARTO. Información secreta.

12. Para que se cumpla el primero de dichos requisitos es necesario que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible 'por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión', lo que podríamos llamar usuarios informados. Ello nos lleva, primero, a determinar quiénes son esos usuarios informados, o como dice la norma 'los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información'.

13. Para valorar si la información es conocida o secreta, hemos de definir quiénes son los usuarios habituales. Tratándose de una información técnica, es decir, de un secreto industrial o de fabricación, sus usuarios comunes han de ser técnicos que trabajen en el campo relativo a dicha información, ya que son los círculos en los que normalmente se utiliza dicho tipo de información.

14. En materia de patentes, en orden a valorar la novedad o actividad inventiva de alguna de sus reivindicaciones, se parte de la base que el arquetipo de 'experto medio' tiene conocimiento de todos los documentos que forman parte del estado de la técnica. Por el contrario, en el caso de los secretos industriales será necesario que se pruebe que la información confidencial no formaba parte del conocimiento común de dichos usuarios habituales o que no era fácilmente accesible para estos. Quien reivindica ser el titular de una información secreta, deberá de alegar y probar que es secreta, que es uno de sus presupuestos. Lo que implica que alegue y pruebe que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible por sus usuarios habituales. Más concretamente, parece razonable sostener que el titular debería de alegar y probar el conocimiento general común en ese momento, así como la novedad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento.

15. El perito Sr. Emiliano (informe aportado por la actora, junto con la demanda y ampliado con informe de 15 de enero de 2018) sostiene que la información no era generalmente conocida ya que ninguna de las empresas competidoras (Element One, Axin, Bytol y Modis) lo utiliza (pág. 10 último párrafo de su segundo informe). No podemos compartir ese análisis. Creemos que el círculo de personas, a quienes hemos llamado usuarios habituales, son los técnicos que puedan trabajar en el diseño de productos audiovisuales, un círculo más amplio que el fijado por el perito del actor. Pero es que además, del hecho que las principales competidoras de Albiral y Soltec no utilicen esta solución no permite concluir que desconozcan dicha posibilidad. Basta con recordar que el sistema de guías de Soltec está en el mercado desde enero de 2013, que no está protegido por título alguno y, a pesar de ello, ninguno de los competidores, incluida Albiral, ha recurrido a este sistema de guías, según el informe del propio Sr. Emiliano . Es indudable que al menos actualmente el sistema ha de ser conocido por todos los competidores, que, a pesar de ello, siguen sin utilizarlo. Parece lógico concluir que hay otros motivos para no utilizar ese sistema de guías de bolas. En ese sentido, el testigo Fausto , ingeniero de Albiral, reconoció que el sistema de fricción que actualmente utiliza Albiral es barato y eficaz, motivo por el cual no han recurrido al sistema de guías de bolas diseñado por el Sr. Severiano (minutos 52-54 de su declaración), que le obligaría a adaptar todo el sistema de elevación de sus monitores.

16. Las guías de bolas utilizadas por el Sr. Severiano en su prototipo son guías estándares de la marca 'Acurride'. No se discute que se trata de una marca notoriamente conocida en la elaboración de diversos tipos de guías con diversas aplicaciones, como resulta del informe de la Sra. Justa , entre las más conocidas las de las guías de los cajones de los muebles. Hay que destacar que entre las propias referencias de guías de 'Acurride' se encuentra un kit para elevar monitores retráctiles desde un mueble, una opción motorizada y otra manual (informe Sr. Justa , pág. 5 y 6, anexo A4), del que hay un video en YouTube desde agosto del 2011.

17. La actora alega que no formaba parte del conocimiento general común la utilización de dichas guías en los sistemas de elevación de monitores, afirmación que no podemos compartir. En primer lugar, como hemos visto, se basa en una deducción que hace el Sr. Emiliano , que como hemos explicado, no podemos aceptar. En segundo lugar, como resulta del informe de la Sra. Justa , la utilización de un sistema de guías de bolas en un sistema de elevación de monitores viene descrito en la patente USA 4.735.467 publicada el 5 de abril de 1988, por lo tanto, desde esa fecha formaba parte del estado de la técnica. Hemos dicho que, a diferencia de lo que sucede en materia de patentes, no se puede presumir que ese 'técnico estándar' que hemos de dibujar para deslindar lo que es información de conocimiento general o de fácil adquisición, tiene conocimiento de todos los documentos del estado de la técnica, pero creemos que ese técnico tiene conocimiento de las patentes publicadas sobre la materia concreta, como es la elevación de monitores. En tercer lugar, un sistema de elevación como el que se utiliza en los monitores motorizados requiere un sistema de guías, por lo que parece lógico, que un técnico medio que quiera diseñar una alternativa al de guías de fricción, como el utilizado por Albiral, analice la posibilidad de utilizar un sistema alternativo como el de las guías de bolas, cuyo uso está tan generalizado. La información sobre dichas guías es de fácil acceso ya que solo requiere consultar el catálogo de 'Acurride'. En cuarto lugar, a la vista del anexo citado en el informe de la Sra. Justa , 'Acurride' también comercializa, al menos desde agosto del 2011, guías para montar un sistema de elevación de monitores, a partir de esa información, seleccionar las guías adecuadas no parece que tenga dificultad alguna para un técnico.

18. Los mismos razonamientos nos lleva a desestimar que la carátula embellecedora pueda constituir un secreto industrial. Esa carátula pretende ocultar los tornillos del sistema de elevación del monitor, para lo cual se diseñó una carátula de doble capa, la capa superior es lisa va adherida a la capa inferior, ocultando los tornillos de la capa inferior (Segundo informe Sr. Emiliano , pág. 14). Como dice la perito Sra. Justa la utilización de embellecedores en electrodomésticos, televisiones, u ordenadores es muy común, y utilizar para pegar ese embellecedor superior con el inferior con una cinta adhesiva de doble cara o un adhesivo, es una solución evidente para un técnico, lo que la convierte en una solución que forma parte del conocimiento general de un técnico.

19. La sentencia de primera instancia también desestimó que el sistema de apertura de la tapa de la mesa, que permite la salida del monitor mediante un muelle de torsión pueda constituir un secreto industrial.

Este pronunciamiento que no ha sido impugnado en el recurso, que se refiere únicamente al sistema de guía de bolas y al embellecedor, por lo tanto, no procede hacer pronunciamiento alguno sobre el mismo.

20. En consecuencia, consideramos que los sistemas de guías de bolas y la carátula embellecedora no puede tener la consideración de secreto industrial, lo que nos lleva a revocar la sentencia y desestimar íntegramente la demanda.



QUINTO. Costas.

21. Procede imponer a la actora las costas de la primera instancia aplicando el principio del vencimiento, art. 394 LEC . Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas de su recurso a Albiral al haber sido desestimado y no procede hacer imposición de las costas del recurso de los demandados Soltec y Severiano , al haberse estimado, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir a los mismos.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Albiral Display Solutions SA y estimamos el recurso de apelación interpuesto por Soltec d'Enginyeria i Projectes SL y Severiano contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona de fecha 14 de marzo de 2018 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca íntegramente y, en su lugar se desestima la demanda presentada por Albiral contra Soltec y Severiano , a los que se absuelve de todos sus pedimentos, condenando a Albiral al pago de las costas de primera instancia y de su propio recurso de apelación, no se hace especial imposición de las costas derivadas del recurso de Soltec y Severiano , a los que deberá devolverse el deposito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.