Sentencia Civil Nº 34/2013, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 72/2012 de 30 de Enero de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 72/2012 (1ª)

Juicio Ordinario núm. 53/2011

Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona

SENTENCIA núm. 34/13

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

D. LUÍS GARRIDO ESPA

Dª. ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona, a treinta de enero de dos mil trece.

VISTOSen grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 10 de esta localidad, por virtud de demanda de la entidad BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.p.A. contra la entidad SORIA NATURAL, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.p.A. la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 18 de octubre de 2011.

Han comparecido en esta alzada la apelante, BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.p.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Angel Joaniquet Tamburini y defendida por el letrado Sra. Ana Castedo García, así como la demandada en calidad de apelada, representada por el procurador Sr. José A. López-Jurado González y defendida por el letrado Sr. Jesús María Soto Vivar.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO:" DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Angel Joaniquet Tamburini en nombre y representación de BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.p.A. y dirigida contra SORIA NATURAL, S.A., por lo que ABSUELVO a la parte demandada SORIA NATURAL, S.A. de todos los pedimentos contenidos en el escrito de demanda, sin hacer imposición de las costas causadas en este procedimiento a ninguna de las partes">.

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.p.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito de oposición, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 23 de mayo de 2012.

Actúa como ponente la magistrada Sra. ELENA BOET SERRA.

Fundamentos

PRIMERO:La parte actora, la entidad BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.P.A., comparece como titular de la patente europea EP 0 963 325 B1, con el título ' Envase para mantener productos separados antes de su uso' (en adelante, EP 325), concedida con fecha 28 de noviembre de 2001, con fecha de prioridad de 28 de febrero de 1997, y validada en España con el nº. ES 2.165.627, para formular una demanda por infracción de sus derechos sobre la referida patente frente a la entidad SORIA NATURAL, S.A.', con fundamento en los artículos 50.1.a ), 62 , 63.1, letras a), b), c), e ) y f ), 64.1 , 66.1 y 66.2, letra a) (en cuanto a los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado) de la Ley 11/1986 , de Patentes(en adelante, LP) y en el art. 69 del Convenio de la Patente Europea (en adelante, CPE).

La demanda sostiene que la demandada ha infringido su derecho de patente con la comercialización de los siguientes productos que incorporan un envase que reproduce literalmente o por identidad todas las características técnicas de las reivindicaciones de su patente: 'FOST PRINT', en sus versiones 'Classic', 'Sport', 'Junior' y 'Light', 'CYRASID', 'CIRESVID', DIURIBEL' e 'INMUNODEN'; además sostiene que en la actualidad también los siguientes productos podrían infringir sus derechos sobre la patente: 'FOST PRINT', EN SU VERSIÓN 'PLUS', 'MINUSGRIP', 'CORESLIM' y 'SEDAMEL'.

La demandada se opone a las pretensiones de la actora alegando, en síntesis que (i) no es fabricante de envases, utiliza insumos fabricados por terceros para envasar sus productos; (ii) los envases de los productos que comercializa reproducen literalmente la patente europea de la que es titular EP 1 495 988 B1, con el título ' contenedor para contener dos diferentes y separados productos y mezclarlos' (en adelante EP 988) y no infringen los derechos de patente de la actora; y (iii) el objeto de la patente de la actora no puede ser fabricado. El diseño de esa patente es un error o una trampa.

La sentencia apelada desestimó íntegramente la demanda por estimar que no se produce una infracción literal de la patente de la actora, 'que perfecciona un dispositivo conocido mediante la incorporación de determinados elementos cuyo funcionamiento combinado se dirige a lograr el resultado deseado para así solventar el problema técnico advertido en el estado de la técnica'. Los dispositivos de la demandada logran dar solución al mismo problema pero 'presentan una combinación de elementos constitutivos diferentes de los reivindicados y que, en el conjunto, determinan un funcionamiento diverso'. 'En definitiva, no hay infracción literal, pues de un análisis de los informes periciales, es posible concluir que en el envase de la demandada el nervio no coincide con la protuberancia del envase de la actora y dicho nervio no está vinculado a la parte superior de la cápsula, por lo que el sistema de apertura de ambos envases es diferente y, por tanto, reivindican de forma diferente la apertura del envase'.

El recurso de apelación alega los siguientes motivos:

1º) Errónea valoración de la prueba.

El recurso aduce, en primer lugar, que la resolución recurrida se fundamenta en el informe pericial aportado por la demandada que adolece de graves errores metodológicos y ha sido emitido por un perito, Sr. Cecilio , que carece de objetividad e imparcialidad.

En segundo término, sostiene la apelante que los envases de la demandada reproducen todos y cada uno de los elementos técnicos de la única reivindicación independiente (reivindicación 1ª) y también los de las reivindicaciones dependientes 2ª y 4ª a 9ª. En particular, formula las siguientes alegaciones respecto a los tres elementos técnicos de la reivindicación independiente que centran la controversia entre las partes litigantes:

a) Elemento de corte (11). La diferencia invocada, por el informe pericial acompañado por la demandada, con relación a ese elemento entre la patente y la realización se deduce de los dibujos y no de la reivindicación, limitando el alcance de la reivindicación 1ª a la luz de los dibujos. Así, aduce el recurso, el perito de la demandada sostiene que en la realización ese elemento de corte está constituido por un faldón o pared cilíndrica, que cuelga directamente del fondo del capuchón, y en la patente por una cazoleta invertida. Afirma la apelante que la reivindicación no contiene ninguna calificación (ni de forma, ni de colocación) del elemento de corte y, por consiguiente, no existe ninguna diferencia respecto a este elemento.

b) Existencia de una protuberancia (23). Argumenta que la realización controvertida dispone de una 'protuberancia' o 'nervio' existiendo identidad respecto a este elemento. El propio perito Don. Cecilio reconoció en el acto de la vista la existencia de protuberancia en la realización de la demandada, a pesar de que en su informe había concluido la diferencia.

c) Vinculación de la protuberancia en una parte superior de la cápsula (21). Sostiene que en la realización controvertida el 'nervio' (o protuberancia) está vinculado ('acoplado') con la parte superior de la cápsula por medio de un 'faldón', que está en la parte superior de la cápsula. Por tanto el 'faldón' es parte superior de la cápsula y de ello debe concluirse que el nervio se vincula en una parte superior de la cápsula.

2º) Errónea aplicación de los arts. 55 y 60.1 LP y del art. 69 CPE.

-La sentencia, sostiene la apelante, confronta las reivindicaciones de la patente de la actora EP 325 con las reivindicaciones de la patente de la demandada EP 988, concluye que las reivindicaciones de ambas patentes no coinciden y, con base en ello, estima que no hay infracción. Argumenta el recurso que la realización controvertida puede ser objeto de una patente posterior (lo que no ocurre en el presente caso porque la realización no coincide con la patente de la demandada) e infringir una patente anterior, porque los requisitos de patentabilidad y de infracción no coinciden.

-La realización de la demandada incorpora dos sistemas de apertura distintos: (i) el sistema de apertura tirando de la anilla superior, no consta en la reivindicación de la patente actora y (ii) un sistema de apertura por enroscado. Alega el recurso que la realización reproduce literalmente ese segundo sistema y que la resolución recurrida ha incurrido en error porque ha tenido en cuenta un elemento no reivindicado por la patente EP 325 (un mecanismo adicional de apertura) para analizar la infracción.

SEGUNDO:En primer lugar, procede desestimar el motivo de apelación relativo a la tacha del perito Don. Cecilio , planteada por la actora con base en la relación de dependencia que mantiene con la demandada, dado que desde el año 2003 es su agente de patentes y fue quien tramitó la concesión de la patente de la demandada (EP 988).

La patente de la demandada (EP 988) no es la patente objeto de la presente contienda judicial y, en consecuencia, ninguna contraposición de intereses aprecia esta Sala respecto de quien ha emitido un informe pericial sobre una patente posterior y distinta de la patente cuya infracción se enjuicia en este proceso. Por lo demás, debe significarse, como acertadamente expone el Sr. Magistrado a quo,que Don. Cecilio no está vinculado por una relación de dependencia con la demandada porque es un profesional independiente externo en cuanto a agente de la propiedad industrial que ha sido contratado por ésta para prestarle servicios en los trámites de sus registros de patentes.

También sostiene la apelante que la pericial Don. Cecilio realiza una metodología de análisis incorrecta porque no compara las reivindicaciones de la patente (EP 325) con la realización de la demandada (envases), sino que compara aquéllas con unos dibujos o figuras que no se corresponden con la realización controvertida.

Esta Sala no comparte las apreciaciones del recurso. La valoración del dictamen pericial Don. Cecilio de fecha 7 de marzo de 2011, así como de su declaración en el acto de la vista (DVD minuto 45), permite concluir que el referido dictamen realiza un análisis comparativo entre la patente de la actora y la realización de la demandada, acompañando unos dibujos de éstas (como Anexo 5 del dictamen) con finalidad explicativa, con una metodología y fundamentación correctas.

TERCERO: I)El enjuiciamiento de la infracción de una patente exige una interpretación de la patente, para determinar el alcance de su protección o, lo que es lo mismo, el ámbito de la exclusiva concedida por la patente, que viene delimitado, en el sistema español y europeo de patentes por las reivindicaciones, interpretadas de acuerdo con la descripción y los dibujos [ arts. 26 y 60.1 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes (LP) y arts. 69.1 y 84 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 , sobre la concesión de Patentes Europeas (CPE)].

Al respecto, el sistema español ha incorporado en su art. 60.1, la regla contenida en el art. 69.1 del CPE, que ha sido objeto de un Protocolo interpretativo, que forma parte del CPE. El art. 60.1 LP dispone que '[l] a extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, si embargo, para la interpretación de las reivindicaciones'.El Protocolo interpretativo, que intenta proporcionar un poco más de precisión en el alcance que debe reconocerse a las reivindicaciones, descarta tanto una interpretación estrictamente literal como una interpretación voluntarista o subjetiva, optando por un termino medio entre esos extremos. Así, establece que ' no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre estos extremos, una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros'.

De ese contexto normativo debemos extraer las mismas conclusiones que ya expuso esta Sección 15ª en Sentencia de 14 de octubre de 2003 (RA 403/2001):

'a) el objeto de la interpretación es el contenido de las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las mismas (art. 69.1 CPE), porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión de la protección;

b) sin embargo, la descripción y los dibujos deberán tenerse en cuenta en la labor interpretativa, para definir la esencia de aquéllas; esto equivale a decir que la interpretación es necesaria en todo caso;

c) de ahí que quede excluida una interpretación meramente literal, o estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que descarta una opción extrema), aceptándose un criterio espiritualista, en búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas.

d) debe operar, por ello, una interpretación correctora de las reivindicaciones.

Pero ello no implica asumir un criterio voluntarista o subjetivo porque, a la hora de extraer el sentido técnico y jurídicamente relevante de las reivindicaciones, debe evitarse la concepción de éstas como una mera pauta o línea directriz, de tal manera que lo relevante sea lo que el titular de la patente haya querido proteger. De ahí que, de acuerdo con el Protocolo, el experto examinador (y, por tanto, el Juez) no debe primar una interpretación subjetiva, en atención a la intención del solicitante. La interpretación será básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.

Se trata, en un término medio, de conciliar la seguridad jurídica (pues los terceros deben conocer con certidumbre lo que está protegido y lo que no) con la equitativa o justa protección del solicitante, a fin de que puedan ser evitadas las usurpaciones'.

De tal suerte, como hemos afirmado en nuestra sentencia de 10 de diciembre de 2010 (RA 521/2009) la interpretación 'es en todo caso necesaria, también cuando se alega una infracción literal o por identidad, que se producirá cuando la realización práctica impugnada reproduce por identidad, sin sustituciones o variaciones, todas y cada una de las características o elementos reivindicados, implantando así la misma solución o regla técnica que la patente al problema técnico que resuelve.

Para determinar si esta situación concurre es necesaria la labor de interpretación de las reivindicaciones, con ayuda de la descripción y los dibujos, que, en principio, mostrarán la función técnica que cada componente reivindicado desempeña en el contexto de la invención.

Tal interpretación no debe limitarse a constatar una identidad en sentido filológico, prescindiendo de la funcionalidad de la invención. Si así fuera, podría llegar a apreciarse la infracción de la patente por una realización práctica que no resulte apta para solucionar el problema técnico que resuelve la patente, lo cual no parece admisible.

El experto en la materia (y, por tanto, el juez) debe interpretar el vocabulario de la reivindicación no ya en sentido filológico de las palabras empleadas, sino indagando, con ayuda de la descripción y los dibujos, su significado en función del contexto técnico de las mismas y la invención en su conjunto. Se trata de desplegar un análisis que permita constatar lo que el experto en la materia habría entendido de los términos utilizados, en la fecha de prioridad y a la vista de la descripción y los dibujos, de la manera que sea habitual en el sector de la técnica de que se trate.

Debe tenerse presente, por último, que la solución al mismo problema, que pueda ofrecer la realización cuestionada, no es un dato que, por sí mismo o por sí solo, implique la infracción de la patente'.

II)En el supuesto enjuiciado la actora afirma, y lo reitera en su recurso de apelación, la infracción literal o por identidad de su patente EP 325.

Para apreciar la infracción literal de la patente es necesario que la realización cuestionada incorpore o reproduzca, por identidad, todos y cada uno de los elementos reivindicados (tanto en el preámbulo como en la parte caracterizadora), de acuerdo con la regla de la simultaneidad de todos los elementos ( all elements rule).

En consecuencia, para establecer si se ha producido una invasión del derecho de exclusiva que otorga la patente será preciso: a) interpretar, en el sentido expuesto, la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y de ese modo poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora, para constatar si reúne por identidad todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas, tanto en el preámbulo de la reivindicación como en la parte caracterizadora.

La patente EP 325, versa sobre un envase para mantener productos separados antes de su uso. Según se indica en la descripción, 'desde hace algún tiempo a la fecha el mercado ha ofrecido medicinas en dos fases: la primera de las medicinas constituida por un polvo y la segunda constituida por un líquido; estas dos fases debían mantenerse separadas hasta el momento de su uso. Los envases para tales mezclas medicinales comprenden un contenedor para la parte líquida y una cápsula para el polvo, que apenas antes de su uso se ponen en comunicación para poderse mezclar' (col.1, líneas 8 a 17). Se explica en la descripción de la patente que 'la presente invención permite que el contenedor de polvo sea puesto en comunicación con el contenedor de líquido por medio de una simple operación de enroscado del primero sobre el último, requiriendo sólo un pequeño esfuerzo por parte del consumidor, quien, entre otras cosas, no volcará el envase para romper el fondo del capuchón-cápsula y de esta manera evitará el problema de formación de grumos y similares. Además, al momento del uso y después de haber realizado la mezcla, el contenedor de polvo puede ser removido de la boca del contenedor junto con el capuchón y el elemento de corte, dejando de esta manera la boca del contenedor libre de obstrucciones' (col.2, líneas 50 a 64).

El tenor literal de la primera reivindicación (única independiente) es el siguiente:

'1. Envase para mantener productos separados antes de su uso, que comprende:

-un contenedor (1) provisto de una boca superior (2);

-una cápsula (3) introducida dentro de la boca (2) del contenedor (1), abierta en su parte superior, el interior de la cápsula (3) estando separada de la parte interior del contenedor (1), la cápsula (3) estando provisto de un fondo (4) que se puede romper, la ruptura de dicho fondo (4) rompible poniendo dicha cápsula (3) en comunicación con la parte interior del contenedor (1);

un elemento de corte (11) introducido dentro de dicha cápsula (3), provisto de un extremo inferior (12) destinado durante el uso a romper el fondo (4) de la cápsula (3);

-un capuchón (13) dispuesto sobre el contenedor (1) de manera tal de cubrir a la cápsula (3) y al elemento de corte (11);

donde el capuchón (13) exhibe una rosca (14) mediante la cual se logra un acoplamiento roscado, por medio del cual acoplamiento al capuchón (13) puede moverse axialmente hacia abajo con respecto al contenedor (1), de manera que dicho movimiento axial hacia abajo provoque que el capuchón (13) interactúe con el elemento de corte (11) y así pueda provocar la ruptura del fondo (4) de la cápsula (3);

caracterizadopor el hecho que el capuchón (13) exhibe en su parte interior una protuberancia (23) destinada, por efecto de dicho movimiento axial hacia abajo del capuchón (13), a vincularse en una parte superior (21) de la cápsula (3) que es deformable elásticamente en una dirección hacia adentro, de manera de retener el capuchón (13) a la cápsula (3) en movimientos axiales hacia arriba para la extracción del contenedor (1).'

IV)La controversia sobre los elementos reivindicados reproducidos o incorporados por identidad en la realización de la demandada se centra en los tres siguientes elementos de la reivindicación 1ª de la patente EP 325: i) elemento de corte (11), ii) existencia de una protuberancia (23) y iii) vinculación de la protuberancia (23) en una parte superior (21) de la cápsula (3).

El informe pericial acompañado por la actora concluye la incorporación por identidad de estos tres elementos en la realización de la demandada.

El informe pericial acompañado por la demandada concluye que la realización cuestionada no contiene ninguno de los tres elementos reivindicados. No obstante, el perito Don. Cecilio , autor del informe, aceptó en el acto de la vista que el referido elemento ii) protuberancia del capuchón coincide con el 'nervio' que contiene el capuchón de la realización de la demandada. Por lo que debemos centrar la controversia en los otros dos elementos controvertidos de la reivindicación.

Por lo que se refiere al elemento iii) vinculación de la protuberancia en la parte superior de la cápsula concluye el perito Sr. Raúl , en el dictamen acompañado por la actora, que la realización impugnada reproduce esa característica que refiere como (R1-7.1), explicándolo gráficamente en las figuras 14a y 14 b de su informe. Además, explica que ha comprobado que la parte superior de la cápsula de la realización 'es deformable elásticamente en una dirección hacia adentro' afirmando que, en consecuencia, también incorpora la característica que refiere como (R1-7. 2) [parte superior (21) de la cápsula (3) que es deformable elásticamente en una dirección hacia adentro].

En sentido contrario, el perito Don. Cecilio concluye que las referidas características de la reivindicación, indicadas como (R1-7.1) y (R1-7. 2)por el perito Don. Raúl , no las contiene la realización de la demandada. En su informe afirma que 'de la pared del capuchón sobresale un nervio (31) que no es vinculable con la parte superior (21) de la pared de la cápsula (3)' (página 8 del informe) y concluye que 'existe por tanto una diferente constitución de los elementos del capuchón (13) y cápsula (3) que permitirán el acoplamiento de ambos componentes por el enroscado del capuchón (...) con un comportamiento o funcionamiento distinto de estos componentes' (página 10 del informe).

El perito Don. Cecilio explicó en el acto de la vista (DVD minutos 56 a 60) que en la patente EP 325 la protuberancia (23) del capuchón (13) se vincula con la parte superior de la cápsula (3) mientras que en la realización no hay vinculación, esto es, unión entre el nervio (protuberancia) del capuchón y la cápsula, sino que lo que se produce es una deformación hacia abajodel pequeño faldón, que cuelga de la parte superior de la cápsula, lo que permite que el nervio (protuberancia) del capuchón pase por debajo del faldón y, una vez superado, el faldón se recupera quedando el faldón separado del nervio del capuchón que actúa como tope, pero sin que queden vinculados o unidos. Insiste el perito que no existe vinculación(R1-7.1) porque tampoco existe deformación de la parte superior de la cápsula ni del faldón, que no es la parte superior de la cápsula sino que cuelga de la parte superior de la cápsula, en una dirección hacia adentro(R1-7.2) sino una deformación de ese faldón en una dirección hacia abajo,que permite pasar el nervio o protuberancia. Argumenta el perito Don. Cecilio que esas diferencias se explican porque el elemento de corte de la patente tiene una parte superior que encaja en la cápsula e impide que ésta se vuelva a deformar cuando se desenrosca para la extracción del contenedor. El perito Don. Cecilio concluye, por tanto, que la realización de la demandada no incorpora el elemento de la vinculaciónentre la protuberancia y la cápsula (R1-7.1), ni la característica de la cápsula deformable elásticamente en una dirección hacia adentro (R1-7.2).

Esta Sala estima que los dos referidos elementos o características de la reivindicación primera no se reproducen en la realización cuestionada, conforme afirma el perito Don. Cecilio . Debemos concluir que las diferencias apreciadas entre las características de la reivindicación primera y la realización impugnada no constituyen diferencias meramente de sentido filológico, sino que adquieren pleno sentido jurídico y técnico que se constatan de su interpretación teniendo en cuenta la descripción y los dibujos de la patente. Así, en particular las referidas características de la reivindicación primera deben interpretarse atendiendo a lo expuesto en la descripción de la patente: 'La cápsula (3) exhibe una parte superior (21) situada arriba del margen superior de la boca del contenedor (1). El diámetro interno de la parte superior (21) de la cápsula (3) es mayor que el diámetro externo del elemento de corte (11) introducido de manera hermética en la cápsula (3). En la configuración ensamblada de la figura 2 (antes del uso) la parte superior (21) de la cápsula (3), por lo tanto, puede ser deformada elásticamente hacia adentro. El elemento de corte (11) exhibe un tramo (22) que en uso (cuando el envase debe ser utilizado) está destinado a contactar con la superficie interior de la parte superior (21) de la cápsula, de manera de impedir que dicha parte superior (21) de la cápsula sea deformada hacia adentro' (col. 4, líneas 1 a 15); 'Durante la operación de enroscado, el capuchón (13) interactúa en contacto con el elemento de corte (11) de manera que este último sea presionado hacia abajo, rompiendo el fondo de la cápsula. Durante esta etapa la parte anular superior (21) de la cápsula es deformada hacia adentro, llevando la protuberancia interior (23) del capuchón (13) a vincularse elásticamente en la muesca (24) sobre la parte superior (21) de la cápsula. Esto es posible por el hecho que entre la parte anular superior (21) elásticamente deformable de la cápsula (3) y la superficie exterior del elemento de corte (11) hay un espacio libre. Al final de la operación de enroscado del capuchón (13) este espacio libre deja de existir, ya que el mencionado tramo (22) del elemento de corte (11) está en contacto con la parte superior (21) de la cápsula. En la posterior etapa de desenroscado del capuchón (13) la cápsula (3), solidaria al capuchón gracias al acoplamiento entre la protuberancia (23) y la muesca (24), es levantada junto con el elemento de corte (11). Durante la etapa de desenroscado el tramo superior (22) de la cápsula (3) ya no se puede seguir deformando hacia adentro -como en la etapa de enroscado- ya que el mismo es forzado en contacto entre el tramo (22) del elemento de corte (11) y el capuchón (13). El tramo (22) del elemento de corte (11) teniendo un diámetro mayor tiene la función de mantener juntas solidariamente la cápsula (3) y el capuchón (13) durante la etapa de extracción del contenedor (1)' (col. 4, líneas 49 a 68, y col. 5 líneas 14)'.

La referida interpretación de la reivindicación primera, con ayuda de la descripción y los dibujos, permite delimitar el verdadero sentido de la reivindicación afectada dotando de significado técnico, más allá del significado filológico de las palabras, a las diferencias relativas a los rasgos caracterizados de la vinculaciónen una parte superior (21) de la cápsula (3) que es deformable elásticamente en una dirección hacia adentro(R1-7.1, y R1-7.2). Estas diferencias se relacionan también por el perito Don. Cecilio con el elemento de corte (11) de la reivindicación primera.

El informe pericial Don. Cecilio afirma que en la realización de la demandada 'existe también un elemento de corte (11) provisto de un borde inferior (12) capaz de romper el fondo (4) de la cápsula (3), durante el uso del envase '. Sin embargo, concluye el informe, que ese elemento de corte en la patente EP 325 'está concebido como una cazoleta invertida, relacionada con el fondo del capuchón (13) por un tabique intermedio, mientras que en el envase Soria el mismo elemento de corte está constituido por un faldón o pared cilíndrica que cuelga directamente del fondo del capuchón' (página 7 del informe).

La actora alega que esa diferencia no debe considerarse porque el tenor de la reivindicación primera de la patente no recoge ninguna cualificación en cuanto a la forma y/o colocación del elemento de corte y, añade, que esa interpretación se basa en los dibujos de la patente, con el efecto de limitar el ámbito de protección conferido por la reivindicación primera. Argumenta la actora, apelante, que 'la limitación del ámbito de protección conferido por las reivindicaciones a la luz de los dibujos o figuras de la patente es contraria, no sólo a lo establecido en los artículos 60.1 LP y 69 CPE, sino también a la jurisprudencia de nuestros tribunales y al contenido expreso de la Regla 43.7 del Reglamento de las Guías de Examen de la Oficina Europea de Patentes . Esta Regla establece expresamente la prohibición de que los dibujos limiten la reivindicación' (página 27 del recurso de apelación).

Como ya hemos señalado, la determinación del ámbito de protección del derecho de exclusiva que confiere la patente exige interpretar la reivindicación afectada, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, en búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas, lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas(como se afirma en las siguientes sentencias de esta Sección 15ª: Sentencias de 14 de octubre de 2003 y 10 de diciembre de 2010, citadas , y Sentencia de 24 de enero de 2008 , RA 390/07, que afirma: cabe que en la interpretación de una patente pueda considerarse incluida en la reivindicación una característica esencial que no se menciona en la misma, pero sí se describe así en la descripción y aparece también en los dibujos que ilustran la invención.). Además, debe señalarse que esa conclusión no contradice el contenido expreso de ninguna norma. La Regla 43.7 del Reglamento de ejecución del CPE, invocada por la apelante, no establece la prohibición expresa de que los dibujos limiten la reivindicación. La norma se refiere a los signos de referencia que incluyen los dibujos y no a los dibujos: 'Los signos de referencia no podrán interpretarse como una limitación de la reivindicación' (Rule 43. 7 'Where the European patent application contains drawings including reference signs, the technical features specified in the claims shall preferably be followed by such reference signs relating to these features, placed in parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.').

La descripción contiene referencias relativas a la forma del elemento de corte cuando explica: '[d]entro de la cápsula (3) está predispuesto un elemento de corte (11), el cual posee una forma de cuerpo cilíndrico hueco' (col. 3, líneas 41 a 43); 'El elemento de corte (11) exhibe un tramo (22) que en uso (cuando el envase debe ser utilizado) está destinado a contactar la superficie interior de la parte superior (21) de la cápsula, de manera de impedir que dicha parte superior (21) sea deformada hacia adentro' (col. 4, líneas 10 a 15); '[e]l tramo (22) del elemento de corte (11) teniendo un diámetro mayor tiene la función de mantener juntas solidariamente la cápsula (3) y el capuchón (13) durante la etapa de extracción del contenedor (1) (col. 5, líneas 10 a 14). No es discutido por la actora que en los dibujos la forma del elemento de corte (11) sea el definido por el perito Don. Cecilio .

Ahora bien, no cabe limitar el alcance de la reivindicación con base en esas explicaciones y dibujos referidos exclusivamente a una 'realización preferida', por lo que no podemos concluir que el elemento de corte (11) no se reproduzca en la realización demandada. Sin embargo, ello no debe impedir tener en cuenta la descripción y los dibujos al interpretar el sentido técnico y consiguiente funcionalidad de los elementos caracterizados de la reivindicación primera, en particular, la característica referida a que 'la cápsula (3) que es deformable elásticamente en una dirección hacia adentro, de manera de retener el capuchón (13) a la cápsula (3) en movimientos axiales hacia arriba para la extracción del contenedor (1)', en coherencia con los inconvenientes que se pretendían superar con la invención y las ventajas que la misma proporciona, según se expresa en la descripción ('el contenedor de polvo puede ser removido de la boca del contenedor junto con el capuchón y el elemento de corte, dejando de esta manera la boca del contenedor libre de obstrucciones', col. 2, líneas 61 a 64).

Por todo ello, debemos concluir que la realización cuestionada no reproduce literalmente o por identidad todos los elementos de la reivindicación primera de la patente EP 325, en particular los rasgos caracterizados de la vinculaciónen una parte superior (21) de la cápsula (3) que es deformable elásticamente en una dirección hacia adentro(R1-7.1, y R1-7.2).

Si la realización de la demandada no cae en el ámbito de protección de la reivindicación primera, que es la única reivindicación independiente de la patente EP 325, porque no incorpora todas sus características, debe concluirse que tampoco cae en el ámbito de protección de las reivindicaciones dependientes de la patente y descartar una infracción literal o por identidad de la patente, que era lo que se afirmaba en la demanda rectora de este proceso.

Procede por todo ello confirmar la sentencia apelada.

CUARTO:Desestimado el recurso de apelación, procede hacer expresa condena de las costas causadas en esta segunda instancia a la parte apelante ( arts. 398.1 y 394.1 LEC ).

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad BORMIOLI ROCCO & FIGLIO, S.p.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona de fecha 18 de octubre de 2011 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que CONFIRMAMOS, con imposición a la parte apelante de las costas causadas por su recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.