Sentencia CIVIL Nº 121/2019, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 102/2019 de 27 de Marzo de 2019

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00121/2019
RPL: 102/2019
N10250
DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA)
-
Tfno.: 981182091 Fax: 981182089
AM
N.I.G. 15030 47 1 2016 0000535
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000102 /2019
Juzgado de procedencia: XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000246 /2016
Recurrente: BENITO MIRAZO SLU
Procurador: JOSE VICENTE GIL TRANCHEZ
Abogado: ADRIANA GARCIA FREIRE
Recurrido: Valle
Procurador: RAQUEL SANTOS GARCIA
Abogado: JOSE AVELINO OCHOA GONDAR
S E N T E N C I A
Nº 121/2019
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección Cuarta Civil-Mercantil
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG, Pte.
D. ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS y FERNÁNDEZ
D. PABLO SÓCRATES GONZÁLEZ CARRERÓ FOJÓN
En A CORUÑA, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 00246/2016, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A
CORUÑA, a los que ha correspondido el RECURSO DE APELACIÓN (LECN) Nº 0000102/2019, en los que
aparece como parte apelante, la entidad 'BENITO MIRAZO, S.L.U.', representada en ambas instancias por
el Procurador de los tribunales, D. JOSÉ VICENTE GIL TRANCHEZ, asistido por la Abogada Dª. ADRIANA
GARCÍA FREIRE, y como parte apelada, Dª. Valle , representada en ambas instancias por la Procuradora de
los tribunales, Dª. RAQUEL SANTOS GARCÍA, asistida por el Abogado D.JOSÉ-AVELINO OCHOA GONDAR;
versando los autos sobre marcas.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, se dictó sentencia con fecha 16/10/2017 , en el procedimiento del que dimana este recurso, y su parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo desestimar y desestimo la demanda promovida BENITO MIRAZO, S.L.U. representada por el Procurador Sr. Gil Tránchez contra DÑA. Valle representada por la Procuradora Sra. Santos García con imposición de costas a la parte actora.

Que estimando parcialmente la demanda reconvencional promovida por DÑA. Valle representada por la Procuradora Sra. Santos García contra BENITO MIRAZO, S.L.U. representada por el Procurador Sr.

Gil Tránchez debo declarar y declaro la nulidad de la inscripción de la marca MIRANZO a favor de BENITO MIRAZO, S.L.U., sin que haya lugar a condena en costas. ' .



SEGUNDO.- Dicha resolución fue recurrida por la parte demandante, y elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, fue señalada audiencia para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.



TERCERO.- Es Magistrado Ponente, el Ilmo. D. PABLO SÓCRATES GONZÁLEZ CARRERÓ FOJÓN .

Fundamentos

PRIMERO .- Hechos relevantes para la decisión del litigio 1. La sociedad mercantil BENITO MIRAZO S.L.U. fue constituida en el año 2004 por los cónyuges don Luis Miguel y doña Marisa ; tiene su domicilio en O Grove, Pontevedra, y su objeto social es el de 'explotación de servicios de pompas fúnebres, tanatorios y velatorios'. Los socios fundadores transmitieron en 2014 sus participaciones a su hijo don Alfonso y éste un año después, el 30 de octubre de 2015, a don Apolonio , que desde entonces es el socio y administrador único de la compañía.

2. BENITO MIRAZO S.L.U. es la titular registral de la marca española Nº. 3585449, 'Mirazo', denominativa simple en clase 45, para servicios funerarios, solicitada el 6 de noviembre de 2015 y concedida por la OEPM el 18 de marzo de 2016.

3. Doña Valle es hermana de don Luis Miguel , socio fundador de la entidad mercantil demandante.

El padre de ambos, don Esteban , fallecido en el año 2000, fue titular de una empresa de carpintería y de servicios funerarios con centro en O Grove y actividad en la zona del Salnés y en la misma capital de la provincia, en la que involucró a sus hijos a través de la sociedad 'Benito Mirazo e hijos S.L.' Su sucesión se rige por el testamento de 3 de febrero de 2000 que contiene disposiciones particionales mediante las que trató que sus hijos y herederos continuaran en la titularidad de sus negocios. Sobre la base del testamento, los hermanos Valle Luis Miguel otorgaron escritura pública de aceptación de herencia y partición en fecha 10 de mayo de 2007 que, por lo que aquí interesa, confirma la adjudicación a doña Valle del negocio de pompas fúnebres instalado en la villa de O Grove, con su correspondiente licencia o concesión en O Grove, Sanxenxo y Meaño.

4. Desde 1995 -y, por lo tanto, en vida de don Esteban - doña Valle y su hermana Gema son cotitulares de un negocio de pompas fúnebres sito en O Grove y conocido como Tanatorio Mirazo.

5. Desde al menos el mes de noviembre de 2015 doña Valle anuncia y ofrece al público servicios funerarios integrales combinando el signo Mirazo ('servicios funerarios Fernández Mirazo', 'María Luz Mirazo' y 'Fernández Mirazo', así como con los nombres de dominio en internet 'funerariamirazo.com' y 'funerariamirazo.es').



SEGUNDO .- Precisiones sobre el objeto del litigio y del recurso. El ámbito aplicativo de la marca española Nº. Nº. 3585449, 'Mirazo'.

6. La actora, como titular de la marca registrada Nº. 3585449, 'Mirazo', para servicios funerarios, demanda por infracción a doña Valle a la que imputa el uso no consentido del signo 'Mirazo' para identificar en el mercado servicios de la misma clase para los que la marca ha sido concedida; pretende, en consecuencia y con base en el artículo 41 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, versión anterior a la reforma operada por el RD- Ley 23/2018, de 21 de diciembre) la cesación de la conducta infractora, la indemnización de daños y perjuicios y otras actuaciones complementarias de remoción de efectos. Este es, por lo tanto, un litigio de propiedad industrial, de marcas; con arreglo a la legislación y jurisprudencia marcaria debe ser analizado y resuelto el conflicto, sin perjuicio de que presente también aspectos propios de otros sectores del ordenamiento jurídico que no fundan la pretensión.

7. El derecho de exclusiva que el registro de una marca de servicios confiere a su titular le faculta para prohibir que un tercero, sin su consentimiento, pueda usar un signo idéntico para identificar en el tráfico económico servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, o un signo idéntico o similar a la marca que se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público ( artículo 34 LM ). Así, en este caso, Benito Mirazo S.L.U. en cuanto titular registral de la marca española nº. 3585449, 'Mirazo', puede legalmente prohibir que cualquier tercero, sin su consentimiento, use un denominativo igual o similar para identificar servicios funerarios. Conviene en todo caso precisar que, con independencia de los efectos que puedan derivarse del no uso de la marca, la titular no tiene por qué prestar actualmente todos o algunos de los servicios que corresponden al ámbito aplicativo de la marca según ha sido registrada.

8. La demandada no niega el uso del signo 'Mirazo' para la identificación en el mercado de los servicios funerarios que presta. Su defensa es reconvencional: considera que el registro de la marca por Benito Mirazo S.L. es nulo por incurrir en determinadas causas legales de nulidad absoluta y relativa, y solicita que así se declare con la consiguiente cancelación del registro en la OEPM. De las causas de nulidad alegadas para fundar la reconvención, el Juzgado ha acogido la del artículo 51 1 b) LM - cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe -, con lo que desestimó la demanda de infracción y estimó parcialmente la reconvención. Puesto que la actora y titular registral ha apelado la sentencia, en tanto que la demandada/apelada no la ha impugnado en lo que le es desfavorable, la referida causa de nulidad absoluta es ya la única que cabe examinar de nuevo en apelación.

9. Las precisiones que hemos hecho en los parágrafos 6 y 7 anteriores son pertinentes porque tanto en la demanda como en el recurso de apelación se identifican los servicios funerarios que delimitan el ámbito aplicativo de la marca con los propios de la concreta actividad empresarial de servicios que Benito Mirazo S.L.U. lleva a cabo desde su constitución en 2004, para los que dice disponer de licencia administrativa, actividad de funeraria que, en su consideración, es esencialmente diferente de la de tanatorio que es la que la demandada y su hermana llevaban a cabo desde 1995 y que no incluía los demás servicios funerarios que solo Benito Mirazo S.L.U. ofrecía en O Grove y comarca hasta que, a partir de noviembre de 2015, doña Valle emprendió su nueva actividad empresarial en el mismo ámbito territorial y utilizando el mismo signo identificativo, solo o en combinación con otros.

10. Sobre esta cuestión han de hacerse las siguientes consideraciones: -la expresión servicios funerarios comprende actividades diversas que van desde la tramitación de licencias, gestión en el Registro Civil, embalsamamiento o preparación del cadáver, suministro de sudarios y cajas, transporte en coches fúnebres, organización del velatorio en domicilio o en edificios dotados de salas destinadas al efecto, recepción y atención de familiares, amigos y vecinos del difunto, mesas y libros de firmas, suministro de flores y lápidas, gestión de esquelas y avisos, contratación de servicio de autocares, organización del entierro o cremación, contratación de servicios religiosos, suministro de urnas, etc. Para alguna de ellas -en particular, tratamiento, manipulación y transporte de cadáveres- se precisa contar con licencias administrativas especiales, y nada exige que todas sean prestadas directa o indirectamente por la misma empresa. Es posible que una empresa preste solo servicios de recogida, preparación, traslado y entierro del cadáver, en tanto que otra se encargue exclusivamente de servicios de velatorio, traslado de familiares y vecinos, esquelas, flores, etc. Pero no es dudoso que, en esa hipótesis, tanto la primera como la segunda empresa prestan servicios funerarios.

-en la clasificación o nomenclátor internacional (clasificación de Niza) no existen sub-epígrafes que desciendan a mayor detalle desde los servicios funerarios de clase 45 ( servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales tales como...los servicios funerarios ) con lo que una marca registrada para servicios de esta clase abarca en principio todos los que hemos descrito.

-la delimitación que la actora y apelante propone -servicios de funeraria por una parte, y de tanatorio por otra- es por lo tanto, desde la perspectiva del ámbito de aplicación de una marca y del derecho de exclusiva que confiere a su titular, artificiosa: el titular de una marca registrada para servicios de esta clase podrá impedir que un tercero, sin su consentimiento, use un signo idéntico para ofrecer en el mercado servicios idénticos o similares, siendo así que la identidad o semejanza de los servicios no se establece con respecto a los que efectivamente presta u ofrece en el mercado el titular registral, sino con respecto a la clase de servicios para los que la marca ha sido registrada.

-sentado lo anterior, cabe añadir que no hay en autos prueba que permita delimitar con precisión la supuesta diversidad de servicios que ofrece Benito Mirazo S.L.U. -si atendemos a su objeto social tendrían que ser de pompas fúnebres, tanatorios y velatorios - y los que desde 1995 ofrece y presta el Tanatorio Mirazo de las hermanas Valle Gema . Las dos empresas ofrecen en el mercado, eso es seguro, servicios funerarios, y lo hacen al amparo del prestigio ganado por la empresa que en siglo pasado emprendió don Esteban en la misma localidad de O Grove.



TERCERO .- La mala fe del solicitante del registro de la marca.

11. Puesto que la buena fe del solicitante que nuestra Ley de Marcas incorpora como presupuesto de la validez del registro de la marca es la concreción de la opción legislativa prevista en el artículo 3 2 d) de la Directiva 2008/95/CE (y que de nuevo contempla la Directiva 2015/2436, art. 4. 2 ), su sentido y alcance, que las Directivas no precisan, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme, asentada en la doctrina del TJUE. La mala fe, dice la STJUE de 27/6/2013 ( asunto C-320/12) siguiendo a la de 11/6/2009 (asunto C-529/2007 ), debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos.

12. El Tribunal Supremo, en línea con la doctrina del TJUE, recuerda en su STS 181/2015, de 10 de abril , que el conocimiento (de que un tercero usa un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares) 'es condición necesaria, pero no suficiente, de la mala fe'. Y la STS 302/2016, de 9 de mayo , resume la jurisprudencia del TJUE sobre la mala fe del solicitante en dos premisas: a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero continúe utilizando un signo.

13. Al proyectar sobre los hechos probados la anterior doctrina jurisprudencial nuestra conclusión coincide con la de la sentencia apelada y con ella convenimos en que la solicitud del registro de la marca 'Mirazo' para servicios funerarios por parte de Benito Mirazo S.L.U. fue hecha de mala fe. Así: -Que la entidad solicitante sabía que en la misma localidad de O Grove operaba una empresa de servicios funerarios conocida con el mismo denominativo (Tanatorio Mirazo), una de cuyas titulares es la demandada y reconviniente, está fuera de toda duda; de hecho en la demanda se afirma que la sociedad mantuvo relaciones comerciales con el tanatorio en el pasado y que tras la toma de control de la sociedad por el nuevo socio trató éste de continuarlas.

-Durante años, desde antes incluso de la constitución de la sociedad mercantil BENITO MIRAZO S.L.U., han coexistido en O Grove y comarca distintas empresas de servicios funerarios y de agencias de seguros identificadas con el apellido Luis Miguel , todas con origen en la que don Esteban creó y en la que le fueron sucediendo sus hijos. El signo Mirazo tiene en la comarca de O Grove, por lo tanto, un considerable prestigio y vigoroso valor identificativo de servicios funerarios en sentido amplio. Por eso no es tampoco dudoso, en nuestro criterio, que con el registro de la marca pretendió Benito Mirazo S.L.U. neutralizar cualquier iniciativa que personas de la familia Esteban Alfonso Luis Miguel Valle Gema y más concretamente doña Valle , al amparo del prestigio que en el sector y en la comarca tenía su apellido paterno y el rótulo del Tanatorio, pudieran tomar para ampliar o desarrollar su oferta de servicios funerarios. Desde que en 2004 se constituyó la sociedad reconvenida, admitiendo que siempre emplease su propia denominación social o simplemente el denominativo Mirazo para identificar en el mercado sus servicios, el uso del signo coexistió con el que desde más de nueve años antes venían haciendo las hermanas Gema Valle , propietarias del tanatorio Mirazo de O Grove. Al solicitar el registro de la marca a su nombre, Benito Mirazo S.L.U. -ahora bajo el control de una persona ajena a la familia Valle Luis Miguel - trató de apropiarse de un signo hasta entonces compartido por al menos dos empresas distintas de servicios funerarios, con la evidente finalidad de asegurar su propio negocio y someter a su autorización -y, por lo tanto, a su control o conveniencia- la continuidad y la expansión o desarrollo de las actividades que en el mismo sector y zona geográfica, al amparo de la misma denominación, llevaban a cabo las hijas y sucesoras de don Esteban desde antes incluso de que se constituyera la sociedad.

El recurso de apelación debe ser, por ello, desestimado.



CUARTO .- Costas y depósito .

14. Las costas procesales causadas deben ser impuestas a la parte apelante, al ser desestimado el recurso de apelación ( artículo 398. 1 de la LEC ).

15. Por la misma razón se ha de decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se habrá de dar el destino legal ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ , apartado 9).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BENITO MIRAZO S.L.U. contra la sentencia de fecha 16 de octubre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de A Coruña , que confirmamos íntegramente.

Imponemos a la apelante las costas causadas en esta instancia.

Decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por razón de interés casacional siempre que concurran los presupuestos legales para su admisión, a interponer en el plazo de veinte días a partir de la notificación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados que la firman y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo Letrado de la Administración de Justicia doy fe.