Sentencia Civil Nº 144/2013, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 736/2011 de 03 de Mayo de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00144/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

t6

Rollo de apelación nº 736/2011

Materia: Propiedad industrial. Patentes

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario 225/2006

Apelante: BANCO CENTRAL EUROPEO

Procurador/a: D. Victorio Venturini Medina

Letrado/a: D. Manuel Lobato

Apelado: DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC

Procurador/a: D. Aníbal Bordallo Huidobro

Letrado/a: D. Javier Huarte Larrañaga

SENTENCIA nº 144/13

En Madrid, a 3 de mayo de 2013.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, bajo el nº de rollo 736/2011, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid en los autos 225/2006 de los que este rollo trae causa.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- El procurador D. Victorio Venturini Medina, actuando en nombre y representación de BANCO CENTRAL EUROPEO presentó el 12 de mayo de 2006 demanda contra DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC. que fue admitida a trámite, en solicitud de sentencia que ' [.] a) Declare la nulidad de pleno derecho de todas las reivindicaciones de la patente española nº 2.140.377 como validación en España de la patente europea nº 455.75.b) Condene a DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC. al pago de las costas originadas como consecuencia de la interposición de la presente demanda'.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, con fecha 18 de marzo de 2010 , cuyo fallo es el siguiente: 'Que se desestima la demanda formulada por el procurador de los tribunales D. Victorio Venturini Medina, en nombre de la institución euopea BANCO CENTRAL EUROPEO, contra la entidad DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC., absolviendo a la demandada de todos los pedimentos formulados en su contra. No se imponen las costas a ninguna de las partes por presentar el caso serias dudas de hecho'..

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por BANCO CENTRAL EUROPEO se interpuso recurso de apelación, que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de DATA SECURITY SYSTEMS, INC. ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 4 de abril de 2013.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo atinente al plazo para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes relevantes y forma de proceder en la resolución del recurso

1.- BANCO CENTRAL EUROPEO (en adelante, 'BCE') presentó demanda contra DATA SECURITY SYSTEMS, INC. (en lo sucesivo, 'DSS') a fin de que se declarase la nulidad de todas las reivindicaciones de la patente española nº 2.140.377, validación en España de la patente europea nº 455.750. La parte actora basaba tal petición en que la patente impugnada incurre en las siguientes causas de nulidad: (i) su objeto excede del contenido de la solicitud tal como se presentó; (ii) falta de novedad; (iii) falta de actividad inventiva, todo ello con referencia a la reivindicación primera, señalada como principal. En relación con el resto de las reivindicaciones, 2 a 4, dependientes, se aducen suplementariamente ciertas causas de nulidad específicamente referidas a ellas.

2.- La patente ES 2 140 377, con el título 'Procedimiento de producción de un documento no reproducible', contiene las siguientes reivindicaciones:

'1. Un procedimiento para la producción un (sic) documento que no sea fielmente reproducible por medio de dispositivos de copiado del tipo escáner, usando el documento una imagen visible original (10,40) que comprenden (sic) realizaciones artísticas, dibujos y/o formas de imagen realizadas con líneas curvilíneas, puntos y/o formando remolinos, comprendiendo el procedimiento las etapas de:

determinar la distancia de paso de escaneo (p) y la anchura de las líneas de escaneo (36) de los dispositivos de copiado;

producir un patrón de rejilla de líneas paralelas (32) que tienen una distancia de paso (d) muy poco mayor o menor que la distancia de paso de escaneo (p), encontrándose la diferencia entre la distancia de paso (d) de las líneas paralelas y la distancia de paso de escaneo (p) en un intervalo de aproximadamente la mitad de la anchura de las líneas de escaneo hasta aproximadamente la mitad de la distancia de paso de paso de escaneo (p); y superponer el patrón de rejilla sobre la imagen original para producir sobre el documento una imagen impresa que comprende a la imagen original con un patrón de impresión superpuesto transmitido u obstruido que se conforma con el patrón de rejilla y en el cual el patrón impreso normalmente no se pueden distinguir a simple vista, de manera que la imagen original y la imagen impresa parecen ser la misma a simple vista, produciendo el patrón de impresión unas patrones de interferencias visualmente discernibles (por ejemplo, efecto muaré), y/o falsos tonos, colores u omisiones que se producirán en la imagen impresa de las copias del documento realizado por los dispositivos de copiado.

2. Un procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque las líneas paralelas están separadas uniformemente.

3. Un procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque el paso de las líneas paralelas se encuentra en un ángulo azimutal diferente del eje principal del documento.

4. Un procedimiento de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque el patrón de impresión tiene líneas paralelas en más de un ángulo azimutal'

3.- El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando la demanda de BCE, quien, disconforme con tal decisión, recurrió en apelación en solicitud de una nueva resolución estimatoria de sus pedimentos con fundamento en los mismas causas de nulidad invocadas en la primera instancia.

4. El recurso se articula en cuatro apartados impugnatorios. El primero se encabeza con el título 'Falta de motivación de la sentencia apelada', y se divide a su vez en tres subapartados, en los que se individualizan los motivos de la queja en relación con el juicio negativo de la sentencia respecto de cada una de las causas de nulidad invocadas en la demanda respecto de la reivindicación principal. En los restantes capítulos impugnatorios se contienen los motivos de fondo en los que la parte sustenta la pertinencia de un juicio favorable a la estimación de la concurrencia de cada una de esas causas de nulidad, contrariamente a lo apreciado por el juzgador de la anterior instancia.

5.- Al acometer el estudio del recurso deberá comenzarse forzosamente por el examen de la denuncia de falta de motivación. Esto es así porque, tal como establece el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de estimarse fundada la queja, la sentencia habría de ser revocada para entrar a continuación a resolver sobre la cuestión objeto del proceso. En tal supuesto, el recurso habría de ser estimado, con independencia de la suerte final de las pretensiones deducidas.

6.- En el caso que nos ocupa concurre una peculiariedad, toda vez que la falta de motivación se predica separadamente del juicio sobre cada una de las diferentes causas de nulidad invocadas en la demanda que ha de entenderse implícito en el pronunciamiento desestimatorio del fallo, lo que exige una consideración específica de la cuestión en relación con cada uno de aquellos. De esta forma, la infracción denunciada no se abordará en bloque al principio de nuestro examen, tal como podría entenderse que se propone por la parte apelante, sino de modo individualizado y como primera cuestión al examinar, en la medida que resulte pertinente para la resolución del recurso, la procedencia de la revisión que la parte recurrente propugna respecto del juicio efectuado en la sentencia impugnada sobre cada una de las causas de nulidad que se achacan a la patente en liza.

7.- Antes de proceder al examen de los distintos motivos en los que se estructura el recurso, se impone una precisión adicional respecto del contenido concreto del cuarto otrosí del escrito de interposición y del tercer otrosí digo del escrito de oposición. En el primero, la parte apelante solicita que la Sala resuelva sobre la tacha de contrario formulada al amparo del artículo 343.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del Sr. Claudio , que intervino como perito de aquella. En el segundo, la parte apelada se adhiere a tal petición, solicitando igualmente que la Sala resuelva sobre la tacha que esta parte formuló en la audiencia previa respecto del Sr. Felix , que intervino en el proceso como perito de la parte actora, al amparo del artículo 343.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y de los Sres. Ismael y Marcos , autores del informe técnico aportado con posterioridad a su demanda por BCE, por concurrencia de las causas previstas en el artículo 343.1.2 º y 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

8.- Tal como se desprende del artículo 344 de la Ley de Ritos , formulada tacha de peritos el órgano judicial, fuera del supuesto específico que contempla el segundo inciso del apartado 1, no viene obligado a resolver expresamente sobre la misma. La eficacia de la tacha se resuelve en que el tribunal habrá de tener en cuenta tanto la tacha como su eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba. Ello, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de la recusación de perito ( artículo 127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), la cual solo cabe respecto del designado judicialmente ( artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), supuesto este último al que se refiere la resolución judicial que la parte apelada trae a colación en su discurso. Así pues, las peticiones específicas de cada una de las partes en sus respectivos otrosíes habrán de entenderse reconducidas a lo que marca el artículo 344 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEGUNDO.- Examen de los motivos de impugnación relativos al rechazo de la causa de nulidad consistente en que el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud de la patente tal como fue presentada (adición de materia). (I) Falta de motivación

Desarrollo del motivo

7.- En esencia, la sentencia se tacha de falta de motivación en este punto por dos razones: primero, porque la argumentación en ella utilizada dificulta la comprensión de los motivos por los que se llega a la conclusión de que no concurre la causa de nulidad; segundo, porque no se realiza valoración alguna de la prueba practicada sobre esta cuestión, lo que impide, señala la parte recurrente, conocer los 'verdaderos' motivos por los que se rechazan sus alegatos.

Valoración del Tribunal

8.- Resulta conveniente aquilatar con carácter previo el significado del requisito de motivación de las sentencias que el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , trasladando lo que no constituye sino una exigencia constitucional, impone. Tal cuestión no presenta demasiadas aristas (en tal sentido, las consideraciones que a continuación se vierten constituyen lugar común y la sentencia que se indica ha de entenderse señalada como mero exponente, a modo de botón de muestra, de la doctrina jurisprudencial asentada y pacífica en la materia).

9.- La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2011 explica el requisito en examen en los siguientes términos:

'[.] 3) El deber de motivar las sentencias supone que la respuesta de los órganos judiciales a las pretensiones planteadas por las partes sea motivada y fundada en Derecho, exteriorizando el fundamento de la decisión adoptada con la doble finalidad de garantizar la ausencia de arbitrariedad y de posibilitar el control de la aplicación razonada de las norma que se consideran adecuadas al caso, a la que suelen añadirse posibilitar la crítica de la decisión y su asimilación por el sistema jurídico y la de convencer a las partes de la corrección de la decisión.

4) La motivación de las sentencias no impone rebatir individualizadamente y argumento por argumento las alegaciones de las partes, singularmente cuando resultan incompatibles con los fundamentos exteriorizados del fallo.

5) Como recuerda la sentencia 204/2010, de 7 de abril :

a) El Tribunal Constitucional ha puntualizado que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa, dado que es bastante con que se les expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión.

b) Tanto esta Sala como aquel Tribunal han declarado que la motivación no tiene que ver con la extensión de los fundamentos de derecho y, en particular, que puede estar perfectamente motivada una decisión que se apoye en argumentaciones escuetas o concisas, y a la inversa.

c) No cabe exigir que la motivación supere el ámbito objetivo de la propia decisión y, por lo tanto, del debate, delimitado por los elementos fácticos y jurídicos oportunamente introducidos en el proceso, en los momentos oportunos en una y otra instancia'.

10.- Ateniéndonos a los parámetros expuestos, entendemos que, aun cuando es cierto que el examen de la causa de nulidad en cuestión no se aborda en la sentencia de una forma completamente satisfactoria, echándose en falta una mayor elaboración, no hay base suficiente para apreciar la tacha denunciada, con las graves consecuencias procesales que ello conllevaría, toda vez que, si bien escueta, la argumentación que se brinda permite conocer suficientemente las razones del fallo y ningún salto lógico se aprecia entre este y aquellas, todo ello enmarcado dentro de los términos en los que las partes han configurado el objeto de la litis. No se aprecian las dificultades en la comprensión del contenido discursivo de la sentencia a las que la recurrente hace referencia.

11.- Por otra parte, la circunstancia de que el juez haya resuelto con fundamento exclusivamente en su propia apreciación a partir del texto de la patente nunca podría constituir fundamento para la crítica de que la sentencia carece de motivación.

12.- Así pues, el motivo impugnatorio en examen ha de ser rechazado.

TERCERO.- Examen de los motivos de impugnación relativos al rechazo de la causa de nulidad consistente en que el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud de la patente tal como fue presentada (adición de materia). (II) Análisis de las cuestiones planteadas en el recurso en relación con el desacierto de tal juicio (motivo de impugnación segundo). Cuestiones preliminares

Precisiones previas

13.- La petición de nulidad trae causa de la modificación de la reivindicación primera tal como figuraba en la solicitud inicial durante el proceso de recurso ante la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (la División de Examen había rechazado la solicitud), a resultas de la cual se introdujeron en aquella las carácterísticas técnicas que destacamos a continuación en negrita en el texto definitivo de la reivindicación:

'1. Un procedimiento para la producción un (sic) documento que no sea fielmente reproducible por medio de dispositivos de copiado del tipo escáner, usando el documento una imagen visible original (10,40) que comprenden (sic) realizaciones artísticas, dibujos y/o formas de imagen realizadas con líneas curvilíneas, puntos y/o formando remolinos, comprendiendo el procedimiento las etapas de:

determinar la distancia de paso de escaneo (p) y la anchura de las líneas de escaneo (36) de los dispositivos de copiado;

producir un patrón de rejilla de líneas paralelas (32) que tienen una distancia de paso (d) muy poco mayor o menor que la distancia de paso de escaneo (p), encontrándose la diferencia entre la distancia de paso (d) de las líneas paralelas y la distancia de paso de escaneo (p) en un intervalo de aproximadamente la mitad de la anchura de las líneas de escaneo hasta aproximadamente la mitad de la distancia de paso de paso de escaneo (p); y superponer el patrón de rejilla sobre la imagen original para producir sobre el documento una imagen impresa que comprende a la imagen original con un patrón de impresión superpuesto transmitido u obstruido que se conforma con el patrón de rejilla y en el cual el patrón impreso normalmente no se pueden distinguir a simple vista, de manera que la imagen original y la imagen impresa parecen ser la misma a simple vista, produciendo el patrón de impresión unas patrones de interferencias visualmente discernibles (por ejemplo, efecto muaré), y/o falsos tonos, colores u omisiones que se producirán en la imagen impresa de las copias del documento realizado por los dispositivos de copiado'.

Dichas características técnicas las identificaremos, como han hecho las partes, como 'F' ('superponer el patrón de rejilla sobre la imagen original para producir sobre el documento una imagen impresa que comprende a la imagen original con un patrón de impresión superpuesto transmitido u obstruido que se conforma con el patrón de rejilla') y G ('en el cual el patrón impreso normalmente no se pueden distinguir a simple vista, de manera que la imagen original y la imagen impresa parecen ser la misma a simple vista').

14. Las partes convienen en que el texto de la descripción de la solicitud original coincide de forma casi literal con el de la patente. Ninguna cuestión ha suscitado a lo largo del proceso la utilización, como referente, del texto de esta última, al que también nos ceñiremos nosotros en el desarrollo de nuestra argumentación.

15. En la solicitud inicial se contenían 13 reivindicaciones. En la patente el número de reivindicaciones se reduce a 4. De las que desaparecieron, deberemos rescatar, por la relevancia adquirida en el curso de los debates, la duodécima y decimotercera. A ellas nos referiremos ulteriormente.

Términos en que se plantea el debate

17.- En el particular que nos ocupa, el núcleo de la argumentación de la sentencia impugnada se recoge en el antepenúltimo párrafo del fundamento jurídico noveno (segundo párrafo de la página 15 de la sentencia), en los siguientes términos:

'. las características F y G se pueden deducir de forma suficiente, directa y sin ambigüedad de la solicitud original. De la lectura del texto de la patente [.] podemos ver una constante referencia a los término 'rejilla'. Del mismo modo, si vemos el apartado 'Resumen de la invención' (columna 4, página 3), se señala: 'ahora es posible, por primera vez, producir papel moneda legal, cheques de viaje genuinos, sellos originales de correos vales de comida emitidos por el gobierno, documentos importantes o certificados y otros documentos similares que a simple vista son idénticos a los ítems anteriores de la misma clase pero que, de hecho, poseen unas características que revelan que las reproducciones realizadas por copiadora (especialmente a color) son obviamente falsificaciones'.

18.- De la forma que luego veremos en detalle, el recurso combate tal línea de razonamiento. En su discurso, la parte apelante, amén de reproducir sus argumentos de partida en el escrito de demanda, introduce otros tendentes a desvirtuar los vertidos de contrario para justificar que las características técnicas cuestionadas estaban contenidas en la solicitud inicial. Tales argumentos se focalizan en aquellos pasajes de la soliciltud, tanto en la descripción como en las reivindicaciones, expresamente señalados por DDS.

19.- Por su parte, el discurso argumental de DDS en el escrito de oposición al recurso no se centra exclusivamente en contradecir las razones esgrimidas por la apelante, sino que plantea una serie de cuestiones adicionales con las que, sin apuntar al núcleo de la materia, se pretende desvirtuar los alegatos contrarios. Dichas cuestiones, en cuanto parecen señalarse como a priori impeditivas o condicionantes del estudio de la cuestión de fondo, merecen la oportuna respuesta por nuestra parte antes de adentrarnos en esta última.

Cuestiones suscitadas por la parte apelada que deben ser abordadas con carácter previo

20.- Primera cuestión. Aduce DDS que BCE incurre en el error de confundir en su demanda la causa de nulidad prevista en el artículo 138.1.c) ('Artículo 138. Causas de nulidad. 1. [.] la patente europea solo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante, en los siguientes casos: [.] c) cuando el objeto de la patente europea exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado [.]'), que es la que se invoca en el escrito iniciador del expediente, con la tipificada en el artículo 138.1.d) CPE (' 1. [.] la patente europea solo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante, en los siguientes casos: [.] d) cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente').

21.- Tal valoración se construye sobre la particular interpretación que la parte hace de determinados pasajes de la demanda considerados fuera de su contexto. Lo que nosotros constatamos es que a lo largo de la demanda se identifica de forma inequívoca la causa a cuyo amparo se acciona. Por otra parte, se puede observar que el análisis sobre el que se asienta la argumentación de la demanda toma como referente comparativo la solicitud inicial, lo que excluye todo asomo de equívoco.

22.- Segunda cuestión. Apunta DDS la incoherencia del planteamiento de la parte contraria que derivaría del hecho de que, admitido como tiene que la descripción de la solicitud inicial y la que se contiene en la patente son idénticas, no haya cuestionado la suficiencia descriptiva de la patente. DDS estima que ello debe interpretarse en el sentido de que BCE admite que el procedimiento patentado aparece descrito en la patente de forma suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarlo, lo que, a la vista de la identidad existente con la descripción de la solicitud inicial, excluiría por definición que BCE pudiera argüir adición de materia.

23.- No podemos dejar de reconocer lo sugerente del planteamiento del que parte DDS.

24.- Discrepamos, sin embargo, de las consecuencias que pretende extraer DDS del hecho de que BCE no haya esgrimido como causa de nulidad la tipificada en el artículo 138.1.b) CPE ('. la patente europea solo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante, en los siguientes casos: [.] b) cuando la patente europea no describe la invención de forma suicientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejercutarla'), pues no se sustentan desde un punto de vista lógico: la falta de impugnación por la causa señalada no implica asunción de la inexistencia de base para impugnar por dicha causa. En este sentido, la interpretación del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que postula DDS (a saber: el BCE no ha cuestionado la suficiencia descriptiva de la patente, y, por tanto, conforme a dicha norma, ha de entenderse que acepta que la descripción explica el procedimiento reivindicado de forma suficientemente clara y completa para que un experto pueda ejecutarlo) no se ajusta al sentido del precepto, el cual se limita a extender los efectos de litispendencia y cosa juzgada a un proceso ulterior cuando lo solicitado en él coincide con lo pretendido en otro proceso precedente y se funda en un hecho o título que pudo invocarse y producir idénticos efectos en este otro.

CUARTO.- Examen de los motivos de impugnación relativos al rechazo de la causa de nulidad consistente en que el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud de la patente tal como fue presentada (adición de materia). (II) Análisis de las cuestiones planteadas en el recurso en relación con el desacierto de tal juicio (motivo de impugnación segundo). Cuestión de fondo. ¿Cabe apreciar adición de materiaÑ

Desarrollo del motivo de impugnación

25.- El recurso parte de que la reivindicación cuestionada requiere de un patrón de rejilla o de una rejilla diferenciada de la imagen original y que se superpone a esta para formar la imagen que aparece sobre el documento. A continuación, se procede al examen de aquellos fragmentos de la solicitud inicial que, según lo alegado por DDS, permitirían apreciar que las características técnicas controvertidas se encontraban ya en ella, combatiendo la recurrente tal conclusión.

Valoración del Tribunal

26.- La construcción de la reivindicación cuestionada, en el sentido de que la misma requiere un patrón de rejilla separado, distinto o no formando parte de la imagen original y que se superpone a la misma para la producción sobre el documento de una imagen impresa que comprende la imagen original y el patrón de rejilla superpuesto, y todo ello sin que el patrón de rejilla superpuesto resulte perceptible a simple vista, de modo que la imagen original y la imagen impresa conformada por aquella y el patrón de rejilla superpuesto parezcan las mismas a simple vista, no suscita debate entre las partes. Por nuestra parte, tampoco observamos ningún óbice para aceptar tal interpretación.

27.- Así las cosas, la tarea que se nos impone es determinar si las características técnicas controvertidas suponen un añadido material al contenido de la solicitud originaria. El carácter novedoso que ante los tribunales españoles presenta la cuestión justifica que nos detengamos en identificar los parámetros o estándares que con carácter general podrían ser utilizados en el análisis de la misma. En este sentido, asumimos como punto de partida las siguientes directrices, basadas en las pautas establecidas por las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la OEP al interpretar el artículo 123.2 ('Artículo 123. Modificaciones [.] 2. La solicitud de patente europea o la patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado'), con el que entronca el artículo 138.1.c) CPE, en el marco del cual ha de resolverse la controversia que nos ocupa:

(i) El 'contenido de la solicitud tal como se haya presentado' viene determinado por la información divulgada por la solicitud en su conjunto, de modo que han de tomarse en cuenta no solo las reivindicaciones, sino también las restantes partes de la solicitud, esto es, la descripción y los dibujos (G 11/91 -19.11.1992-, G 2/295 -14.05.1996-, T 329/99 -05.04.2001-, T 1293/03 - 02.11.2006-, T 97/05 -31.05.2007).

(ii) Ha de entenderse que se ha producido una modificación no autorizada de la solicitud de la patente europea cuando como consecuencia de tal modificación el experto en la materia se encuentra con una información que no deriva o no se deduce directamente y sin ambigüedad ('directly and unambiguously') de la que previamente se contenía en la solicitud, incluso de forma implícita (T 860/00 -28.09.2000-, T 1206/01 -23.09.2004- y las ya mencionadas T 1293/03 y T 97/05). De esta interpretación se hacen eco las reglas, directrices o pautas ('guidelines') de examen de la OEP (Parte C, Capítulo VI-21, apartado 5.3.1).

(iii) Hay que diferenciar convenientemente entre lo que está implícito en la solicitud y lo que resulta obvio a partir del contenido, tanto explícito como implicito, de la solicitud. Las modificaciones introducidas en la solicitud sobre esta última base no satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 123.2 CPE (T 823/96 -28.01.1997-, T 962/98 -15.01.2004- y T 329/99, ya mencionada).

(iv) Por implícito debemos considerar aquello que un experto en la materia entendiera necesariamente incluido en la solicitud en su conjunto aunque esta última no lo indicase expresamente. O, en otros términos, por ímplícito hay que entender aquello que no está explícitamente mencionado, pero es una clara e inequívoca consecuencia de lo explícitamente mencionado (T 823/96 ya mencionada), teniendo en cuenta, por ejemplo, las leyes científicas (T 860/00, ya mencionada) o el estado de la técnica (T 54/82 -16.05.1983). En este sentido, las Cámaras de Recursos han considerado contenido implícito una realizacion que constituye el complemento lógico de otra explicitada en los ejemplos de la solicitud (T 1107/06 -03.12.2008) o una característica técnica que deba sobrentenderse a la vista de otras dos expresamente descritas (T 917/94 -28.10.1996).

(v) Ha de entenderse que la modificación introducida en la solicitud deriva directamente y sin ambigüedad de la misma cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada (T 962/98, anteriormece citada). No basta, por ello, con que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación guarde coherencia con la descripción de la solicitud (la misma T 962/98) o encaje en los términos de una interpretacion plausible de lo divulgado en ella (T 824/06 -09.12.2008).

28.- La cuestión en disputa es, por lo tanto, si un experto en la materia, leyendo la solicitud de patente tal como se presentó, deduciría de ella directamente y sin ambigüedad las características técnicas F y G. El análisis de una controversia de este tipo debe partir necesariamente de aquellas partes de la soliciltud que según el titular de la patente soportan el juego de las características en cuestión. Antes de acometer tal examen, debe aclararse, no obstante, que, habida cuenta el carácter subordinado de la característica G respecto de la característica F, sólo tendría sentido analizar la materia en relación con aquella, si el examen respecto de esta última se resolviese en sentido positivo. También se imponen ciertas precisiones de carácter previo sobre determinadas cuestiones que subraya DDS a modo de telón de fondo del debate.

29.- En particular, DDS censura al BCE que haya planteado el proceso sin aportar prueba de que se hubiese producido adición de materia y sustentando sus pretensiones exclusivamente en lo decidido en otras jurisdicciones.

30.- No alcanzamos a comprender el enfoque de la parte apelada tratando de convertir la falta de aportación de prueba por la contraria en una cuestión de principio. Esto no es así; en el propio escrito de oposición se apunta la existencia de dos dictámenes periciales aportados de contrario en los que se aborda la cuestión, y el autor de uno de ellos fue traido por BCE al acto del juicio para contestar a cuantas preguntas tuvieron a bien hacerle los letrados de las dos partes. Por lo demás, el discurso impugnatorio de BCE se construye básicamente, desde el punto de vista probatorio, sobre las contestaciones dadas en juicio por su propio perito y por los de la contraria, lo cual es perfectamente admisible.

31.- No podemos sino coincidir, por obvio, con lo manifestado por DDS en el sentido de que las resoluciones extranjeras que deciden sobre la misma cuestión no tienen valor vinculante, sin perjuicio del valor ilustrativo que pueda reconocérseles, pero siempre bajo el prisma de los elementos de juicio existentes en el proceso. Es en este sentido como entendemos las continuas referencias a las resoluciones dictadas en otras jurisdicciones que se insertan en el discurso argumental de la parte apelante.

32.- DDS realza igualmente la significación que, a efectos de resolución de la controversia, ha de atribuirse a la concesión de la patente por parte de la OEP. No podemos dejar de mostrar nuestra conformidad con las consideraciones que DDS vierte en su escrito de oposición acerca del prestigio y reconocimiento que merecen las decisiones emanadas de las Cámaras de Recursos. Es claro el valor doctrinal e interpretativo, en relación con el CPE, de tales decisiones (los apartados precedentes de esta resolución son muestra de tal reconocimiento). Ello nada tiene que ver, empero, con la posibilidad de que la apreciación por parte de las Cámaras de Recursos de que concurren los requisitos previstos en el Convenio para la concesión de una patente euopea sea revisada por las autoridades judiciales de los Estados contratantes, con efectos para ese Estado contratante, posibilidad expresamente prevista en el artículo 138 del Tratado. No pueden desconocerse, desde luego, los rigurosos filtros que entraña la obtención de una patente europea, dato este que ha de ser convenientemente valorado a la hora de examinar en sede judicial la validez de la patente. Pero ello no ha de entenderse en el sentido de que determine el sesgo del análisis que ha de llevar a cabo el propio Tribunal. Así lo hemos puesto de manifiesto en precedentes ocasiones, señalando que nos encontramos ante un serio indicio o ante una apariencia cualificada a favor de la validez de la patente (v.gr., sentencias de 3 de octubre de 2011 y 27 de enero de 2012 ), pero desvirtuable al fin y al cabo.

33.- De la lectura de los escritos de alegaciones de DDS y de los dictámenes periciales que aportó, a los que DDS se remite en globo en su escrito de oposición (informes BARLOCCI y VAN RENESSE, obrantes al tomo III, f. 711 y 797; en concreto, por lo que se refiere al punto en examen, f. 740 y 832, respectivamente), se desprende que los fragmentos de la solicitud original que le sirven a esta parte para sustentar que no hubo adición de materia son, básicamente, por lo que se refiere a la característica F, (i) aquellos en los que se explicaba cómo se llegó a la invención, (ii) aquellos otros en que se describían los dibujos 1a a 1c y la realización preferente a partir de los mismos, y (iii) el texto de la reivindicación 13, en conexión con los primeros, en cuanto plasmación de lo aprendido de lo que por casualidad el inventor descubrió. El perito VAN RENESSE también hace referencia a las reivindicaciones 10 y 12. A continuación examinaremos dichos pasajes, haciendo ver que utilizaremos el texto correspondiente de la traducción española de la patente (documento 2 bis de la demanda), habida cuenta el consenso existente sobre la utilización como referente de la descripción (apartado al que corresponden los fragmentos en cuestión) contenida en la misma. En cuanto a las reivindicaciones 13, 10 y 12, desaparecidas en el curso del procedimiento de recurso ante la Cámara de Recursos como ya se dijo, usaremos el texto de la traducción de la solicitud originaria que se incorpora como documento 2 ter de la demanda, f. 137 ss).

Examen de los pasajes relevantes de la solicitud

34.- Pasaje relativo a la forma en que, accidentalmente, el inventor descubrió que la copia de una copia de un cheque de viaje original presentaba defectos (columna 4, línea 67 a Columna 5, línea 10) y texto de la reivindicación 13.

34.1 La columna 4, línea 67 a Columna 5, línea 10, dentro del apartado 'Resumen de la invención', reza así:

'[.] En el curso de la investigación para hallar una solución a este problema, el inventor presente descubrió por casualidad que una reproducción realizada por una copiadora en color de un cheque de viaje original, en sí misma no puede ser utilizada para producir una copia muy exacta. De hecho, sorprendentemente se encontró que independientemente de cómo se ajustaba la copiadora a color para eliminar las imperfecciones o defectos aparentes al observador casual, las copias realizadas a partir de la primera copia siempre tenían unas indicaciones prominentes, de una u otra forma [.]'.

34.2 La reivindicación 13 de la solicitud original era del siguiente tenor:

'13.- Un procedimiento para producir un documento reproducible que sólo puede reproducirse posteriormente de forma inexacta y claramente falsa mediante una fotocopia u otros dispositivos de escaneado electro-ópticos en relación con el contenido de la imagen, color y tono de dicho documento reproducible, que comprende las fases de:

Obtención de un documento de valor nominal verdadero y original no protegido por la invención de la reivindicación 9;

Copiado de dicho documento de valor nominal verdadero y original utilizando una copiadora, caracterizado porque tal copiado produce un documento reproducible (1) integrado por grupos de ííneas formando una imagen que resultan disonantes con la distancia de paso de los grupos de líneas de la imagen (2), convirtiéndose dicho documento reproducible (3), de hecho, en algo parecido a un documento verdadero en forma (4) no reproducible, caracterizado porque ulteriores intentos de copiar dicho documento reproducible (5) utilizando copiadoras u otros dispositivos de escaneado electro-ópticos producirán una copia que es incierta a simple vista (6) y que incluye omisiones, distorsiones o retorcimientos del (7) muaré de las imágenes que aparecen en dicho documento reproducible (8).'

Nota bene: Los números no figuran en el texto de la solicitud. Los utilizamos para señalar los cambios que se aprecian respecto de la transcripción que se contiene en la página 51 del recurso, en la que figura, en vez del texto subrayado, lo siguiente:

(1) , (3), (5) y (8): 'duplicado'.

(2): 'líneas de imagen que resultan disonantes con respecto a la distancia de paso de las líneas de dicho documento verdadero'.

(4): 'pero'.

(6): 'claramente falsa'.

(7) :'tipo'.

35.- En opinión de la perito Sabina , la característica F podria derivarse del pasaje transcrito en 34.1 de manera clara y no ambigua por un experto en la materia, argumentando que dicho experto entendería de esta parte de la descripción que cuando se hace la primera copia del documento con una copiadora de tipo escáner, el documento resultante (copia de primera generación) lleva una rejilla superpuesta sobre el mismo como resultado del proceso de copiado, y que esta rejilla superpuesta por la copiadora sobre la imagen original produce una distorsión al superponerse con la rejilla del escáner en el momento en que se hiciese la copia de segunda generación. De esta forma, prosigue la perito, se está diciendo al experto que se puede incorporar una rejilla sobre una imagen original por superposición de la rejilla sobre la imagen.

36.- Como ya apuntamos, en el discurso argumental de DDS y en el dictamen de sus peritos se conecta el pasaje extractado del resumen de la invención recogido en el apartado 34.1 con la reivindicación 13 originaria (significativo resulta el Informe VAN RENESSE, apartado 105.5: '[.] reivindicación 13 de la solicitud, que hace referencia a la realización de una copia de primera generación del modo en que el inventor descubrió el invento [.]').

37. Por mucho respeto que nos merezca la opinión de los peritos de DDS, no podemos asumir la conclusión que nos ofrecen. En uno y otro informe (también en las contestaciones dadas por los peritos durante su intervención en el juicio) se nos presenta la incorporación por superposición de la rejilla que en ulteriores reproducciones habría de generar el buscado efecto distorsionador como mero resultado del previo proceso de copiado de un documento original. De modo que es la 'copia de primera generación' obtenida a partir de la reproducción por medio de una máquina copiadora del documento original la que incorporaría, superpuesta sobre la totalidad de su faz, la rejilla aplicada por el escaner, que sería la que en ulteriores escaneados, al interaccionar con la rejilla del aparato, provocaría la distorsión.

38.- Nada tiene ello que ver con el texto de la reivindicación. En ella lo que se registra es un procedimiento estructurado en tres pasos para la obtención de un documento no reproducible por medio de dispositivos de copiado tipo escáner a partir de un documento que incorpora una imagen original. Dichos pasos consisten en la determinación de la distancia de paso de escaneo y de la anchura de las líneas de escaneo de los dispositivos de copiado, la producción de un patrón de rejilla con una distancia de paso distinta de las de los dispositivos de copiado y la superposición de dicho patrón sobre la imagen original, creando de esta forma sobre el propio documento una 'imagen impresa' integrada por la imagen original y el patrón de rejilla superpuesto. La superposición de la rejilla (cuyas propiedades son distintas de las del apartado de copiado) sobre la imagen original es una etapa del proceso.

39.- Contrariamente, el procedimiento para la obtención del documento no reproducible que se describe en la reivindicación 13 de la soliciltud inicial consiste en la simple reproducción de un documento original mediante una máquina copiadora, constituyendo la copia así producida, como consecuencia de incorporar la rejilla aplicada por el escaner, el documento no reproducible. Aquí, la rejilla (que es la misma con la que opera el escáner) no se aplica sobre la imagen original, sino sobre la imagen captada por el aparato de copiado, y la superposición se presenta como resultado y no como fase del procedimiento. Añadamos que aquí no hemos obtenido un documento original no reproducible.

40.- Por otra parte, las aplicaciones o conclusiones que pueda establecer el experto en la materia a partir de determinada información divulgada o enseñanza recogida en la solicitud, por obvias que le resulten, en modo alguno integran un factor que permita sancionar la admisibilidad de las modificaciones introducidas en el objeto de la patente, conforme a los parámetros expuestos en el precedente apartado 27, señaladamente (iii) y (v).

41.- Pasajes relativos a las figuras 1a a 1c. En opinión de VAN RENESSE es en estos fragmentos de la solicitud donde se encuentra la principal descripción de la característica (apartado 102 del informe, tomo III, f. 834). Similar parecer expone Sabina (página 33 del informe, tomo III, f. 742). En concreto, en apoyo de las tesis de DDS se señalan los siguientes fragmentos.

41.1. Columna 7, líneas 24 a 31:

'Breve descripción de los dibujos

En los dibujos:

La Figura 1 a es el patrón de líneas, puntos y remolinos de una impresión intaglio o grabada;

La Figura 1 b es una superposición de rejillas;

La Figura 1 c es la vista de la Figura 1 a a través de la superposición de rejillas de la Figura 1 b'

41.2. Columna 8, líneas 5 a 9:

'En la figura 1b se revela una rejilla superpuesta y consiste en una disposición de tiras negras paralelas igualmente separadas orientadas ortogonalmente respecto a un patrón similar de tiras negras 18'.

41.3. Columna 8, líneas 12 a 20:

'Cuando el patrón de la Figura 1b se superpone al patrón impreso de la Figura 1 a, se produce una distorsión 20 en el patrón de la Figura 1 a, de la manera que se muestra en la Figura 1 c. El inventor presente define al patrón de la Figura 1 c como un tipo de patrón de distorsión de interferencia que se produce en un mapa del patrón de la Figura 1 a por la función de la rejilla superpuesta de la Figura 1 b'.

41.4. Columna 8, líneas 58 a 64:

'[.] no obstante, si la impresión de la Figura 1 a fuese dispuesta hábilmente de manera que asegurare que la parte principal de la imagen no fuese recogida por el protocolo de escaneo, la copia resultante estaría altamente distorsionada, llena de patrones de interferencia y de omisiones significativas'.

42.- Tampoco apreciamos fundamento a la aseveración de que la carácterística controvertida se encuentra implícita en estos pasajes. Lo único que se nos está explicando en ellos, a modo de teorema, es que la aplicación de una rejilla sobre una imagen impresa produce una distorsión en la imagen.

43.- El empleo de los términos 'superponer' o 'superposición' en estos fragmentos carece del significado determinante que se le atribuye en la sentencia impugnada, habida cuenta que tales términos no tienen una significación unívoca como incorporación o añadido para formar parte de, que es el sentido con el que, a todas luces, se emplean en la reivindicación cuestionada (incorporación de una rejilla a la 'imagen original' para producir una imagen con ambos elementos, la imagen original y la rejilla, que no es fielmente reproducible por medio de un escáner), pudiendo significar también simplemente colocación encima de o aplicación sobre una cosa.

44.- A nuestro entender, los pasajes objeto de consideración no resisten el mínimo contraste con los factores de examen expuestos en precedentes líneas (apartado 27), a los efectos defendidos por DDS. Los dictámenes en los que esta parte soporta su posición no brindan elementos argumentales ni justificación que, contemplados a la luz de las reglas de la sana crítica, nos permitan apreciar en sentido contrario el acierto de las conclusiones que allí se sientan. Lo mismo cabe decir de las contestaciones dadas por sus autores durante su intervención en el juicio. En relación con este punto, resulta significativa la contestación dada por la perito Sabina , cuando señala, como fundamento de su apreciación de que en la solicitud se hablaba también de la superposición de una rejilla en el sentido reflejado en la reivindicación 1, lo que se recoge en las líneas 32 y 33 de la columna 8: '[.] Las porciones verticales 19 de la rejilla superpuesta no se requieren [.]' (03:44:00 aproximadamente, CD correspondiente al acto de juicio celebrado el 05.06.2008). La Sra perito indica que el hecho de que las porciones verticales no fuesen necesarias le llevó a pensar que podía estar haciéndose referencia a una rejilla distinta de la de un aparato escáner. Sin perjuicio de la escasa virtualidad del razonamiento a la luz de las pautas expuestas en el precedente apartado 27, la lectura de lo que sin solución de continuidad recoge el texto realza aún más lo endeble del mismo: ''[.] Las porciones verticales 19 de la rejilla superpuesta no se requieren; de hecho, la relativa facilidad con la que se puede realizar una rejilla superpuesta horizontal en la máquina de reproducción tipo escáner (o instrumento) conduce maravillosamente a su utilización en esta invención'.

45.- Por otra parte, del propio texto de la descripción se desprende con una claridad rayana en lo meridiano que la rejilla que se está contemplando no es otra que la del dispositivo de copiado, que al operar sobre una imagen impresa con arreglo a determinadas técnicas, produce un duplicado de dicha imagen con distorsiones. Así resulta de aquellos pasajes de la descripción en los que se hace referencia a la concreción práctica del principio de que se parte (vid. apartado 42) en relación con la invención. A tales efectos cabe señalar las líneas 32 a 38 y 38 a 48 en la columna 8, y los fragmentos relativos a las Figuras 2 a a 2 c, con las que, como se especifica en el texto (columna 8, líneas 64 a 67), se pretende describir sucintamente la invención a la que se llegó a partir de esa formulación de principio: líneas 32 a 37, columna 7 ('La Figura 2 a es una impresión intaglio de las líneas horizontales separadas equidistantemente.; La Figura 2 b es patrón de escáner de una máquina de reproducción; La Figura 2 c es un mapa de la Figura 2 a producido por las líneas de escáner de la Figura 2 b'), y línea 68, columna 8 a línea 35, columna 9. Los peritos de DDS confirmaron durante su intervención en el acto del juicio tales extremos.

46.- En el dictamen VAN RENESSE se citan también las reivindicaciones 10 y 12 de la soliciltud inicial, que rezaban así:

46.1. '10. El procedimiento de producción de un certificado original del que solo puedan obtenerse reproducciones electro- ópticas inexactas, que comprende la fase de colocacion sobre un sustrato de un patrón líneas de definición de imagen, caracterizándose dicho patrón lineal para crear omisiones, e interferencia, y desajustes respecto a la distancia de escaneado y a la distancia azimutal del dispositivo de copiado electro-óptico'

46.2. '12. Un documento no reproducible por medios electro-ópticos definido por una pluralidad de grupos de líneas que incluyen líneas, puntos y remolinos, caracterizado porque dichos grupos de líneas tienen una distancia de paso predeterminada que produce un efecto interferencia y crea omisiones con relación a la distancia de paso de línea de un dispositivo de copiado electro-óptico, definiéndose aún más la distancia de paso creadora de muaré, d, de dicho documento, por el espacio entre dichos grupos de líneas, que es, distinto del espacio entre las líneas de escaneado de dicho escáner, y siendo distinta dicha distancia de paso creadora de muaré d, y por tanto, creando un desajuste calculable con p, la distancia de paso de dicho escáner, por una diferencia que oscila entre aproximadamente la mitad del grosor de una de dichas líneas de escaneado hasta aproximadamente el 50% del espacio entre dichas líneas de escaneado'.

Nota bene: En el dictamen las partes en negrita se recogen de la forma que ahora indicaremos, haciendo ver que son las que allí aparecen enfatizadas:

46.1.bis: '[.] un patrón revestido de líneas visibles que definen una imagen, con una distancia predeterminada desigual entre puntos que genera supresiones y muaré [.]'.

46.2.bis: '[.] compuesto de una imagen definida por una pluralidad de alineaciones que a su vez se componen de líneas, puntos y espirales, dichas alineaciones con una distancia entre puntos predeterminada que genera supresiones y muaré [.]'.

47.- Estos pasajes hacen referencia a la configuración de las líneas que conforman una imagen con una distancia predeterminada entre puntos como mecanismo para que, al interaccionar con la distancia de paso de un aparato de escaneado, la copia resultante presente deficiencias y sea reconocible como tal. Ninguna relación guarda esta cuestión con el objeto de la característica de la invención controvertida.

48.- A la luz de cuanto antecede, debemos concluir que concurre la causa de nulidad establecida en el artículo 138.1.c) CPE. En la medida en que dicha causa de nulidad afecta a todas las reivindicaciones, procede declarar la nulidad total de la patente, sin necesidad de entrar en el examen de las demás causas de nulidad invocadas respecto de cada una de ellas.

49.- El recurso debe ser, pues, estimado, acogiendo en su integridad los pedimentos de la demanda.

QUINTO.- Costas

50.- La suerte del recurso comporta que no proceda hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por BANCO CENTRAL EUROPEO contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid en el procedimiento núm. 225/206 del que este rollo dimana.

2.- En consecuencia, revocar dicha sentencia, para acordar en su lugar la estimación íntegra de la demanda presentada por BANCO CENTRAL EUROPEO contra DOCUMENT SECURITY SYSTEMS INC., con los siguientes pronunciamientos:

2.1.- Se declaran nulas de pleno derecho todas las reivindicaciones de la patente española 2.140.377 como validación en España de la patente europea 455.750.

2.2.- Se condena a DOCUMENT SECURITY SISTEMS INC. al pago de las costas de la primera instancia.

3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas ocasionadas por el recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.