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Sentencia Civil Nº 649/2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 872/2010 de 05 de Noviembre de 2012
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Orden: Civil
Fecha: 05 de Noviembre de 2012
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL
Nº de sentencia: 649/2012
Núm. Cendoj: 28079110012012100784
Núm. Ecli: ES:TS:2012:9149
Núm. Roj: STS 9149/2012
Encabezamiento
En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil doce.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) el día catorce de diciembre de dos mil nueve, en el recurso de apelación 220/2008, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 1 de A Coruña en los autos 363/2006.
Han comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, representadas por la procuradora de los tribunales doña María Dolores Girón Arjonilla.
En calidad de parte recurrida ha comparecido Zelnova SA, representada por el procurador de los tribunales don Manuel Lanchares Perlado.
Antecedentes
1. El procurador don Juan Antonio Garrido Pardo, en nombre y representación de Zelnova SA, interpuso demanda contra Reckitt Benckiser Uk, Limited.
2. La demanda contiene el siguiente suplico:
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3. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimiento con el número de autos 363/2006 de juicio ordinario.
4. En los expresados autos compareció Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL representadas por el procurador don Luis Sánchez González, que contestó a la demanda y formuló reconvención, suplicando al juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:
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5. Por auto de doce de diciembre de dos mil seis aclarado posteriormente con fecha quince de diciembre de dos mil seis, se admitió a trámite la reconvención formulada por el Procurador don Luis Sánchez González, en nombre y representación de la mercantil Reckitt Benckiser (Uk) Ltd.
6. El Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Garrido Pardo, en nombre y representación de la sociedad Zelnova, SA, contestó a la demanda reconvencional suplicando al juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:
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7. De forma paralela el procurador don Luis Sánchez González, en nombre y representación de la mercantil Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, interpuso demanda contra Zelnova, SA.
8. La demanda contiene el siguiente suplico:
«
9. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimiento con el número de autos 397/2006 de juicio ordinario.
10. En los expresados autos compareció la sociedad Zelnova, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Garrido Pardo, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:
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11. Acumulados ambos litigios por auto de 20 de diciembre de 2006 y sobreseido el procedimiento reconvencional promovido por Reckitt Benckiser Uk, Limited en los autos de juicio ordinario 363/2006, por ser de idéntico contenido al de la demanda acumulada 397/2006, se siguieron los trámites oportunos y el día veintiocho de diciembre de dos mil siete recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
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12. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) con el número de recurso de apelación 220/2008 , el día catorce de diciembre de dos mil nueve recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
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13. Contra la expresada sentencia el procurador don Juan Antonio Garrido Pardo Luis Sánchez González en nombre y representación de Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL interpuso:
1) Recurso extraordinario por infracción procesal con apoyo en los siguientes motivos:
Primero: Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia recogidas en el artículo 218 de la LEC , por falta de motivación e incongruencia extra petitum.
Segundo: Vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución
2) Recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:
Primero: Infracción del artículo 143 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo ha interpretado.
Segundo: Infracción del artículo 60.1 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo ha interpretado
Tercero: Infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los ha interpretado
Cuarto: Declaración de infracción del modelo de utilidad 822 por parte de ZELNOVA y la condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados a mis mandantes
14. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el número de recurso de casación 872/2010.
15. Personadas Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, bajo la representación de la Procuradora doña María Dolores Girón Arjonilla, el día dieciocho de enero de dos mil once la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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16. Dado traslado de los recursos, el Procurador don Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación de ZELNOVA, SA presentó escrito de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.
17. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día diez de octubre de dos mil doce, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala
Fundamentos
17. Los hechos que, por remisión a la de la primera instancia, ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, integrados en lo menester, en lo que interesa a efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes:
a) RECKITT BENCKISER UK LTD (a partir de ahora, también, Reckitt Benckiser Uk) es titular del modelo de utilidad español número 1.058.822 U, (a partir de ahora 'modelo 822') solicitado el 29 de octubre de 2004 -si bien reivindica prioridad de 28 de julio de 2004 correspondiente a una patente británica-, concedido el 16 de mayo de 2005, referido a un aparato de pulverización de uso doméstico que comercializa con el nombre Fres Matic, y con el producto ambientador con la marca Air-Wick.
b) El modelo se desarrolla en doce reivindicaciones referidas: las 8 primeras a la cabeza difusora o de descarga del material de pulverización; la 9ª y la 10ª, al recipiente que contiene el material de pulverización; y la 11ª y 12ª al dispositivo de pulverización dotado de medios de activación en el que se aloja el recipiente con su cabeza de descarga, y pretende solucionar la pérdida de material de pulverización que ocasiona la deficiente dirección del chorro pulverizado por movimientos laterales de la cabeza de descarga, y la tendencia a romperse del tubo de salida o vástago del recipiente de pulverización debido a la fuerza del movimiento del brazo del dispositivo de accionamiento y a la desalineación entre dicho brazo y el tubo de salida del aerosol.
c) La regla técnica que define cada una de las reivindicaciones relativas a la sección de admisión de la cabeza de descarga del aparato pulverizante no presupone una determinada ejecución formal
d) Desde el año 1991, Zelnova, SA (en adelante Zelnova) fabricaba y comercializaba aparatos de pulverización Coopermatic, integrados por un aerosol con su cabeza de descarga y un alojamiento o dispensador automático. Además era titular de los modelos de utilidad españoles 1.016.857 U (en lo sucesivo 'modelo 857') relativo a cabezal difusor para aerosoles, y 1.017.053 U referido a un mecanismo para el accionamiento de válvulas aerosoles concedidos en el mismo año.
18. Zelnova interpuso demanda interesando la nulidad de todas las reivindicaciones del modelo de utilidad 822 titularidad de Reckitt Benckiser Uk. En el litigio comparecieron en calidad de demandadas Reckitt Benckiser Uk y Reckitt Benckiser España, SL (en adelante Reckitt Benckiser España) que se opusieron a la nulidad y reconvinieron contra la demandante en los mismos términos que en la demanda paralela a la que seguidamente nos referiremos.
19. Como hemos apuntado, Reckitt Benckiser Uk y Reckitt Benckiser España, de forma paralela demandaron a Zelnova con base en la infracción de sus derechos de propiedad industrial, y por competencia desleal.
20. Ambos procedimientos fueron acumulados, archivándose la reconvención formulada en el primero de los litigios, dada la coincidencia de su contenido con el de la demanda paralela.
21. La sentencia de primera instancia, confirmada por la de apelación, declaró la nulidad del modelo de utilidad y rechazó la existencia de competencia desleal.
22. Contra la expresada sentencia Reckitt Benckiser Uk y Reckitt Benckiser España interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación con base en los motivos que seguidamente analizaremos.
23. El motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal de casación se enuncia en los siguientes términos:
24. En su desarrollo la recurrente argumenta de forma diferenciada dos submotivos que analizaremos por separado.
25. El primer submotivo se enuncia en los siguientes términos:
26. En su desarrollo el recurso sostiene que la sentencia recurrida incurre en un vicio de falta de motivación porque no ha examinado y declarado la nulidad de todas y cada una de las doce reivindicaciones del modelo de utilidad 822 de forma individualizada y, además, sustenta la nulidad del modelo de utilidad en un extraño análisis unitario de 'novedad con actividad inventiva' confundiendo ambos requisitos, de tal forma que no permite conocer si las reivindicaciones 1 a 10 han sido declaradas nulas por falta de novedad en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic o por inexistencia de actividad inventiva; si la reivindicación 11 ha sido anulada por falta de novedad en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic, por falta de novedad en relación con el modelo de utilidad 053, o por falta de actividad inventiva en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic; y, finalmente, si la nulidad de la reivindicación 12 se sustenta en la falta de novedad o en la falta de actividad inventiva en relación con el modelo de utilidad 857 y el aparato difusor Coopermatic.
27. En el desarrollo del submotivo también alude a la incongruencia y a la indefensión que son objeto del segundo submotivo y del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que centraremos nuestro análisis en la denunciada falta de motivación.
28. El segundo submotivo se enuncia en los siguientes términos:
29. En su desarrollo el recurso sostiene que Zelnova fundamentó la demanda de nulidad de las reivindicaciones 1 a 12 del Modelo de Utilidad 822 en la falta de novedad y, además, en relación con las reivindicaciones 11 y 12, afirmó en la demanda la nulidad por falta de actividad inventiva, pero que en la Audiencia Previa se fijó como único hecho controvertido la novedad del Modelo de Utilidad 822, dejándose fuera del debate procesal su actividad inventiva.
30. Partiendo de la premisa expuesta, el segundo submotivo sostiene que la sentencia recurrida incurre en incongruencia, ya que al pronunciarse sobre la actividad inventiva se refirió a algo distinto de lo pedido por las partes y concedió algo no solicitado por Zelnova: la nulidad del modelo de utilidad por falta de actividad inventiva.
31. Los ordenamientos jurídicos que atribuyen al juez las facultades de decidir los hechos litigiosos que declara probados y de elegir la norma aplicable para la decisión del conflicto sometido a su decisión de acuerdo con la regla
32. En nuestro sistema procesal civil, superado el paréntesis que en la práctica de motivar las sentencias supuso la Real Cédula de Carlos III, de 23 de junio de 1778 , pese al silencio que sobre esta materia guardaron las constituciones de 19 de marzo 1812 , 18 de junio de 1837 , 23 de mayo de 1845 , 6 de junio de 1869 , 30 de junio de 1876 y 9 de diciembre de 1931 , la totalidad de las leyes codificadas, en mayor o menor medida, exigieron la motivación.
33. En este sentido el artículo 213 del Código de comercio de 1829, dispuso que
34. La exigencia legal, adquirió rango constitucional en 1978, al disponer el artículo 120.3 de la Constitución vigente que '
35. En este contexto normativo el Tribunal Constitucional, en la sentencia 54/1997, de 17 de marzo , afirma que
36. El deber de motivar aparece estrechamente vinculado a los de sumisión de los tribunales al imperio de la Ley y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -. El artículo 117.1 de la Constitución Española dispone que
a) Motivar significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su 'ratio decidendi' ( sentencias 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero ).
b) La exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional ( sentencias 529/2011, de 1 de julio , y 504/2012, de 17 de julio ).
c) Además de un deber constitucional de los Jueces, el derecho a que las sentencias estén motivadas integra el derecho a la tutela efectiva de quienes intervienen en el proceso a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada jurídicamente, exteriorizando el fundamento de la decisión adoptada ( sentencias 811/2011, de 7 de noviembre , y 301/2012, de 18 de mayo ).
d) La finalidad de que se exija motivar las sentencias es plural. Entre otras: garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso; facilitar la crítica de la decisión y su asimilación por el sistema jurídico interno y externo; convencer a las partes de la corrección de la decisión. Pese a todo, no exige que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( sentencias 661/2011, de 4 de octubre , y 341/2011, de 6 de junio ).
e) El deber de motivar no impone ni una argumentación extensa una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino únicamente que la respuesta judicial argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate ( sentencias 457/2012, de 14 julio y 523/2012, de 26 de julio ).
f) En particular, no constituye un defecto de naturaleza sustancial que permita anular la sentencia el hecho de no relacionar la actividad probatoria de una manera completa y separada, pues basta con que se haga referencia a los datos fácticos que se entienden relevantes para extraer las pertinentes consecuencias jurídicas ( sentencias 505/2010, de 25 de noviembre , y 415/2012, de 29 de junio ).
g) Lógica consecuencia de lo expuesto es que se admita la motivación de las sentencias por remisión, ya que, en determinados supuestos incluso la remisión tácita puede satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva ( sentencias 661/2011, de 4 de octubre , y 301/2012 de 18 mayo ).
37. Nuestro sistema atribuye a las partes la facultad de ejercitar sus derechos en vía jurisdiccional e iniciar el proceso civil como instrumento dirigido a la tutela de sus intereses privados -la libertad de acción-, pero también la carga de alegar y probar los hechos sobre los que el juez debe decidir según la regla clásica
38. Por ello, la decisión judicial debe mantener la debida correlación con los términos en los que las partes definieron el litigio al formular sus pretensiones, sin perjuicio de la flexibilidad imprescindible para cumplir el mandato de 'efectividad' de la tutela de derechos e intereses legítimos (en este sentido, sentencias 661/2011, de 4 de octubre , y 342/2012, de 4 de junio ).
39. Partiendo de las premisas expuestas, para juzgar sobre la congruencia, en primer término, es necesario examinar comparativamente lo postulado en el suplico de los escritos rectores del litigio y los términos en los que se expresa el fallo de la sentencia. En segundo término, examinar si la parte dispositiva o fallo, además de ajustarse a lo suplicado, se sustenta en los hechos relevantes o fundamentales introducidos válidamente en el proceso por las partes en apoyo de su acción o excepción, con los matices que derivan de las reglas
40. En fase de apelación, en contra de lo mantenido por la recurrida, la congruencia no aparece limitada exclusivamente por los términos del debate en la segunda instancia. Es cierto que nuestro sistema procesal civil responde al modelo de 'apelación plena', que permite al tribunal un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, con plenitud de cognición y libertad para la nueva valoración de la prueba y para la aplicación del Derecho -el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que
41. La congruencia en la apelación, en consecuencia, queda delimitada por una doble barrera:
a) La que deriva de que la cognición del tribunal quede ceñida a las cuestiones que se planteron en el recurso de acuerdo con la regla '
b) La que impone el principio
42. De conformidad con la expuesta doctrina, acotado el debate en la primera instancia a la falta de novedad del modelo de utilidad, la sentencia de apelación, sin perjuicio de lo que se dirá, no podía examinar, sin incurrir en incongruencia, la falta de actividad inventiva.
43. El artículo 143.1 de la Ley de Patentes (en adelante LP) dispone que serán protegibles como modelos de utilidad
44. No define la Ley lo que debe entenderse por 'novedad' en relación con los modelos de utilidad, siendo preciso acudir a lo que dispone, a efectos de las patentes, el artículo 6.1, a cuyo tenor
45. Tratándose de invenciones menores, la Ley acota el territorio en el que el invento debe ser nuevo y, a diferencia de las patentes para las que la norma exige la 'novedad mundial', da paso a la 'novedad local'. así el artículo 145.1 LP dispone que
46. Además, el artículo 145.2 LP incluye en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad que cumplan los requisitos que el propio precepto indica.
47. Es el artículo 146.1 LP define qué debe entenderse por actividad inventiva, a efectos de los modelos de utilidad. Dispone que
48. Se trata, como afirma la recurrente, de dos requisitos distintos, autónomos e independientes -en este sentido la sentencia 717/2011, de 27 de octubre afirma que
49. No cabe identificar lo nuevo con lo inventivo. No todas las posibles soluciones nuevas de los problemas técnicos son inventivas -ya que algunas novedades pueden deducirse del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia- y no todas las soluciones inventivas son nuevas -ya que pueden estar anticipadas por el contenido de solicitudes de patentes o modelos de utilidad que cumplan los requisitos previstos en el artículo 145.2 LP-. Ello, claro está, sin perjuicio de que la falta de novedad derivada de haberse divulgado el invento en los términos previstos en el artículo 145.1 LP yugula la actividad inventiva, ya que la concurrencia de ésta no se determina en función del ingenio y los conocimientos previos del inventor, sino de lo que no está en el estado de la técnica por divulgación, de tal forma que, a efectos normativos, no puede existir inventiva en las soluciones que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo hubieran sido divulgadas en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio-.
50. Aunque a la vista de lo expuesto no le falta razón a la recurrente cuando afirma que la utilización por la sentencia recurrida de las expresiones falta de actividad inventiva, con el requisito de novedad, no resulta actividad inventiva de novedad y otras similares, introduce cierta ambigüedad conceptual, y no permite asegurar con certeza que se ha valorado la falta de inventiva como causa de nulidad del modelo de utilidad 822, lo que tendremos en cuenta a efectos del pronunciamiento sobre costas, no procede estimar el recurso, ya que la sentencia recurrida de forma expresa acepta la argumentación de la de primera instancia que declara la nulidad por falta de novedad. En el fundamento primero declara que comparte '[
51. En definitiva, la sentencia recurrida está suficientemente motivada, está claro que declara la nulidad de todas las reivindicaciones por falta de novedad y que, ha expuesto, bien que por remisión, las razones por las que ha rechazado la novedad de cada una de ellas.
52. Por el contrario, sin perjuicio de lo que diremos después, existe cierta oscuridad incompatible con la exigible claridad y precisión que exige el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre si la sentencia recurrida declaró la nulidad del modelo de utilidad por falta de inventiva. No obstante el principio de equivalencia de resultados o efecto útil del recurso impide la anulación de la sentencia, dado que el pronunciamiento por razones de fondo debería mantenerse intacto (en este sentido, sentencias 991/2011, de 17 de enero de 2012 , y 548/2012, de 20 de septiembre ).
53. El segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se enuncia en los siguientes términos:
54. En su desarrollo la recurrente, sostiene que la falta de expresión de los motivos por los que declara la nulidad de cada una de las reivindicaciones y la declaración de nulidad por 'falta de actividad inventiva con el requisito de novedad' provocan la indefensión de la recurrente y constituyen dos errores patentes, determinantes de la decisión adoptada, imputables a la Audiencia Provincial y que producen efectos negativos en la esfera del ciudadano.
55. Como sostiene la sentencia 132/2012, de 22 de marzo , reproduciendo las del Tribunal Constitucional números 83/2009, de 25 de marzo , y 126/2011, de 18 julio , que, a su vez, reiteran la doctrina que expone la recurrente para que la denominada incongruencia por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto (extra petitum), adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hubieran formulado sus pretensiones, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a aquella, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas no debatidos oportunamente en el proceso y respecto de los cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales.
56. Para que el 'error' tenga relevancia constitucional es preciso que concurran los siguientes requisitos, repetidamente contemplados en la doctrina constitucional: 1) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que hubieran servido para sustentar la decisión; 2) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con de que resulte inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales; 3) que la equivocación sea determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico -núcleo de la 'ratio decidendi'- de la resolución, de suerte que no pueda saberse cuál hubiera sido el sentido de aquella de no haber existido en el error; 4) que el yerro haya producido efectos negativos en la esfera jurídica de la parte que lo denuncia; y 5) que el error sea atribuible exclusivamente al órgano judicial que lo cometió, y no a la negligencia o mala fe de la parte (en este sentido sentencia 418/2012, de 28 de junio ).
57. Por tanto, los errores derivados de la equivocada selección e interpretación de las normas aplicables para la decisión del litigio no pueden encuadrarse entre los mencionados errores a efectos constitucionales y deben examinarse desde la perspectiva del derecho a la motivación, ya que no existe un derecho constitucional al acierto de los tribunales. Tratándose de un error en la motivación, solo una que, por arbitraria o extremadamente formal, deviniese inexistente o mera apariencia, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución (en este sentido, sentencia 744/2011, de 10 de octubre ).
58. El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado, ya que lo denunciado por la recurrente no es un error material con trascendencia constitucional, sino en la motivación. Al respecto hay que indicar que, sin perjuicio del posible control por razones de fondo por vía de la casación, como hemos indicado, la sentencia recurrida está suficientemente motivada como para permitir identificar sin duda razonable, que la nulidad del modelo de utilidad español 822 es consecuencia de que sus aspectos técnicos estaban anticipados por el uso en España del producto Coopermatic y por el modelo nacional de utilidad 857. La recurrente pudo defenderse y desplegar la actividad probatoria que tuvo por conveniente frente a la falta de novedad. El hecho de que en la sentencia de apelación se utilicen expresiones como 'inventiva con novedad' y otras similares que pueden dar pie a sostener que en la segunda instancia también se valoró la falta de inventiva, no trasciende al fallo, por lo que el principio de equivalencia de resultados o efecto útil del recurso impide su anulación.
59. A ello añadiremos que en el caso enjuiciado, la concreta razón que determinó la nulidad del modelo por falta de novedad -la divulgación del pequeño invento en los términos previstos en el artículo 145.1 LP-, como hemos indicado, impedía que pudiera apreciarse inventiva.
60. El primer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:
61. En su desarrollo la recurrente afirma que la concreta configuración de la invención constituye uno de los elementos característicos y definitorios del modelo de utilidad, y que la sentencia recurrida, al confirmar la de primera instancia, ha ignorado la novedad de 'la forma' particular de la 'cabeza de descarga' del modelo 822 representada en los dibujos recogidos en su memoria descriptiva respecto del modelo 857, al afirmar que 'la regla técnica que se describe en cada una de las reivindicaciones del modelo de utilidad no presupone una determinada forma de realización material'.
62. El artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio 1929 . Y redactado conforme al Decreto de 26 de diciembre de 1947, disponía que
63. La redacción del precepto equivalente en la Ley de Patentes de 1986 varía sustancialmente. El artículo 143.1 dispone que
64. No todas las formas nuevas son susceptibles de tutela como modelo de utilidad, lo que ocurre con las que tienen finalidad estética y carecen de utilidad técnica. El artículo 4.4.b de la Ley de Patentes dispone que no se considerarán invenciones las creaciones estéticas, susceptibles, en su caso, de ser tuteladas por las reglas que disciplinan los modelos industriales. En este sentido la sentencia 1166/2001, de 4 de diciembre , precisa que
65. Tampoco se protegen como inventos todas las formas nuevas e inventivas ya que, para obtener la tutela que brinda la legislación en materia de propiedad industrial, además, es preciso que estén reivindicadas.
66. En el caso enjuiciado la recurrente pretende que las formas carentes de novedad reivindicadas en la parte caracterizadora de las reivindicaciones, referidas a la forma interna de la sección de admisión del cabezal de pulverización, con las que se trata de dar respuesta a dos problemas técnicos -la dispersión del chorro del ambientador y la rotura del tubo de salida- da cobertura a la apariencia externa, impresión visual o diseño formal que se pretende nueva, respecto de la cual no se indica en ninguna reivindicación la concreta ventaja técnica que proporciona -la sentencia del juzgado de lo mercantil admite que la cabeza difusora incorporada a los aerosoles Coopermatic presentan una configuración externa 'bien diferente en su realización de la que describen los dibujos del modelo de utilidad 822 y la ejecución que lleva a cabo su titular en los productos Fresh Matic y Air Wick.
67. Declarado por la sentencia recurrida que las características de apariencia exterior o forma externa de la cabeza externa que representan los dibujos no se contienen en las reivindicaciones referidas a la forma interna, procede desestimar el motivo, ya que no basta que una determinada apariencia o forma nueva aparezca en los dibujos, cuya finalidad es interpretar una reivindicación, para transformar la forma del dibujo en la parte característica de una reivindicación no descrita, que es lo que en el fondo parece pretender la recurrente.
68. El segundo motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:
69. En su desarrollo la recurrente afirma que la invención protegida por el modelo de utilidad viene definida por la combinación de características técnicas del preámbulo de la reivindicación y de su parte caracterizadora es decir, por el conjunto de características técnicas comprendidas en la misma, para cuya interpretación son útiles la memoria descriptiva y los dibujos, y que el juzgado y la audiencia se limitaron a comparar la 'sección de admisión', del modelo de utilidad 822 con la 'sección de admisión', del modelo de utilidad 857, sin atender a la configuración del cabezal difusor de uno y otro modelo de utilidad considerados en su conjunto, es decir, mediante la combinación de todas las características técnicas que definen una y otra invención, y que se encuentran comprendidas en la reivindicación.
70. El artículo el 69.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo CPE) dispone que
71. Esta Sala, en las sentencias 39/2008, de 5 de febrero , y 309/2011, de 10 de mayo , ha interpretado la norma transcrita en el sentido de que el Convenio regula un sistema intermedio, entre los sistemas del Derecho inglés (y norteamericano) -que delimita el ámbito del derecho de exclusiva con sujeción al
72. El artículo 60.1 de la Ley de Patentes , aplicable a los modelos de utilidad en virtud de la remisión contenida en el artículo 154 de la Ley de Patentes , dispone que
73. El motivo ha de ser desestimado, ya que, por un lado, hace supuesto de la cuestión, al afirmar que la Audiencia Provincial no ha valorado los dibujos ya que la sentencia recurrida declara que
74. Además, pretende atribuir a la apariencia formal de un cabezal contenida en un dibujo la condición de reivindicación, ya que la sentencia recurrida declara que
75. Por último, las sentencias de 18 de diciembre de 1985 y 1123/2000 , de 29 de noviembre, que cita la recurrente cuando sostiene que, para determinar la novedad, es preciso realizar un examen en su conjunto, partiendo de la 'indivisibilidad del objeto del modelo de utilidad', están referidas al conjunto de elementos de cada una de las reivindicaciones. Y la sentencia 339/2005, de 28 de abril , no permite entender que la reivindicación comprenda un dibujo.
76. El tercer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:
77. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia recurrida confunde los requisitos de novedad y actividad inventiva y que, de haberse analizado de forma correcta la novedad, debería mantenerse la validez del modelo de utilidad 822, ya que en ningún lugar de la sentencia se dice que el Modelo de Utilidad anterior de ZELNOVA, considerado en su conjunto, tuviera la misma configuración, estructura o constitución que el cabezal protegido en el Modelo de Utilidad 822.
78. La cuestión ya ha sido abordada al examinar el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que nos limitaremos a dar por reproducido lo allí expuesto. Es cierto que la sentencia incurre en inexactitud generadora de ambigüedad, pero está claro que rechaza la validez del modelo de utilidad por falta de novedad al haber sido anticipadas todas y cada una de las reivindicaciones, por lo que en cualquier caso procede mantener la declaración de nulidad del modelo de utilidad.
79. El cuarto motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:
80. En su desarrollo la recurrente afirma que la actuación de Zelnova ha causado unos daños y perjuicios ciertos y efectivos a las recurrentes que deben ser indemnizados, optando por el criterio del artículo 66.1, letra a), de la Ley de Patentes , esto es, los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, cuya cuantificación exacta deberá determinarse en ejecución de sentencia tomando en consideración las bases que indica.
81. El motivo solo tendría sentido en el supuesto de que hubiésemos acordado casar la sentencia recurrida, por lo que, al rechazar el recurso extraordinario por infracción procesal y los tres primeros motivos del de casación, el motivo que ahora se examina debe ser desestimado.
82. No procede imponer las costas del recurso extraordinario por infracción procesal por las razones expuestas en el apartado 50 de esta sentencia.
83. Tampoco procede imponer las costas del recurso de casación, ya que la desestimación del recurso está íntimamente vinculada con la del recurso extraordinario por infracción procesal
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Fallo
Primero: Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, representadas por la procuradora de los tribunales doña María Dolores Girón Arjonilla, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) el catorce de diciembre de dos mil nueve, en el recurso de apelación 220/2008 , interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 1 de A Coruña en los autos 363/2006.
Segundo: No imponemos las costas del recurso extraordinario por infracción procesal.
Tercero: Desestimamos el recurso de casación interpuesto por Reckitt Benckiser Uk, Limited y Reckitt Benckiser España, SL, contra la expresada sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 4ª) el catorce de diciembre de dos mil nueve, en el recurso de apelación 220/2008 .
Cuarto: No imponemos las costas del recurso de casación que desestimamos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Firmado y Rubricado.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel Antonio Salas Carceller.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D.