Sentencia Administrativo Nº 1452/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 185/2005 de 14 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 01452/2007

RECURSO Nº 185/2.005

SENTENCIA Nº 1452

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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Juan F López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

Dª Sandra González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

En la Villa de Madrid a catorce de Septiembre del año dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid,los autos del recurso contencioso-administrativo número 185 de 2.005 interpuesto por la entidad «SP Grupo Sage S.A.» representada por la Procuradora Doña Francisca Amores Zambrano y asistido por el Letrado Don Antonio Puerta Morales contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de Septiembre de 2.004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad «SP Grupo Sage S.A.» contra la resolución de 28 de Noviembre de 2.003 que concedió parcialmente la inscripción de la marca nacional nº 2.517.177 "Contaplus" en la clases 35, 36, 41 y 42 del nomenclátor internacional. Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la Procuradora Doña Francisca Amores Zambrano en representación de la entidad «SP Grupo Sage S.A.» formalizó demanda el día 9 de Mayo de 2.006 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que en su día se dictara sentencia la que, declarando haber lugar al Recurso, estime el mismo y revoque el acuerdo administrativo ahora recurrido, dictado por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha de 28 de septiembre de 2004 por no ser conforme a Derecho, decretando su anulación y, consecuentemente, ordenando la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca nE 2517177, denominada "CONTAPLUS", en las clases 35 y 41 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 4 de Agosto de 2.006 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el presente recurso el día 13 de Septiembre de 2.007 a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan F López de Hontanar Sánchez.

Fundamentos

PRIMERO.- La Procuradora Doña Francisca Amores Zambrano en representación de la entidad «SP Grupo Sage S.A.» interpone recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de Septiembre de 2.004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad «SP Grupo Sage S.A.» contra la resolución de 28 de Noviembre de 2.003 que concedió parcialmente la inscripción de la marca nacional nº 2.517.177 "Contaplus" en la clases 35, 36, 41 y 42 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas respecto de la denegación en clases 35 y 41 de la marca española nº. 2.517.177 CONTAPLUS (denominativa) y en relación a la alegación de a notoriedad de la marca "CONTAPLUS" al afirmar la entidad «SP Grupo Sage S.A.»que existe un conocimiento general de dicha marca por parte público especializado y usuario/consumidor de los productos de software que viene comercializando, señala que el concepto de marca notoria que regula el apartado 2E del artículo 8 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre permite definirla como aquellas que fueran conocidas por la generalidad del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca en razón de criterios o indicios como su volumen de ventas, duración, intensidad y alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio adquirido por cualquier otra causa. Mas con independencia de la valoración que pudiera realizarse de la notoriedad de la marca "CONTAPLUS" en relación con el mercado de productos de software, existe una cuestión de mayor peso e incidencia sobre la que debemos incidir como es, determinar la extensión de la protección, en su vertiente positiva o de ius facendi, atribuíble a la marca notoria, en este caso, registrada. A este respecto, recordamos que el apartado primero del art. 8 de la Ley recoge la prohibición de registro como marca de "un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque solicite su registro para productos o servicios que no sean similares los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores." Tal y como puede apreciarse, el precepto que se transcribe alude a la posibilidad de impedir un registro posterior idéntico a una marca notoriamente conocida anteriormente registrada en relación con productos o servicios distintos de los protegidos por el signo prioritario; siendo la cuestión inversa la que ahora se plantea. Y es que nos cuestionamos si, en base a la existencia de un derecho registrado, marca española no. 1.714.687 CONTAPLUS en clase 9, presuntamente notoria, se debe permitir, en todo caso, el registro de la marca idéntica solicitada por el mismo titular en virtud de lo previsto el art. 8 en su párrafo 2E e inaplicando con ello lo dispuesto en el art. 6.1 b) de la Ley .

TERCERO.- En virtud de lo anterior la Oficina Española de Patentes y Marcas concluye que a tenor de la literalidad del párrafo primero del art. 8 de la ley de marcas, cabe entender inaplicable (en mayor o menor medida según el grado de difusión de la marca examinada) la regla de especialidad respecto de marcas notorias registradas cuando se trata de impedir el registro de un signo posterior, es decir, en ejercicio de las facultades negativas atribuidas al titular, pero no existe un pronunciamiento expreso del legislador que otorgue a misma extensión a las facultades positivas del titular de la marca notoria registrada, es decir, en el sentido de reconocer un derecho tácito para el posterior registro de la marca notoria no registrada en relación con otros productos/servicios que se extendiera más allá de los propios límites registrales. La marca notoria registrada, al igual que todo derecho de marca integra en favor de su titular la facultad de utilizar en exclusiva un signo para la identificación y diferenciación de los productos o servicios concretos para los que la misma se encuentra registrada, aportando dicha exactitud registral la necesaria seguridad jurídica al sistema. Por ello entiende de aplicación al caso lo previsto en el art. 6.1 b) de la Ley de marcas por encontrarnos ante marcas idénticas consistentes en la denominación "CONTAPLUS" y referidas a servicios análogos contenidos en las clases 35 y 41, y que, siendo el derecho de la entidad oponente, marca internacional nº. 749.423 CONTAPLUS prioritario respecto de la solicitud ahora interesada y encontrándose éste vigente en España, la coexistencia de dichos signos produciría un riesgo de confusión en el tráfico económico que debe ser evitado es por lo que se desestima el recurso de alzada.

CUARTO.- La entidad «SP Grupo Sage S.A.» solicitó la inscripción de la marca nacional nº 2.517.177 "Contaplus" en las clases 35, 36, 41 y 42 del nomenclátor internacional, concretamente para Gestión de negocios comerciales, (Clase 35), Negocios Financieros (Clase 36), Servicios de Formación (Clase 41) y Servicios de desarrollo de software (Clase 42), formulándose oposición por la entidad "Contaplus Holding S.A." que tenía inscrita la marca internacional nº 749.423 en clases 35, reclutamiento y selección y localización de personal fijo y temporal, y en clase 41 organización de cursos y seminarios y formación en contabilidad. La Oficina Española de Patentes y Marcas de 28 de Noviembre de 2.003 que concedió parcialmente la inscripción en las marcas 36 y 42 y las denegó en las clases 35, y 41 del nomenclátor internacional. Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores de forma que si la marca prioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados y si la marca prioritaria es renombrada, esto es sean conocidos por el público en general el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. En el caso presente las marcas enfrentadas se refieren a productos similares (vinos y licores), por lo que ha de centrarse la cuestión en la existencia de identidad y semejanza fonética de los signos enfrentados. En aplicación de estos criterios la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca 2.517.177 "Contaplus"

QUINTO.- Sin embargo la representación procesal de la entidad «SP Grupo Sage S.A.» ha aportado una copia simple de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de los de Madrid en el procedimiento ordinario nº 154 de 2003 el día 29 de Junio de 2004 así como la copia de una providencia de 6 de Octubre de 2004 declarando la firmeza de la Sentencia. Estos documentos tiene pleno valor pues el artículo 267 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil señala que cuando sean públicos los documentos que hayan de aportarse conforme a lo dispuesto en el art. 265 , podrán presentarse por copia simple y, si se impugnare su autenticidad, podrá llevarse a los autos original, copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos probatorios y dicha sentencia acuerda la nulidad de la marca internacional -que designa a España- nº 749.423 "CONTAPLUS", por ser incompatible con la anterior 1.714.687 "CONTAPLUS", declara además que la entidad codemandada «Contaplus S.A.» infringía el derecho de la entidad «SP Grupo Sage S.A.» a la explotación en exclusiva d ela marca 1.714.687 "Contaplus". En consecuencia acuerda la cancelación de la de la marca internacional -que designa a España- nº 749.423 "CONTAPLUS" en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dada la nulidad de dicho registro que fue el sustento de la oposición formulada por la entidad «SP Grupo Sage S.A.», lo que provocó la negativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas a inscribir la marca en las clases 35 y 41 nomenclátor internacional, no existe obstáculo la inscripción de la marca en las clases señaladas dado que conforme al artículo 54 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas la declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

SEXTO.- Y según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular expresa condena en costas.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Francisca Amores Zambrano en representación de la entidad «SP Grupo Sage S.A.» y en su virtud ANULAMOS la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de Septiembre de 2.004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad «SP Grupo Sage S.A.» contra la resolución de 28 de Noviembre de 2.003 que concedió parcialmente la inscripción de la marca nacional nº 2.517.177 "Contaplus" en la clases 35, 36, 41 y 42 del nomenclátor internacional y declaramos el Derecho a obtener la inscripción en las clases 35 y 41 del Nomenclator internacional, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma no es firme pudiendo interponerse recurso de casación que habrá de prepararse ante esta misma sala en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.