Sentencia Administrativo Nº 1583/2012, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 672/2008 de 28 de Mayo de 2012

Encabezamiento

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SENTENCIA Nº 1583/2012

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA

Procedimiento Ordinario nº: 672/2008

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:

PRESIDENTE:

D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA

MAGISTRADOS.:

Doña MARIA DEL ROSARIO CARDENAL GÓMEZ(Ponente)

D. EDUARDO HINOJOSA MARTÍNEZ

Sección Funcional 2ª

En la Ciudad de Málaga a 28 de mayo de 2012

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el REY, la siguiente Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 672/08,interpuesto por la entidad CENTRO LIBER FORMACIÓN S.L., representada por el Procurador D. Javier Duarte Dieguez contra el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO -OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS-.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña MARIA DEL ROSARIO CARDENAL GÓMEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO .- Por la entidad CENTRO LIBER FORMACIÓN S.L., representada por el Procurador D. Javier Duarte Dieguez, se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra 'Resoluciones de 16 de marzo de 2008, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -Oficina Española de Patentes y Marcas-, de los recursos de Alzada interpuestos en el seno de los expedientes de concesión de marcas nº 2905/07, 29006/07 y 2908/07', registrándose el Recurso con el número 672/08.

SEGUNDO .- Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que se suplicaba se dictase sentencia por la que se estimen sus pretensiones.

TERCERO .- Dado traslado al demandado para contestar la demanda, lo efectuó mediante escrito, que en lo sustancial se da por reproducido en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se desestime la demanda.

CUARTO .- Recibido el juicio a prueba fueron propuestas y practicadas las que constan en sus respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebración del vista pública, pasaron los autos a conclusiones, que evacuaron las partes en tiempo y forma mediante escritos que obran unidos a autos, señalándose seguidamente día para votación y fallo.

QUINTO .- En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en el presente Recurso Contencioso-Administrativo por la representación procesal de la entidad Centro Liber Formación, S.L., las Resoluciones (tres) de 16 de marzo de 2008, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -Oficina Española de Patentes y Marcas- desestimatorias de los recursos de Alzada interpuestos en los expedientes de concesión de marcas nº 2905/07, 2906/07 y 2908/07.

La pretensión que se ejercita es el dictado de sentencia por la que se anule y deje sin efecto el acto impugnado.

Por la Abogada del Estado, en la representación que legalmente ostenta del Organismo demandado, se solicita el dictado de sentencia desestimatoria con imposición de costas al actor.

SEGUNDO.- Relata la demanda que la entidad actora, que imparte en la provincia de Málaga principalmente cursos de formación solicitó con fecha 5 de abril de 2006 el registro de determinadas marcas, en el apartado de 'Marca de Productos o Servicios'. Las mismas son:

La primera se identifica con la solicitud M2704960-4 'GRUPO LIBER', siendo el tipo de distintivo 'denominativo', y siendo los productos o servicios a los que iba referido tanto la educación como la formación (folio 1.1 y ss. Del expediente de marca 2.704.960).

La segunda se identifica con la solicitud M2704961-2: 'CAMPUS LIBER', siendo el tipo de distintivo 'denominativo' y los productos o servicios a los que iba referido tanto la educación como la formación (folios 1.1 y ss. Del expediente 2.704.961).

La tercera se identifica con la solicitud M2704980-9: 'LIBER CONSULTORES', siendo el tipo de distintivo 'mixto' y los productos o servicios a los que iba referido tanto la educación como la formación (folios 1.1 y ss. Del tercer expediente 2.704.980).

2. Frente a dicha solicitud, se presentaron las siguientes oposiciones:

Solicitud de la marca 2.704.960 'GRUPO LIBER'.

Con fecha 15 de septiembre de 2006 (entendemos que esta debe ser la fecha),la entidad FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA -entidad radicada en Barcelona- se opuso a dicha inscripción, alegando que dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a su favor en la modalidad M0002294797 (3), LIBER, para los productos y servicios consistentes en 'Servicios de Organización de exposiciones con fines culturales o educativos'.

La base de su oposición se concreta en los siguientes argumentos:

a.1. Se indica que el registro de la marca GRUPO LIBER, es inviable, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , al adolecer de elementos en franca confrontación con la marca oponente, de la que es titular la FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA.

a.2. Se indica que la palabra 'LIBER' es la característica, mientras que 'GRUPO' es la genérica, por lo que carece de cualquier valor diferenciador.

a.3. Se refiere que los servicios para los que se pretende la inscripción, son del mismo sector, clase 41ª del nomenclátor internacional.

Con aparente fecha de 18 de septiembre de 2006 (folios 6.1 y ss., del expediente) -ya que se carece de ningún tipo de sello de presentación-, la FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA -entidad radicada en Madrid-, igualmente formula oposición, alegando que dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a su favor en las modalidades M1027580, M2500011 y M2591028, bajo las denominaciones 'FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO-LIBER', para los productos y servicios protegidos -que no se especifican de forma concreta, sino que se refieren a las clases 35 y 41, 16 y 42 respectivamente-.

La base de su oposición se concreta en los siguientes argumentos:

a.1. Se indica que existe una cuasi-identidad fonética y denominativa.

Se refiere que existe una práctica identidad con la marca oponente, haciendo nuevamente referencia al pretendido carácter accesorio de 'GRUPO' y al principal de 'LIBER'. Por tanto, se indica que puede producir confusión en el mercado, generándose un riesgo de asociación.

a.2. Indica que existe una pretendida incidencia de las denominaciones confrontadas en un mismo ámbito aplicativo.

En tal sentido, se indica que sólo la marca 2.591.028- 'FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO-LIBER' está destinada a la misma clase 41 del nomenclátor, pero que respecto a las otras existe una conexión aplicativa al estar destinadas a ámbitos aplicativos conexos y complementarios al solicitado.

Solicitud de la marca 2.704.961 'CAMPUS LIBER'.

Con aparente fecha de 18 de septiembre de 2006 (folios 6.1 y ss., del expediente 2.704.961, la FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA -entidad radicada en Madrid-, formula oposición, alegando que dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a su favor en las modalidades M102580, M2500011 y M2591028, bajo las denominaciones 'FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO-LIBER', 'LIBER' y 'SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO-LIBER' para los productos y servicios protegidos, que no se especifican de forma concreta, sino que se refieren a las clases 35 y 41, 16 y 42 respectivamente.

La base de su oposición se concreta en los siguientes argumentos:

a.1. Se indica que existe una cuasi-identidad fonética y denominativa.

Se refiere que existe una práctica identidad con la marca oponente, haciendo nuevamente referencia al pretendido carácter accesorio de 'CAMPUS' y al principal de 'LIBER'. Por tanto, se indica que puede producir confusión en el mercado, generándose un riesgo de asociación.

a.2. Indica que existe una pretendida incidencia de las denominaciones confrontadas en un mismo ámbito aplicativo.

c. Solicitud de la marca 2.704.980 'LIBER CONSULTORES'.

Con fecha 15 de septiembre de 2006 -entendemos que es la fecha-, la entidad FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA- entidad radicada en Barcelona- se opuso a dicha inscripción (folios 6.1 y ss., del expediente 2.704.980), alegando que dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a su favor en la modalidad M0002294797 (3) LIBER, para los productos y servicios consistentes en 'Servicios de Organización de exposiciones con fines culturales o educativos' -clase 41 del nomenclátor- y también en la modalidad M0002294796 (5) LIBER, para los productos y servicios consistentes en 'Servicios de Organización de exposiciones don fines comerciales o de publicidad' -clase 35 del nomenclátor-.

La base de su oposición se concreta en los siguientes argumentos:

a.1. Se indica que el registro de la marca LIBER CONSULTORES (mixta) es inviable, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , al adolecer de elementos en franca confrontación con la marca oponente, de la que es titular la FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA.

a.2. Se indica que existe una identidad en la palabra característica 'LIBER', que incita a la confusión y asociación en el comercio.

Se indica que la palabra 'LIBER' es la característica, mientras que 'CONSULTORES' es la genérica, por lo que carece de cualquier valor diferenciador.

a.3. Se refiere que los servicios para los que se pretende la inscripción, son del mismo sector, clases 35ª y 41ª del nomenclátor internacional.

Sin poner la fecha, la entidad LIBER EDICIONES, S.A. -entidad radicada en Pamplona- se opuso a dicha inscripción, alegando que dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a su favor en la modalidad M2091986 (7) ARS LIBER, paralos productos y servicios consistentes en 'Servicios de almacenaje, depósito, transporte, suministro y distribución de obras de bibliofilia, estampaciones y obras de arte realizadas con distintas técnicas artísticas, ejecutadas directamente por el artista' - clase 39 del nomenclátor- y en la modalidad M2456541 (E) ARS LIBER, para los productos y servicios consistentes en 'Venta al detalle (al por menor) en comercios y a través de redes mundiales informáticas y telemáticas de obra de bibliofilia, estampaciones y obras de arte realizadas con distintas técnicas artísticas, ejecutadas directamente por el artista' -clase 35 del nomenclátor-.

La base de su oposición se concreta en los siguientes argumentos:

a.1. Se indica que existe semejanza entre los distintivos, toda vez que la marca impugnada utilizada en su denominación el denominativo' LIBER, que es el elemento denominativo fundamental, junto con 'CONSULTORES', carece de valor distintivo. Esto provoca un riesgo de confusión.

a.2. Se indica que existe un solapamiento aplicativo, ya que se defiende que se produce una identidad aplicativa para lo solicitado por la marca impugnada con relación a la oponente M2456541, que protege servicios de esta misma clase.

Finalmente y con aparente fecha 18 de septiembre de 2006 (folios 8.1 y ss., del expediente 2.704.980) -ya que se carece de ningún tipo de sello de presentación-, la FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA -entidad radicada en Madrid-, formula oposición, alegando que dicha marca ya se encontraba registrada con anterioridad a su favor en las modalidades M 1027580, M 2500011 y M 2591028, bajo las denominaciones 'FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO-LIBER' 'LIBER' y 'LIBER' y 'SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO-LIBER' para los productos y servicios protegidos, que no se especifican de forma, sino que se refieren a las clases 35 y 41, 16 y 42 respectivamente.

La base de la oposición se concreta en los siguientes argumentos:

a.1. Se indica que existe una cuasi-identidad fonética y denominativa.

Se refiere que existe una práctica identidad con la marca oponente, haciendo nuevamente referencia al pretendido carácter accesorio de 'CONSULTORES' y al principal de 'LIBER'. Por tanto, se indica que puede producir confusión en el merado, generándose un riesgo de asociación.

a.2. Indica que existe una pretendida incidencia de las denominaciones confrontadas en un mismo ámbito aplicativo.'

Con fecha 13 y 16 de abril de 2007 se dictan las resoluciones denegatorias de la inscripción de las marcas que recurridas en Alzada obtuvieron también resolución denegatoria.

TERCERO.- Se alega por la actora que resulta evidente que las marcas cuya denegación se recurre pueden conceptuarse como derivadas de la prioritaria 'LIBER FORMACIÓN' que se halla debidamente registrada.

Estas marcas derivadas se afirma que se han solicitado para productos o servicios idénticos a los que ampara la marca principal.

En opinión de aquélla, no existe riesgo de confusión con las marcas oponentes por existir diferencias denominativas y fonéticas.

Por otra parte las marcas oponentes aunque alguna de ellas pueden coincidir en el nomenclátor, prestan servicios relativos la organización y exposiciones con fines publicitarios, mientras que las marcas aquí defendidas se registraron para amparar única y exclusivamente servicios circunscritos a la educación y formación, así como la gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina.

En cualquier caso, el ámbito al que van dirigidas unas y otras es totalmente diferente.

CUARTO.- El art. 4.1 de la Ley 17/2001 de Marcas de 7 de diciembre entiende por marca:

' 1. Para la resolución de lo que suscita el recurso ha de considerarse que el art. 4.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de 7 de diciembre , entiende por marcatodo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Como que, a su vez, el art. 6.1 de la misma prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcaslos signos: a) Que sean idénticos a una marcaanterior que designe productos o servicios idénticos; y b) Que por ser idénticos o semejantes a una marcaanterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marcaanterior.

2. En este aspecto, como pone de manifiesto la jurisprudencia ( TS Sala 3ª, sec. 3ª, S 15-7-2009 ) '...el objeto del derecho sobre la marcaes un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios, lo que se llama regla de la especialidadde la marca, señalando la doctrina que esta asociación entre signo y producto o servicio se transforma en una verdadera marcacuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos o servicios de que se trate. De ahí pues que cuando se trata de verificar si los signos enfrentados incurren en la prohibición relativa del artículo 12.1 de la LM sea preciso de una parte que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marcaanteriormente solicitada o registrada y de otra que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marcaanteriormente registrada o solicitada, de forma que basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso de la marcasolicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.'.

A su vez, la TS Sala 3ª, sec. 3ª, S 8-7-2009 , con cita de las las sentencias de 18 de noviembre de 2005 y de 25 de enero de 2006 , sostiene que '...a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcasopuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marcaen el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, pues resulta relevante la existencia de semejanza gráfica entre los signos confrontados, que constituye, en este supuesto, dado el renombre de la marcagráfica oponente, el elemento predominante en el juicio del riesgo de confundibilidad, así como la coincidencia de los productos reivindicados, cuya comercialización y distribución se realiza en los mismos circuitos comerciales.

Por ello, debemos significar que la sentencia recurrida no infringe la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo formulada en relación con la comparación de marcasintegradas con fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, en que la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marcaimpugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marcaprioritaria.'.

Asimismo, en relación el análisis del riesgo de confusión, la TJCE Sala 1ª, S 3-9-2009 (nº C-498/2007 ), declara que '...la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso presente (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, antes citada, apartado 22 , y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer , C-342/97 , Rec. p. I-3819, apartado 18; el auto de 28 de abril de 2004 , Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, apartado 28; las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, Convenio Colectivo de Empresa de MOREQUE, S.A. (HOTEL H10 OASIS MOREQUE)/04 , Rec. p . I- 8551, apartado 27 , y de 12 de junio de 2007 , OAMI/Shaker , C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 34).

60. Según una jurisprudencia igualmente reiterada, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcasen conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia OAMI/Shaker, antes citada, apartado 35, y jurisprudencia citada).

61. En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcasno puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marcacompuesta y a compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcasen cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32, y las sentencias, antes citadas, Medion, apartado 29, y OAMI/Shaker, apartado 41).

62. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marcacompleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marcaresulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada).'.

3. Por último en este aspecto, es igualmente preciso señalar el principio del Derecho de marcas, según el cual cuanto más notoriamente conocida es una marcaanterior o más elevado es su carácter distintivo, mayor será el riesgo de confusión (así TJCE Sala 1ª, S 18-12-2008, nº C-16/2006 95). '

Por su parte el Tribunal Supremo ha tratado un problema similar en Sentencias como la de 17 de diciembre de 2009 , cuya doctrina, por su interés para el presente supuesto, pasamos a transcribir:

' Debe referirse que, conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcasopuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marcaen el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

En la sentencia de esta Sala de 27 de junio de 2007 (RC 2644/2005 ), dijimos:

« El criterio general imperante en el examen entre dos marcasenfrentadas es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, esta operación que realiza el juez 'a quo' no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo ».

Debe advertirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico, teleológico o finalista, de conformidad con los postulados constitucionales que refiere elartículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcasen su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcasopositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al atender de forma ponderada a la percepción de los signos por los potenciales usuarios de servicios financieros e inmobiliarios, referente a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de los signos enfrentados genera riesgo de confusión y riesgo de asociación.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcascon el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

« En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcasse ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegacióny nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcasmerece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marcacomunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcasnacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marcacomunitaria en marcanacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcasy su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ».

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidado de interdependencia entre los signos y los productos o servicios, cuyo enunciado se infiere de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marcao nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marcaprecedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado'.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales ( marcasnotorias y renombradas), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marcasolicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marcaes un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidadde la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marcacuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos'.

La conclusión jurídica que sostenemos, determinante de la declaración de incompatibilidad de los signos enfrentados, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, pues, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcaso signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcases suficiente para declarar su incompatibilidad, sino aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , dijimos. «[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcasno se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad ».

Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

« b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .».

El grado de similitud denominativa y fonética entre las marcasenfrentadas y el grado de relación aplicativa de los servicios designados por ambos signos, resulta determinante para declarar la incompatibilidad de las marcasen conflicto, puesto que se suscita evocación respecto del origen empresarial común, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida es coherente con la directriz jurisprudencial formulada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999 , con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, considera imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; doctrina que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001 ) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).'

Pues bien a la vista de la normativa vigente la jurisprudencia que la interpreta la Sala entiende que si bien en el caso que nos ocupa puede existir identidad o semejanza fonética entre las marcas que se tratan de inscribir y sus oponentes unas y otras no designan productos idénticos o similares como ha relatado la actora sin que se aprecie que las nuevas marcas guarden relación con las actividades amparadas por los nombres comerciales ya registrados o solicitados.

Con quien si guardan relación es con la marca de la cual derivan y esta aparece inscrita al igual que las oponentes sin problema alguno por los diferentes campos de actividades en que se aplican unas y otras.

Como ha resaltado el Tribunal Supremo no toda semejanza entre marcas es suficientes para declarar su incompatibilidad porque lo fundamental es que exista riesgo de confusión en el mercado con los productos o servicios de ambas y si no ha habido tal incompatibilidad entre la ya registrada 'Centro Liber Formación' que da nombre a la entidad actora, no tiene por qué existir con sus derivados 'Liber Consultores', 'Campus Liber' y 'Grupo Liber', dedicadas todas ellas a la educación y formación que no tiene nada que ver con la realización de exposiciones o ferias ni con la venta de obras de bibliografía, estampaciones de arte, etc...

Por los anteriores razonamientos la Sala estimará el recurso planteado.

QUINTO.- No se aprecian motivos para una especial imposición de las costas procesales ( art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional ).

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimar el presente Recurso Contencioso-Administrativo con anulación de las resoluciones impugnadas y sin que se efectúe una especial imposición de las costas procesales.

Líbrese testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos.

Firme que sea la misma y con testimonio de ella, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados antes mencionados, firmando el Presidente, en nombre y representación de D. Eduardo Hinojosa, quién votó en la Sala y no pudo firmar.

PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en fecha 02/10/2012, ante mí, el Secretario. Doy fe.