Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 334/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 569/2020 de 26 de Mayo de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2020/0022558

Procedimiento Ordinario 569/2020

RECURSO 569/2020

SENTENCIA NÚMERO 334/2022

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-------

Ilustrísimos señores:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Álvaro Domínguez Calvo

Dª. María de la Soledad Gamo Serrano

En la villa de Madrid, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 569/2020, interpuesto por Madrid Club Fútbol Femenino, representado por Dª. Amparo Ramírez Plaza y defendido por D. José Luis de Castro Hermida en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y Real Madrid, Club de Fútbol, representado por D. Santiago Tesorero Díaz y defendido por D. Salvador Orlando Albás, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 20 de noviembre de 2020 Dª. Amaro Ramírez Plaza, en representación de Madrid Club Fútbol Femenino, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 17 de julio de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 15 de diciembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 24 de febrero de 2021 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: en fecha 2 de agosto de 2019 la recurrente presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de registro para la marca 'MADRID CFF', de naturaleza mixta, para servicios encuadrados en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de la Clasificación de Niza, formulando oposición a la solicitud Real Madrid, Club de Fútbol sobre la base de sus registros de marca prioritarios nacionales nº 3669001 'MCF', mixta, y de la Unión Europea nº 12342671 'MCF', mixta, 13445895 'RMCF', denominativa y 4349692 'MCF REALMADRID', mixta y siendo, finalmente, denegado el registro; comparando las pretensiones, fundamentos y argumentos probatorios sostenidos por la hoy demandante tanto en su escrito de contestación al suspenso recaído en el procedimiento de solicitud de la marca nº 4030502 'MCFF' como en el posterior recurso de alzada administrativo contra la denegación de dicha marca con los pronunciamientos contenidos en la resolución de denegación de la marca y de desestimación de tal recurso habremos de concluir con toda rotundidad que, en absoluto, pueden considerarse cumplidos los requisitos de congruencia, exhaustividad y motivación exigibles a las resoluciones administrativas para que cumplan con la función que les corresponde, omitiendo cualquier pronunciamiento sobre la doctrina de los actos propios que había invocado la solicitante; la marca aspirante no es nueva en el tráfico comercial sino que ha venido usándose con profusión e intensidad en el sector de las competiciones futbolísticas durante más de diez años para distinguir a uno de los más conocidos equipos de fútbol femenino por trayectoria y éxitos, no pudiendo pensarse en buena lógica que la existencia de la misma no haya llegado en estos diez años al conocimiento de la entidad oponente, que es también un club de fútbol y que, aun teniendo conocimiento de dicha marca y del uso de la misma, no ha emprendido ninguna iniciativa ni por la vía privada ni por la judicial contra la misma por considerar que ciertamente no le afectaba, dadas las diferencias intrínsecas entre marcas y por dedicarse aquélla específicamente al fútbol femenino, que no se encontraba hasta fechas recientes entre las especialidades a que se consagraba el Real Madrid Club de Fútbol, actitud omisiva de la entidad hoy oponente que ha generado en el solicitante de la marca impugnada la legítima creencia de que con su marca no invadía el ámbito de protección de las marcas prioritarias ostentadas por el Real Madrid Club de Futbol y que, por tanto, el uso y el registro de la misma era perfectamente legítimo; no concurre en este caso, por otra parte, riesgo alguno de confusión para el consumidor, dadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna y la trascendencia limitada de las semejanzas existentes, relativas todas ellas a elementos genéricos y usuales de escasa distintividad, y ello máxime teniendo en cuenta que la presencia de la marca aspirante en el mundo del fútbol en general y, en particular, en el ámbito del fútbol femenino ha sido continuada, constante e intensa desde 2010, resultando por tanto una marca bien conocida por el público aficionado al fútbol femenino, que es un público especializado y bien informado, al tratarse de una especialidad deportiva de difusión todavía limitada, habiendo compartido las marcas en pugna, al menos desde el año 2010, su presencia en las competiciones futbolísticas, femenina y masculina respectivamente, y en los medios de prensa deportivos, convivencia que se ha producido hasta la fecha de modo pacífico y sin colisiones; por último, dejando al margen la concurrencia de carácter renombrado en las marcas oponentes, relativas al afamado en España y resto del mundo equipo de fútbol Real Madrid, no concurren en el supuesto varias de los requisitos exigidos en la norma para gozar de la especial protección que otorga el artículo 8.1 de la Ley de Marcas.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de septiembre de 2020, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del mismo órgano administrativo de 17 de julio de 2020 por la que se denegó el registro de la marca nº 4030502 'MADRID CFF' en clase 41 solicitada por Madrid Club Fútbol Femenino, anulándola y dictando otra en su lugar más ajustada a Derecho, por la que se disponga la debida concesión de tal marca en la indicada clase, todo ello con imposición de las costas procesales a la Administración demandada.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una evidente similitud, tanto denominativa como fonética, entre el signo cuyo registro se pretende y las marcas prioritarias derivada de la coincidencia en las letras 'CF' y, respecto de la marca oponente de la Unión Europea, en el término 'Madrid', además de la existencia de elementos en común desde el punto de vista gráfico que, atendida la identidad entre los servicios o actividades identificados por los signos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, además de la aplicabilidad al caso del régimen de las marcas renombradas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Real Madrid, Club de Fútbol, a través de su representación procesal.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 12 de mayo de 2022.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 17 de julio de ese mismo año, de denegación de la marca núm. 4.030.502, 'MADRID CFF' (mixta) para distinguir productos o servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional, por su incompatibilidad con las marcas previas nacional núm. 3.669.001 'MCF' y de la Unión Europea núm. 004349692 'MCF REALMADRID', 012342671 'MCF' y 013445895 'RMCF'.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Madrid Club Fútbol Femenino, además de suponer el uso del signo solicitado un aprovechamiento indebido o un perjuicio para el carácter distintivo o renombre de las marcas previas.

Segundo.- Abordando con carácter prioritario el análisis del defecto formal consistente en la falta de motivación denunciada por la parte actora cabe comenzar constatando cómo existe una obligación legal de motivar las resoluciones administrativas, pues el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas incluye, con carácter general, entre los requisitos de los actos administrativos el de motivación, con ' sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho', tratándose de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y de los resolutorios de recursos administrativos (en el mismo sentido artículo 88.3 del referido Cuerpo legal y artículos 54.1 y 89.3 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

En principio y como destaca la STC 72/1986, de 2 de junio ' es necesario decir que no es doctrina de este Tribunal imputar en todo caso indefensión a los actos administrativos no sancionadores por causa de inmotivación de los mismos, dada su naturaleza y la exigencia de operatividad y eficacia propios de aquéllos, hasta el punto de predicarse de los mismos una presunción de legitimidad. Lo que sí se ha exigido, y así la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1981, de 17 de julio , es que la Administración en los supuestos de actos o disposiciones limitativos de derechos fundamentales reconocidos en la C.E. debe justificarlos suficientemente y 'explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó' el derecho cuestionado'.

Por su parte el Tribunal Supremo, en reiterada doctrina jurisprudencial, ha puesto de manifiesto que, con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos, aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa, al ser el conocimiento de los mismos la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican,ex artículo 106.1 de la Constitución [ SSTS 5 abril 2017 (casación 1717/2015), 18 junio 2018 (casación 1161/2016) y 31 enero 2019 (casación 1306/2016), entre otras muchas].

El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 48.2 de la citada Ley.

Ahora bien, como puntualiza la STS 5 abril 2017 citada ' esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad, en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa' lo que, proyectado al caso concreto de las resoluciones administrativas dictadas en materia de concesión o denegación de la inscripción de marcas, se traduce en el conocimiento suficiente por parte del interesado de las razones por las que se concede o rechaza la correspondiente solicitud, haciéndose explícita la razón de la decisión.

En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial estima la Sala que la motivación que contiene la resolución impugnada posibilita a la entidad interesada un perfecto conocimiento de las razones tomadas en consideración por la Administración demandada para adoptar semejante decisión, por cuanto contiene una específica mención a las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican en el caso concreto la concesión de la marca solicitada, sin ser exigible un específico pronunciamiento exhaustivo sobre las diversas cuestiones suscitadas por la actora en el expediente administrativo del que trae causa la presente litis.

Tercero.- Pero es que, además de lo que ha quedado anteriormente expuesto y viniendo referida la omisión de pronunciamiento denunciada por la recurrente a la invocada doctrina de los actos propios -que también ha aducido Madrid Club Fútbol Femenino en sustento de la pretensión anulatoria deducida en el recurso del número al margen- se trata de argumento insusceptible de alterar el signo de la resolución administrativa impugnada.

En efecto, como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 73/1988, de 21 de abril, la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad 'de venire contra factum proprium', surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos.

Ciñéndonos a la aplicabilidad de dicha doctrina al ámbito de las relaciones entre particulares, dados los términos en que se ha planteado el motivo de impugnación que estamos examinando, resume los reiterados pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo la reciente STS 8 febrero 2022 en la que, reproduciendo argumentación vertida en la sentencia 19 febrero 2010, reiterada por la núm. 335/2013, de 7 de mayo, se sintetiza esta doctrina en estos términos:

' El principio de los actos propios implica una actuación 'con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción...' así se expresan las sentencias de 9 de mayo de 2000 y 21 de mayo de 2001 . Y añade la de 22 de octubre de 2002 que 'la doctrina que veda ir contra los propios actos se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica'. A su vez, precisan las de 16 de febrero de 2005 y 16 de enero de 2006 que 'no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe'. 'Significa, en definitiva - concluye la sentencia de 2 de octubre de 2007 - que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a otra persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real'.

La sentencia 529/2011, de 1 de julio, insiste en la necesidad de una aplicación prudente de esta doctrina y limitada a casos de actos concluyentes e indubitados, aseverando que su aplicación, en orden a la creación de un derecho o a la producción de una vinculación jurídica, debe ser muy segura y ciertamente cautelosa. En términos de la STS 19 mayo 1998 debe tratarse de ' actuaciones que por su trascendencia integran convención y causan estado', a los que la STS 3 febrero 1999 añade la exigencia de que se trate de un acto ' concluyente e indubitado y de carácter inequívoco', precisando esta doctrina para su aplicación de 'la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica' ( SSTS 9 mayo 2000 y 21 mayo 2001), doctrina que se reitera en numerosas Sentencias posteriores que vienen a destacar el presupuesto de que se trate de actos concluyentes, indubitados, inequívocos y definitivos.

En la STS 320/2020, de 18 de junio insiste la Sala 1ª del Alto Tribunal, igualmente, en la estrecha relación de esta doctrina con el principio de confianza legítima, destacando que ' La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS de 9 de diciembre de 2010 y 547/2012, de 25 de febrero de 2013 ). El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( SSTS 9 de diciembre de 2010, RC n.º 1433/2006 , 7 de diciembre de 2010, RC n.º 258/2007 ). Como afirmamos en la sentencia de 25 de febrero de 2013 , [...], dicha doctrina 'significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real'.

Descendiendo al caso concreto aquí examinado fácil es colegir que no cabe, en absoluto, tildar de actos concluyentes e inequívocos a una actuación que, según describe la recurrente en sustento del presente motivo de impugnación, se ha limitado a la omisión del ejercicio de acciones legales o de cualquier otra conducta obstativa por la aquí codemandada frente al uso reiterado en el ámbito deportivo de la denominación que pretende ahora inscribirse como marca, de lo que no cabe, en absoluto, derivar una voluntad inequívoca y concluyente de no oponerse al registro del nuevo signo.

Cuarto.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Quinto.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Como pone de manifiesto la STS (Sala de lo Civil) de 9 de mayo de 2016 (rec. 28/2014) ' Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear 'una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos'. Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )'.

Sexto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional (al venir referida la nueva marca a los de 'educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; un club deportivo', en tanto que las prioritarias están registradas para distinguir, dentro de la indicada clase 41, 'servicios de educación; formación; esparcimiento y diversión; juegos de azar; servicios de actividades deportivas y culturales') lo que no estimamos concurrente es un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, abordando en primer término el análisis comparativo entre la nueva marca y las prioritarias 'MCF' y 'RMCF' debemos notar, ante todo, que el enfoque desde el que debe analizarse el uso de las marcas enfrentadas es el correspondiente no ya al uso general de las letras del alfabeto, más o menos aleatoriamente elegidas, sino a la utilización de las siglas, por lo que no deviene aquí inaplicable la doctrina jurisprudencial que sienta el principio general de inapropiabilidad de las letras del alfabeto (matizado al admitir que su especial representación gráfica sí resulta susceptible de protección registral). Como recuerda la STS 18 marzo 2010 (rec. 1164/2009) ' No son lo mismo, en efecto, las marcas limitadas a una sola letra del alfabeto (a las que aquella doctrina es plenamente aplicable) o, en ciertos casos, a parejas de letras, que las compuestas por combinaciones de letras constitutivas de unidades fonéticas más amplias. En estos últimos supuestos, trátese de siglas -esto es, palabras formadas por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja- o de acrónimos, en cuanto modalidad de siglas que se pronuncian como una palabra, las iniciales pueden agruparse para formar un conjunto que se configura, válidamente, como el elemento diferenciador de la marca'.

Siendo esto así, lo cierto es que en el supuesto concreto aquí examinado los signos distintivos prioritarios a que acabamos de hacer mención no son sino las siglas correspondientes a las palabras 'Madrid', 'Club' y 'Fútbol', en el caso de la marca 'MCF' y a 'Real', 'Madrid', 'Club', y 'Fútbol', tratándose de la marca previa opuesta por la aquí codemandada 'RMCF' -lo que justifica, junto con la presencia del elemento gráfico en la marca 'MCF', que el conjunto se configure como el elemento diferenciador de las marcas aludidas y, por tanto, que se concediera en su momento el registro-, en tanto que la nueva marca no se conforma exclusivamente por siglas (que vienen precedidas por la denominación 'MADRID') ni las que emplea dicho signo distintivo son coincidentes con las mencionadas, incluyéndose las siglas 'CFF', propias de las palabras 'Club', 'Fútbol' y 'Femenino' al término del conjunto denominativo y perfectamente diferenciables de las antes citadas 'MCF' y 'RMCF'.

Supuesto que las siglas conformadas por las iniciales de las palabras 'Club' y 'Fútbol', alusivas a cualquier entidad deportiva que tiene como fín único la práctica de este concreto deporte, no han de entenderse, por si solas, apropiables por un empresario con exclusión de los demás tratándose de actividades relacionadas con esta modalidad deportiva, siendo innumerables los equipos o clubes de fútbol que utilizan esa expresión, total o parcialmente, o sus correspondientes siglas (valgan de ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, los nombres Athletic Club, Barakaldo Club de Fútbol, Burgos Club de Fútbol, S.A.D., Club Atlético de Madrid, Club Atlético Osasuna, Club de Fútbol Fuenlabrada, S.A.D., Club de Fútbol Rayo Majadahonda, Coruxo Fútbol Club, Cádiz Club de Fútbol, S.A.D., Córdoba Club de Fútbol, S.A.D., Elche Club de Fútbol, S.A.D., Fútbol Club Barcelona, Getafe Club de Fútbol, Granada Club de Fútbol, Las Rozas Club de Fútbol, Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D., Sevilla Fútbol Club, S.A.D., RC Celta de Vigo, etc, entre otros muchos equipos de los afiliados a la Real Federación Española de Fútbol) lo cierto es que no se aprecia semejanza alguna que comporte riesgo de confusión entre las siglas antes indicadas 'RMCF' y 'MCF' y la nueva marca, globalmente considerada, 'MADRID CFF'.

En la confrontación, por otra parte, entre la marca denegada 'MADRID CFF' y la prioritaria 'MCF REALMADRID', la coincidencia solo tiene lugar en dos de las letras que conforman las siglas respectivas y la denominación geográfica, que no puede, en absoluto, ser considerada como el elemento dominante y más distintivo del signo, pues solo aparece como tal en su conjugación con el calificativo 'REAL', de modo que es la yuxtaposición de los dos vocablos 'REAL' y 'MADRID' ('REALMADRID') y no cada uno de ellos, aisladamente considerado -como tampoco la adición de las siglas 'MCF'- lo que dota de fuerza distintiva al signo.

En suma, centrado el análisis comparativo en el conjunto de los respectivos elementos denominativos, no se aprecia la semejanza que lleva en la resolución administrativa impugnada a concluir en la existencia de un riesgo de confusión, máxime atendidas las diferencias que dimanan del hecho de incluirse las siglas alusivas a uno y otro Club de Fútbol al comienzo, en un caso, y al término de la expresión, en otro, así como las provenientes del elemento gráfico que tratándose de las marcas previamente registradas consiste en un escudo con forma circular en cuyo interior se incluyen las siglas 'MCF' y en cuya parte superior se inserta la representación gráfica de una corona, netamente distinto al escudo heráldico correspondiente a la nueva marca, como son igualmente diferentes los colores que forman los respectivos escudos, cuyas disparidades cromáticas son notables.

Por todo ello y pese a la coincidencia de campos aplicativos, dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los servicios que, respectivamente, distinguen.

Séptimo.- Las mismas diferencias apuntadas excluyen, al propio tiempo, la concurrencia del riesgo de vinculación o asociación con la marca renombrada que justificaría la aplicación de la prohibición contemplada en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas habida cuenta que, sobre la base de tratarse de signos que, como hemos dicho, no son idénticos o similares, no se observa en qué medida con el registro de la nueva marca pudiera obtenerse una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que su uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, como exige el mencionado precepto legal.

Octavo.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a las demandadas, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima para cada una de ellas (más el correspondiente I.V.A.), por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Amparo Ramírez Plaza, en representación de MADRID CLUB FÚTBOL FEMENINO, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 17 de julio de ese mismo año, revocando y dejando sin efecto la referida resolución administrativa y declarando el derecho de la actora a que le sea concedido el registro de la marca núm. 4.030.502, 'MADRID CFF' (mixta) para distinguir productos o servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional, imponiendo a las demandadas el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0569-20 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0569-20 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.