Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.00.3-2020/0006635
Procedimiento Ordinario 182/2020
RECURSO 182/2020
SENTENCIA NÚMERO 403
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a treinta de junio de dos mil veintiuno.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 182/2020, interpuesto por la mercantil FRAMOL, S.L.U., representada por el Procurador D. Ricardo Ludovico Moreno Martín, contra la resolución dictada el 23 de enero de 2020 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de octubre de 2019, por la que se acuerda la inscripción de la marca núm. 4002295 'VALENCIA INFORMATIVOS'. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
TERCERO.-Con fecha 17 de junio de 2021 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 23 de enero de 2020 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de octubre de 2019, por la que se acuerda la inscripción de la marca núm. 4002295 'VALENCIA INFORMATIVOS', para proteger productos y servicios en clase 41ª del Nomenclátor internacional.
La precitada resolución, tras poner de relieve que los signos en conflicto son la marca solicitada 'VALENCIA INFORMATIVOS' y la marca oponente 'VALENCIA 1 NOTICIAS TV', y que ambos signos protegen productos y servicios en clase 41ª, concluye la existencia entre ellos de ' suficientes disparidades de conjunto, como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado', argumentando a tal efecto que:
'Debe tenerse en cuenta que en el sector de las comunicaciones es práctica habitual la adopción, como distintivos, de palabras o combinaciones de palabras, que siendo inapropiables en exclusiva por sus especiales circunstancias (palabras genéricas, descriptivas, geográficas, ...), se consideran distintivas, en cuanto integrante de una combinación de vocablos, siento dicha combinación como cabecera de la misma, lo específicamente caracterizador, y por tanto, lo específicamente protegido; con la consecuencia de que, admitidas a registro esas combinaciones de palabras inapropiables (palabras genéricas, descriptivas, geográficas, ...), y como contrapartida de esa permisividad que dio lugar al registro de la marca oponente y que viene dada por las características especiales del servicio, que de otro modo nos hubieran admitido, su titular no podrá impedir la utilización o registro de esos términos (en este caso el geográfico VALENCIA) dentro de otras combinaciones que se distingan de la suya propia.
El sector de las comunicaciones es un sector particular en el que a los usuarios les es determinante conocer, en lo que a noticias información se refiere, la procedencia geográfica del servicio, pues determinará su contenido, de tal manera que será lo habitual que consumidores de tales servicios sean, básicamente, los interesados por lo acontecido en una zona geográfica concreta, con lo que conceder a un solo comerciante el término geográfico en cuestión daría lugar a la creación de un monopolio, autorizado por la OEPM.
Igualmente, debe señalarse que el caso al que se hace referencia en el escrito de recurso, y que se invoca como precedente jurisprudencial, es distinto a la hora planteado, por lo que no se tiene en cuenta.'.
SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, solicitando el dictado de sentencia por la que se anule la resolución recurrida y se deniegue el registro de la marca solicitada en clase 41ª del Nomenclátor Internacional, al entender que concurre la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas.
A tal efecto, en síntesis, argumenta: (i) Las marcas en conflicto deben entenderse con un muy alto grado de similitud visual dado que comparten casi idéntica denominación, compartiendo ambas idéntico inicio (VALENCIA), por lo que a simple vista existe un alto grado de confundibilidad; (ii) No considera que los términos VALENCIA INFORMATIVOS sean descriptivos sino sugestivos; y (iii) A nivel conceptual, ambas denominaciones son prácticamente idénticas: los términos 'INFORMATIVOS' y 'NOTICIAS' tienen idéntico significado; y (iii) Existencia de identidad aplicativa.
El Abogado del Estado, en la representación en la que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.
TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, según la cual:
' (...)en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras':
'(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. '.
Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.
A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:
'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 '.'.
Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que:
'(...)como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.
En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.
Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:
' b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.
c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y
d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.'.'
CUARTO.-Teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reseñada en el fundamento jurídico precedente, debemos comenzar nuestro análisis de los signos enfrentados poniendo de relieve que la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados' (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009).
Pues bien, la cuestión controvertida reside en determinar si la marca solicitada, globalmente considera (VALENCIA INFORMATIVOS), presenta elementos que la distingan de la marca prioritaria-oponente ('VALENCIA 1 NOTICIAS TV'). Esto es, lo que debemos determinar es si la comparación unitaria y completa entre los signos en conflicto pone de manifiesto la distintividad de la marca solicitada, globalmente considerada, frente a la marca prioritaria.
Pues bien, siendo idénticos/semejantes en este caso los campos aplicativos entre los signos en conflicto en clase 41ª del Nomenclátor internacional, no estimamos que concurra, sin embargo, un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.
En efecto, es indudable que en el caso concreto existe cierta semejanza denominativa y fonética puesto que ambas marcas principian con el vocablo VALENCIA, que en la prioritaria va acompañado de los vocablos '1 NOTICIAS TV' y en la solicitada del vocablo 'INFORMATIVOS'.
Ahora bien, cabe recordar que, conforme a una reiteradísima jurisprudencia, recordada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 (rec. 6803/2010), los signos compuestos por nombres genéricos y geográficos no alcanzan protección registral como marcas cuando conforman exclusivamente las mismas, pero nada obsta a que, en combinación con otros signos o términos, puedan formar parte de una marca cuya denominación compuesta sea plenamente protegible como un conjunto con identidad propia; aunque, en tales casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo nombre genérico o geográfico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que forman parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas a pesar de la identidad del nombre genérico o geográfico de que se trate.
Bien es verdad que las marcas así reconocidas suelen ser marcas débiles, de escasa virtualidad impugnatoria frente a marcas posteriores toda vez que elius prohibendiatribuido a esta clase de marcas no se extiende a cada uno de los componentes no distintivos del signo sino solo a su conjunto, de forma que serán admitidas otras marcas que incluyan algunos de esos elementos no monopolizables en exclusiva.
Y esto es, precisamente, lo que aquí acontece. El recurrente-oponente no puede monopolizar el uso del vocablo VALENCIA (como tampoco el de los vocablos '1 NOTICIAS TV'), ni impedir que dicho vocablo (geográfico) pueda ser incorporado a otra marca siempre y cuando en la marca novel se incluyan otros elementos (denominativos, gráficos, ...), cuyo examen de conjunto, impidan la confusión entre ambas marcas.
En el caso que nos ocupa, es de advertir que, como pone de manifiesto la resolución administrativa impugnada, los signos enfrentados presentan evidentes disparidades en el resto de sus conjuntos denominativos como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. Elementos denominativos que son obviados, indebidamente, por el recurrente en el análisis comparativo por él llevado a cabo; siendo evidente que dichos términos (INFORMATIVOS, en la solicitada, y '1 NOTICIAS TV', en la prioritaria) no son semejantes ni denominativa ni fonéticamente.
En definitiva, partiendo de la premisa de que ambas marcas enfrentadas cabe calificarlas de débiles, dada su respectiva íntegra composición denominativa, llegamos a la conclusión de que entre los signos enfrentados, pese a su identidad aplicativa, existen suficientes disparidades de conjunto (denominativas, fonéticas y visuales) como para garantizar su recíproca compatibilidad, siendo percibidos por el consumidor medio como realidades suficientemente diferenciadas, procediendo así desestimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones.
QUINTO.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se imponen a la recurrente las costas procesales causadas; si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala en 2.000 euros, más IVA si procede, como cuantía máxima a abonar a la Administración demandada, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil FRAMOL, S.L.U., representada por el Procurador D. Ricardo Ludovico Moreno Martín contra la resolución dictada el 23 de enero de 2020 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de octubre de 2019, por la que se acuerda la inscripción de la marca núm. 4002295 'VALENCIA INFORMATIVOS'; imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
