Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.00.3-2020/0000997
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SENTENCIA Nº 475/2021
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Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a treinta de julio de dos mil veintiuno.
Vistos por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, los recursos acumulados núm. 38/2020 y 87/2020, interpuestos por Liga Nacional de Fútbol Profesional, representada por D. Miguel Angel Castillo Sánchez y defendida por Dª. Cristina Casas Feu y por Real Federación Española de Fútbol, representada por Dª. Beatriz González Rivero y defendida por D. Pablo Cazorla González-Serrano, en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada, además de las entidades aludidas, la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
Primero.- En fecha 16 de enero de 2020 Dª. Beatriz González Rivero, en representación de Liga Nacional de Fútbol Profesional, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de diciembre de 2019, parcialmente estimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 12 de agosto de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 20 de enero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
Segundo.- El 27 de febrero fue presentado, en tiempo y forma, escrito de demanda, en el que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: la Liga Nacional de Fútbol Profesional ha conseguido con el paso de los años y un enorme esfuerzo, dotar de distintividad y renombre la denominación con la que es conocida mundialmente 'LA LIGA', así como otras tantas en las que se incluye de forma destacada el término 'LIGA', todo ello a través del uso efectivo y continuado en el tiempo de lo que ha constituido como su marca, la cual resulta inconfundible para el consumidor medio (consuma fútbol o no), quien conoce y reconoce los equipos de fútbol españoles, al igual que el conjunto de marcas que la recurrente tiene registradas bajo su titularidad gozan de una gran difusión y reconocimiento como consecuencia, entre otras muchas cosas, de las fuertes inversiones en publicidad que lleva efectuando durante años para la promoción de las mismas en el mercado, reuniendo la marca 'LA LIGA' todas las características para ser considerada como una marca notoria y renombrada, con la protección reforzada que ello comporta; en el aspecto de la propiedad industrial la entidad actora se ha preocupado de proteger registralmente la denominación por medio de la cual se la conoce mundialmente 'LA LIGA', así como numerosos registros marcarios en los que el término 'LIGA' figura de forma predominante, de la misma forma, ha ido desarrollando distintas actividades de gran importancia para promocionar el fútbol, otras actividades deportivas y la infinidad de productos que comercializa, creciendo día a día hasta formar la actual y amplísima familia de marcas en ámbito nacional, europeo e internacional, siendo propietaria de un importante patrimonio marcario que constituyen una verdadera familia de signos distintivos destinados a proteger y explotar comercialmente toda clase de productos y servicios, e inscritas en la gran mayoría de las clases del nomenclátor oficial; el reconocimiento y renombre mundial que atesoran las marcas 'LA LIGA', de hecho, ha sido corroborado por distintas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que deniega el registro de marcas que utilizan dicho término; la solicitud impugnada 'LIGA RFEF' carece de distintivo gráfico alguno que permita identificarla de una forma visual, estando constituida únicamente por elementos denominativos en su totalidad genéricos y carentes de toda fuerza o capacidad distintiva, por lo que la marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición que contempla el artículo 5.b) de la Ley de Marcas; es manifiesto, por otro lado, que la marca impugnada 'LIGA RFEF' está compuesta por palabras de son de uso común para distinguir la totalidad de los servicios y productos para los que se pretende registrar, concurriendo también las prohibiciones absolutas que contempla el artículo 5 de la Ley de Marcas en sus apartados c) y d) y, al ser contraria a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la prohibición absoluta prevista en el apartado f) del mismo precepto legal, pues la Liga Nacional de Fútbol Profesional es el único organismo en España que está legitimado para la organización de competiciones oficiales de carácter profesional, gozando de total autonomía para su organización interna y funcionamiento; existe, además, entre los signos enfrentados riesgo de confusión y asociación al encontrarnos ante marcas que, desde una perspectiva global y de conjunto, resultan absolutamente análogas, tanto desde un punto de vista conceptual, como fonético y al darse igualmente una identidad aplicativa, por lo que concurre la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se decrete la denegación total de la marca española núm. 3.746.971 'LIGA RFEF' (denominativa) en clases 28, 38 y 41 a nombre de la Real Federación Española de Fútbol.
Tercero.- En fecha 7 de febrero de 2020 Dª. Beatriz González Rivero, en representación de Real Federación Española de Fútbol, interpuso recurso contencioso administrativo contra la misma resolución identificada en el antecedente de hecho primero de la presente Sentencia, siendo admitido a trámite el recurso, con el núm. 87/2020 y formalizándose el 1 de julio de 2020 demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 4 de diciembre de 2018 Real Federación Española de Fútbol solicitó el registro de la marca 'LIGA RFEF' ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir servicios en clases 28, 38 y 41, formulándose oposición por la Liga de Fútbol Profesional en base a las marcas prioritarias 'La Liga' y 'Liga de Futbol Profesional' y siendo finalmente dictada resolución denegatoria, resolución contra la que se interpuso recurso de alzada, que fue parciamente estimado, acordando la concesión parcial de la marca solicitada para servicios de la clase 41, en exclusiva, por apreciar para el resto semejanza en el conjunto y ámbito aplicativo; la negativa al registro para las clases 28 y 38 implica que se monopolice en exclusiva y a favor de la LNFP el término puramente descriptivo, común y vulgarizado, 'liga', que delimita un tipo o forma de organizar cualquier competición deportiva frente a otras como las eliminatorias, modelo de competición que es característico de cualquier modalidad deportiva, no sólo del fútbol; de hecho, las marcas oponentes gozan de protección registral porque suman al término 'liga' otros elementos de carácter distintivo, incluyendo en su mayoría el elemento 'LNFP' que hace referencia su origen empresarial o apareciendo conformado el signo por la conjunción del vocablo 'liga' junto con el artículo 'la', corroborando la naturaleza puramente descriptiva que lo hace imposible de recibir protección marcaria alguna; del mismo modo la marca de la demandante adquiere la distintividad al agregar el elemento distintivo 'RFEF' al elemento descriptivo 'liga'; la única semejanza entre los signos en comparación es fonético-denominativa de un signo descriptivo 'liga' que, como se ha dicho, no puede ser monopolizado y siendo de tener en cuenta que a pesar de la percepción de conjunto del consumidor, su atención suele centrarse en los elementos dominantes y particularmente distintivos, por lo que en este caso el consumidor identificaría, por el carácter renombrado del acrónimo 'RFEF', la procedencia de los productos y servicios; en cuanto a la posible identidad o relación aplicativa entre las marcas oponentes y la marca solicitada, la coincidencia en las clases 28 y 38 no debe suponer la imposibilidad de su registro, desde el momento en que se realiza en base a un signo descriptivo y no distintivo de la marca; son múltiples, por último, los casos de marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para las clases que ahora se deniegan (clasificación Niza 38 y 41) incluyendo el término liga en su acepción de tipo de competición deportiva.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declare no conforme a Derecho la resolución recurrida y se anule dicha resolución en lo atinente a la denegación del registro de la marca 'LIGA RFEF' en las clases 28 y 38, acordando la concesión de la marca en dichas clases, con todos los pronunciamientos que de ello se deriven.
Cuarto.- Mediante Auto de fecha 22 de octubre de 2020, previo trámite de audiencia a las partes, fue acordada la acumulación de los recursos 38/2020 y 87/2020.
Quinto.- De los escritos de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a interesar la confirmación de la resolución administrativa impugnada por no estar compuesta la marca que pretende registrarse por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, el destino, valor, la procedencia geográfica o la época de obtención de un producto, sino por elementos descriptivos, como tampoco se compone exclusivamente la nueva marca de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, apreciándose distintividad suficiente en el signo que pretende registrarse, por lo que no concurre ninguna de las prohibiciones absolutas, no apreciándose tampoco una identidad o semejanza que comporte riesgo de confusión ni un aprovechamiento indebido de la marca 'LA LIGA', si bien el término 'Liga' es descriptivo en relación con los servicios solicitados en la clase 41, careciendo de capacidad distintiva en relación con dichos servicios, frente a lo que acontece en relación con los servicios de las clases 28 y 38 solicitados, para los que el término es plenamente distintivo y no existe riesgo de confusión.
Por su parte las recurrentes/codemandadas vinieron a sustentar su oposición a las demandas formalizadas en los recursos 38/2020 y 87/2020 en similares consideraciones a las vertidas en sus escritos de demanda respectivos.
Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida prueba documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día de 8 de julio de 2021.
Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Fundamentos
Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de diciembre de 2019, que, con estimación parcial del recurso de alzada entablado por Real Federación Española de Fútbol contra la dictada el 12 de agosto de ese mismo año, concede la marca núm. 3.746.971, 'LIGA RFRF' (denominativa) para distinguir los productos o servicios en la clase 41 del Nomenclátor Internacional especificados en la solicitud, manteniendo la denegación en las clases 28 y 38 por su incompatibilidad con las marcas previas nacionales 3018423 ('LA LIGA'), 2095332 ('LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL') y 2095333 ('LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL') y con la marca de la Unión Europea núm. 14626087 ('LA LIGA').
La precitada resolución estima que, excepción hecha de los servicios en clase 41 solicitados, procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Real Federación Española de Fútbol.
Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.
Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.
Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].
Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.
Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.
Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].
Cuarto.- Sobre las consideraciones generales que han quedado anteriormente expuestas lo cierto es que no estimamos concurrentes, en primer término, ninguna de las prohibiciones absolutas que pretende hacer valer Liga Nacional de Fútbol Profesional en su escrito de demanda.
Como hemos puesto de manifiesto en nuestra Sentencia de 20 de julio de 2021, dictada en el recurso 37/2020 -recurso sustanciado con ocasión de la resolución de concesión del registro de la marca 'LIGA FEMENINA RFEF' para distinguir productos o servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional, denegándola en las clases 28 y 38 del Nomenclátor, en el que también han intervenido como demandantes/demandadas las aquí litigantes Liga Nacional de Fútbol Profesional y Real Federación Española de Fútbol, suscitándose idénticas cuestiones que las aquí planteadas-, en lo que se refiere a las prohibiciones contenidas en las letras b), c) y d) del artículo 5 de la Ley de Marcas, no podemos considerar que la marca solicitada consista únicamente en términos descriptivos, carentes de distintividad (genéricos), sin ningún otro elemento, forma o denominación que permita al público consumidor identificar dicho signo con una concreta procedencia empresarial, pues junto con la palabra LIGA, aparece el acrónimo RFEF, que, frente a lo que manifiesta la recurrente Liga Nacional de Fútbol Profesional, sí es conocido para el público y consumidor de tipo medio, y además, sirve para identificar precisamente a quien pretende el registro marcario, la Real Federación Española de Fútbol, ostentando la marca, en consecuencia, fuerza distintiva, como tampoco se compone la marca, exclusivamente, de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios, ni tampoco que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
En cualquier caso, y junto con estas consideraciones, poníamos de manifiesto en la Sentencia de 20 de julio de 2021 citada que ' (...) no podemos dejar de señalar lo paradójico y contradictorio que resulta que la parte recurrente invoque tales prohibiciones de carácter absoluto, pues si se dieran en el caso presente, también se darían, al menos, en una de las marcas que ella misma tiene registradas, LA LIGA'.
Igualmente y como exponíamos en la citada Sentencia no puede entenderse concurrente la prohibición absoluta de registro contemplada en la letra f) del artículo 5 de la Ley de Marcas, que impide el registro de aquellos signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, por no producirse vulneración alguna de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte invocado por Liga Nacional de Fútbol Profesional en la articulación del motivo de impugnación que estamos examinando, pues del referido precepto no se deriva un derecho absoluto de dicha entidad para monopolizar en exclusiva el término 'liga' en el ámbito marcario. De esta manera, el hecho de que el artículo 41 de la Ley del Deporte encomiende la organización de sus propias competiciones deportivas a las Ligas formadas por los Clubes que participan en una competición estatal de carácter profesional y ámbito estatal no excluye que puedan existir otras competiciones ni que sus patrocinadores, organizadores o cualquier otra persona interesada pueda inscribir en el Registro una marca identificativa de las mismas.
Quinto.- En cuanto a la eventual concurrencia de la prohibición relativa de registro que consagra el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, siendo idénticos los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de las clases 28 ('Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad'), 38 ('Servicios de telecomunicaciones') y de la clase 41 ('Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales'), lo que no estimamos concurrente es un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.
En efecto, es importante tomar en consideración que, constituyendo elemento dominante tanto en la marca que pretende registrarse como en las marcas anteriores que pretende hacer valer la oponente el vocablo 'LIGA', dicho sustantivo no es sino un término genérico definido por la Real Academia Española, en su acepción deportiva, como 'Competición en que cada uno de los equipos inscritos ha de jugar contra todos los demás', careciendo por si solo de capacidad distintiva, en cuanto no resulta idóneo para identificar un concreto origen empresarial. En unión a otros elementos denominativos o gráficos, sin embargo, el término puede gozar de plena capacidad distintiva y tal es lo que acontece con las marcas previas registradas en base a las cuales sustentó su oposición en el expediente administrativo la entidad Liga Nacional de Fútbol Profesional (conformadas por la conjunción del referido vocablo junto con el artículo 'LA', por una evocación de la denominación misma de la entidad organizadora del evento -'LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL' y/o una especial grafía identificativa del origen empresarial del producto o servicio) y, asimismo, con la marca que pretende registrarse, formada por el vocablo genérico aludido y el acrónimo 'RFEF'.
Como esta misma Sala y Sección ya ha declarado en sentencia de 30 de junio de 2020 (recurso 1018/2018) '(...) al conformarse el elemento denominativo de las marcas que reivindica como prioritarias la recurrente, en el componente principal o dotado de especial eficacia diferenciada, de un sustantivo común como principal distintivo ('LIGA'), lo que no puede suponer el registro de una marca de las expresadas circunstancias es que el vocablo en cuestión sea objeto de apropiación exclusiva en lo sucesivo, impidiendo que forme parte de otro signo distintivo, debiendo concluirse en la compatibilidad con los signos prioritarios de aquellas nuevas marcas que lo incorporen, siempre que el nuevo signo venga acompañado de otros componentes que lo doten de fuerza distintiva', como es, en nuestro caso, el acrónimo 'RFEF', puntualizando la STS 24 septiembre 2018 (casación 5395/2017) que no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor cuando ' (...) lo que existe es un uso de la marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere competir en el mercado'.
Atendidas las diferencias denominativas y fonéticas existentes estimamos, en suma que, pese a la coincidencia de ámbitos aplicativos, la coexistencia de ambas marcas en el mercado no es susceptible de inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen.
Sexto.- Por último y en lo que afecta al carácter notorio o renombrado de las marcas previas que invoca la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el artículo 8 de la Ley de Marcas que, en su redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre (aquí aplicable por razones temporales), disponía que ' No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.
La jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo [por todas SSTS 26 febrero y 4 octubre 2018 ( casación 2153/2016 y 60664/2017)] que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece -tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.
Como indica la segunda de las Sentencias citadas ' Ciertamente, cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, pues lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.
En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (asunto C-323/09 ) afirma que '[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.
[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomón y Adidas Benelux, apartado 31 , y de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]'.
Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (casación 5602/2006 ) se afirmaba que ' La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 - GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella'.
Y en dicha sentencia se concluía '[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla'.
Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (recurso 3712/2015 ) al señalar: 'En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección'.
La sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 (casación 1153/2016), a la que ya nos hemos referido, señala lo siguiente: 'Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados'; y añade la propia sentencia: 'la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección'.
Por tanto, para que sea de aplicación el artículo 8 de la Ley de Marcasno es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo éste como la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra; pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la nueva marca tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.
En esa misma línea de razonamiento, la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2017 señala que 'para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad'. Según explica esta sentencia de la Sala Primera, ' el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo'; y añade: ' Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso'.
En fin, para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender, entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Así, aunque para que opere la protección prevista en el artículo 8 de la Ley de Marcasno se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b/ de la Ley, si es necesario examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria, pues la protección de las marcas notorias no es absoluta sino que exige, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión'.
En el caso concreto sometido a nuestra consideración no consideramos que exista una identidad o similitud entre los signos que indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y que evoque en el consumidor medio un vínculo, jurídico o económico, entre las marcas pues, en efecto, al incorporar la marca que pretende registrarse el acrónimo 'RFEF', el referido signo distintivo no conlleva un aprovechamiento indebido de la marca 'LA LIGA', inscrita a nombre de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, pudiendo diferenciar claramente el consumidor medio de eventos deportivos las competiciones deportivas que quedan amparadas por la marca impugnada de las que son organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Séptimo.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por Liga Nacional de Fútbol Profesional y, al propio tiempo, la estimación del entablado por Real Federación Española de Fútbol, por no reputarse concurrentes las objeciones expuestas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con el registro de la marca 'LIGA RFEF' en las clases 28 y 38 del Nomenclátor Internacional, con aplicación en materia de costas procesales del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 1.500 euros (más el I.V.A. correspondiente) como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para cada uno de los demandados tratándose del recurso interpuesto por Liga Nacional de Fútbol Profesional, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada y de 3.000 euros (más el correspondiente I.V.A.) como cuantía máxima en favor de la recurrente Federación Española de Fútbol Profesional, a abonar a dicha entidad por mitad por cada uno los demandados en el recurso acumulado 87/2020.
Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Miguel Angel Castillo Sánchez, en representación de LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de diciembre de 2019, parcialmente estimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 12 de agosto de ese mismo año, imponiendo a la demandante las costas procesales, con el límite máximo indicado en el fundamento de derecho séptimo de la presente Sentencia.
Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª. Beatriz González Rivero, en representación de REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de diciembre de 2019 citada, anulando y dejando sin efecto la referida resolución administrativa en lo que hace, en exclusiva, a la denegación del registro de la marca núm. 3.746.971 'LIGA RFEF' en las clases 28 y 38 del Nomenclátor e imponiendo a las demandadas, por mitad, el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0038-20 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569- 92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
