Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 513/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 269/2021 de 28 de Julio de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2021/0023171

Procedimiento Ordinario 269/2021

RECURSO 269/2021

SENTENCIA NÚMERO 513/2022

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos. Señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dña. Mª Soledad Gamo Serrano

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En la villa de Madrid, a veintiocho de julio de dos mil veintidós.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 269/2021, interpuesto por Mediaset España Comunicación, S.A., representada por D. Manuel Sánchez Puelles y defendida por Dª. Inmaculada de la Haza, en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y Corporación RTVE, S.A., representada por D. Roberto de Hoyos Mencía y defendida por Dª. Laura Vázquez Aguilera, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 21 de mayo de 2021 D. Manuel Sánchez Puelles, en representación de Mediaset España Comunicación, S.A., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de marzo de 2021, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 15 de diciembre de 2020, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 9 de junio, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 20 de julio de 2021 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: Mediaset España Comunicación S.A., grupo de comunicación español creado en marzo de 1989 cuya actividad se centra, esencialmente, en la producción y exhibición de contenidos televisivos, siendo uno de los principales creadores y productores de contenidos de España, solicitó en fecha 10 de julio de 2019 el registro de la marca 4027208, 'DESAPARECIDOS. LA SERIE', denominativa, en clases 38 y 41, posteriormente limitada a la clase 41, siendo denegado el registro por su incompatibilidad con la marca previa 1603781 'DESAPARECIDOS', decisión confirmada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en vía de alzada; conforme autoriza el artículo 21 de la Ley 17/2001, de Marcas, y desarrollan los artículos 21 bis y 22 de su Reglamento, se solicitó prueba de uso de la marca oponente y requerida a su titular, aportó prueba insuficiente sobre dicho extremo, ya que tan sólo se aportó documentación sobre la emisión de un total de doce programas desde el 24 de enero de 2018 al 11 de abril de 2018, que equivalen a la emisión del programa en doce días diferentes en el rango temporal indicado, además de no haberse aportado ni una sola factura, siendo los documentos económicos los más relevantes para acreditar la creación de un espacio económico alrededor de la marca, a pesar de lo cual la Oficina española entendió probado el uso; la prueba presentada, por otra parte, no se refiere a servicios de difusión de programas de televisión, que son los protegidos en clase 38, sino a la producción de entretenimiento, que pertenece a la clase 41 y que no son reivindicados por la marca; aun cuando las resoluciones de otros organismos como la OEPM o la EUIPO no son vinculantes para la resolución de un concreto asunto que se somete a la decisión del Tribunal es conveniente traer a colación la coexistencia de una marca concedida y registrada en la OEPM bajo idéntico vocablo 'DESAPARECIDOS', marca nº 3691625 DESAPARECIDOS LA BÚSQUEDA (denominativa) en clase 41 (servicios de entretenimiento) registrada en fecha 17 de noviembre de 2017 a favor de Fundación Europea QSDglobal, con idéntica estructura denominativa a la de la marca de la recurrente y en la que formuló asimismo oposición la aquí codemandada en base a la marca de su titularidad 'DESAPARECIDOS', en la que fue concedida la marca por apreciar la inexistencia de riesgo de confusión; sorprende que el examinador de la Oficina Española haya considerado que existe riesgo de confusión, dado que las marcas operan en sectores diferentes y tienen suficientes diferencias de conjunto, de acuerdo con los criterios marcados por el artículo 6.1. b) de la Ley 17/2001 de Marcas, sin que el hecho de que compartan el vocablo 'desaparecidos', un sustantivo perteneciente al acervo popular y común, sea motivo suficiente como para considerar que existe riesgo de confusión, de acuerdo con las pautas marcadas por la Oficina; además de ello los signos enfrentados operan en sectores claramente diferentes, servicios de comunicación por radio y televisión, en el caso de la marca anterior, y servicios de entretenimiento, en el caso de la marca solicitada, por lo que no concurren en ningún caso los requisitos para que exista riesgo de confusión entre los signos.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anulen las resoluciones impugnadas y se acuerde la concesión de la marca solicitada 4027208, 'DESAPARECIDOS. LA SERIE', en clase 41 del Nomenclátor, acordando la expresa condena en costas a la parte demandada.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables: por haberse probado en el expediente el uso efectivo de la marca prioritaria, habiéndose producido la emisión por RTVE en el conjunto del territorio nacional, en el periodo temporal de cinco años a que se refiere la normativa sobre marcas -sin ser exigible que el uso sea continuado en dicho periodo temporal- y dándose un alcance suficiente en el uso, ya que la emisión vino a alcanzar en once de sus doce emisiones un número de espectadores superior al millón de personas; por venir referida la prueba de uso efectivo a 'servicios de comunicaciones por televisión' para los que venía registrada la marca prioritaria, tal y como afirma la resolución recurrida y no como programa de entretenimiento; por existir, en el análisis comparativo entre los signos en conflicto, una gran similitud entre los mismos desde el punto de vista denominativo, derivada de la plena reproducción del único elemento constitutivo del signo prioritario, que se acompaña en el solicitado de elementos de muy escasa fuerza distintiva, en relación con los servicios solicitados, como es 'La serie', en tanto que, respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto tienen un significado cuasi idéntico; por existir, asimismo, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos, lo que obliga a extremar el rigor comparativo en el examen del riesgo de confusión (principio de interdependencia) y lleva a la conclusión de que la convivencia en el mercado de las marcas enfrentadas generaría un riesgo de confusión o, al menos, de asociación en el público consumidor, que podría pensar erróneamente que los productos designados por la marca novel son producidos por la misma entidad que es titular de las marcas oponentes; y por carecer de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Corporación RTVE, S.A., a través de su representación procesal.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 14 de julio de 2022.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de marzo de 2021, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 15 de diciembre de 2020, de denegación de la marca núm. 4.027.208, 'DESAPARECIDOS. LA SERIE', para distinguir productos o servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional, por su incompatibilidad con la marca previa M1603781 'DESAPARECIDOS', inscrita en la clase 38 del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario -cuyo uso efectivo se estima debidamente acreditado en el expediente- semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Mediaset España Comunicación, S.A..

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Como pone de manifiesto la STS (Sala de lo Civil) de 9 de mayo de 2016 (rec. 28/2014) ' Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear 'una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos'. Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )'.

Cuarto.- Pues bien, siendo semejantes en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria, pues la nueva marca trata de distinguir, en la clase 41 del Nomenclátor Internacional, 'producción de entretenimiento en forma de series de televisión de ficción', en tanto que la marca previa se encuentra registrada en clase 38 del Nomenclátor para servicios consistentes en 'servicios de comunicaciones por radio y televisión' -siendo que, como afirma la codemandada en su escrito de contestación, unos y otros servicios se prestan dentro del sector audiovisual, dirigiéndose la comunicación de un programa de televisión y su producción a un mismo fín (el entretenimiento televisado) y a un mismo público, siendo coincidentes los canales de distribución y dándose entre ambos relación de complementariedad, desde el momento en que la producción de una serie o programa de televisión va necesariamente dirigida a la posterior emisión y comunicación de la misma-, apreciamos igualmente un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan ideas idénticas y desde el punto de vista fonético y denominativo existe entre las marcas confrontadas una cuasi identidad, derivada de la coincidencia en el único vocablo que conforma la prioritaria ('DESAPARECIDOS') y que constituye el principal elemento distintivo del conjunto en que consiste el elemento denominativo de la marca que pretende inscribirse, al que se añade una expresión 'LA SERIE' meramente descriptiva del tipo de producto ofrecido, de modo que, dada la relación aplicativa existente a que antes hemos hecho mención, la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen.

Quinto.- En cuanto al uso efectivo de la marca prioritaria, entre los contenidos del derecho de marca que regula la Ley 17/2001, en su Título V (artículos 34 a 50) se incluye no solo el derecho exclusivo de su titular sobre la misma, que comprende la facultad de prohibir su uso en el tráfico económico por terceros sin su consentimiento (artículo 34), sino también una obligación de uso efectivo del signo distintivo (artículo 39), cuyo incumplimiento determina el sometimiento a ciertos límites y sanciones, entre los que se incluyen restricciones al ejercicio por su titular de la acción por violación en orden a obtener la prohibición de la utilización del signo por tercero (artículo 41.2) y en la presentación de solicitudes de nulidad o caducidad de otras marcas (artículo 59, apartados 4 y 5), la posible declaración de caducidad de la marca por falta de uso [artículos 54.1.a) y 57], así como, por lo que aquí interesa, la desestimación de la oposición formulada con ocasión de la solicitud de registro de una nueva marca si el solicitante insta en el expediente la prueba de uso efectivo de la marca opuesta, en los términos que contempla el artículo 21, apartados 3 y 4, de la Ley de Marcas, en su nueva redacción dada por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Todo ello, como se encarga de especificar el artículo 39.1 de la Ley de Marcas, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso, reputándose como tales en el apartado 5 del mismo precepto legal ' las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada'.

De lo dispuesto en el artículo 39 citado, en relación con el artículo 21 de la Ley de Marcas, se desprenden las condiciones exigibles en el uso de la marca y, por ende, los extremos sobre los que ha de versar la prueba de ese efectivo uso:

a) El uso de la marca en cuestión ha de venir referido a un determinado período temporal, que se cifra normativamente en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, cuyo cómputo se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme, fecha que se anotará en el Registro de Marcas. Tratándose, como es el caso, de solicitudes de marca con ocasión de las cuales se haya formulado oposición y se haya instado por el solicitante la prueba de uso de la marca prioritaria, debe quedar debidamente acreditado en el expediente el uso efectivo en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, siempre que en dicha fecha la marca anterior lleve registrada al menos cinco años.

b) En segundo lugar el uso ha de serlo en un ámbito territorial igualmente delimitado, que se corresponde con el nacional, debiendo quedar acreditado ese uso efectivo de la marca en España [en el caso, claro está, de marcas españolas, dado que el uso efectivo de una marca de la Unión ha de determinarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.° 2017/1001, al que se remite el artículo 21.6 de la Ley de Marcas].

c) En tercer y último lugar, el uso efectivo aparece también delimitado objetivamente, pues ha de venir referido a los productos o servicios para los cuales esté registrada, exigiendo el artículo 21.bis.3 del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, que la prueba de uso de la marca contenga indicaciones sobre '(...) el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición', requisitos de acreditación de la naturaleza y alcance del uso que, junto con los concernientes al elemento espacial y temporal del mismo, pondrán de manifiesto su intensidad en el período de cinco años de referencia, a los efectos de determinar que el uso de la marca es efectivo.

Los medios probatorios de que se puede servir el oponente en orden a la acreditación de ese uso efectivo de la marca prioritaria son tasados, estableciendo el apartado cuarto del artículo 21.bis del Reglamento citado que ' Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes.

Con referencia al ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso, pero con argumentación extrapolable el supuesto de hecho aquí concurrente (por cuanto en ambos casos el titular de la marca prioritaria debe acreditar el uso efectivo de la misma) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo expone en su Sentencia de 29 de septiembre de 2021 (rec. 3377/2018) que ' Para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el tráfico económico, sino que se exige, además, la concurrencia de los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, C-40/01, Ansul ; 15 de enero de 2009, C-495/07 , Silberquelle/Maselli; 18 de abril de 2013, C-12/12 , Colloseum Holding AG; 17 de julio de 2014, C-141/13 , Reber Holding GmbH; 8 de junio de 2017, C-689/15 , W.F. Gözze Frottierweberei GmbH; y 29 de noviembre de 2018, C-340/17 , Alcolock):

1. El uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.

2. El uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.

3. El uso debe realizarse conforme la función esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada.

4. El uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.

5. El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.

6. El uso no puede ser simbólico.

7. El uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca (productos o servicios de esa clase).

3.- La sentencia 372/2010, de 18 de junio , resumió estos requisitos, desde el punto de vista del Derecho español, en los siguientes términos: 'El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias'.

Sexto.- Aplicando la anterior normativa y doctrina jurisprudencial al supuesto concreto objeto de análisis, no cuestionándose el uso de la marca prioritaria opuesta por la codemandada en el conjunto del territorio nacional se ciñe la controversia a la concurrencia de los restantes presupuestos exigibles para reputar acreditado el uso efectivo de la marca 'DESAPARECIDOS', tanto por no guardar dicho uso relación con los servicios para los que el signo prioritario se encuentra registrado como por presentar las características de un uso meramente simbólico o incidental, según la recurrente.

Y lo primero que debemos notar al respecto es que no siendo exigible, en puridad, para estimar efectivo el uso de la marca, que el mismo sea continuado o permanente durante el transcurso del plazo legal de cinco años si debe ofrecer una cierta vocación de permanencia en el tiempo de la que quepa inferir una intensidad suficiente en la utilización del signo que excluya el uso testimonial o simulado a que hace mención la doctrina jurisprudencial citada en el fundamento de derecho que antecede, lo que, a su vez, guarda directa relación con el tipo de productos o servicios que la marca pretende distinguir, pues en función de la naturaleza de los mismos y características de su comercialización en el mercado, esa falta de continuidad del uso puede no revestir la trascendencia suficiente como para entender que el uso es meramente esporádico, simbólico o no efectivo.

Sentado lo anterior lo siguiente que debemos significar es que no cabe atender a una valoración meramente individual y aislada de los distintos documentos aportados por la oponente al expediente administrativo en orden a acreditar la efectividad del uso de la marca de su titularidad, sino que cuando, como aquí acontece, son varios los documentos aportados habrá que estar a una valoración conjunta y ponderada de todos ellos. Como se pone de manifiesto en la resolución desestimatoria del recurso de alzada, aunque determinados elementos probatorios pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

Sobre las anteriores premisas entendemos debidamente acreditado en este caso el uso efectivo de la marca previa 'DESAPARECIDOS', tomando en consideración al efecto la totalidad de la documental aportada por la oponente a que se hace mención en la resolución administrativa impugnada, de la que resulta la existencia de actos externos de ofrecimiento en el mercado del producto o servicio marcado que, en función de sus características, pueden considerarse ligados a la finalidad de crear una cuota de mercado en el correspondiente sector, siendo efectivamente utilizada la aludida marca en el mercado audiovisual para distinguir los productos o servicios de su titular en el tráfico económico.

Y es que, en efecto, no cabe atender exclusivamente, a los efectos que nos ocupan, al uso que comporta la emisión de un determinado programa en televisión (en concreto, un total de doce programas en el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2018 al 11 de abril de 2018, que equivalen a la emisión del programa en doce días diferentes, a razón de un programa por semana, de duración aproximada de una hora y tres cuartos, en horario 'prime time' nocturno, según resulta del certificado aportado por la codemandada con su escrito de contestación, como documento núm. 1) sino que dicho concreto uso debe complementarse con el resultante de la disponibilidad del programa en cuestión por el público para su visionado, a través de una página web de la titular de la marca -como, por otra parte, es cada vez más frecuente en el sector audiovisual-, sin ser necesario acreditar, como parece pretender la recurrente, el número de visitas por parte de los usuarios y/o un efectivo acceso a los contenidos de la página web que contiene el correspondiente enlace.

En cuanto al alegato de que el uso de la marca no lo ha sido en relación con los servicios para los que, en concreto, dicho signo distintivo se encuentra registrado, esta Sala asume el razonamiento que, sobre este concreto extremo, se ofrece en la resolución administrativa impugnada, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre los servicios de las clases 38 y 41 y el hecho, puesto de manifiesto en la meritada resolución, de que la antigua forma de acceder al registro de productos de televisión era por la vía de la clase 38 cuando se trata de servicios de telecomunicación, esto es, difusión de programas de televisión y la producción de un programa de entretenimiento tiene encaje en los servicios de la clase 41 del Nomenclátor, cuestión que, como afirma la Oficina Española de Patentes y Marcas, es difícil de deslindar ya que no se discute que el programa fue producido y que también fue emitido, por lo que la marca oponente fue usada en relación a los servicios registrados que ha tomado en consideración la resolución recurrida, es decir, 'servicios de comunicaciones por televisión'.

Séptimo.- Resta por significar que, por lo concerniente al efectivo acceso al registro de marcas similares, como la propia recurrente reconoce en su escrito de demanda es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, la de que los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Octavo.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para cada uno de los demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Manuel Sánchez Puelles, en representación de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de marzo de 2021, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 15 de diciembre de 2020, imponiendo a la demandante el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0269-21 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0269-21 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.