Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 3936/2008 de 05 de Febrero de 2010

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil diez.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 3936/2008, interpuesto por la mercantil UNILEVER N.V., representada por la Procuradora DªMª del Carmen Ortiz Cornago, contra sentencia de fecha 10 de abril de 2008 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1018/05. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- La mercantil Unilever N.V., interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de octubre de 2004, confirmado en alzada por resolución de fecha 23 de junio de 2005, por la que se deniega el registro de la marca nacional número 2.571.846 "Betafrit", para referirse a " carne, pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles " en la clase 29 del Nomenclátor, y para -" café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo " en la clase 30 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la codemandada contestaron a la demanda pidiendo se dicte sentencía en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la celebración de vista o el trámite de conclusiones, se dictó sentencia con fecha 10 de abril de 2004 , con la siguiente parte dispositiva:

"FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil UNILEVER NV, representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de junio de 2005 que, en alzada, confirma acuerdo del mismo órgano de fecha 25 de octubre de 2004. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia."

CUARTO.- Preparado recurso de casación por "Unilever N.V", la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante providencia de 1 de julio de 2008 tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando la remisión de las actuaciones, y emplazando a las partes personadas.

QUINTO .- Mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, la entidad Unilever N.V, presento escrito de interposición del recurso de casación, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, articulado en los dos motivos siguientes:

Primero.- Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, al entender que el tribunal de instancia no ha acomodado su resolución a las directrices que el legislador ha configurado en los artículo 33.1 y 67.1 de la referida Ley Jurisdiccional y en el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , sobre la forma y el contenido a los que deben ajustarse las sentencias, porque la misma no ha dado la respuesta exigida por los citados preceptos legales a dos de las tres alegaciones esenciales en las que se basaba el escrito de demanda.

Segundo.- Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, al entender esta parte que la sentencia recurrida ha infringido la jurisprudencia y la ley del modo en que se explica:

1.-El planteamiento y alegato hecho en la sentencia recurrida infringe la norma del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001 , porque esa sentencia ha aplicado la prohibición de dicho precepto a la marca "Betafrit" en razón de la semejanza fonética que el juzgadora quo cree que presenta la denominación "Betafrit" con las marcas oponentes "Beta" sólo por el hecho de concurrir el término "Beta" en ambas denominaciones, pero resulta que el tribunal supremo tiene reconocido que "Beta" es un término común vulgar que no es susceptible de ser apropiado en exclusiva por un solo comerciante, de modo que la coincidencia que en ese término presenten las marcas en conflicto no contribuirá a generar su " semejanza excluyente ". El apoyo legal de lo que se acaba de comentar se deduce de la interpretación combinada del precitado precepto prohibido con los de las letras b), c) y d) del artículo 5.1 de la misma Ley .

2.-Consecuencia de la combinación interpretativa de las dos normas citadas es la doctrina jurisprudencial que prescribe se supriman a efectos comparativos los vocablos genéricos, descriptivos o usuales en el comercio, que carecen de distintividad a tenor de los últimos preceptos citados del artículo 5 Ley de Marcas , por lo que asimismo esta parte considera que la sentencia ahora recurrida también ha infringido la indicada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

3.-En razón de lo expuesto, considera igualmente esta parte que, la equivocación en la que ha incurrido el juzgador de la instancia al dar protagonismo incompatibilizador al término "Beta"no susceptible de monopolio, ha influido decisivamente en la valoración de la prueba que ha hecho el mismo en materia de " semejanza " entre marcas, debido a lo cual dicha valoración está contaminada por la infracción de la jurisprudencia que establece, como criterio interpretativo constante para determinar el grado de semejanza de las marcas en conflicto, que la comparación de las mismas se haga por la apreciación de cada conjunto marcario.

Terminando por suplicar " se dicte sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en las letras c) y d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que procede la revocación del fallo de la sentencia recurrida de fecha 10 de abril de 2008 y que tampoco se acomodaron a derecho las resoluciones de fechas 25 de octubre de 2004 y 23 de junio de 2005 que había emitido la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la inscripción de la marca nacional solicitada nº 2.571.846 "Betafrit", declarando que es procedente, se decida definitivamente la concesión del registro solicitado en el expediente de autos para esta marca ".

SEXTO.- Admitido a trámite el recurso de casación, el Abogado del Estado presento escrito de oposición en fecha 29 de enero de 2009, suplicando se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

SÉPTIMO.- Por providencia de fecha 15 de enero de 2010, se nombró Magistrada Ponente a la Excma.Sra.Dª Isabel Perelló Doménech, y se señaló para votación y fallo el día 3 de febrero de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

Fundamentos

PRIMERO .- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 10 de Abril de 2008, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la mercantil Unilever N.V, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de octubre de 2004, confirmada en alzada por otra resolución de 23 de junio de 2005, que denegó la inscripción de la marca nacional número 2.571.846, "Betafrit", para productos de la clase 29 y 30 del Nomenclator, en particular para "carne, pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles " en la clase 29 del Nomenclátor, y para -" café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo " en la clase 30 del Nomenclátor.

Dicha sentencia aborda la comparación entre la marca antes citada, "Betafrit" número 2.571.846 y la marca internacional "Beta" número 786.763 y la comunitaria número 790.658 "Beta" concedida para distinguir productos de la misma clase 29, del Nomenclátor Internacional. Tras exponer la jurisprudencia de esta Sala Tercera en materia de marcas, el tribunal de instancia razona en los siguientes términos:

"aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la oficina para oponerse a las marcas, dado que la utilización en ambos casos de los terminos BETAdan al conjunto de la marca un contenido esencial de conocimiento del mercado con preferencia al conjunto que produce una sensación de extensión de la marca prioritaria al ir referida al mismo mercado y a los mismos productos, por lo que procede desestimar el presente recurso"

SEGUNDO .- El recurso de casación se formula al amparo de los apartados c) y d) del artículo 81 la Ley de la Jurisdicción, y se articulan dos motivos impugnatorios en los que se denuncian, en el primero de ellos, el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y ello por cuanto la Sala no ha dado respuesta a dos de las tres alegaciones esenciales en las que se basa el escrito de demanda .En el segundo de los motivos se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , así como de la jurisprudencia sobre los factores que prevalecen en la comparación de las marcas enfrentadas.

En el primer motivo de casación la entidad recurrente censura a la sentencia de instancia haber incurrido en incongruencia por omisión, al no dar respuesta a dos de las tres alegaciones esenciales esgrimidas en apoyo de su pretensión. Se afirma que el escrito de demanda se argumentaba por un lado, que las resoluciones recurridas habían infringido el principio de prioridad registral por cuanto la marca internacional número 331.177 A "Beta" de la entidad actora en la clase 29 del Nomenclátor era muy anterior a la marca internacional 786.763 "Beta" y a la marca comunitaria número 790.659 "Beta", ambas de las clases 29 y 30, alegando la continuidad registral entre la marca internacional numero 331.177 A "Beta" y la marca aspirante numero 2.571.846 "Betafrit", ambas del mismo titular, la recurrente Unilever. Por otra parte, se invocaba en la demanda la infracción de los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y ninguna de estas alegaciones,- en opinión de la recurrente-, han sido analizadas ni contestadas en la sentencia.

El motivo ha de ser estimado. La lectura de la sentencia impugnada permite constatar que la sala de instancia realiza una serie de razonamientos genéricos sobre la legislación y la jurisprudencia aplicables, pero únicamente se refiere de forma especifica al supuesto analizado en el último párrafo del fundamento jurídico quinto que antes hemos trascrito en el que se no se hace ninguna referencia a estas dos alegaciones sustanciales expresamente planteadas en la demanda. Si bien es cierto que en el primer párrafo del fundamento jurídico tercero la Sala resume las tres alegaciones esenciales de la demanda, es evidente la falta de respuesta de las dos cuestiones relativas a la continuidad registral de la marca y a la quiebra de los indicados principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, temas que nos se abordan a lo largo de los fundamentos de la sentencia en los que sólo contiene la referencia expuesta a los factores de riesgo aducidos por la Oficina de Marcas para negar a la utilización del término "Beta". En particular, el fundamento jurídico cuarto se resume la controversia a la posibilidad de convivencia de las marcas, enunciando que esta va a ser la única cuestión que va a tratar la sala, con olvido del análisis jurídico de las otras dos cuestiones suscitadas en la demanda.

La argumentación sobre la continuidad registral debida a la transferencia de la marca internacional número 331.177 A ha de considerarse como una alegación sustancial al igual que la invocación sobre la infracción de los principios constitucionales mencionados pues se expusieron y desarrollaron de forma extensa en la demanda y en el escrito de conclusiones en sustento de la pretensión de concesión de la marca y merecían, sin duda, una cumplida respuesta y un pronunciamiento expreso y especifico; la omisión de esta respuesta constituye un déficit relevante constitutivo de incongruencia omisiva determinante de la estimación del primer motivo del recurso de casación.

TERCERO.- Casada y anulada la Sentencia de instancia procede resolver la cuestión planteada, según prescribe el artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción . Pues bien, ser trata en el caso de autos decidir sobre la compatiblidad de la marca solicitada y denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con las marcas internacionales y comunitaria prioritarias, a la luz de lo estipulado por el artículo 6 de la vigente Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre. Partiendo de que, efectivamente, existe una coincidencia aplicativa entre los servicios de las clases 29 y 30 del Nomenclátor, reivindicados para ambas marcas, la decisión depende de la valoración que pueda efectuarse sobre si los signos enfrentados, ambos denominativos, pueden provocar riesgo de confusión o de asociación al público consumidor de los mismos.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de junio de 2005, valoró que al comprender la marca aspirante en su totalidad a la marca prioritaria y no ser especialmente distintos el término adicional de aquélla, podría existir un riesgo de asociación sobre el origen empresarial de ambas, por lo que concluyó que no podrían coexistir en el mercado. En un examen global y unitario de ambas marcas, esta Sala entiende, por el contrario, que las diferencias existentes entre las dos marcas en litigio son suficientes como para descartar semejante riesgo.

Aun cuando es cierto la identidad o similitud de los productos amparados por las marcas en liza, no apreciamos la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición del registro por cuanto concurren diferencias denominativas suficientes que permiten su pacifica convivencia. En efecto, entre las expresiones "Betafrit" y "Beta" únicamente se advierte un término común cual es "Beta", pero con el añadido "frit" se introduce una diferencia fonética entre ambos que entendemos suficiente a los efectos de dotar a la marca aspirante de distintividad propia con capacidad para eliminar el eventual riesgo de asociación y confusión entre ambos signos.

El análisis comparativo de ambas marcas pone de relieve la diferencia de los componentes denominativos de ambos signos, y es que la adición del término "frit" que es obviamente caracterizador del signo, le dota de sustantividad propia; no sólo elimina el parecido de ambas marcas sino que excluye también el riesgo de confusión del consumidor que puede diferenciar entre las marcas enfrentadas. En efecto, la incorporación de la locución "beta" pierde toda relevancia ante el conjunto denominativo "Betafrit" que, considerado en su integridad, tiene una indiscutible distintividad propia, notablemente diferenciada con las prioritarias "beta". En consecuencia, tanto desde el punto estrictamente denominativo y fonético como desde el conceptual, el signo pretendido se aleja suficientemente del prioritario como para excluir no ya la directa confusión entre ellos, sino también el riesgo apreciado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre el origen empresarial de ambos. Debe pues anularse la resolución administrativa que denegó la marca solicitada, sin que resulte necesario, pues, el examen de los demás argumentos sobre la continuidad registral y la quiebra de los principios constitucionales.

CUARTO.- Procede, pues, tras la estimación del recurso de casación, y de igual modo procede también la estimación del recurso contencioso administrativo y reconocer las pretensiones de la demanda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Fallo

PRIMERO.- ESTIMAR el presente recurso de casación número 3936/2008, interpuesto por UNILEVER N.V, contra la sentencia dictada en el recurso número 1018/05, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 10 de abril de 2008, sentencia que casamos.

SEGUNDO.- ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 1018/05 interpuesto por "Unilever N.V." y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de octubre de 2004, y 23 de junio de 2005, en cuanto no accedieron al registro de la marca nacional número 2.571.846 "Betafrit", para los productos solicitados de las clases 29 y 30 del Nomenclátor, registro al que tiene derecho.

TERCERO.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.