Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 4358/2007 de 08 de Julio de 2009

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de julio de dos mil nueve

VISTO el recurso de casación número 4358/2007, interpuesto por el Procurador Don Óscar García Cortés, en nombre y representación de la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo 573/2004, seguido contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 17 de febrero de 2004, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de noviembre de 2002, que concedió la inscripción de registro del rótulo de establecimiento número 272.411 "S'ALGAR BAR WHY NOT". Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 573/2004, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 19 de junio de 2007 , cuyo fallo dice literalmente:

« DESESTIMANDO la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de la mercantil "EDYMA RESTAURADORES, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL", contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 febrero de 2004 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la misma Oficina el 20 de noviembre de 2002, y concedió la inscripción de rótulo de establecimiento de Nº 272.411, y distintivo "S' ALGAR BAR WHY NOT" para distinguir un establecimiento dedicado a bar en el término municipal de San Luis (Menorca); y declaramos que la citada Resolución es conforme a derecho. Sin costas. ».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL recurso de casación, que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de julio de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de octubre de 2007 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que teniendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se acompañan y sus copias respectivas se sirva admitirlo y tenga por formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma legal, y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) de 19 de junio de 2007 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 573/2004, dictando otra por la que se acuerde la NO CONFORMIDAD A DERECHO de las resoluciones administrativas dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la concesión del rótulo de establecimiento núm. 272.411 S'ALGAR BAR WHY NOT. ».

CUARTO.- La Sala, por providencia de fecha 14 de enero de 2008 , admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 13 de mayo de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 21 de mayo de 2008, en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

« que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas. ».

SEXTO.- Por providencia de fecha 16 de abril de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 1 de julio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2007 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 17 de febrero de 2004, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de noviembre de 2002, que concedió el registro del rótulo de establecimiento número 272.411 "S'ALGAR BAR WHY NOT" , que ampara la actividad de un establecimiento dedicado a Bar en el término municipal de San Luis en la isla de Menorca.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

« [...] En el caso que nos ocupa, la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de rótulo de establecimiento de Nº 272.411 y distintivo "S' ALGAR BAR WHY NOT" para un establecimiento dedicado a bar en el término municipal de San Luis (Menorca).

La razón de la concesión de la inscripción registral se fundamentó, en esencia, en considerar que "la aplicación ponderada al presente caso de las pautas legales anteriormente enunciadas lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el art. 86 , en relación con los arts. 12.1 y 85 ya citados por existir entre los distintivos enfrentados, un evidente grado de desemejanza".

La característica principal del rótulo de establecimiento es la de identificar y distinguir dicho establecimiento, a través de su denominación, dentro de un determinado ámbito territorial pues, como hemos visto, el referido art. 86 de la Ley de Marcas basa la prohibición que establece para el registro de un signo, como rótulo de establecimiento, en su insuficiente distinción con una marca o un nombre comercial u otro rótulo registrado "para el mismo término municipal".

Por ello, aplicando aquí los anteriores criterios jurisprudenciales debemos compartir en este caso, las razones en que fundamenta la oficina Registradora la concesión del registro discutido toda vez que aunque se alega en la demanda, en síntesis, que existe semejanza fonética que pueda inducir a error a los consumidores entre el rótulo concedido "S' ALGAR BAR WHY NOT" con sus marcas "WHY NOT", lo cierto es que entre ésta y aquél existen sustanciales diferencias que a nuestro juicio, son suficientes para su distinción con la marca oponente y que hacen que no sea aplicable la prohibición de registro del citado art. 86 de la Ley de Marcas , aparte de que en el caso de autos en que la denominación del rótulo discutido no sólo no coincide con la de la marca opuesta, sino que el ámbito territorial del rótulo se limita a la localidad de San Luis (Menorca), sin que conste en los autos que la marca inscrita posea en esa localidad establecimiento o actividades comerciales relacionadas con la distinguidas por el rótulo impugnado, no vemos ningún riesgo de confusión ni de asociación, ni mayor inconveniente para su inscripción y entendemos que puede convivir en el mercado con la marca oponente; que no entra dentro de las prohibiciones a que se refiere el citado art. 86 de la Ley de Marcas por distinguirse suficientemente de la marca inscrita y concluimos con que procede desestimar la demanda presentada y declarar que la resolución recurrida es conforme a derecho. » .

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL se articula en la formulación de dos motivos de casación:

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por infracción de los artículos 7.1 y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, se imputa a la sentencia recurrida el vicio de incongruencia omisiva debido a que la Sala de instancia no se ha pronunciado sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso contencioso-administrativo, concerniente a la infracción de los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el hecho alegado de que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a la propia entidad peticionaria el registro del rótulo de establecimiento número 268.768 "BAR WHY NOT", para distinguir un establecimiento destinado a Bar, por ser incompatible con la marca oponente en este proceso número 2.150.403 "WHY NOT".

En el segundo motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en relación con lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del referido Cuerpo legal, al incurrir la Sala de instancia en un error manifiesto en la aplicación de estas disposiciones legales, en cuanto exige que concurra la existencia de una absoluta coincidencia denominativa entre el rótulo de establecimiento solicitado y la marca oponente, ya que basta que el rótulo no se distinga suficientemente de la marca, sostiene que la marca oponente para gozar de eficacia obstaculizadora tiene que estar registrada para el mismo término municipal, desconociendo que la marca es un signo distintivo que tiene una eficacia a nivel nacional, y, asimismo, cuando otorga una importancia secundaria a la acreditada identidad de los servicios del rótulo de establecimiento concedido y la marca oponente.

CUARTO.- Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El primer motivo de casación, que denuncia sustancialmente la infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que institucionaliza el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso-administrativo, al expresar que las sentencias « decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso » , no puede ser acogido, puesto que, aunque constatamos que la Sala de instancia no se pronuncia expresamente sobre el argumento formulado en el escrito de demanda, fundado en la infracción de los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos reconocidos en los artículos 9.3 y 14 de la Constitución, por haberse denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas a la entidad S'ALGAR HOTELS, S.A. el rótulo de establecimiento número 268.768 "BAR WHY NOT", por parecido con las marcas oponentes número 2.150.403 "WHY NOT", en clase 42 y número 2.197.285 "WHY NOT" (mixta), en clase 42, consideramos que esta alegación no reviste el carácter de sustancialidad para ser determinante del fallo, y, por ello, mereciera, inexcusablemente, una respuesta explícita y pormenorizada y, asimismo, deducimos, del conjunto de los razonamientos contenidos en la sentencia recurrida, que la decisión judicial se corresponde razonablemente con una desestimación tácita, porque el órgano judicial fundamenta la ratio decidendi de la sentencia recurrida en el rechazo de que concurra el presupuesto de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y, en consecuencia, determina la viabilidad registral del rótulo de establecimiento aspirante con base en las apreciación de la existencia de suficientes diferencias existentes entre los signos confrontados, lo que, según una consolidada y reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, desvaloriza la invocación de precedentes administrativos considerando que tienen escasa virtualidad en el Derecho de Marcas, y, en este supuesto, por tratarse de denominaciones no coincidentes con las confrontadas en este proceso.

Por ello, descartamos que la Sala de instancia haya incurrido en el vicio de incongruencia omisiva, lesivo del invocado artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que dispone «que los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen», pues, según se infiere de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional expuesta en las sentencias 61/2009, de 9 de marzo y 83/2009, de 15 de marzo , importa distinguir entre lo que son meras alegaciones o argumentaciones por las partes en defensa de sus pretensiones y éstas últimas en si mismas consideradas, de modo que la lesión de este principio procesal, con relevancia constitucional, se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración siempre que no pueda interpretarse razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial.

En este sentido, debemos recordar que el Tribunal Constitucional, en reiterada doctrina, según se expone en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo , sostiene que para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

« Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo , "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE . Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero , se trata de 'un quebrantamiento de forma que ... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero , 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas). ... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma ...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2) » .

Y procede asimismo referir el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden al examen de las pretensiones deducidas, los motivos de impugnación y las argumentaciones jurídicas, desde la perspectiva de considerar infringido el principio de congruencia, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

« ... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4 .c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 ) ».

La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al presente caso, desautoriza el reproche casacional que efectúa la parte recurrente sobre que la Sala de instancia incurre en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio, pues estimamos que no elude pronunciarse sobre las alegaciones formuladas con carácter sustancial por la parte demandante en el proceso de instancia, al deducirse que la referida a la valoración de los precedentes administrativos ha sido desestimada tácitamente, y, por ello, cabe concluir el examen de este primer motivo de casación, reconociendo que el Tribunal a quo ha juzgado el caso respetando los límites del objeto del proceso, que se encuentra enmarcado por las pretensiones deducidas por las partes y, particularmente en este supuesto, por las peticiones formuladas en el suplico del escrito de demanda concerniente a que se declaren nulas las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de noviembre de 2002 y de 17 de febrero de 2004, que concedieron y confirmaron, respectivamente, el registro del rótulo de establecimiento número 272.411 "S'ALGAR BAR WHY NOT", y comprobarse que el órgano judicial ha examinado adecuadamente la causa petendi, de modo que no se observa un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones.

QUINTO.- Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 12.1, 85 y 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

El segundo motivo de casación no puede prosperar, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones de la razonabilidad y de la lógica del artículo 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que prohíbe que pueda registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 del referido texto legal, en cuanto que rechaza la existencia de riesgo de confusión entre los distintivos enfrentados, tras valorar, adecuadamente, la disimilitud de las denominaciones que distinguen el rótulo de establecimiento aspirante número 272.411 "S'ALGAR BAR WHY NOT", para un establecimiento de Bar en el municipio de San Luis (Menorca), y la marca prioritaria número 2.150.403 "WHY NOT", para designar servicios en la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia, puesto que consideramos que no ha incurrido en error patente, ni en irrazonabilidad, ni en arbitrariedad al declarar la existencia de suficientes diferencias denominativas entre los signos confrontados, que determina la inaplicación de la prohibición de registro contenida en los artículos 12.1 y 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al apreciarse, desde una visión global o de conjunto, la disimilitud del elemento dominante mas característico "S'ALGAR" de los conjuntos denominativos enfrentados, que excluye el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, y que constituye la ratio decidendi de la decisión judicial, aunque incurra en una cierta imprecisión, que no tiene eficacia revocatoria, al constatar la circunstancia de que no se ha acreditado en autos que el titular de la marca oponente posea en la localidad de San Luis de Menorca un establecimiento o que desarrolle actividades comerciales relacionadas con la distinguida por el rótulo de establecimiento aspirante.

Asimismo, no compartimos la tesis que propugna la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente de que la decisión recurrida de la Sala de instancia ha incurrido en un error manifiesto en la aplicación de los artículos 85 y 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 de este texto legal, al sostener que «la denominación del rótulo distinguido no sólo no coincide con la de la marca opuesta», de donde podría deducirse que está exigiendo como presupuesto de aplicación de la prohibición de registro del rótulo de establecimiento la absoluta coincidencia denominativa entre el rótulo de establecimiento y la marca oponente, porque parte de una lectura fragmentaria y descontextualizada de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, que elude que la ratio decidendi del pronunciamiento jurisdiccional se basa en la apreciación de que entre los signos confrontados «existen sustanciales diferencias (...) que son suficientes para su distinción», juicio fáctico que ha de permanecer intangible en el marco del recurso de casación.

Cabe advertir que la aplicación de la prohibición de registro contenida en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en relación con la concesión de rótulos de establecimiento, debe efectuarse de forma más flexible y menos rigurosa que respecto del registro de otros signos marcarios.

En este sentido, en la sentencia de esta Sala de 13 de junio de 2005 (RC 8044/2002 ), dijimos:

« La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en la sentencia de 12 de febrero de 2003 , no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquéllos y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999 ) » .

Procede, asimismo, referir que el segundo motivo de casación no puede prosperar, atendiendo a la constante doctrina jurisprudencial que venimos sosteniendo respecto del control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. El tribunal de instancia ha aplicado el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 en un determinado sentido y ha valorado asimismo, dentro de su apreciación y a los efectos de aplicar la citada regla jurisprudencial, cuál era el elemento más característico o dominante del nuevo signo distintivo presentado al registro. No es que con ello niegue el valor propio de los registros precedentes sino que se limita a conceder el registro de nuevos signos que no son incompatibles con la marca oponente prioritaria.

Es doctrina reiterada de esta Sala, según expusimos en la sentencia de 15 de noviembre de 2006 (RC 2954/2004, que no le corresponde al Tribunal Supremo , en cuanto Tribunal de Casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de determinadas marcas o rótulos de establecimiento. En la medida que este precepto prohíbe registrar como rótulos de establecimiento los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con un nombre comercial o un rótulo de establecimiento con el signo anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación:

« Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. Las consideraciones relativas a las marcas son igualmente extensibles a los rótulos de establecimiento, dado que el artículo 85 de la Ley 32/1988 hace aplicable a éstos las normas de la Ley relativas a las marcas y que el artículo 86 impide registrar los rótulos que no se "distingan suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal".

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas » .

Debe recodarse la reiterada y consolidada jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que reprodujimos en la sentencia de 14 de noviembre de 2007 (RC 685/2005 ):

« [...] al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios o actividades reivindicadas son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo en un establecimiento que puede crear riesgo de error o confusión o asociarse con los productos que designa la marca anterior. [...] A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 - » .

En último término, cabe rechazar que las citas de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, formulada en aplicación del Derecho de Marcas, en relación con que la naturaleza de los productos o servicios constituya un factor complementario, que se realizan en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la sentencia recurrida, tengan relevancia casacional, porque la decisión judicial se fundamenta en la apreciación de la existencia de disimilitud denominativa entre el rótulo de establecimiento solicitado número 272.411 "S'ALGAR BAR WHY NOT" y la marca oponente número 2.150.403 "WHY NOT", que compensa el grado de relación de los servicios y las actividades designadas, con respeto del principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación formulados, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2007 , dictada en el recurso contencioso- administrativo 573/2004.

SEXTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Fallo

Primero.- Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EDYMA RESTAURADORES, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2007 , dictada en el recurso contencioso- administrativo 573/2004.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.