Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 9898/2004 de 18 de Julio de 2007

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Julio de dos mil siete.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9898/2004 interpuesto por "SWIFTCALL LIMITED", representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada con fecha 13 de enero de 2004 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2073/1997, sobre denegación de la marca número 1.968.927, "Swiftcall"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representado por el Abogado del Estado, y "SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, S.C.", representada por el Procurador D. Javier Ungría López.

Antecedentes

Primero.- "Swiftcall (Cyprus) Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2073/1997 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1996, confirmado el 10 de febrero de 1997, que denegó la marca número 1.968.927, "Swiftcall".

Segundo.- En su escrito de demanda, de 18 de mayo de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1996, por la que se denegó la marca 1.968.927, Swiftcall, clase 38, y la emitida el 10 de febrero de 1997, por la que expresamente se desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se conceda definitivamente la citada marca". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda y suplicó la confirmación de la resolución recurrida por ser conforme a Derecho.

Cuarto.- "Society for Worlwide Interbank Financial Telecomunication, S.C." contestó a la demanda por escrito de 3 de febrero de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se confirmen los actos registrales recurridos, manteniéndose la denegación de inscripción registral de la referida marca".

Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 27 de septiembre de 2001 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de enero de 2004 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por mercantil Swiftcall (Cyprus) Limited, representada por el Letrado Sr. Hernández Rodríguez, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de junio de 1996 confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 10 de febrero de 1997, debemos declarar y declaramos la conformidad a Derecho de las mentadas resoluciones, las cuales confirmamos. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia".

Sexto.- Con fecha 12 de noviembre de 2004 "Swiftcall Limited" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 9898/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , "por 'quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales' (artículos 33.1 y 67.1 de la LRJCA), en relación con el artículo 218 de la L.E.C . y el artículo 24.1 de la Constitución). Jurisprudencia sobre la incongruencia omisiva".

Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "por 'infracción de las normas del ordenamiento jurídico', en concreto el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 , y 'la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate'."

Séptimo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Octavo.- "Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication, S.C." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida con condena en costas a la parte recurrente.

Noveno.- Por providencia de 21 de marzo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 10 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

Fundamentos

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de enero de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Swiftcall (Cyprus) Limited" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción la marca número 1.968.927, "Swiftcall", para distinguir productos de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de telecomunicaciones y de televisión interactiva".

A la inscripción de la marca número 1.968.927, "Swiftcall", solicitada por "Swiftcall (Cyprus) Limited", se había opuesto "Society for Worlwide Interbank Financial" en cuanto titular de la marca internacional número 540.710, "S.W.I.F.T.", que ampara productos de las clases 9, 16, 38, 41 y 42.

Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados marca solicitada 1.968.927 Swiftcall (servicios de telecomunicaciones y de televisión interactiva) y marca oponente internacional 540.710 S.W.I.F.T. y gráfico (servicios de telecomunicaciones dirigidos a instituciones financieras...), una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"En el caso examinado, la Sección no puede acoger los argumentos expuestos por la recurrente, y no sólo por la existencia de una sentencia anterior que delimitó la incompatibilidad de ambas marcas, toda vez que entre las grafías no existen diferencias suficientes, incluso a nivel del total de las grafías dado que tan sólo existe el añadido de un sufijo sobre la base preponderante del término que es idéntico en ambas, que las hacen sustancialmente iguales, dado que llega a concurrir el posible riesgo de confusión para los consumidores en referencia a quien se encuentra detrás del producto pues no existe la diferenciación suficiente que impida la igualdad".

Tercero.- En el primer motivo de casación se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. La sociedad recurrente imputa a la Sala de instancia incongruencia omisiva por no haber dado respuesta a dos alegaciones que consideraba capitales en su demanda.

La primera se refería a la aplicación de la "doctrina establecida por la Sala del Tribunal Supremo [...] en la que se proclama la aplicación de un criterio menos riguroso en el examen de la marca coincidente con la parte más característica de su nombre o razón social". A juicio de la recurrente si se hubiera aplicado dicha jurisprudencia no debería haberse denegado la marca número 1.968.927, "Swiftcall", pues existía en ella "una plena identidad con la parte más característica de la razón social de su titular, Swiftcall Limited (antes llamada Swiftcall (Cyprus) Limited)".

La segunda alegación a la que no habría dado respuesta el tribunal de instancia se refería a la existencia de determinados precedentes administrativos de signo contrario, de los que se habría apartado la Administración "[...] en clara infracción de los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos". Destacaba la recurrente que la marca internacional prioritaria número 540.710, S.W.I.F.T. venía conviviendo pacíficamente en el mercado con otras marcas "pertenecientes a terceros que también incluyen en su conjunto denominativo el término "Swift" y sus servicios también se encuadran en la clase 38ª del Nomenclátor", citando a tales efectos la marca número 1.629.738, "Swift" Global Communications España con gráfico, clase 38ª y la marca internacional número 547.859, Proswift, clase 38ª.

El motivo debe ser acogido pues la lacónica argumentación ofrecida por el tribunal de instancia en el fundamento de derecho que hemos transcrito no dio respuesta, al menos, a dos de los motivos de impugnación que la parte demandante califica de "fundamentales para la suerte del recurso interpuesto". La demanda contenía tres fundamentos de derecho, el segundo y el tercero de los cuales se dedicaban precisamente al análisis de los dos motivos de impugnación sobre los que no se ha pronunciado la Sala de instancia.

Fuera cual fuera el acierto de estos motivos, la sentencia impugnada debió examinarlos y resolver, en un sentido o en otro, las cuestiones en ellos propuestas. Ello no implicaba, como es obvio, su acogimiento ni la necesidad de que el fallo fuera de signo contrario al adoptado finalmente, sin que en este caso podamos entender que la Sala dio una respuesta implícita a aquellas cuestiones.

Cuarto.- Acogido el primer motivo de casación y puestos en la situación de resolver lo que proceda dentro de los términos del debate (artículo 95.2 .d) de la Ley Jurisdiccional), hemos de analizar en primer lugar las alegaciones cuyo examen fue omitido por el tribunal de instancia. Ambas serán rechazadas.

A) En cuanto a la primera, el hecho de que el término "Swiftcall" forme parte de la denominación social de la recurrente "Swiftcall (Cyprus) Limited" no autorizaba a ésta a incorporarlo sin más a las marcas que pretendía registrar, y ello por dos razones. En primer lugar, como bien afirma la parte recurrida, la elección del nombre "Swiftcall" como integrante de la razón social ha sido libremente hecha por la citada empresa y bien pudiera suceder que lo fuera "con la intención de aproximarse a la denominación S.W.I.F.T. que mi representada promocionó y registró con anterioridad", alegación ésta a la que la sociedad Swiftcall (Cyprus) Limited no ha dado la debida respuesta. En segundo lugar, y sobre todo, la jurisprudencia invocada en la demanda no aboca a la autorización absoluta de toda nueva marca coincidente con la prioritaria por el mero hecho de que aquélla incluya la denominación social de su titular: simplemente esta circunstancia añadida se considera como un factor más a valorar dentro del análisis comparativo de los signos enfrentados, especialmente a los efectos de apreciar la intencionalidad fraudulenta en la elección de las denominaciones escogidas. Sea cual fuere la intencionalidad, si los elementos objetivos que conforman ambos signos coinciden, en los términos del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , el nuevo podrá ser en todo caso denegado.

B) En cuanto a la segunda alegación, la existencia de los dos precedentes invocados en la demanda (las marcas 'Swift Global' y 'Proswift' antes referenciadas, que habían sido admitidas a registro en su momento) no podía determinar de modo necesario el acogimiento de la pretensión actora. De nuevo por dos razones: la primera y principal es que se trataba de precedentes administrativos no vinculantes para el tribunal de instancia que, por el contrario, aludió con acierto a que ya en una sentencia anterior, de 5 de octubre de 2002 , se había declarado la incompatibilidad de las mismas marcas objeto de este litigio (aun cuando dicha sentencia no tuviera efectos de cosa juzgada para las partes que en aquel proceso no habían intervenido). En segundo lugar, los dos precedentes citados diferían de las marcas en conflicto, por lo que su supuesto valor "vinculante" no podía ser tal.

En definitiva, la alegación correlativa de la demanda carecía de fundamento sólido pues "los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" no exigían que el tribunal de instancia acogiera la petición de nulidad del acto impugnado.

Quinto.- En lo que se refiere a la tercera y última de las cuestiones tratadas en la demanda (primera en el orden de los correlativos fundamentos jurídicos) sí se pronunció el tribunal de instancia y, por nuestra parte, consideramos su decisión ajustada a derecho. En efecto, la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , permitía en este caso denegar el registro de la marca solicitada 1.968.927, "Swiftcall", a causa de su similitud y coincidencia aplicativa con la prioritaria número 540.710 S.W.I.F.T.

La obvia relación entre los servicios de telecomunicaciones que ambas marcas ampararían viene acompañada, en este caso, de la semejanza fonética y conceptual de una y otra hasta el punto de que los usuarios de aquellos servicios podrían ser inducidos al error de emplear las telecomunicaciones de "Swiftcall" creyendo que, al hacerlo, utilizaban una mera derivación o nueva marca identificadora de los que se les venían prestando bajo la denominación "Swift".

La similitud fonética no desaparece por la adición del término "call", al ser éste bien conocido en el ámbito de las telecomunicaciones en su acepción de "llamada" con la consiguiente carga descriptiva. Y en cuanto al hecho de que la marca prioritaria incluya un gráfico característico (un mapamundi), su fuerza diferenciadora es mínima comparada con la semejanza fonética y conceptual antes dicha, resultante de que de ambos signos coinciden en la denominación "Swift", respecto de la cual el término "call" no es sino una expresión usual en el sector de las telecomunicaciones.

Sexto.- Procede, pues, la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Fallo

Primero.- Estimar el recurso de casación número 9898/2004 interpuesto por "Swiftcall Limited" contra la sentencia dictada con fecha 13 de enero de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2073 de 1997, que casamos.

Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 2073/1997, interpuesto por "Swiftcall Limited" contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de junio de 1996, confirmada el 10 de febrero de 1997, que denegó la marca número 1.968.927, "Swiftcall", en la clase 38 del Nomenclátor.

Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.