Sentencia Civil 94/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 74/2023 de 16 de febrero del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por la compañía AEFA-LES MILLS, S.L. (antes ACTIVIDADES ESPAÑOLAS DE FITNESS Y AEROBIC, S.L. y en lo sucesivo AEFA) contra la mercantil FITNESS ELITE, S.L. tiene por objeto la protección de los siguientes signos distintivos para servicios de la clase 41:

a) Marcas de la Unión Europea; 00847970 BODY PUMP; 004845533 BODYPUMP; 003792686 LES MILLS y 009221541 SH'BAM

b) Nombre Comercial Nº 0254036: AEFA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FITNESS Y AEROBIC

c) Marca Nacional M 4009978

En extracto expone que las referidas Marcas de la Unión Europea denominativas (en adelante MUE) son titularidad de sociedad neozelandesa Les

Mills International Limited y que AEFA es licenciataria exclusiva para España y titular del nombre comercial y solicitante de la marca nacional identificadas

Refiere que esas marcas licenciadas identifican unas prestigiosas y notoriamente conocidas coreografías deportivas consistentes en rutinas de ejercicios para el mantenimiento de la forma física, que se imparten en centros deportivos de toda España, y de todo el mundo, licenciados a tal efecto, con identificación de precedentes judiciales recaídos por uso indebido

Indica que la demandada firmó con la actora el 21 de marzo de 2012 un contrato por el que se constituyó en un Club licenciado con autorización para utilizar en su Centro Deportivo los métodos de enseñanza de los programas de ejercicios Les Mills distinguidos, entre otras, por la Mue " BODY PUMP", que podía utilizar junto con la Mue LES MILLS en su actividad, poniéndose término a la relación contractual en diciembre de 2015

Después de ello, y a través de un informe de detective privado elaborado entre los días 14 a 25 de marzo de 2019, detectó que la demandada continuaba utilizando sus marcas , pues en su recepción figura la reseña "Centro Autorizado LES MILLS 2012" y se utilizan sus marcas para denominar las clases (como BODYPUMP, SH'BAM ) en el horario de actividades o en redes sociales ( en la página de Facebook las marcas SH'BAM y BODY PUMP accesible desde la página Web www.centrodeportivoelite.com de la demandada) . Tras ello se remitió el 21 de mayo de 2019 burofax de requerimiento de cese

Finaliza con la petición de condena a la cesación , y subsidiariamente, la prohibición de utilización en su actividad de las marcas infringidas y la indemnización por los daños y perjuicios causados que cifra en 14.978,40 € por el período comprendido desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de marzo de 2019, ambos incluidos, y desde el mes de abril de 2019 en adelante hasta el cese a determinar en el proceso o en fase de ejecución de sentencia la suma que resulte de multiplicar el número de meses transcurridos por el importe de una licencia mensual de 374,46 €, así como la suma de 302,50 € en concepto de los gastos de investigación

2. A ello se opone la demandada, y se dicta sentencia en la que se desestima la demanda presentada al apreciar falta de legitimación de la actora.

3.Frente a ella se alza la entidad actora por los siguientes extractados motivos: 1º) infracción del art 10LEC por apreciar indebidamente falta de legitimación activa y 2º) la procedencia de las pretensiones ejercitadas respecto del fondo del asunto

4. La parte demandada se opone por estimar infundados estos motivos e interesa la confirmación de la sentencia, por considerarla ajustada a derecho

SEGUNDO. -La legitimación activa

1. Después de la cita de los arts. 117 de la Ley de Patentes ( LP en abreviatura) y art 25.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea ( en adelante RMUE), trascribir la STMUE de 12.6.2022 e indicar que la legitimación es apreciable de oficio, desestima la demanda por falta de legitimación de la actora con la siguiente argumentación: "Sentado lo anterior deben examinarse los documentos 13 y 16 (siendo este traducido en el documento 17). En dichos documento es una licencia exclusiva para España de las marcas a las que hace referencia, si bien, no constan los requisitos para ejercer la acción de infracción, sino más bien todo lo contrario. El punto 8.1 b (pag 13 del documento 17) señala que "Notificará al mandante cualquier infracción sospecha de infracción de la propiedad intelectual u otra propiedad intelectual del mandante". No existe consentimiento en el contrato de licencia. Así, se hace necesario que existiera un requerimiento previo para el ejercicio de la acción al titular de las marcas, Les Mills Internationals Limited, por lo que la acción debe ser desestimada por falta de legitimación activa" (sic)

2 . En el recurso se combate de forma extensa esa apreciación de falta de legitimación activa por ausencia de consentimiento del titular marcario. En síntesis, en primer lugar, se imputa que se ha desarrollado de un modo "extra petita", ya que aunque la demandada en su contestación a la demanda alegó sobre la falta de legitimación activa, lo hizo en un sentido distinto (se niega la condición de licenciataria exclusiva de la actora)

En segundo lugar, se rechaza la apreciación judicial sobre la ausencia de consentimiento por parte de la titular marcaria, con apoyo en varios apartados del acuerdo de licencia de 1997 y su adenda /apéndice, con invocación -como precedente judicial específico - de la SAP de Navarra, nº 270/2019, de 10 de junio, y del contenido de la prueba testifical escrita de LES MILLS INTERNATIONAL LTD ( artículo 381 LEC)

En tercer lugar, alega que el juez a quo confunde la obligación contractual de notificar a LES MILLS INTERNATIONAL LTD cualquier infracción o sospecha de infracción de su propiedad intelectual con el requisito legal del requerimiento previo del artículo 25.3 RMUE, que no es de aplicación al existir previo consentimiento del titular previsto en el contrato

Finaliza con el argumento de que la aplicación complementaria del art 117 de la Ley de Patentes corrobora su tesis y la referencia a una serie de antecedentes judiciales en los que se ha ejercitado acciones en defensa de los derechos de las marcas titularidad de LES MILLS INTERNATIONAL LTD , entre ellos de los juzgados mercantiles de Alicante , sin que en ninguno de ellos se suscitara la ausencia de requerimiento previo para el ejercicio de las acciones , y que el reconocimiento de legitimación por la demandada con la firma del contrato de 2012

Valoración del tribunal

3.La consideración previa que conviene hacer es que AEFA, además de las acciones de infracción de las MUEs de las que es licenciataria exclusiva, ejercita accione como titular del nombre comercial Nº 0254036 y como solicitante (después ya devenida titular) de la marca nacional M 4009978

Respecto de ello no se alcanza a comprender por qué la sentencia no resuelve sobre el fondo, ya que lo razonado se refiere a la falta de legitimación como licenciataria de otras marcas

Por tanto, es evidente que respecto de esos signos nacionales la sentencia es errónea

4. La segunda consideración es que es doctrina jurisprudencial reiterada que la falta de legitimación es apreciable de oficio. Por todas STS 691/2021, de 11 de octubre, con abundante cita jurisprudencial. Si ello es así, decae la imputación de incongruencia "extra petita" que sin mucho énfasis, cierto es, se desliza en el recurso, máxime cuando, además, ya venía cuestionada en la contestación a la demanda, si bien con carácter general por negar la condición de licenciataria exclusiva de la actora

5. Centrados en las MUEs, lo primero que debe aclararse es que el marco normativo aplicable es el art 25 del RMUE, por lo que la referencia al art 117LP de la sentencia es prescindible, al generar confusión, sin que se pueda acudir a este último, como sostiene como motivo de refuerzo la apelante, pues lo impide el principio de unidad y autonomía de la MUE ante la existencia de una regulación específica en la materia ( art 1.2 y 19.1 RMUE)

6. Del apartado 3 del art 25 RMUE ("Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado") se desprende lo siguiente:

1º) la preeminencia del régimen convencional: las facultades del licenciatario para ejercer acciones relativas a la violación de la marca licenciada y en caso, las condiciones para su ejercicio, serán las previstas en el contrato de licencia

2º) el régimen legal supletorio condiciona el ejercicio de acciones por el licenciatario frente a terceros al consentimiento del titular marcario, que, como dijimos en la STMUE de 12.6.2022, puede ser expreso o tácito

La especialidad en el caso de la licencia exclusiva reside en que no se precisa este consentimiento en defecto de actuación del titular de la marca, requerido al efecto. Esto es, podrá ejercitar la acción el licenciatario cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo indeterminado, al decirse que resulte apropiado. Dicho de otra, Ia omisión de actuación se equipará al consentimiento.

Aclarar que lo dicho se entiende esté o no inscrita la licencia ( STJUE de 22 de junio de 2016, asunto C-419/15, caso Thomas Pilipps GmbH & Co. KG)

7. Procede, pues, analizar la prueba y en especial el contrato aportado (doc. nº 16 y 17) y revisar si la interpretación realizada en la instancia es acertada, para lo cual las facultades de este tribunal, como órgano de apelación son plenas, y no constreñida a los límites que pretende el apelado, más propios de que un recurso de corte extraordinario como la casación. Por todas, STS de 4 de diciembre de 2015

En el inicial denominado CONTRATO DE AGENCIA de 1 de marzo de 1997 en el epígrafe 8 rubricado PROPIEDAD INTELECTUAL se dice que

" el Agente:

[...]

(b) Notificará al Mandante cualquier infracción o sospecha de infracción de la Propiedad intelectual u otra propiedad intelectual del Mandante"

En 2015 se firma un nuevo convenio en el que, en lo que aquí interesa, se lee lo siguiente:

"5. A EFA tendrá derecho a emprender acciones legales en el Territorio para proteger las Marcas sujetas a licencia, los Derechos de PI de las rutinas de ejercicio y los Derechos de Pl de los productos contra infracciones de terceros. AEFA está facultada para ello, en su propio nombre y a costa propia. En cualquier caso, en lo sucesivo, AEFA mantendrá a LMI, bajo petición de esta, informada de forma regular e inmediata de cualquier acción emprendida y de los resultados obtenidos como consecuencia de la misma. AEFA no admitirá ninguna responsabilidad ni realizará ninguna declaración que pueda afectar negativamente a las Marcas, los Derechos de Pl de las rutinas de ejercicio y los Derechos de Pl de los productos.

6. Las Partes reconocen que la presenteAdenda tiene como objetivo aclarar el objeto del Contrato y el alcance de los derechos de AEFA en relación con la defensa judicial de las Marcas, la PI de las rutinas de ejercicio y los Derechos de Pl de los productos. Por consiguiente, esta Adenda no sustituye al Contrato, que permanece con vigencia y efecto íntegramente" (remarcado añadido)

A la vista de ello nos resulta claro que yerra la sentencia de instancia por partida doble cuando interpreta el contrato: en primer lugar, cuando dice que no existe previsión contractual acerca del ejercicio de la acción de infracción frente a terceros, y, en segundo lugar, cuando afirma que no existe consentimiento en favor del licenciatario exclusivo

La simple lectura del documento contractual revela, sin precisar esfuerzo hermenéutico alguno , que (a) sí hay una regulación fruto de la autonomía de la voluntad y (b) que en virtud de ella , AEFA tiene derecho a ejercitar acciones legales para proteger las marcas licenciadas contra infracciones de terceros , limitándose el titular de la marca a poder pedir información de las acciones emprendidas y de sus resultados, lo que corrobora que es una intervención a posteriori y no autorizante.

Carece, pues, de rigor inferir la ausencia de consentimiento del punto 8.1 b) del inicial contrato, pues no solo se limita a prever una notificación al mandante cualquier infracción o sospecha de infracción de la propiedad intelectual, sino que en todo caso su interpretación debe hacerse, conforme a un canon de totalidad, con la adenda de 2015 encaminada precisamente a aclarar el alcance de los derechos de AEFA en relación con la defensa judicial de las marcas

Y ello sin necesidad de acudir al resultado de la prueba testifical escrita de LES MILLS INTERNATIONAL LTD, que en todo caso confirma lo anterior, sin que sea concluyente (en contra de lo que dice el recurso) que la parte demandada firmara un contrato con la actora, pues no cabe confundir el derecho a sublicenciar a terceros con la legitimación para interponer acciones relativas a la violación de una marca frente a terceros

8.Resulta, pues, errónea la sentencia al reclamar la concurrencia del requerimiento previo del artículo 25.3 RMUE, ya que no es de aplicación al existir previo consentimiento convencional del titular de las marcas, y con ello vulnera el art 10 LEC,

En consecuencia, procede revocar la falta de legitimación activa apreciada en la sentencia para las MUEs de la que AEFA es licenciataria, que son las nº 00847970 BODY PUMP; nº 004845533 BODYPUMP; nº 003792686 LES MILLS y nº 009221541 SH'BAM ( estas tres últimas inscritas en la EUIPO, doc. nº 13 de la demanda y su traducción oficial en doc. nº 41, y doc. nº 5 a 12 acreditativas de la titularidad del licenciante y la primera recogida en la tabla en la que se identifican las marcas cubiertas por el contrato, doc. nº 16 y 17 )

9.La consecuencia de lo anterior es que procede entrar a enjuiciar el fondo del asunto al no haberlo hecho el juez a quo, sin que sea dable la devolución al mismo para que dé una respuesta completa a lo planteado en la demanda, como se propone en la oposición al recurso. No se ajusta a ello el diseño legal de la apelación, que impone, tras revocar la sentencia, resolver las cuestiones objeto del proceso ( art 465.3LEC)

TERCERO. La infracción de las Marcas de la UE licenciadas

1.Las MUEs nº 00847970 BODY PUMP; nº 004845533 BODYPUMP; nº 003792686 LES MILLS y nº 009221541 SH'BAM de las que la actora es licenciataria ( estas tres últimas inscritas en la EUIPO, doc. nº 13 de la demanda y su traducción oficial en doce nº 41, y la primera recogida en la tabla en la que se identifican las marcas cubiertas por el contrato, doc. nº 16 y 17 ) son marcas denominativas que protegen servicios, en lo que aquí interesa, de la clase 41 relativos, entre otros, servicios de instrucción, asesoramiento y formación en materia de ejercicios.

De la documental aportada (doce nº 3,4 y resoluciones aportadas en precedentes judiciales) se desprende que identifican coreografías deportivas consistentes en rutinas de ejercicios para el mantenimiento de la forma física, impartidas en centros deportivos, que a tal efecto obtienen licencia

2. No es controvertido que la demandada, en virtud de un contrato firmado con la actora el 21 de marzo de 2012 en el que FITNESS ELITE SL es nominada como franquiciada, se constituyó en un Club licenciado con autorización para utilizar los programas de ejercicios identificados como BODY PUMP, BODY BALANCE y BODY COMBAT (doc. nº 27), y al que se puso término a la relación contractual en diciembre de 2015 (doc. nº 29)

3. Aunque lo niega la demandada, del informe de detective privado aportado en la demanda (doc. 31), que investiga la actividad desarrollada en el establecimiento de la demandada entre los días 14 a 25 de marzo de 2019, se acredita lo siguiente

i) en la recepción figura un cuadro de pequeñas dimensiones con la reseña "Centro Autorizado LES MILLS 2012" que se reproduce

ii) en el horario de actividades se utilizan para denominar algunas clases las expresiones BODYPUMP o SH'BAM

iii) en la página de Facebook accesible desde la Web www.centrodeportivoelite.com de la demandada se emplea SH'BAM y BODY PUMP para identificar algunas de las clases que se prestan

A lo anterior añadir que en agosto y septiembre de 2019 en los perfiles de Facebook de la demandada se incluían en los horarios clases de BODY PUMP y SH'BAM (doc. nº 43 y 44 aportados en la audiencia previa de 6.10.2021)

Por tanto, hasta esa fecha podemos afirmar que se hacía por la demandada uso de los signos licenciados en favor de la actora

4. No obsta a lo anterior el alegato defensivo vertido por el apelado. El que se impugnara el informe del detective y que no se pidiera por la parte aportante de la misma prueba testifical de los autores conforme al artículo 265.1. 5º en relación con el art 380 de la LEC, no significa que dicho informe no puede ser valorado como prueba. No vemos obstáculo en trasladar en este sentido la doctrina constitucional reiterada ( SSTC 107/1983, de 29 de noviembre o 33/2000, de 14 de febrero) acerca del atestado policial , que se considera prueba documental exclusivamente en relación con estos elementos objetivos y contratables ( STC 173/1997, de 14 de octubre) excluidos los que constituyen apreciación subjetiva de los que los elaboran ( SSTC 200/2004, de 15 de noviembre ; 164/2007, de 2 de julio; y 1/2009, de 12 de enero , entre otras)

En consecuencia, la ausencia de ratificación podrá afectar a aquellas afirmaciones, apreciaciones o consideraciones personales o subjetivas contenidas en el informe y emitidas por quien lo realiza, de las que no hay inconveniente en asumir que tienen naturaleza de prueba testifical, de modo que si no se ratifican y se someten a contradicción, lógico es que no tengan valor probatorio. Pero ello no implica que deba negarse negar toda eficacia probatoria al informe de detective respecto de aquellos datos objetivos y verificables que incorpora, como fotografías o impresiones de redes sociales, que pueden ser valorados como prueba documental, sometidos a su contradicción.

Datos objetivos los antes descritos corroborados, en cuanto a la identificación de los servicios ofertados con las impresiones de la red social que recogen el horario de clases, y el propio reconocimiento que se hace en la contestación en la que se dice (folio 8) que el cartel de pequeñas dimensiones fue retirado tras recibir la demanda ( acompañando fotografía acreditativa) y en cuanto al horario de clases que ello fue debido a un "error de administración" y de igual modo ocurrió con el encargado de las redes sociales (folio 9); errores que afirma que fueron subsanados ( folio 9).

Solo añadir frente a lo dicho por el apelado, de una parte, que respecto de esos "pantallazos" de redes sociales (como se dice por el apelado) sí está identificado su origen, figurando en la impresiones aportadas como doc. nº 43 y 44 la dirección electrónica, por lo que su impugnación no deja de ser una mera forma rituaria carente de contenido; y de otra, que carece de fuerza para enervar lo anterior la declaración testifical practicada a propuesta de la demandada, por los vínculos labores con esta , que deben ser tenidos en consideración a la hora de su valoración ( art 376LEC)

5. Por tanto, en conclusión, hasta esa fecha (septiembre de 2019) podemos afirmar que se hacía por la demandada uso de los signos licenciados en favor de la actora, que viene a reconocerse en el recurso, al decir que ya no se detectó a partir de octubre de 2019 la continuación del uso de las marcas por la demandada

6. Lo anterior permite afirmar, sin género de dudas, la existencia de infracción marcaria de las MUEs antes dichas al tratarse de un supuesto de doble identidad del art 9 .2 RMUE, que no precisa de más explicación para su apreciación, pues estamos ante un uso en la actividad propia de centro deportivo sin autorización alguna

Y ello no solo por la identificación de los servicios prestados en los horarios de clases o redes sociales con las marcas de la que es licenciataria la actora, sino también por presentarse como centro autorizado LES MILLS sin serlo. El que lo fuera en 2012 no lo hablita a seguir presentándose como tal tras el cese de la relación contractual en diciembre de 2015

No puede obviarse que en el contrato firmado por la demandada ya se preveía que como franquiciado el uso del nombre o marca relacionada con AEFA, Les Mills Aerobics o Les Mills debía ser conforme resultaba del mismo y mientras estuviera vigente (cláusula 9ª)

CUARTO. La infracción del nombre comercial y marca nacional

1. En la demanda se imputa también infracción de Nombre Comercial Nº 0254036 (AEFA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FITNESS Y AEROBIC) y de la Marca Nacional M 4009978 porque en el pequeño cartel que figuraba en la recepción del local aparecía AEFA. Cartel que reproducimos a continuación

2. La demanda en este sentido está abocada al fracaso por lo siguiente:

i) al margen de que el cartel ya es de pequeñas dimensiones (según se aprecia en la fotografía contenida en el informe de detective antes reproducida), lo que resulta prácticamente imperceptible es la expresión "aefa" que en la misma figura, además en minúscula y en grafía distinta, con una F absolutamente dispar

En esas circunstancias fácticas no cabe sino concluir que, al pasar inadvertido, deviene imposible predicar que estemos ante un uso que violenta la función distintiva del signo registrado, que era el nombre comercial, que además, no se limitaba a ASEFA

ii) en todo caso respecto de la marca nacional no cabe la tutela reclamada

La misma fue concedida a la actora en fecha 7.10.2019 (doc. nº 36), esto es, tras la demanda presentada el 30.7.2019, de modo que, al no ser titular registral en ese momento no podía invocar los derechos conferidos por el art 34 y ejercitar las acciones del art 40 y ss. de Ley de Marcas, que sólo se podrán hacer valer ante terceros a partir de la publicación de la concesión (art 38)

Ni siquiera podía haber pedido la tutela provisional prevista en el art 38.1 LM, esto es, la protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre la solicitud de registro y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido, ya que sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca ( art 38.4) y aquí la demanda ( que fija el objeto procesal, art 410LEC) es anterior.

Protección provisional que precisa petición expresa ( STS 450/2015, de 2 de septiembre) y que aquí, en todo caso, no se da.

QUINTO. Consecuencias de la infracción marcaria

1.Afirmada la infracción de las MUEs de las que la actora es licenciataria debemos entrar a determinar las consecuencias derivadas de ello, sobre las que no se pronuncia el juez a quo al no apreciar la legitimación activa; consecuencias que se contemplan en el artículo 130 RMUE , a completar ( arts. 17 y 129 RMUE) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional ( artículos 41 y ss. de la LM)

2.En el recurso se reduce temporalmente la petición indemnizatoria, pues se limita el periodo de uso no autorizado de las marcas a 3 años y 10 meses, esto es , desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2019, en total 46 meses a razón de 374,46€ mes, al considerar que esa es la licencia mensual a pagar por el uso de hasta 4 marcas ( BODYPUMP, SH'BAM, LES MILLS y AEFA) , según se deriva del contrato aportado como documento nº 30 ( 360,00 €, más 43,40 € al trimestre, que mensualmente son 14,46 € adicionales) , lo que arroja una cantidad total indemnizatoria de 17.225,16 € , a los que debe añadirse los gastos de investigación de la infracción por importe de 302,50 €

3. A la vista de las previsiones legales, proceden las pretensiones declarativa y de cesación, ya que a fecha de demanda ( art 410 LEC) aun persistía el uso no autorizado, sin perjuicio de que se entienda en sentido amplio comprensiva de la prohibición interesada en caso de cese, pero sin que proceda la fijación de indemnización coercitiva cuya determinación se difiere legalmente a ejecución ( art 44LM) , máxime cuando en este caso no consta continuada la actividad infractora desde septiembre de 2019

4. Finalmente, en cuanto a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, resulta procedente su estimación, por la concurrencia de los presupuestos previstos en el art 42LM.

De los cuatro sistemas de responsabilidad que maneja el legislador, aquí no solo se puede predicar el objetivo, al ser la demandada responsable de la primera comercialización de los servicios ilícitamente marcados, sino también la subjetiva o por culpa, pues debía ser consciente que no podía usar los signos licenciados en favor de la actora tras la ruptura del contrato de franquicia, y en todo caso, además se presume desde el requerimiento previo realizado

5.Afirmada la responsabilidad por daños y perjuicios no hay obstáculo alguno en reconocer los 302,50€ en concepto de los gastos de detective privado con arreglo al art 4.31LM , pues con ello se trata de resarcir gastos previos causalmente ligados a la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción, que se explican por estar encaminados a su acreditación y preparación de la defensa del derecho de exclusiva como las gestiones dirigidas al cese de la conducta infractora como es el coste de la comunicación del cese y el asesoramiento legal ( STJUE 28.04.2022, C-559/20)

6. El problema se presenta con la reclamación de 17.225,16 €, pues al cesar en el uso ya no se pide suma alguna por periodo indeterminado a determinar en fase de ejecución de sentencia

De los parámetros legales del art 43LM, la actora opta por la llamada "regalía hipotética", o más correctamente "(u)na cantidad a tanto alzado que al menos comprenda" la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho , que como hemo dicho en precedentes ocasiones, responde a una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria , pues la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa ( entre otras SSTS de 5.2.2008 y 9.3.2009)

7. Si bien admitimos el periodo infractor (diciembre de 2015 a septiembre de 2019), pues si se presentaba como centro habilitado de LES MILLS es lógico presumir que esa oferta de servicios BODYPUMP y SH'BAM no se limitara al periodo investigado por el detective, sino también antes, lo que no es aceptable es la estimación de la licencia hipotética que realiza

8. La actora se limita a trasladar las cuantías en su día abonadas por el demandado según el contrato de franquicia (180 € por dos programas de ejercicio distinguidos con las marcas de LES MILLS más un pago trimestral de 43,40€) y multiplicarlo por dos, al considerar cuatro las marcas vulneradas, lo que arroja una suma de 93,61€ mensuales por marca

Son varias las razones que impiden su admisión acrítica:

1ª) no es admisible trasladar automáticamente el canon de un contrato de franquicia (que es lo que las partes suscribieron, como se deduce de la terminología empleada y contenido dado) con la licencia de una marca

Ya hemos dicho en precedentes ocasiones que en un contrato de franquicia no solo se cede el uso de los derechos de propiedad industrial del franquiciador sino también son objeto de cesión otros activos como ocurre con el know how (STMUE Nº 160/2023, de 17 de marzo), de modo" no parece razonable aplicar los criterios de precios de la franquicia" (STMUE nº 102/2014, de 13 de mayo)

Ello aquí con más razón cuando se preveía que cada tres meses AEFA debía suministrar al franquiciado las nuevas coreografías y músicas de cada uno de los programas, con impartición trimestral de seminarios para introducirlos en las mismas, que podría explicar ese pago trimestral añadido

2ª) los servicios ofrecidos sin autorización se limitan a los identificados como BODYPUMP y SH'BAM, por lo que no cabe multiplicar por cuatro, pues la licencia hubiera implicado poder seguir apareciendo como un establecimiento LES MILLS

9. Aunque la demandada indica que con arreglo a la exhibición documental de contratos de 2019 suscritos por la actora el importe mensual por servicio es de 36€, lo cierto es que de dichos contratos lo que se deduce, con carácter general (al margen de promociones especiales) es que el importe de una actividad franquiciada asciende a 185€, con 95 € la segunda, lo que supone 220 €, más 36 € por la actualización trimestral

10.A la vista de todo ello, si bien no podemos tomar en consideración el importe reconocido por el demandado (que se refiere al pago trimestral), tampoco el propuesto por el demandante al referirse a una franquicia, que debe reducirse prudencialmente en un 40% aproximadamente, y fijarse en unos 55 € mensuales, de modo que resulta una indemnización de 5.060 € (46 meses x 110€ por mes, a razón de 55 € por servicio)

SEXTO. - Costas de la primera instancia

1.Al estimarse parciamente la demanda, no procede condena en costas de la instancia y cada parte abonará las causada a su instancia y las comunes por mitad ( art 394LEC)

SÉPTIMO. - Costas causadas en esta alzada.

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2LEC).

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.