Sentencia Civil 13/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 263/2023 de 19 de enero del 2024

PRIMERO.- La polémica objeto de litigio se suscita por EVENTOS Y PROYECTOS SL, en su condición de titular registral de diversas marcas que recogen el signo "EVENPRO" en la clase 41, para servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades artísticas y culturales (marcas nacionales número 2526778, con prioridad de 2003; número 2838765, con prioridad de 2008; y número 3630059, con prioridad de 2016). Su reclamación se debía a que la entidad 3LIM 2000 SL había estado utilizando desde 2018 para la actividad de organización de eventos el signo "eventpro 39", que suscitaba riesgo de confusión con su marca. Ejercitó, en consecuencia, acciones de cesación, de remoción, de indemnización y de publicación al amparo de la normativa marcaria.

En la sentencia pronunciada en la primera instancia se desestimó por completo la demanda, ya que la juzgadora apreció que, aunque la demandada había utilizado un signo que podía ser considerado infractor, se había aquietado al requerimiento de cesación que le dirigió la parte actora, ya que respondió favorablemente a él, dio instrucciones a sus empleados de utilizar una nueva marca y solicitó la baja del nombre de dominio coincidente con el signo conflictivo. Consideró, en definitiva, que el uso del signo infractor por 3LIM 2000 SL cesó en noviembre de 2019 y por lo tanto con anterioridad a la presentación de la demanda en su contra por parte de EVENTOS Y PROYECTOS SL, lo que constituía razón suficiente para desestimar las acciones de cesación y de remoción. Y rechazó luego la acción indemnizatoria porque entendió que en el caso de autos no se había practicado prueba alguna para acreditar los perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia del anterior uso de la marca por la demandada, pues la actividad de la demandante no disminuyó por consecuencia de ello.

En el recurso de apelación planteado por EVENTOS Y PROYECTOS SL se sostiene que debería haberse tenido presente que la situación de infracción marcaria persistió a través de la página identificada con el dominio web "www.eventpro39.com" desde el 30 de noviembre de 2018 y hasta el mes de noviembre de 2020 y también con la rotulación del signo en una furgoneta, con lo que entiende que debieron prosperar las acciones de cesación y de remoción. En consonancia con ello exige que se fije una indemnización coercitiva de 600 euros diarios y que se ordene la retirada del material publicitario infractor. También reclama que, como la producción de daños y perjuicios debía considerarse en este caso más que evidente, se acceda a su pretensión indemnizatoria, bien la que planteó con carácter principal, que derivaba a ejecución el señalamiento de una cifra concreta, o con arreglo a la petición subsidiriaria, de que se calculase con arreglo al 1% de la cifra de negocios correspondiente a los servicios ilícitamente marcados de contrario. Por último, consideraba equivocado el pronunciamiento en costas, pues, de no serle favorable, debería haber atendido a la existencia de, cuando menos, serias dudas de hecho o de derecho con respecto a un caso como éste.

Este tribunal cree preciso significar que no es objeto de debate entre las partes la incompatibilidad entre las marcas registradas por la actora para el desarrollo de su actividad de organización de eventos y el signo que utilizaba la demandada en la web y en la rotulación de una furgoneta para servicios del mismo tipo. Por otro lado, vamos a atenernos a los términos del debate que, procedentes de la primera instancia, hayan sido mantenidos en los escritos propios de la segunda ( artículo 465.5 de la LEC), sin que advirtamos que la recurrente se esté desviando de ellos, pues aunque no ejerciese explícitamente una acción declarativa de infracción de sus marcas, resulta bastante obvio que la apreciación de esa clase de situación es lo único que podría dar soporte a los pedimentos de su demanda.

Por último, aunque no le asignamos mayor trascendencia procesal, hemos de puntualizar que aunque la parte actora llega a advertir un eventual defecto de incongruencia en la resolución apelada, esta deficiencia procesal ( artículo 218.1 de la LEC) nunca podrá ser apreciada cuando los pedimentos supuestamente ignorados hubiesen quedado implícitamente desestimados, con acierto o sin él, al rechazarse un presupuesto jurídico previo para abrir la puerta a la posibilidad de su análisis (como ocurriría con el señalamiento de una indemnización coercitiva o una eventual orden de remoción, que no pueden ordenarse si se entendiera, como se hace en la primera instancia, que no subsistía la infracción). Por lo que nunca podríamos reprochar a la actora no haber instado un complemento de sentencia ( artículo 215 de la LEC) como presupuesto procesal para sostener su recurso, como pretende la parte apelada. Es más, si este tribunal llegase a una conclusión discrepante de la juzgadora de la primera instancia en cuanto a la subsistencia de la infracción al tiempo de la demanda, tendría lógicamente las manos libres para pronunciarse sobre esas consecuencias no tratadas.

SEGUNDO.- La recurrente sostiene que la parte demandada se ha mantenido en situación de infracción marcaria a través de la página identificada con el dominio web "www.eventpro39.com" desde el 30 de noviembre de 2018 y hasta el mes de noviembre de 2020. Lo que significaría que desoyó el requerimiento de cesación que recibió el 15 de julio de 2019 vía burofax y que persistía en la infracción al tiempo de la demanda.

El examen de la documentación incorporada al expediente pone de manifesto a este tribunal que la demandada obtuvo el registro del dominio con el signo infractor el 30 de noviembre de 2018. Y, en efecto, a fecha 20 de noviembre de 2019, como resulta de impresión de las imágenes de la web "www.eventpro39.com" (documento nº 9 de la demanda), titularidad de 3LIM 2000 SL, todavía se contenía entonces en el mencionado sitio de Internet publicidad bajo el signo "eventpro 39" para el servicio de organización de eventos. Lo que demuestra que, pese a anunciar su voluntad de hacerlo mucho antes, no llegó a materializar esa entidad su buena intención de atender el requerimiento de cesación de uso de ese signo que había recibido varios meses antes (en julio de 2019), al menos en lo que respecta a su empleo en este medio.

Además, como consta en el documento que acompañó la parte actora al desistimento manifestado en el trámite cautelar, que obraba en las actuaciones procesales de esa pieza, por lo que no hizo falta incorporarlo como nueva prueba en la apelación, en noviembre de 2020 todavía estaba operativa la página web "www.eventpro39.com". No se nos ha mostrado el contenido de esa página, pero como lo que la contraparte afirmaba era haberla dado de baja y ello no se compadece con la realidad, hemos de deducir, con arreglo a la lógica de las cosas, que la situación que hemos decrito en el número precedente todavía no había cesado, ni tan siquiera, al tiempo de presentación de la demanda (el 29 de julio de 2020).

Las conclusiones precedentes se avienen con algo tan patente como que la propia demandada 3LIM 2000 SL fuera incapaz de aportar pruebas verdaderamente concluyentes sobre el momento en el que realmente hizo efectivo su anunciado propósito de dejar de utilizar el signo "eventpro 39", lo que no debería haberle costado en exceso, por razón de su accesibilidad a la fuente de la prueba ( artículo 217.7 de la LEC). La documentación que aportó con su contestación a la demanda revela una calculada inconcreción al respecto, siendo el mejor ejemplo de esa estrategia el informe emitido por el proveedor de servicios ACENS del que se desprende que la baja del dominio eventpro39 (.es y .com) no se llevó a cabo en un primer momento en julio de 2019, sino que solo se haría efectiva más adelante (sin concretar en qué fecha, lo que no parece de recibo a propósito de una información técnica que debería ser precisa), al parecer por supuestos problemas técnicos. La testifical de D. Urbano, que presentó la demandada, no aportó esa concreción temporal, pues solo se deriva de ella que explicó al administrador de 3LIM 2000 SL que las bajas del dominio debía gestionarlas con el operador del servicio, sin que supiera más del asunto en bastantes meses. Lo que podemos extraer de ello es que la demandada anunció a la contraparte, al ser requerida para ello, que iba a dejar de servirse del signo que motivaba la queja por infracción, pero no fue realmente efectiva, sea por causa suya o de quienes le prestaban servicios, en llevar a la práctica esa conducta, pues la manifestación de la situación infractora pervivió en el tráfico mercantil y obviamente provocaba incidencia, cuando menos publicitaria, en él. Se trataba de un caso claro de comportamiento vulnerador del derecho ajeno de exclusiva, ya que seguía ofertándose al mercado la prestación de la misma clase de servicios bajo un signo infractor de aquél.

Por otro lado, también existe prueba en los autos de que se utilizó por la parte demandada un vehículo furgoneta que llevaba rotulado en su exterior junto a la mención 3LIM 2000 SL, con la expresión de sus datos de contacto, el signo "eventpro 39", con la indicación de la página web "www.eventpro39.com" y referencia al mismo teléfono de contacto de aquélla. Consta la fotografía correspondiente en los autos (documento nº 8 de la demanda) y se aviene ésta con los testimonios prestados por los testigos D. Jose Enrique y D. Carlos Jesús, que pese a ser personas vinculadas a la empresa demandante, resultan en este aspecto verosímiles por estar respaldados por la existencia de la mencionada foto. Lo que ocurre es que el momento exacto de la toma de la misma no es tan claro, pues pudo serlo tanto antes, como después, del requerimiento de cesación que se dirigió a la demandada, ya que en esto no fueron coincidentes ambos testimonios.

En definitiva, este tribunal considera que, no rebatida la incompatibilidad entre la marca registrada y el signo empleado de contrario, ha quedado probado que medió la comisión de conductas infractoras de un derecho de exclusiva de titularidad ajena, el derivado de las diversas marcas "EVENPRO" de EVENTOS Y PROYECTOS SL, por parte de 3LIM 2000 SL (con independencia de que finalmente pudieran facturarse, con la avenencia de ésta, como se desprende de su contestación a la demanda, los servicios prestados mediante una tercera empresa con vinculaciones con aquella - CEPAX). Y ello antes de ser requerida en julio de 2019 de cesación por EVENTOS Y PROYECTOS SL (rotulación de vehículo y promoción publicitaria en la página web), pero también después (al menos en lo que incumbe al empleo del signo en Internet), con una persistencia que sobrepasó incluso (hasta noviembre de 2020, cuando menos, como señala la actora) el momento de la presentación de la demanda en su contra, lo que aceleró, sin duda, la búsqueda de una definitiva solución para ese problema pendiente.

Los tribunales deben emitir sus pronunciamientos con arreglo a cuál fuera la situación existente al tiempo de la presentación de la demanda por la parte actora, porque así lo exige el principio procesal "ut lite pendente nihil innovetur" (acogido en los artículos 410, 411 y 413.1 de la LEC). Por lo tanto, como mediaba todavía entonces conducta infractora, debería haberse emitido un fallo que acogiera las acciones de cesación de esa conducta y de remoción de sus efectos ( arts. 40 y 41.1 de la LM), que se postulaban en los pedimentos 1 y 2 del suplico de la demanda.

Asimismo, en consonancia con la previsión del artículo 44 de la LM, como emitimos una condena a la cesación de los actos de violación de una marca, hemos de señalarle a la condenada la obligación de pagar de una indemnización coercitiva por el tiempo que pudiera transcurrir hasta que hiciese efectiva cesación de la violación. Pero ese precepto legal señala que los términos de la misma (importe periódico y lapso temporal al que se aplicará) serán fijados en fase de ejecución. Ahí deberá tenerse en cuenta si tras la emisión de la condena a la cesación subsiste todavía motivo para hacer efectiva y de qué manera concreta la coerción.

TERCERO.- La comisión de conducta infractora justifica que se imponga la obligación a la parte demandada de afrontar el pago de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al titular de la marca (conforme a la previsión de los artículos 41.b y 42 de la LM). Vamos a explicarlo con cierto detenimiento.

No podemos desconocer que se desplegó en este caso por parte de la demandada una actividad empresarial amparada por el signo que ha sido considerado vulnerador del ajeno derecho de exclusiva, aunque se pudiera materializar por medio de una empresa vinculada a aquella, que actuaba con la cobertura del signo infractor que 3LIM 2000 SL publicitaba en el mercado a su propio nombre para la prestación de los servicios de organización de eventos. Basta aquí con recordar que en la contestación a la demanda se reconoció lo siguiente: "Es cierto que 3LIM2000 tiene una división dedicada a la organización de eventos, aunque ello supone un importe muy minoritario de su volumen y facturación. Sin perjuicio de una mayor explicación en el Hecho Cuarto, baste por el momento ir precisando que estas actividades de organización de eventos no se realizan por 3LIM2000, sino por otra sociedad mercantil perteneciente al mismo grupo, denominada CEPAX SERVICIOS, S.L. // Es, por tanto, cierto que durante un breve periodo de tiempo 3LIM2000 (en realidad, CEPAX SERVICIOS, S.L.) operó en el tráfico mercantil en la prestación de estos servicios de organización de eventos bajo la marca "EVENTPRO39", que nunca registró, e hizo uso de la página de internet con dirección www.eventpro39.com para promocionar estos servicios". No exige un especial esfuerzo argumental explicar que el empleo del signo infractor en el seno del mercado, en una actividad directamente concurrente con la de la demandante, con la obtención de provecho económico de ello (pues con la contestación a la demanda se mostró facturación - documento nº 14 -referente a esa actividad con signo infractor, aunque instrumentada a través de tercero), implica que la vulneración de la marca tuvo impacto, aunque eventualmente lo fuera de moderada dimensión, en el tráfico mercantil. Luego necesariamente incidió desfavorablemente en el derecho de exclusiva de la parte actora, porque está constatado que al amparo del signo infractor se prestaron servicios bajo una identificación que solo debería haber generado productividad en favor de la demandante y que generó sin embargo un rendimiento económico para la órbita de la demandada. Esa clase de desplazamiento patrimonial se efectuó a costa de los legítimos derechos de la parte actora.

Aunque no opere en este ámbito, con carácter general, una presunción legal que permita eludir en todo caso la necesidad de presentación de prueba ( sentencias de la Sala 1º del TS 692/2008, de 17 de julio, 351/2011, de 31 de mayo, 516/2019, de 3 de octubre y 320/2022, de 20 de abril), la jurisprudencia mencionada no excluye que, como parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia, pueda ser apreciada una situación de tales características que revele la existencia de daño en el caso concreto, sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio específico de prueba. Eso es lo que ocurre, justamente, en el presente caso, según hemos explicado antes, porque en casos de esta índole "habla la cosa misma" ( ex re ipsa), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella ( sentencias de la Sala 1ª del TS 692/2008, de 17 de julio y 351/2011, de 31 de mayo).

Ahora bien, lo que no resulta de recibo es que, a la hora de la cuantificación de ese daño, la demandante/apelante defienda como pretensión principal una exigencia indemnizatoria que, con olvido de la regla prevista en el artículo 219 de la LEC, remitiera a la fase de ejecución el establecimiento de indemnización, no solo sin la debida asignación de una cifra al importe de su reclamación, sino sin tan siquiera proceder a la fijación de las bases para su liquidación. Lo que nos lleva, ante la improsperabilidad de esa clase de planteamiento, a analizar la pretensión subsidiaria, sustentada en la previsión del artículo 43.5 de la LM. Como señala la jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1º del TS516/2019, de 3 de octubre y 320/2022, de 20 de abril) este precepto no obvia la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, sino que presupone la existencia de éstos (como aquí hemos explicado), de manera que " no introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados." Se trata de una fórmula cuya función es, simplemente, facilitar el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

Por lo tanto, ya que hemos llegado a la conclusión de que la infracción tuvo que generar perjuicio, vamos a estimar la pretensión subsidiria en materia indemnizatoria. Por lo que condenamos a 3LIM 2000 SL a indemnizar a EVENTOS Y PROYECTOS SL en una suma equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, directamente o a través de tercero, con los productos o servicios ilícitamente marcados durante el periodo temporal que perduró la violación marcaria. Ya hemos señalado antes que ello debe considerarse producido, cuando menos, desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el mes de noviembre de 2020.

CUARTO.- En el pedimento 4 de la demanda se suplicaba la publicación de la sentencia a costa de la parte demandada. Sin embargo, es importante tener presente que no es ésta una consecuencia que deba derivar automáticamente de cualquier situación de infracción marcaria, sino que debe analizarse de un modo apegado a las circunstancias de cada caso.

La publicación de la sentencia es un derecho del titular marcario ( artículo 41.1.f de la Ley de Marcas) que debe responder a la finalidad de, en la medida de lo posible, contribuir a restablecer la situación del perjudicado, deshaciendo posibles equívocos del público destinatario de los bienes o servicios y poniendo además en conocimiento del mercado cuál ha sido la solución para el conflicto suscitado en su seno. Se trata de una medida pensada para contribuir a remover los efectos de la infracción, que persigue tratar de eliminarlos por completo, allá hasta donde resulte viable, y restablecer la situación de mercado que resultó alterada por la vulneración del derecho que motivó la acción judicial. Es cierto que la publicación entraña un coste económico para el demandado, pero el demandante no recibe una compensación económica con ello, sino que disfruta de una medida de remoción de los efectos de la infracción.

Además, es importante que el grado de publicidad exigido deba ajustarse al criterio de la buena fe ( artículo 7 del C Civil). Con el fin de no incurrir en una desproporción entre la entidad de la infracción y el tenor del medio empleado para hacer desaparecer o compensar sus efectos.

Pues bien, manejando esas premisas puede comprenderse que no vemos la necesidad de decretar en el presente caso una medida de publicidad de esa índole. Ello por varias razones. En primer lugar, porque no tenemos constancia de que el impacto de la infracción en el mercado haya podido ser de entidad tal que requiera una iniciativa de publicidad de esta índole para con ello remover los efectos de la infracción. Todo indica que el alcance de la infracción no tuvo un impacto demasiado generalizado que pudiera exigir darle una difusión de la sentencia que exceda de su notificación a las partes implicadas. En segundo término, no advertimos que imponer a la parte demandada esta clase de esfuerzo, más allá de suscitarle un gravamen económico por los costes que conllevaría, vaya a añadir nada para el debido y justo restablecimiento de los derechos de la contraparte, para los que ya se ha señalado una adecuada satisfacción. No se debe emplear esta posibilidad como una medida de índole punitivo.

QUINTO.- La parcial estimación de la demanda, ya que no todos sus pedimentos resultan acogidos, implica que, en cuanto al tratamiento de las costas de la primera instancia, debamos atenernos a la regla prevista, con carácter general, para ese tipo de decisiones judiciales, en el nº 2 del artículo 394 de la LEC. Por lo que cada parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

SEXTO.- La estimación, ya sea total o ya sea parcial, del recurso de apelación determina, en materia de costas, que no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de la segunda instancia, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente