Última revisión
09/07/2024
Sentencia Civil 173/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 6/2024 de 27 de marzo del 2024
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Orden: Civil
Fecha: 27 de Marzo de 2024
Tribunal: AP Alicante
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Nº de sentencia: 173/2024
Núm. Cendoj: 03014370082024100160
Núm. Ecli: ES:APA:2024:272
Núm. Roj: SAP A 272:2024
Encabezamiento
Procurador/es: JOSE LUIS CORDOBA ALMELA
Letrado/s: DANIEL GABARRE ARMENGOL
Procurador/es : JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ
Letrado/s: DAVID EMILIANO GOMEZ SANCHEZ
Ilmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Rafael Fuentes Devesa.
En la ciudad de Alicante, a veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 596/20, sobre infracción de marcas y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Don Bartolomé y FRODE DE CARME, S.L., representada por la el Procurador Don José Luis Córdoba Almela, con la dirección del Letrado Don Daniel Gabarre Armengol y; como apelada, la parte actora, MAR DE FRADES, S.L., representada por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado Don David Emiliano Gómez Sánchez.
Antecedentes
Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 6-U01/24, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día de la fecha, en el que ha tenido lugar.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.
Fundamentos
MAR DE FRADES, S.L. deduce en la demanda dos acciones acumuladas:
i) MUE número 17694472, figurativa, solicitada el día 15 de enero de 2018 y concedida el día 24 de julio de 2018, para designar productos de la clase 33 (vino elaborado con uvas de la variedad Albariño protegidos por la denominación de origen RIAS BAIXAS), con la siguiente representación gráfica:
ii) marca española número 3098321, mixta, solicitada el día 12 de noviembre de 2013 y concedida el día 5 de marzo de 2014, para designar productos de la clase 33 (vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas)), con la siguiente representación gráfica:
Fundamenta la acción de infracción en (1) el riesgo de confusión al amparo del artículo 9.2.b del Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, (en lo sucesivo, RMUE) y del artículo 34, apartado 2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM) y; en (2) la protección reforzada de la marca renombrada al amparo de los artículos 9.2.c RMUE y 34.2.c LM, en relación con los artículos 41 y siguientes LM, porque los demandados producen, comercializan y promocionan un vino de uva albariño de la denominación de origen RIAS BAIXAS identificado con el denominativo "LA OLA" por medio de una botella con la siguiente presentación
i) fundada en el artículo 6 (actos de confusión) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) frente a ambos demandados porque la forma de presentación de la botella de vino "LA OLA", en particular, el color azul de la "icónica botella MAR DE FRADES" y el mensaje contenido en la zona lateral de su etiqueta induce al consumidor a creer que la botella de La OLA es una continuación del proyecto MAR DE FRADES, como resulta de la comparación de la presentación de ambas botellas en la página 71 de la demanda
ii) fundada en el artículo 12 LCD (aprovechamiento de la reputación ajena) porque los dos demandados, mediante la forma de presentación de la botella "LA OLA", consiguen la transferencia de la imagen y reputación de la botella "MAR DE FRADES" de la actora, en especial, su color azul, de forma gratuita cuando habían obtenido un precio importante con la venta a la actora de los activos inmateriales en el año 2003.
iii) fundada en el artículo 4 LCD (cláusula general), solo frente a Don Bartolomé, en atención a los siguientes actos: (1) al seguir explotando elementos en la botella "LA OLA" que fueron objeto de la compraventa de los intangibles "MAR DE FRADES" en el año 2003 lo que equivalía a renunciar a los mismos a partir de aquella fecha y; (2) manifestaciones públicas de carácter vejatorio con respecto al negocio "MAR DE FRADES" contenidas en la página web https:// www.vinistas.com/comprar-vino/876-la-ola.html
i) la declaración de las conductas infractoras de las dos marcas y de la comisión de los actos de competencia desleal.
ii) la condena a cesar en el uso del signo "LA OLA", "LA OLA ORIGEN AZUL" y "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA" con prohibición de su utilización en el futuro.
iii) la condena a retirar del mercado, procediendo a su destrucción, de los productos identificados con el signo "LA OLA", "LA OLA ORIGEN AZUL" y "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA" y, presentados mediante una botella de cristal de color azul.
iv) la condena a la indemnización de los daños y perjuicios atendiendo a los beneficios obtenidos por la demandada como consecuencia de la violación de las marcas, en la cuantía establecida en fase de ejecución.
v) la condena a la indemnización de daños y perjuicios atendiendo al criterio de la regalía hipotética por la utilización de los elementos determinantes de la comisión de actos de competencia desleal tales como el envase de cristal de color azul.
vi) la condena a la publicación de la Sentencia en la versión física y digital del diario EL PAÍS.
vii) la condena a las costas causadas.
La Sentencia de instancia estimó la demanda frente a la codemandada FRORE DE CARME, S.L. y estimó en parte la demanda frente al codemandado Don Bartolomé con los siguientes pronunciamientos:
1) desestimó la acción de infracción marcaria porque las dos marcas invocadas en la demanda no pueden considerarse renombradas y porque no concurre riesgo de confusión respecto de los signos utilizados por los demandados.
2) estimó únicamente frente a la codemandada FRORE DE CARME, S.L. la pretensión declarativa de haber incurrido en los actos de deslealtad tipificados en los artículos 6 y 12 LCD, a la que condenó a
i) cesar en el uso del signo "LA OLA", "LA OLA ORIGEN AZUL" y "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA" con prohibición de su utilización en el futuro tal y como se está presentando en la actualidad mediante su presentación en una botella de cristal de color azul.
ii) a retirar del mercado, procediendo a su destrucción, de los productos identificados con el signo "LA OLA", "LA OLA ORIGEN AZUL" y "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA" y, presentados mediante una botella de cristal de color azul.
iii) a la indemnización de los daños y perjuicios atendiendo al criterio de la regalía hipotética por la utilización de los elementos determinantes de la comisión de actos de competencia desleal tales como el envase de cristal de color azul.
iv) las costas causadas en la instancia.
3) estimó en parte la demanda frente a Don Bartolomé al declarar que ha incurrido en un acto de competencia desleal tipificado en el artículo 4 LCD, pero únicamente por las manifestaciones contenidas en web https:// www.vinistas.com/comprar-vino/876-la-ola.html y le condenó a publicar la Sentencia durante el término de tres días consecutivos en la web www.vinistas.com a costa del demandado y en los espacios reservados a la publicidad de sus vinos; sin efectuar especial imposición de costas a ninguna de las partes.
Frente a la misma se ha alzado la parte demandada que impugna todos los pronunciamientos que le perjudican:
1) improcedente declaración de conducta desleal imputable a Don Bartolomé tipificada en el artículo 4 LCD.
2) improcedente declaración de conducta desleal imputable a FRORE DE CARME, S.L. tipificada en el artículo 6 LCD (actos de confusión).
3) improcedente declaración de conducta desleal imputable a FRORE DE CARME, S.L. tipificada en el artículo 12 LCD (explotación de la reputación ajena).
4) subsidiariamente, improcedencia de la condena a FRORE DE CARME, S.L. al pago de las costas.
Al no haber recurrido ni impugnado la Sentencia la parte actora han devenido firmes en esta alzada los siguientes pronunciamientos:
i) la desestimación de la acción de infracción marcaria.
ii) la falta de legitimación pasiva de Don Bartolomé respecto de los actos de competencia desleal previstos en los artículos 6 y 12 LCD.
iii) la desestimación del acto de competencia desleal previsto en el artículo 4 LCD, imputado únicamente a Don Bartolomé, por seguir explotando elementos en la botella "LA OLA" que fueron objeto de la compraventa de los intangibles "MAR DE FRADES" en el año 2003 lo que equivalía a renunciar a los mismos a partir de aquella fecha.
iv) la no imposición al codemandado Don Bartolomé de las costas causadas en la instancia.
TERCERO.- Acto de competencia desleal tipificado en el artículo 4 LCD imputable a Don Bartolomé.
Aunque el recurso de apelación alega la improcedencia de la declaración de conducta desleal imputable a Don Bartolomé por la comisión de los dos actos relacionados en la demanda, realmente, solo puede referirse el recurso a uno de ellos relativo a las manifestaciones públicas realizadas en la página web www.vinistas.com, porque el otro acto imputado en la demanda, relativo a la vulneración del objeto de la compraventa de los intangibles realizada en el año 2003, su declaración como desleal fue desestimada en la Sentencia recurrida.
El texto publicado en la página web www.vinistas.com, considerado desleal al amparo del artículo 4 LCD es el siguiente:
Dejando al margen las alegaciones del recurso sobre la falta de intervención personal del codemandado Don Bartolomé en la redacción del texto y sobre la ausencia de carácter ofensivo del comentario al hacer referencia a una concreta modalidad de elaboración del vino que, en todo caso, estaría amparado en la libertad de expresión, hemos de señalar que en las páginas 80 y 81 de la demanda este texto es calificado como "
El párrafo primero del artículo 9 LCD tipifica expresamente los actos de denigración: "
La STS nº 236/2014, de 7 de mayo, señala cuál es la finalidad de este precepto:
"
Resulta evidente que la calificación que la propia demanda atribuye al texto litigioso permite subsumirlo en el tipo de los actos de denigración porque los califica de vejatorios, ofensivos y, denigrantes con la finalidad de desmerecer los méritos de la actora.
Es criterio jurisprudencial reiterado que no puede calificarse una conducta como desleal tipificada en la cláusula general del artículo 4 LCD cuando es subsumible en otro de los tipos previstos en la LCD. Así, la STS nº 95/2014, de 11 de marzo, declara:
"
En conclusión, ante la errónea tipificación de la conducta desleal en la cláusula general del artículo 4 LCD, hemos de acoger esta primera alegación del recurso y, consiguientemente, revocar el pronunciamiento que imputaba a Don Bartolomé la comisión de un acto de competencia desleal previsto en el artículo 4 LCD, así como también revocamos el pronunciamiento de condena a la publicación de la Sentencia en la página web www.vinistas.com, de modo que hemos de absolverlo de todas las pretensiones deducidas en la demanda.
El artículo 6 LCD tipifica como desleal: "
La demanda fundamenta la existencia del acto de confusión partiendo de los elementos característicos de la botella del vino "MAR DE FRADES": i) botella de color azul; ii) imagen representativa de una ola en la etiqueta.
A continuación, considera que la confusión se produce porque la botella elaborada y comercializada por FRORE DE CARME, S.L. reproduce estos dos elementos: i) botella de color azul; ii) utilización de una ola en la etiqueta en la que destaca el elemento denominativo "LA OLA" y; además, añade la leyenda que contiene la zona lateral de su etiqueta que se refiere a la botella de la actora para establecer un vínculo irreal entre los productos en disputa con la finalidad de conducir al público a la falsa creencia de que se trata de prestaciones relacionadas:
Seguidamente, la demanda se remite a las conclusiones del estudio realizado por MORE THAN RESEARCH (documento número 19 de la demanda) del que se desprende que la mayoría de los participantes en el estudio demoscópico identifica la botella azul con la botella "MAR DE FRADES" y, al exhibir la botella "LA OLA", considera que ambas botellas pertenecen a la misma empresa.
Para ilustrar la confusión, reproducimos la representación gráfica contenida en la demanda
La Sentencia de instancia parte de la distintividad del color azul de la botella utilizada desde antes del año 2000 como vinculada a "MAR DE FRADES", característica con la que coincide la botella del vino "LA OLA", siendo insuficiente el resto de los elementos implicados en la presentación de esta última botella para conjurar el riesgo de confusión y asociación, sino más bien contribuyen a la confusión porque contienen, desde un enfoque sintético, elementos de la presentación de la botella "MAR DE FRADES" mantenidos a lo largo de los años (leyenda del contraetiquetado; la referencia a la ola mediante el elemento denominativo "LA OLA" y en la propia etiqueta frontal; la introducción de unas olas estilizadas o zarcillo). Termina señalando la irrelevancia de: i) la existencia en el mercado de botellas de vino de color azul sin otros elementos confusorios; ii) la titularidad de FRORE DE CARME, S.L. de dos títulos de cobertura como es la MUE número 17253188, figurativa, "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA - ORIGEN AZUL y el nombre comercial 385138 "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA", registrados en el año 2018; iii) los cambios realizados por la mercantil demandada en la añada de 2019 porque son manifiestamente insuficientes al mantener los elementos distintivos como son el color azul de la botella y la referencia a la ola.
Frente a la estimación de la acción de competencia desleal fundada en el artículo 6 LCD, FRORE DE CARME, S.L. formula alegaciones entre las que destacan las que rechazan que la botella de color azul goce de singularidad competitiva en la actualidad y que las importantes diferencias existentes entre los distintos elementos que configuran la presentación de las dos botellas impiden que pueda producir confusión sobre su origen empresarial.
La STS 654/2007, de 12 de junio, especifica las características del riesgo de confusión previsto en el artículo 6 LCD:
"
Hemos de acoger esta alegación del recurso atendiendo a los siguientes razonamientos:
1) Ambas partes están conformes en que la utilización de una botella de vidrio de color azul cobalto como envase de vino fue introducida por primera vez en los años 1990 con el elemento denominativo "MAR DE FRADES", gracias a la creatividad e ingenio de Don Bartolomé, pero en la actualidad ya no constituye una novedad ni puede considerarse ya un elemento de presentación icónico porque se ofrece una botella con ese color en los catálogos de los fabricantes de botellas de vidrio (JUVASA, VIDRIPACK y VIDRISOR) tanto en la modalidad Bordalesa como en la modalidad Rhin (esta es la modalidad de la botella "MAR DE FRADES") a disposición de cualquier bodega, según obra a los documentos números 28 y 29 de la contestación.
A título de ejemplo, las botellas modalidad Bordalesa de JUVASA
A título de ejemplo, las botellas modalidad Rhin de VIDRIPACK
Pero no solo se ofrecen estas botellas a las bodegas para envasar sus vinos sino que en el mercado se ofrecen ya vinos envasados con botellas modalidad Rhin de color azul cobalto pertenecientes a las misma Denominación de Origen RIAS BAIXAS que contienen en su etiqueta frontal motivos marinos según consta al documento número 31 de la contestación
Significa, pues, que la botella azul cobalto considerada icónica y distintiva de la modalidad Rhin como envase estrechamente asociado a MAR DE FRADES en el momento en que se lanzó al mercado en los años 1990, ha devenido en la actualidad una forma de botella que ya no es excepcional en el envasado de botellas de vino, incluso de la misma Denominación de Origen RIAS BAIXAS.
2) Con la operación de venta de activos materiales, propiedad industrial y marcas de la entonces denominada BODEGAS MAR DE FRADES, S.L. (después, BODEGAS DE AROUSA, S.L.) y de la esposa e hijo de Don Bartolomé en favor de FRADES DO SALNES, S.L. (después, MAR DE FRADES, S.L., la actora en este procedimiento) el día 9 de enero de 2003, los vendedores y Don Bartolomé se obligaron a un pacto de no competencia durante tres años que fue cumplido, por lo que transcurrido ese plazo, a partir del año 2018, MAR DE FRODES, S.L., con la dirección técnica y comercial de Don Bartolomé, elaboró y comercializó el vino "LA OLA" envasado con una botella con una presentación que contiene múltiples elementos que lo diferencian en su conjunto de la presentación de la botella "MAR DE FRADES" desde el punto de vista del consumidor medio:
i) la forma de la botella "MAR DE FRADES" es de la modalidad Rhin, mientras que la forma de botella "LA OLA" es de la modalidad Tobbo
ii) la tirilla de la Denominación de Origen de la botella "MAR DE FRADES" está colocada en la etiqueta trasera, como es habitual, mientras que en la botella "LA OLA" está colocada en la parte alta del cuello de la botella
iii) la etiqueta frontal de la botella "MAR DE FRADES" es sustancialmente distinta de la zona frontal de la etiqueta de la botella "LA OLA" hasta el punto que la misma Sentencia de instancia declara que no son confundibles lo que igualmente percibirá un consumidor medio
iv) las etiquetas de la botella "MAR DE FRADES" se divide en dos partes separadas (frontal y trasera) mientras que la etiqueta de la botella "LA OLA" es continua distinguiendo cuatro partes (frontal, oculta con tinta termocrómica, lateral y trasera).
v) para un consumidor medio la leyenda que se contiene en la parte lateral de la etiqueta de la botella "LA OLA" pasa desapercibida por su extensión y carácter informativo sin que pueda inferir de su contenido la relación con la botella "MAR DE FRADES" porque desconoce las vicisitudes relacionadas con la operación de venta del año 2003, de modo que puede atribuir a la línea longitudinal del zarcillo que lo divide un carácter puramente decorativo
vi) la inclusión del zarcillo u olas estilizadas que figuran en la zona lateral de la etiqueta de la botella "LA OLA" evocan al elemento gráfico que figuraba en la etiqueta frontal de la botella "MAR DE FRADES" hasta el año 2016.
Pero un consumidor medio no se apercibirá de la relación con la botella "MAR DE FRADES" porque en la botella "LA OLA" no figura en la zona frontal de la etiqueta sino en la zona lateral lo que le resta visibilidad y, no era un elemento dominante en el signo de "MAR DE FRADES" en el que destacaba el elemento denominativo.
En conclusión, si la botella de "MAR DE FRADES" carece en la actualidad de su carácter icónico porque ya no resulta excepcional en el mercado y, además, presenta sustanciales diferencias en la forma de la botella y en los elementos que conforman el etiquetado respecto de la botella "LA OLA", no podemos más que concluir que el consumidor medio no podrá creer razonablemente que ambas botellas tienen el mismo origen empresarial ni que las bodegas de las que proceden tienen alguna vinculación entre sí.
Llama la atención que MAR DE FRADES, S.L. es titular de la MUE número 18065439, tridimensional, solicitada el día 16 de mayo de 2019 y concedida el día 24 de octubre de 2019, para designar productos de la clase 33 (vinos) que ampara el uso de una botella con idéntica presentación respecto de la que está comercializando desde el año 2017 (página número 14 de la demanda), la cual no ha invocado como fundamento de su acción en ningún momento a lo largo de este litigio.
No puede MAR DE FRADES, S.L. obtener un derecho de exclusiva sobre la presentación de su botella de vino a través de la legislación de competencia desleal cuando puede conseguirlo a través de la legislación marcaria.
La demanda justifica la comisión de este acto de competencia desleal indicando que la botella "LA OLA" incluye en su presentación un elemento de prestigio y reputación propio de la botella "MAR DE FRADES" como es el color azul aprovechándose FRORE DE CARME, S.L. del esfuerzo y la inversión realizada por la actora para adquirir ese prestigio sin realizar ninguna contraprestación.
La Sentencia de instancia acoge la pretensión declarativa de este acto de competencia desleal después de hacer referencia a las características sobre el mismo que expone la STS nº 95/2014, de 11 de marzo para concluir que FRORE DE CARME, S.L. se ha apropiado del elemento que condensa la reputación empresarial de la actora como es la botella color azul cobalto al incluirlo en su botella "LA OLA".
Hemos de acoger esta alegación del recurso de apelación remitiéndonos a lo ya manifestado anteriormente y es que aquel elemento que condensaba la relación con el producto "MAR DE FRADES" como era la botella de color azul ya no es en el mercado actual un elemento excepcional y único sino que es ofrecido en los catálogos de los fabricantes de botellas de vino y, además, ya existen bodegas que envasan el vino con botellas de color azul de modo que en la actualidad no es exclusivo de la actora.
El elemento de la presentación de la botella que condensa en la actualidad el prestigio y la reputación es el elemento denominativo "MAR DE FRADES" que se ha mantenido inalterable desde sus inicios en los años 1990 hasta la actualidad.
El hecho de que los vendedores en 2003 de los activos inmateriales y marcas que utilizaba la anterior BODEGAS MAR DE FRADES, S.L. y, en especial, su director técnico y comercial, Don Bartolomé, pasen a ser competidores desde el año 2018 con un vino de la uva variedad albariño, perteneciente a la Denominación de Origen RIAS BAIXAS, con la denominación "LA OLA", envasado con una botella modalidad Tobbo de color azul, cuya presentación contiene múltiples elementos diferenciadores y, que los elementos que pueden evocar indirectamente a "MAR DE FRADES" pasan desapercibidos para un consumidor medio, puede molestar a la actora pero no es susceptible de ser subsumido en los tipos de competencia desleal previstos en los artículos 6 y 12 LCD, de necesaria interpretación estricta.
En conclusión, la estimación del recurso de apelación lleva consigo la desestimación de la demanda.
La desestimación de la demanda lleva aparejada la imposición a la actora de las costas causadas en la instancia de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento según el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Al haber estimado el recurso de apelación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.
Fallo
Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.
La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Al tiempo de la interposición del recurso de casación deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.
Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
