Sentencia Civil 548/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 40/2023 de 03 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda, Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La demanda promovida por el Sr. Cesareo en su condición de socio de TCF, de la que es titular del cuarenta por ciento de las participaciones, acumula varias pretensiones contra los distintos demandados:

1. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente a los Sres. Erasmo y Fructuoso en su condición de administradores sociales de TCF (el Sr. Erasmo como administrador de Derecho en el período 29 de junio de 2018 a 23 de octubre de 2019 y administrador de hecho, posteriormente y; el Sr. Fructuoso como administrador de Derecho en el período 23 de octubre de 2019 a 13 de noviembre de 2020):

1.1. declaración de infracción de sus deberes de diligencia y de lealtad como consecuencia del incumplimiento grave del contrato de licencia de la MUE número NUM000 "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS", de la que era titular el Sr. Erasmo y cuyo uso cedió a TCF el día 10 de octubre de 2013, por su propia pasividad, al no haber ejercitado las acciones oportunas contra los infractores de la citada marca y; además, de forma proactiva, al haber registrado posteriormente el Sr. Erasmo en fecha 22 de febrero de 2019 la MUE número NUM001 "MOBLERONE VIVE TU HOGAR", signo idéntico al de la MUE anterior, cuyo uso cedió a MONTESILLA, de la que era Administrador único su hijo Don Juan Enrique en fecha 20 de diciembre de 2019 y;

1.2. la condena solidaria de ambos por los daños y perjuicios causados por el redireccionamiento del dominio DIRECCION000 a DIRECCION001, para su ilegítima utilización y provecho por MONTESILLA y por el registro ilegítimo por Don Juan Enrique de este último dominio DIRECCION001 para su utilización, también ilegítima, por MONTESILLA en la venta on line, cuya cuantificación se difiere a ejecución previa fijación de las bases en la Sentencia o, en su caso, se difiere a un pleito posterior.

2. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF (el Sr. Erasmo como administrador de Derecho en el período 29 de junio de 2018 a 23 de octubre de 2019 y administrador de hecho, posteriormente):

2.1. declaración de incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al facilitar el aprovechamiento en beneficio propio, de sus familiares y de MONTESILLA, de la oportunidad de negocio que para TCF representaba finalizar y llevar a cabo el proyecto de venta on line, a través de la gestión llevada a cabo por el actor antes de haber sido cesado en su condición de administrador social y;

2.2. la condena del Sr. Erasmo a indemnizar a TCF los daños y perjuicios causados sobre la base de los costes asumidos por TCF para iniciar dicho proyecto de venta on line y el beneficio dejado de obtener al ser desviada la oportunidad de negocio a MONTESILLA, y que consistirá en el valor económico de dicho negocio, daños que se fijarán pericialmente en trámite de ejecución de Sentencia, en función de las bases que se fijen en Sentencia, ante la imposibilidad actual de cuantificarlos o, subsidiariamente, para el caso de que se estimara que no cabe diferir la cuantificación de la indemnización al trámite de ejecución de sentencia, se condene al Sr. Erasmo a indemnizar los daños causados por tales conductas, dejándose para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades.

2.3. subsidiariamente, como el Sr. Cesareo diseñó la constitución de una nueva sociedad (MOBELNET ON LINE, S.L.), para el supuesto de que se entendiera que, por tal motivo, el daño causado no lo ha sido al patrimonio social de TCF, se ejercita con carácter subsidiario la acción individual de responsabilidad ex artículos 236 y 241 TRLSC contra el Sr. Erasmo, ya que le habría causado daños y perjuicios al propio Sr. Cesareo, derivados del 40% de la participación que éste habría titulado en la nueva sociedad, siendo fijados de igual forma que en el supuesto del ejercicio de la acción social.

3. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF (el Sr. Erasmo como administrador de Derecho en el período 29 de junio de 2018 a 23 de octubre de 2019 y administrador de hecho, posteriormente):

3.1. declaración de incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al haber procedido en conflicto de intereses y en supuesto de "múltiple representación" prohibido al celebrar el día 1 de febrero de 2019, en su condición de Administrador social de TCF, un contrato de arrendamiento con LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L., de la que es también Administrador social y;

3.2. la condena del Sr. Erasmo a indemnizar los daños y perjuicios que se concretan en 400€/mes a contar desde el 27 de febrero de 2020 hasta la fecha en que deje de tener vigencia el contrato de arrendamiento.

4. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF (el Sr. Erasmo como administrador de Derecho en el período 29 de junio de 2018 a 23 de octubre de 2019 y administrador de hecho, posteriormente):

4.1. declaración de incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al haber procedido a la contratación laboral carente de justificación de su hijo Don Valentín desde el mes de agosto de 2018 y;

4.2. la condena del Sr. Erasmo a indemnizar los daños y perjuicios que se concretan en los costes mensuales de este trabajador (sueldo bruto y coste de Seguridad Social) desde la fecha de la celebración del contrato hasta que deje de tener vigencia.

5. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF (el Sr. Erasmo como administrador de Derecho en el período 29 de junio de 2018 a 23 de octubre de 2019 y administrador de hecho, posteriormente):

5.1. declaración de incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al haber procedido de forma arbitraria e injustificada en perjuicio de TCF y en beneficio de MONTESILLA a modificar en fecha 15 de agosto de 2018 el contrato de servicios de asesoría, central de compra y cesión de marca suscrito con la citada empresa consistente en la reducción en un 75% del canon pactado y;

5.2. la condena del Sr. Erasmo a indemnizar los daños y perjuicios que se concretan en multiplicar por tres las bases imponibles de los cánones abonados por MONTESILLA desde la celebración de la novación del contrato hasta que deje de tener vigencia.

6. declaración de nulidad del Anexo suscrito el día 15 de agosto de 2018 por carecer de causa lícita, condenando a TCF y a MONTESILLA a pasar por esta declaración con las consecuencias inherentes.

7. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF (el Sr. Erasmo como administrador de Derecho en el período 29 de junio de 2018 a 23 de octubre de 2019 y administrador de hecho, posteriormente):

7.1. declaración de incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al haber procedido en perjuicio de TCF y en beneficio de terceros a satisfacer el coste de obras realizadas en la nave existente en la calle Mariano Benlliure número 21 de la que es propietaria LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L. y administrador el Sr. Erasmo y;

7.2. la condena a la indemnización de daños y perjuicios que se cuantifica en 16.878,35.- €, importe de las referidas obras.

8. acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Fructuoso en su condición de administrador social de TCF (el Sr. Fructuoso fue administrador de Derecho en el período 23 de octubre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2020):

8.1. declaración de incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al haberse asignado indebidamente un sueldo de 250,00.- €/mes cuando el cargo de Administrador es gratuito y sin haber sido aprobado mediante acuerdo de la Junta General conforme exige el artículo 220 TRLSC y;

8.2. la condena a restituir las cantidades percibidas durante el tiempo en que ejerció el cargo de Administrador.

9. declaración de nulidad del acuerdo adoptado en la Junta General de TCF celebrada el día 17 de febrero de 2020 consistente en: " Ceder a título gratuito el dominio moblerone.es a don Erasmo, puesto que representa una violación de los derechos marcarios de los que él es titular, asumiendo la mercantil los costes del procedimiento de cambio de titularidad " al haber sido aprobado gracias al voto del socio Don Valentín que es persona especialmente vinculada al ser hijo del Sr. Erasmo sin que sea conforme con el interés social según el artículo 190.3 TRLSC y, además, por lesionar el interés social en beneficio de un socio según el artículo 204.1 TRLSC.

10. declaración de nulidad de la donación del nombre de dominio DIRECCION000 en favor del Sr. Erasmo y la condena de éste a la restitución del citado nombre de dominio DIRECCION000 a TCF.

11. la condena de los demandados al pago de las costas del proceso.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda en su integridad e impuso a la parte actora las costas causadas.

Frente a la misma se ha alzado la parte actora, la cual impugna todos los pronunciamientos desestimatorios de sus pretensiones de modo que el recurso de apelación tiene por objeto las mismas cuestiones controvertidas que también lo fueron en la instancia.

SEGUNDO.- Declaración de hechos probados.

Antes de entrar a examinar las alegaciones del recurso de apelación se hace necesario, ante la complejidad de las pretensiones deducidas en la demanda, declarar los hechos relevantes que han resultado probados:

1. Mercantil TCF.

1.1 TCF se constituyó el día 28 de junio de 2013 siendo socios fundadores el Sr. Cesareo (40% de las participaciones), Don Estanislao (20% de las participaciones) y Don Felicisimo (20% de las participaciones), designando Administrador único al actor (documento número 2 de la demanda).

1.2 El Sr. Erasmo estuvo relacionado desde el principio con TCF porque suscribió un contrato privado de promesa de compra y venta de las participaciones de los socios Sres. Estanislao y Felicisimo con renuncia por parte de los tres socios fundadores al derecho de adquisición preferente celebrado el día 30 de agosto de 2013 (documento número 4 de la demanda). El Sr. Erasmo adquirió mediante compra las participaciones mediante escritura otorgada el día 7 de julio de 2016 (documento número 5 de la demanda), por lo que pasó a ser titular del 60% de las participaciones.

1.3 Consta en el Libro Registro de Socios de TCF que el día 20 de diciembre de 2019, Don Valentín, hijo del Sr. Erasmo, adquirió por donación de su padre el 42% de las participaciones de TCF quedando su padre, a partir de ese momento, como titular del 18% de las participaciones sociales (documento número 52 de la demanda).

1.4 Tras ser cesado el Sr. Cesareo en el cargo de Administrador de TCF mediante acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el día 29 de junio de 2018, fue nombrado el Sr. Erasmo para ese cargo. El actor cesó en la prestación de servicios en TCF el día 31 de julio de 2018 (documento número 26 de la demanda). El Sr. Erasmo cesó voluntariamente como Administrador mediante acuerdo adoptado en la Junta celebrada el día 23 de octubre de 2019 siendo nombrado el Sr. Fructuoso. Éste dimitió y fue nombrado Don Valentín en la Junta de TCF celebrada el día 13 de noviembre de 2020.

1.5 La actividad de TCF se desarrollaba mediante contratos de servicio de asesoría, central de compras y cesión de uso de marca en el sector de mobiliario y equipamientos del hogar con comercios asociados en determinadas zonas geográficas de España, cuyo instrumento de contacto era la página web DIRECCION000 a través de la cual, entre otras actividades, podían adquirir mobiliario con proveedores de TCF en condiciones preferenciales y, también servía para informar a los consumidores finales y, además, mediante estos contratos cedían a los asociados el uso de la marca MOBLERONE para mantener la uniformidad de la imagen corporativa y, todo ello a cambio de un canon mensual (documentos números 45 a 50 de la demanda y documento número 5 anexo al informe aportado como documento número 51 de la demanda).

1.6 El Sr. Erasmo cedió el uso durante veinticinco años de su MUE NUM000 "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS", registrada el día 14 de febrero de 2012, a TCF mediante contrato de licencia suscrito el día 14 de octubre de 2013 de forma exclusiva, no reservándose el cedente ningún derecho sobre el uso de la citada marca durante el período de vigencia del contrato (documento número 7 de la demanda). Dicho contrato de licencia figura inscrito en la EUIPO.

1.7 A partir de la Junta de TCF celebrada el día 19 de julio de 2019 se tuvo conocimiento de que la web corporativa que servía de contacto con las empresas asociadas pasó a ser tcfranquicias.es.

2. Mercantil MONTESILLA.

2.1 MONTESILLA fue constituida el día 2 de noviembre de 2016 siendo socia única y Administradora Doña Estrella, esposa del Sr. Erasmo. Cesó en el cargo de Administradora el día 8 de febrero de 2018 siendo designado para ese cargo su hijo Don Juan Enrique, el cual adquirió también la condición de socio único el día 20 de diciembre de 2019 (documento número 31 de la demanda).

2.2 MONTESILLA celebró el día 1 de abril de 2017 un contrato como empresa asociada de TCF en el que se pactó como canon mensual el 1% de su cifra de entregas. Suscribió, siendo el Sr. Erasmo Administrador único de TCF, el día 15 de agosto de 2018, un anexo en el que se redujo el canon al 0,25% (documento número 63 de la demanda).

2.3 MONTESILLA, al menos, desde el día 18 de junio de 2019, gestiona la página web DIRECCION001, mediante la cual gestiona la venta on line directamente a los consumidores finales y, para ello se vale del nombre de dominio DIRECCION000 que redirecciona a la web DIRECCION001 (documentos números 32 y 33 de la demanda).

2.4 Don Juan Enrique es el titular del nombre de dominio DIRECCION001.es desde el día 10 de enero de 2019 (documento número 9 anexo al informe aportado como documento número 51 de la demanda).

2.5 El Sr. Erasmo cedió el uso durante veinte años de su MUE NUM001 "MOBLERONE VIVE TU HOGAR" a MONTESILLA, registrada el día 9 de julio de 2019, mediante contrato de licencia suscrito el día 20 de diciembre de 2019, en forma no exclusiva que ha resultado inscrito en la EUIPO (documentos números 11 y 12 anexos al informe aportado como documento número 51 de la demanda).

2.6 MONTESILLA utiliza en la página web DIRECCION001 el signo gráfico de la MUE NUM001 (documento número 8 anexo al informe aportado como documento número 51 de la demanda).

3. El Sr. Fructuoso.

3.1 Durante el tiempo en que el Sr. Fructuoso fue Administrador de TCF (23 de octubre de 2019 a 13 de noviembre de 2020) quien ejercía la administración de hecho era el Sr. Erasmo porque aquél carecía de conocimientos sobre la gestión de una empresa (no facilitó ninguna titulación, previamente había trabajado en una empresa del Sr. Erasmo, TRASTEROS WILLIAMS, S.L. y, después pasó a la situación de desempleo) y además, desconocía hechos que no pueden pasar desapercibidos a un Administrador efectivo como era el futuro cambio de domicilio social a la calle Mariano Benlliure 21 al ser preguntado sobre este particular en la Junta General celebrada el día 17 de febrero de 2020 cuando consta que el cambio de domicilio social se produjo diez días después (documento número 57 de la demanda) en un local que fue arrendado el día 1 de febrero de 2019 (documento número 56 de la demanda).

3.2 El Sr. Fructuoso percibió una retribución mensual de 250,00.- €/mes desde el mes de noviembre de 2019 (fecha de su contrato de trabajo en el que él mismo representaba a TCF) hasta el mes de noviembre de 2020 (documento número 4 de su contestación y documento número 4 aportado por el actor en la primera audiencia previa), sin que se haya adoptado ningún acuerdo por parte de la Junta General sobre el referido contrato.

4. El Sr. Erasmo en cuanto titular de dos MUE's.

4.1 El Sr. Erasmo es titular de la MUE número NUM000, "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS", figurativa, solicitada el día 6/10/2011 y registrada el día 14/02/2012, para designar productos y servicios de las clases: 11 (aparatos de alumbrado y otros); 20 (muebles y accesorios y otros), 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa) y 39 (transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes), con la siguiente representación gráfica

habiendo cedido el uso mediante licencia exclusiva a TCF el día 14 de octubre de 2013 (ver apartado 1.6).

4.2 El Sr. Erasmo es titular de la MUE número NUM001, "MOBLERONE VIVE TU HOGAR", figurativa, solicitada el día 22/02/2019 y registrada el día 9/07/2019, para designar servicios de la clase 35 (servicios de venta al por menor relacionados con la venta de muebles; servicios de venta minorista mediante redes informáticas mundiales relacionadas con muebles, camas, armarios, mesas, sillas, sillones, sofás, zapateros, espejos, marcos, tejidos y sus sucedáneos, ropa de hogar, cortinas, alfombras, felpudos, estatuas, estatuillas objetos de arte y adornos, aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; servicios prestados por un franquiciador, a saber, asistencia en la gestión o gestión de empresas industriales o comerciales; servicios de importación y exportación; servicios de lealtad, incentivos y programas de bonificación, con la siguiente representación gráfica

habiendo cedido el uso a MONTESILLA mediante contrato de licencia no exclusiva el día 20 de diciembre de 2019 (ver apartado 2.5).

4.3 Desde la celebración de la Junta de TCF el día 17 de febrero de 2020 (documento número 52 de la demanda) el actor ha solicitado a la sociedad que inste las acciones procedentes para la protección de la MUE NUM000, cuyo uso en exclusiva se le había cedido, frente al Sr. Erasmo y MONTESILLA.

5. El negocio de venta on line proyectado por el actor cuando era Administrador de TCF.

5.1 Del contenido completo del acta de la Junta General de TCF celebrada el día 29 de junio de 2018 y de sus anexos (documento número 22 de la demanda) no puede conocerse la entidad del proyecto consistente en la "puesta en marcha de nuevos canales de venta on line" desarrollado ya en esa fecha, el cual no fue aprobado por el voto mayoritario, por lo que no pudo terminarse.

5.2 Don Cayetano, socio de COODEX MARKETING, S.L., no pudo fijar con precisión en su declaración testifical en qué medida la línea de negocio de venta on line puesta en funcionamiento por MONTESILLA mediante la web DIRECCION001 estaba basada en el proyecto que se había desarrollado por TCF hasta el día 29 de junio de 2018.

6. El nombre de dominio DIRECCION000

6.1 El nombre de dominio DIRECCION000 fue utilizado desde el principio por TCF como instrumento de contacto con sus asociados al considerar que era un efecto inherente a la cesión del uso de la MUE número NUM000 "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS" mediante el contrato de licencia exclusiva de fecha 14 de octubre de 2013 (ver apartado 1.6) y así figura expresamente en la cláusula 1.h) de los contratos de servicios de asesoría, central de compras y cesión de uso de marca celebrados con los asociados (documentos números 45 a 50 de la demanda).

6.2 MOBLERONE EXPANSIÓN, S.L., posteriormente denominada EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L., de la que era Administrador el Sr. Erasmo, figuraba como titular del nombre de dominio DIRECCION000 según la contestación al oficio cumplimentado por el ente público RED.ES. EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L. fue declarada en situación de concurso (Concurso número 392/12 seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante) el cual terminó con su liquidación, conclusión y extinción de la personalidad jurídica (documentos números 11 a 16 de la demanda) pero subsistió la titularidad formal del nombre de dominio DIRECCION000 en favor de EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L. Con el fin de adaptar la titularidad oficial del nombre de dominio a la situación real, esto es, su utilización por TCF como instrumento de contacto con los comercios asociados y como previo al proyecto "puesta en marcha de nuevos canales de venta on line", el Sr. Cesareo dio instrucciones a COODEX MARKETING, S.L. para que procediera a la transferencia del nombre de dominio en favor de TCF, lo que tuvo lugar mediante resolución de RED.ES de fecha 3 de mayo de 2018 (testimonio de Don Pio.

6.3 El Sr. Erasmo no podía desconocer el uso reiterado y habitual del nombre de dominio DIRECCION000 por TCF porque i) celebró con TCF como representante legal de las mercantiles LEVANTE Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L.U. y PARK COMER, S.L.U. sendos contratos servicios de asesoría, central de compras y cesión de marca y en la cláusula 1.h) de todos ellos se hace referencia a este nombre de dominio como la web corporativa gestionada por TCF; ii) en la Junta de TCF celebrada el día 29 de junio de 2018, en la que estaba presente el Sr. Erasmo, se hacen constantes referencias al nombre de dominio moblerone.es como el habitual de TCF sin oponer ninguna objeción; iii) solo impugnó la titularidad del nombre de dominio DIRECCION000 a favor de TCF cuando se puso de manifiesto por el Sr. Cesareo el redireccionamiento de la página DIRECCION000 a la página DIRECCION001 gestionada por MONTESILLA en la Junta de TCF celebrada el día 19 de julio de 2019.

7. Arrendamiento de local por TCF en calle Mariano Benlliure 21

7.1 La sede social y oficinas de TCF estaban ubicadas en la Avenida Eusebio Sempere número 4-entresuelo de Alicante en régimen de arrendamiento según contrato suscrito con ENRIQUE PINEDO, S.A. el día 17 de septiembre de 2013, a razón de una renta de 400,00.- €/mes, asumiendo TCF los gastos de mantenimiento y suministros y con una duración pactada de cinco años (documento número 56 de la demanda).

7.2 En fecha 1 de febrero de 2019, TCF, representada por el Sr. Erasmo, celebró un contrato con LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L., también representada por el Sr. Erasmo, en el que se pactó la cesión en arrendamiento en favor de TCF del local ubicado en la calle Mariano Benlliure número 21-planta primera de Alicante con una duración de diez años, a razón de una renta de 800,00.- €/mes, asumiendo la arrendadora los gastos de mantenimiento y suministros (documento número 56 de la demanda).

7.3 Las condiciones del nuevo arrendamiento del local no causan un incremento de gasto a TCF si se tiene en consideración que el plazo del arrendamiento es de diez años y los gastos de conservación, servicios y suministros son asumidos ahora por el arrendador, circunstancia que no concurría con el anterior arrendamiento.

7.4 El coste de las obras de adaptación del local sito en la calle Mariano Benlliure número 21, propiedad de LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L., de la que es Administrador el Sr. Erasmo, que fue abonado por TCF por importe de 16.878,35.- € (documentos números 71 a 80 de la demanda) no puede causarle un perjuicio porque i) en el mismo contrato se indicaba que "cualquier mejora o adaptación de las instalaciones correrán por cuenta del arrendatario"; ii) la suma no resulta desproporcionada; iii) se estableció un período de carencia del pago de la renta durante diecisiete meses (desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 30 de junio de 2020) que compensa el coste de estos gastos.

8. Modificación del canon mensual de MONTESILLA como comercio asociado de TCF.

8.1 En los contratos con comercios asociados en los que era Administrador el Sr. Erasmo (LEVANTE Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L. y PARK COMER, S.L.U.) o persona vinculada con él por razón de parentesco (MONTESILLA, S.L.U.) figuraba en la cláusula 2.k.b) que el canon mensual se calculaba sobre el "1% de su cifra de entregas" mientras que en los otros comercios asociados ajenos al Sr. Erasmo y familiares era una cantidad fija mensual de 200,00.-€ a 500,00.- € (documentos números 45 a 50 de la demanda). Este trato diferente fue explicado por el actor en el acto del juicio y corroborado por los interrogatorios de los testigos JAROLS INNOVACIÓN, S.L. y POLVORANCA MUEBLES, S.L. Como la cifra de ventas de los comercios asociados representados por el Sr. Erasmo o alguno de sus familiares podía conocerse con exactitud por la relación que mantenían con el Administrador de TCF, se acordó fijar un canon variable (1% de la cifra de ventas). Por el contrario, como la cifra de ventas de otros comercios asociados no podía conocerse con exactitud se optó por establecer un canon fijo mensual el cual era el resultado de aplicar el 1% sobre una cifra de ventas estimada (por ejemplo, un establecimiento con una cifra de venta estimada de 50.000.- € le correspondía un canon de 500,00.- €) y, en el caso de que en la realidad se produjeran ventas por un importe inferior a la cifra de ventas estimada se pactaba una modificación del contrato para reducir el canon fijo mensual y así ajustarlo a la nueva cifra de ventas. En definitiva, el objetivo era que todos los comercios asociados abonaran un canon mensual que venía a resultar el 1% de su cifra de ventas.

8.2 En fecha 15 de agosto de 2018 se suscribió por el Sr. Erasmo como Administrador de TCF y por Don Juan Enrique como Administrador de MONTESILLA una novación del contrato de establecimiento asociado de esta última en virtud de la cual se reducía el porcentaje del 1% sobre la cifra de entregas al 0,25 % alegando para justificar la reducción la existencia de "motivos económicos".

8.3 Sin embargo, la cifra de negocios de MONTESILLA según sus cuentas anuales revelan que sus ventas se incrementaron en los ejercicios 2017 y 2018 (documentos números 64 y 65 de la demanda), por lo que no está justificada la reducción del canon mensual a MONTESILLA. Además, el mantenimiento del canon variable del 1% sobre la cifra de entregas no debe causar un perjuicio a MONTESILLA porque mantiene de forma constante la proporcionalidad.

9. Contrato de trabajo de Don Valentín.

9.1 Don Valentín suscribió el día 23 de noviembre de 2018 un contrato de trabajo como auxiliar administrativo de TCF, estando representada por el Sr. Erasmo (documento número 18 de la contestación del Sr. Erasmo) realizando, fundamentalmente, actividades relacionadas con la web corporativa de TFC.

9.2 No consta que Don Valentín prestara servicios superfluos o inútiles y, en cualquier caso, su retribución (documento número 58 de la demanda) era inferior a la que percibía el actor (documentos números 5 y 6 de la contestación del Sr. Erasmo) de modo que la estructura de costes salariales de TCF no resultaba perjudicada por su contratación.

10. Acuerdo de cesión gratuita del nombre de dominio DIRECCION000 al Sr. Erasmo.

10.1 No consta que el Sr. Erasmo haya sido en algún momento titular del nombre de dominio DIRECCION000 por lo que resulta contrario al interés social de TCF la cesión gratuita realizada en su favor del referido nombre de dominio en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de TCF celebrada el día 17 de febrero de 2020.

10.2 Actualmente figura inscrito el nombre de dominio DIRECCION000 a nombre del Sr. Erasmo (oficio cumplimentado por RED.ES) y todas las partes reconocen que el nombre de dominio se encuentra inoperativo en su función de instrumento de contacto con los comercios asociados.

Una vez delimitados los hechos probados, pasamos a examinar las distintas alegaciones del recurso de apelación que están relacionadas con cada una de las pretensiones deducidas en la demanda

TERCERO.- Acción social de responsabilidad frente a los Administradores de TCF, Sres. Erasmo y Fructuoso, al incumplir sus deberes de diligencia y lealtad como consecuencia de la falta de protección del derecho de uso de la MUE número NUM000 "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS" del que era titular TCF.

Ya hemos declarado que el Sr. Erasmo es titular de la MUE número NUM000, "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS", figurativa, solicitada el día 6/10/2011 y registrada el día 14/02/2012, para designar productos y servicios de las clases: 11 (aparatos de alumbrado y otros); 20 (muebles y accesorios y otros), 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa) y 39 (transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes), con la siguiente representación gráfica

El Sr. Erasmo cedió el uso durante veinticinco años de su MUE NUM000 "MOBLERONE MUEBLES PARA VIVIRLOS" a TCF mediante contrato de licencia suscrito el día 14 de octubre de 2013 de forma exclusiva, no reservándose el cedente ningún derecho sobre el uso de la citada marca durante el período de vigencia del contrato, habiendo quedado inscrito la licencia en la EUIPO.

También hemos declarado que el Sr. Erasmo es titular de la MUE número NUM001, "MOBLERONE VIVE TU HOGAR", figurativa, solicitada el día 22/02/2019 y registrada el día 9/07/2019, para designar servicios de la clase 35 (servicios de venta al por menor relacionados con la venta de muebles; servicios de venta minorista mediante redes informáticas mundiales relacionadas con muebles, camas, armarios, mesas, sillas, sillones, sofás, zapateros, espejos, marcos, tejidos y sus sucedáneos, ropa de hogar, cortinas, alfombras, felpudos, estatuas, estatuillas objetos de arte y adornos, aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; servicios prestados por un franquiciador, a saber, asistencia en la gestión o gestión de empresas industriales o comerciales; servicios de importación y exportación; servicios de lealtad, incentivos y programas de bonificación, con la siguiente representación gráfica

El Sr. Erasmo cedió el uso durante veinte años de su MUE NUM001 "MOBLERONE VIVE TU HOGAR" a MONTESILLA mediante contrato de licencia suscrito el día 20 de diciembre de 2019, en forma no exclusiva que ha resultado inscrito en la EUIPO.

No es en este procedimiento donde puede declararse la infracción de la MUE número NUM000 por el uso del signo figurativo "MOBLERONE VIVE TU HOGAR" y del nombre de dominio DIRECCION001.es utilizados por MONTESILLA para la venta on line previa cesión del derecho de uso por el Sr. Erasmo de su MUE número NUM001 porque no se ha ejercitado ninguna pretensión con ese contenido.

Lo que sí puede examinarse es si TCF perdió la oportunidad de demandar la infracción de la MUE número NUM000 cuyo uso le había sido conferido mediante un contrato de licencia exclusivo celebrado el día 14 de octubre de 2013.

En principio, podría apreciarse la existencia de una conducta infractora por riesgo de confusión de la MUE número NUM000 prevista en el artículo 9.2.b del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE): i) los signos son prácticamente idénticos porque el elemento preponderante "MOBLERONE" es coincidente, también coincide la variedad cromática y, el elemento denominativo "VIVE TU HOGAR", además de ocupar una posición poco destacada no deja de ser un eslogan publicitario carente de carácter distintivo; ii) los productos y servicios no son idénticos pero son similares por su carácter complementario habida cuenta de que la venta al por menor realizada por MONTESILLA se refiere a los mismos productos designados en la MUE infringida; iii) en cualquier caso, es de aplicación el llamado principio de interdependencia que permitiría compensar el menor grado de similitud de los productos y servicios con la práctica identidad de los signos en liza; iv) no puede ampararse la conducta infractora en el registro de la MUE número NUM001 habida cuenta de que desde la STJUE de 21 de febrero de 2013 ha quedado superado el principio de la inmunidad registral; v) es revelador del riesgo de confusión el redireccionamiento de la página web DIRECCION000 de TCF a la otra página web DIRECCION001 gestionada por MONTESILLA.

Según el artículo 25.3 RMUE, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar la acción de violación de la marca cuando el titular, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

Los efectos de la estimación de la acción de violación marcaria serían los previstos en el artículo 41.1 de nuestra Ley de Marcas, al que se remite el artículo 129.2 RMUE, entre los que se encuentra, la cesación de la conducta infractora y la indemnización de daños y perjuicios

En nuestro caso, el titular de la licencia exclusiva es TCF y el actor, desde la Junta de TCF celebrada el día 17 de febrero de 2020, ha solicitado a la sociedad que inste las acciones procedentes para la protección de la MUE NUM000, cuyo uso en exclusiva se le había cedido, frente al Sr. Erasmo y MONTESILLA.

El Sr. Erasmo, en su condición de Administrador de hecho y de Derecho de TCF, no instó la acción de violación marcaria con infracción del deber de diligencia pero, fundamentalmente, con infracción del deber de lealtad porque a quien había que demandar era al mismo Sr. Erasmo por haber facilitado la conducta infractora al haber registrado una MUE posterior confundible y al haber cedido su uso a MONTESILLA y, también había que demandar a ésta, cuyo Administrador y socio único es su hijo Don Juan Enrique.

El Sr. Fructuoso, en su condición de Administrador de Derecho de TCF, tampoco instó la acción de violación infringiendo así su deber de diligencia.

Deberán indemnizar conjunta y solidariamente ambos demandados los daños y perjuicios causados a TCF por la pérdida de oportunidad ante la falta de adopción de medidas destinadas a proteger la MUE número NUM000 como consecuencia de la posible conducta infractora realizada por el mismo Sr. Erasmo y la mercantil MONTESILLA, cuya cuantificación se difiere a un proceso posterior como permite el inciso final del artículo 219.3 LEC.

CUARTO.- Acción social de responsabilidad prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC por daños causados a TCF frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF al incumplir los deberes de diligencia y lealtad por facilitar el aprovechamiento en beneficio propio, de sus familiares y de MONTESILLA, de la oportunidad de negocio que para TCF representaba finalizar y llevar a cabo el proyecto de venta on line, a través de la gestión llevada a cabo por el actor antes de haber sido cesado en su condición de administrador social.

Hemos de rechazar esta pretensión porque de la prueba practicada (apartados 5.1 y 5.2 de la declaración de hechos probados) no puede conocerse la entidad del proyecto consistente en la "puesta en marcha de nuevos canales de venta on line" desarrollado en parte ya en la fecha en que se celebró la Junta de TCF el día 29 de junio de 2018, el cual no fue aprobado por el voto mayoritario, por lo que no pudo terminarse.

Esta falta de prueba impide conocer con precisión si el proyecto parcialmente desarrollado por TCF coincide sustancialmente con la línea de venta on line puesta en práctica por MONTESILLA.

En conclusión, no puede afirmarse que se produjera el aprovechamiento de la oportunidad de negocio desarrollado en parte por TCF en favor de MONTESILLA.

Tampoco, por los mismos motivos, podría prosperar la acción individual de responsabilidad ex artículos 236 y 241 TRLSC, deducida subsidiariamente en la demanda, por la falta de constitución de la nueva sociedad (MOBELNET ON LINE, S.L.) proyectada para gestionar la venta on line en la que el actor sería el titular del 40% de su capital.

QUINTO.- Acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF al haber incumplido los deberes de diligencia y lealtad por haber procedido en conflicto de intereses y en supuesto de "múltiple representación" prohibido, a celebrar el día 1 de febrero de 2019, en su condición de Administrador social de TCF, un contrato de arrendamiento con LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L., de la que es también Administrador social.

Es evidente que en este caso concurre la infracción del deber de lealtad en virtud de lo dispuesto en los artículos 229.1.f) en relación con el artículo 231.1.d) del mismo texto legal al celebrar un contrato de arrendamiento el Sr. Erasmo en el que interviene al mismo tiempo como administrador de la mercantil arrendadora, LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L. y, como administrador de la mercantil arrendataria, TCF.

Sin embargo, como ya hemos dicho en los apartados 7.1 a 7.3 de la declaración de hechos probados, las obligaciones asumidas en el nuevo contrato de arrendamiento suscrito el día 1 de febrero de 2019 no causaron un daño al patrimonio de TCF respecto del anterior contrato de arrendamiento suscrito con ENRIQUE PINEDO, S.A. de fecha 17 de septiembre de 2013 que fue resuelto porque a pesar de que la renta mensual en el nuevo contrato era más elevada, la duración del nuevo contrato era superior y, además, los gastos de conservación, servicios y suministros corrían a cargo de la arrendadora, circunstancias que no concurrían en el contrato anterior.

Relacionada con esta acción, también se imputaba al Sr. Erasmo el incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad al haber procedido en perjuicio de TCF y en beneficio de terceros a satisfacer el coste de obras realizadas en la nave existente en la calle Mariano Benlliure número 21 de la que es propietaria LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L., mercantil de la que es también administrador el Sr. Erasmo.

El coste de las obras de adaptación del local sito en la calle Mariano Benlliure número 21, propiedad de LEVANTINA DE ALQUILERES, S.L., de la que es Administrador el Sr. Erasmo, que fue abonado por TCF por importe de 16.878,35.- € no puede causarle un perjuicio porque i) en el mismo contrato se indicaba que "cualquier mejora o adaptación de las instalaciones correrán por cuenta del arrendatario"; ii) la suma no resulta desproporcionada; iii) se estableció un período de carencia del pago de la renta durante diecisiete meses (desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 30 de junio de 2020) que compensa el coste de estos gastos.

En consecuencia, procede confirmar la desestimación de las dos acciones sociales de responsabilidad frente al Sr. Erasmo relacionadas con el contrato de arrendamiento del local sito en la calle Mariano Benlliure número 21 de Alicante.

SEXTO.- Acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF al incumplir los deberes de diligencia y lealtad al haber procedido a la contratación laboral carente de justificación de su hijo Don Valentín desde el mes de agosto de 2018.

Es evidente que se ha producido una infracción del deber de lealtad imputable al Sr. Erasmo previsto en los apartados 1.f y 2 del artículo 229 y en el artículo 231.1.b) TRLSC al haber celebrado el día 23 de noviembre de 2018 un contrato de trabajo siendo administrador de la empresa en el que el trabajador era su hijo Don Valentín.

Sin embargo, no apreciamos que se haya producido un daño al patrimonio de TCF porque Don Valentín no prestaba servicios superfluos o inútiles y, en cualquier caso, no consta que su retribución provocara un incremento en la estructura de costes salariales de TCF respecto de cuando el actor prestaba sus servicios retribuidos en la sociedad.

SÉPTIMO.- Acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Erasmo en su condición de administrador social de TCF al haber incumplido los deberes de diligencia y lealtad por haber procedido de forma arbitraria e injustificada en perjuicio de TCF y en beneficio de MONTESILLA a modificar en fecha 15 de agosto de 2018 el contrato de servicios de asesoría, central de compra y cesión de marca suscrito con la citada empresa consistente en la reducción en un 75% del canon pactado.

Hemos de partir de que en los contratos con comercios asociados en los que era Administrador el Sr. Erasmo (LEVANTE Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L. y PARK COMER, S.L.U.) o persona vinculada con él por razón de parentesco (MONTESILLA, S.L.U.) figuraba en la cláusula 2.k.b) que el canon mensual se calculaba sobre el "1% de su cifra de entregas" mientras que en los otros comercios asociados ajenos al Sr. Erasmo y familiares era una cantidad fija mensual de 200,00.-€ a 500,00.- €.

Esta diferencia de trato obedecía a que como la cifra de ventas de los comercios asociados representados por el Sr. Erasmo o alguno de sus familiares podía conocerse con exactitud por la relación que mantenían con el Administrador de TCF, se acordó fijar un canon variable (1% de la cifra de ventas). Por el contrario, como la cifra de ventas de otros comercios asociados no podía conocerse con exactitud se optó por establecer un canon fijo mensual el cual era el resultado de aplicar el 1% sobre una cifra de ventas estimada (por ejemplo, un establecimiento con una cifra de venta estimada de 50.000.- € le correspondía un canon de 500,00.- €) y, en el caso de que en la realidad se produjeran ventas por un importe inferior a la cifra de ventas estimada se pactaba una modificación del contrato para reducir el canon fijo mensual y así ajustarlo a la nueva cifra de ventas.

En definitiva, el objetivo era que todos los comercios asociados abonaran un canon mensual que venía a resultar el 1% de su cifra de ventas.

En fecha 15 de agosto de 2018 el Sr. Erasmo como Administrador de TCF y Don Juan Enrique como Administrador de MONTESILLA suscribieron una novación del contrato de establecimiento asociado de esta última en virtud de la cual se reducía el porcentaje del 1% sobre la cifra de entregas al 0,25 % alegando para justificar la reducción la existencia de "motivos económicos", circunstancia que no era cierta.

En nuestro caso, se observa un incumplimiento del deber de lealtad previsto en los apartados 1.a) y 2 del artículo 229 TRLSC y 231.1.a) TRLSC por celebrar el Sr. Erasmo, en su condición de administrador de TCF, una novación contractual con una mercantil, MONTESILLA que, a la sazón, era unipersonal por ser su esposa Doña Estrella la única socia, que causó un perjuicio al patrimonio social de TCF al beneficiar a MONTESILLA al reducirle injustificadamente el canon mensual del contrato de comercio asociado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 227.2 TRLSC procede condenar al Sr Erasmo a indemnizar a TCF en la cantidad equivalente a multiplicar por tres (el 0,75% de la cuota no abonado) la cuota abonada por MONTESILLA como comercio abonado de TCF desde que se aplicó la novación contractual (agosto de 2018) hasta que cese su vigencia, cuya cuantificación se difiere al trámite de ejecución de Sentencia.

OCTAVO.- Acción de declaración de nulidad del Anexo suscrito el día 15 de agosto de 2018 por carecer de causa lícita, condenando a TCF y a MONTESILLA a pasar por esta declaración con las consecuencias inherentes.

El artículo 232 TRLSC dispone: " El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad."

El artículo 1.276 del Código sanciona con la nulidad cuando el contrato expresa una causa falsa. Como hemos señalado, la causa de la reducción del canon mensual del 1% a 0,25% a cargo de MONTESILLA eran motivos económicos, esto es, la difícil situación financiera que atravesaba esa sociedad que aconsejaba su reducción.

Sin embargo, la cifra de negocios de MONTESILLA según sus cuentas anuales revelan que sus ventas se incrementaron en los ejercicios 2017 y 2018 por lo que no está justificada la reducción del canon mensual a MONTESILLA en su situación difícil situación económica.

En consecuencia, procede declarar la nulidad de la novación contractual (Anexo I) suscrita el día 15 de agosto de 2018 contenida en el documento número 63 de la demanda, debiendo pasar TCF y MONTESILLA por los efectos inherentes a esta declaración.

NOVENO.- Acción social de responsabilidad por daños causados a TCF prevista en los artículos 236 y 238 TRLSC frente al Sr. Fructuoso en su condición de administrador social de TCF Fructuoso por incumplir los deberes de diligencia y lealtad al haberse asignado indebidamente un sueldo de 250,00.- €/mes cuando el cargo de Administrador es gratuito y sin haber sido aprobado mediante acuerdo de la Junta General conforme exige el artículo 220 TRLSC.

En primer lugar, hemos de señalar que en el tiempo en que el Sr. Fructuoso fue Administrador de TCF (23 de octubre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2020) quien ejercía la administración de hecho según prevé el artículo 236.3 TRLSC era el Sr. Erasmo porque aquél carecía de conocimientos sobre la gestión de una empresa (no facilitó ninguna titulación, previamente había trabajado en una empresa del Sr. Erasmo, TRASTEROS WILLIAMS, S.L. y, después pasó a la situación de desempleo momento en el que fue requerido por el Sr. Erasmo para ser Administrador de TCF) y además, desconocía hechos esenciales que no pueden pasar desapercibidos para quien desempeña la gestión efectiva de una sociedad como era el futuro cambio de domicilio social a la calle Mariano Benlliure 21 al ser preguntado sobre este particular en la Junta General celebrada el día 17 de febrero de 2020 cuando consta que el cambio de domicilio social se produjo diez días después en un local que fue arrendado el día 1 de febrero de 2019.

En segundo lugar, hemos de declarar la responsabilidad del Sr. Fructuoso por haber infringido el deber de lealtad según prevé el artículo 229.1.a) TRLSC al no haberse aprobado la celebración del contrato de trabajo mediante acuerdo de la Junta General como exige el artículo 220 TRLSC: " En la sociedad de responsabilidad limitada el establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus administradores requerirán acuerdo de la junta general."

En consecuencia, procede condenar al Sr. Fructuoso a indemnizar a TCF en la cantidad que haya recibido como retribución en virtud del contrato de trabajo celebrado el día 22 de noviembre de 2019 hasta que dejó de tener vigencia el contrato, cuya cuantificación se difiere al trámite de ejecución de Sentencia.

DÉCIMO.- Acción de declaración de nulidad del acuerdo adoptado en la Junta General de TCF celebrada el día 17 de febrero de 2020 consistente en: " Ceder a título gratuito el dominio moblerone.es a don Erasmo, puesto que representa una violación de los derechos marcarios de los que él es titular, asumiendo la mercantil los costes del procedimiento de cambio de titularidad ".

En primer lugar, procede fijar el itinerario de titularidades del nombre de dominio DIRECCION000.

MOBLERONE EXPANSIÓN, S.L., posteriormente denominada EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L., de la que era Administrador el Sr. Erasmo, figuraba como titular del nombre de dominio DIRECCION000. EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L. fue declarada en situación de concurso el cual terminó con su liquidación, conclusión y extinción de la personalidad jurídica en el año 2016 pero subsistió la titularidad formal del nombre de dominio DIRECCION000 en favor de EXPANSIÓN Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L.

El nombre de dominio DIRECCION000 fue utilizado desde el principio por TCF, constituida en 2013, como instrumento de contacto con sus asociados y así figura expresamente en la cláusula 1.h) de todos los contratos de servicios de asesoría, central de compras y cesión de uso de marca celebrados con los asociados, al considerar que era un efecto inherente a la cesión del uso de la marca tras la celebración del contrato de licencia en exclusiva suscrito el día 14 de octubre de 2013.

Con el fin de adaptar la titularidad oficial del nombre de dominio a la situación real, esto es, su utilización por TCF como instrumento de contacto con los comercios asociados y como previo al proyecto "puesta en marcha de nuevos canales de venta on line", el Sr. Cesareo dio instrucciones a COODEX MARKETING, S.L. para que procediera a la transferencia del nombre de dominio en favor de TCF, lo que tuvo lugar mediante resolución de RED.ES de fecha 3 de mayo de 2018.

A diferencia de lo expresado en la Sentencia de instancia no consta que el Sr. Erasmo fuera titular del nombre de dominio DIRECCION000 en el mismo momento en que suscribió el contrato de licencia en exclusiva del año 2013.

En segundo lugar, consideramos que un licenciatario en exclusiva de una marca está habilitado para solicitar la titularidad de un nombre de dominio coincidente con el signo de la marca cuando, como ocurre en nuestro caso, el titular de la marca renuncia expresamente a cualquier derecho sobre el uso de esa marca. Es el único medio a disposición del licenciatario en exclusiva para usar la marca como signo distintivo en el ámbito on line o digital. Al igual que está habilitado un licenciatario para usar la marca como signo distintivo en el rótulo de su establecimiento físico no puede impedírsele que utilice la marca como signo distintivo en el ámbito on line mediante un nombre de dominio coincidente con la marca. Privar a TCF, licenciatario en exclusiva del uso de la MUE NUM000, de la facultad de solicitar la titularidad del nombre de dominio DIRECCION000 equivaldría a cercenarle su amplio derecho de uso de esa marca, máxime cuando el titular renuncia expresamente a su derecho a usar la misma marca.

No sería admisible que el titular de la marca ejerciera el ius prohibendi contra el titular de un nombre de dominio (analógicamente, artículo 34.3.f) de nuestra Ley de Marcas) que es el mismo licenciatario al que le ha concedido todas las facultades de uso de la marca mediante un contrato de licencia en exclusiva. Por el contrario, sí estaría habilitado un licenciatario en exclusiva de una marca para ejercitar una acción de violación de la misma si un tercero la utilizara como nombre de dominio.

En tercer lugar, el Sr. Erasmo no podía desconocer el uso reiterado y habitual del nombre de dominio DIRECCION000 por TCF porque i) celebró con TCF como representante legal de las mercantiles LEVANTE Y COMERCIO DEL MUEBLE, S.L.U. y PARK COMER, S.L.U. sendos contratos servicios de asesoría, central de compras y cesión de marca y en la cláusula 1.h) de todos ellos se hace referencia a este nombre de dominio como la web corporativa gestionada por TCF; ii) en la Junta de TCF celebrada el día 29 de junio de 2018, en la que estaba presente el Sr. Erasmo, se hacen constantes referencias al nombre de dominio DIRECCION000 como el habitual de TCF sin oponer ninguna objeción; iii) solo impugnó la titularidad del nombre de dominio DIRECCION000 a favor de TCF cuando se puso de manifiesto por el Sr. Cesareo el redireccionamiento de la página DIRECCION000 a la página DIRECCION001 gestionada por MONTESILLA en la Junta de TCF celebrada el día 19 de julio de 2019.

En consecuencia, hemos de declarar la nulidad del acuerdo adoptado en la Junta de TCF celebrada el día 17 de febrero de 2020 en virtud de lo dispuesto en el artículo 204.1 TRLSC al lesionar el interés social en beneficio de uno o varios socios y, al privar de eficacia a la causa de la transmisión del nombre de dominio al Sr. Erasmo, deberá ser condenado a su restitución en favor de TCF.

UNDÉCIMO.- No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia y en esta alzada al haber estimado en parte la demanda y el recurso de apelación conforme disponen, respectivamente, los artículos 394.2 y 398.2 LEC.

DUODÉCIMO.- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse estimado en parte según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.