Sentencia Civil 3/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 4, Rec. 421/2021 de 03 de febrero del 2023

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

A) Exposición de los hechos de la demanda.

1. Los hechos esenciales de la demanda y que fundamentan su pretensión, son los siguientes, y que respetuosamente extractamos, a fin de sintetizar el relato fáctico en el que se fundamenta la pretensión de la actora:

-En los Hechos Primero y Segundo del escrito de demanda -páginas 1 a 5- la demandante relata la historia jurídica y económica de la empresa, pionera en el sector de la automoción, y describe la marca con la que identifica su actividad, la de sus filiales y franquicias, y, concretamente, para los servicios de talleres de reparación, con la marca mixta "BOSCH SERVICE", que a continuación se reproduce:

* Marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)" (en lo sucesivo, la " Marca Bosch" o "Bosch service").

-Según se afirma en la demanda, esta marca está registrada y en vigor desde el 7 de junio del 2004, para distinguir servicios: de venta al por menor de componentes de vehículos (clase 35); propios de un taller de mantenimiento y reparación de automóviles (clase 37), y de formación en materia de electrotecnia y electrónica (clase 41). Como Documento nº 8 se aporta por la demandante certificado de la EUIPO, en la que consta que la marca comunitaria nº 3037413 "Bosch service (mixta)" está vigente; y como Documento nº 9 , situación de tal marca extraída de la base de datos de la EUIPO.

-En el Hecho Tercero del escrito de demanda -páginas 6 a 13- se afirma el carácter renombrado de la marca, que goza de un elevado prestigio y distintividad, lo que ha logrado por su extraordinaria trayectoria en el sector de la automoción, reparación y mantenimiento de vehículos, el éxito de los servicios prestados bajo la marca, que es percibida por los consumidores como sinónimo de calidad, fiabilidad y vanguardia tecnológica; Bosch ha realizado inversiones en publicidad para promocionar sus productos y servicios, siempre eficaces, con gran repercusión entre los consumidores, en medios digitales, redes sociales, prensa escrita; siendo que es indiscutible el liderazgo de Bosch en el sector de los talleres de reparación de vehículos. La Asociación Nacional para la Defensa de las Marcas (ANDEMA) ha considerado que BOSCH es una marca renombrada en España. Todo ello se acredita con la aportación de una amplia documental ( documentos nº 2 a 7, y 10 a 24 , ambos inclusive).

-En el Hecho Cuarto del escrito de demanda (páginas 13 a 17) se describen los actos de infracción objeto de la demanda, en los siguientes términos, que reproducimos literalmente:

" CUARTO. CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L. PRESTA SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES, QUE IDENTIFICA CON LA MARCA "BOSCH SERVICE" Y, POR LO TANTO, INFRINGE LA MISMA.

Cuencas se dedica a la prestación de los servicios propios de un taller, que está ubicado en la Calle Quevedo, 15 de Oviedo. Es decir, la demandada presta servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. Así lo acreditan las facturas que Cuencas expide a sus clientes o a los usuarios de sus servicios, en las que consta su denominación social, CIF y domicilio.

Como Documento nº 25 , se aporta una factura de la demandada, acreditativa de este extremo. Como Documento nº 26 se aporta nota simple de Carrocerías Las Cuencas S.L. emitida por el Registro Mercantil de Oviedo. Si se impugnase se dejan designados los archivos de este Registro.

Sin embargo, lo realmente relevante es que identifica sus servicios con la MUE nº 3037413 "BoschService" y, como veremos a continuación, no lo hace de manera casual y fortuita: pretende hacerse pasar por un taller "Bosch Service" autorizado por mi mandante. Es decir, para crear confusión en el mercado y aprovecharse de la notoriedad de la Marca Bosch.

1. Carrocerías Cuencas se identifica con la Marca Bosch Service.

Carrocerías Las Cuencas identifica sus servicios con la Marca Bosch Service. A tal efecto, en la fachada de su establecimiento (Calle Quevedo, 15) de Oviedo aparecen impresa y destacada la Marca "Bosch Service", según se refleja en las siguientes fotografías:

Como Documento nº 27 , se acompaña acta de presencia otorgada el 4 de febrero de 2021 por el Notario D. Manuel Tuero Tuero, en la que constan los rótulos con los que identifica su establecimiento Carrocerías Las Cuencas, como T. Peñamellera, así como las marcas que utiliza "Bosch Service".

2. Carrocerías Cuencas crea confusión con la MUE 3037413 y se aprovecha de su renombre.

Cuencas distingue sus servicios con la Marca "Bosch Service". Asimismo, utiliza el signo "Bosch Car Service" que debe ser considerado idéntico a la Marca Bosch Service, puesto que es el signo que se autoriza a través del correspondiente contrato, por Robert Bosch España S.L.U., y el correspondiente "Taller BCS". Y lo cierto es que Cuencas no es un taller autorizado: no posee contrato. Si a esta circunstancia añadimos que utiliza tal marca para distinguir los servicios propios de un taller de reparación y mantenimiento de automóviles, la conclusión es inmediata: causará riesgo de confusión y, por lo tanto, infringirá la marca tan citada. Paralelamente, debe tenerse en cuenta que la Marca BoschService goza de renombre. Por consiguiente, Cuencas también la infringe, porque se aprovechará de tal renombre.

3. La anterior empresa que prestaba servicios en el mismo local incumplía el contrato. Y, además, se liquidó.

Finalmente, para evitar que la parte demandada pueda señalar que, antes que ella, había otra empresa que prestaba servicios de taller de reparación y mantenimiento de automóviles, con la marca BOSCH SERVICE en el mismo local, debemos subrayar que el contrato entre ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. y SIERO ASISTENCIA, S.L. había concluido. Después de esa conclusión, la empresa SIERO ASISTENCIA, S.L. estaba haciendo un uso ilegitimo de la marca BOSCH SERVICE. Consiguientemente, el 4 de diciembre de 2017, fue requerida para que cesase en la utilización de la misma, bajo apercibimiento de entablar las correspondientes acciones.

Como Documento nº 28 se acompaña requerimiento enviado por ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. a SIERO ASISTENCIA, S.L. y el documento que acredita la recepción del mismo.

Y, lo que es más importante, la empresa SIERO ASISTENCIA, S.L., entró en concurso de acreedores, habiendo sido declarada la extinción de su personalidad por virtud de auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo de 18 de Enero de 2016, que, literalmente dispone: " Se acuerda la extinción de la persona jurídica concursada, disponiéndose el cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil de Asturias ...

Como Documento nº 29 se acompaña fotocopia de la página 3666 del Boletín Oficial del Estado de 30 de Enero de 2016 acreditativa de este extremo. Si se impugnase se dejan designados los autos 200/2008 del Juzgado Mercantil nº 2 de Oviedo.

4. Otra empresa que, ulteriormente, también prestaba servicios en el mismo local, sin contrato, se liquidó.

Como colofón, tenemos que añadir que, con posterioridad a la empresa SIERO ASISTENCIA S.L. en el mencionado local prestaba servicios de taller de reparación y mantenimiento de automóviles, la empresa denominada TALLERES PEÑAMELLERA. Debe indicarse que esta empresa nunca tuvo contrato con ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. Por consiguiente, el 13 de agosto de 2019 ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. requirió a aquella empresa que cesase en la utilización de la marca, ya que -en caso contrario- se iniciarían acciones judiciales. Es más: se acompañaba copia de sentencia condenatoria de otra empresa, que se reseña en el Hecho Sexto de esta demanda.

Como Documento nº 30 se acompaña requerimiento enviado por ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. a TALLERES PEÑAMELLERA el 13 de agosto de 2019, así como la recepción del mismo.

En el caso de la empresa citada anteriormente, TALLERES PEÑAMELLERA, la misma también entró en concurso de acreedores, siendo declarada la extinción de su personalidad, mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, de 10 de marzo de 2016, que -entre otras cosas- dispone: " Se acuerda la extinción de la persona jurídica concursada disponiéndose el cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil de Asturias...".

Como Documento nº 31 se acompaña fotocopia de la página 13617 del Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2016, acreditativa de este extremo. Si se impugnase se dejan designados los autos del concurso abreviado 337/08 del Juzgado Mercantil nº 2 de Oviedo".

-En el Hecho Quinto del escrito de demanda (páginas 17 y 18), la demandante afirma que la mera infracción de la marca BOSCH por la demandada ha ocasionado daños y perjuicios -daño emergente, que concreta en el importe de 126,80.-€, mediante la aportación, como documento nº 32 , de la factura del notario que levantó el acta que se aporta como documento nº 27- y lucro cesante, optándose por el criterio indemnizatorio del 1% de la cifra de negocio de la demandada- pues al usar signos idénticos, la demandada se aprovecha de la reputación y atractivo de dicha marca.

-En el Hecho Sexto del escrito de demanda (páginas 18 a 20), la demandante reseña un precedente judicial sobre infracción de la marca de la UE, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, actuando como Juzgado de Marca Comunitaria, de fecha 27 de julio de 2015, núm. 142/2015 ( documento nº 33 ).

B) Acciones ejercitadas por la parte demandante por los títulos de propiedad industrial supuestamente infringidos.

a. Título de propiedad industrial de la actora.

En la demanda se identifica como infringida la siguiente Marca de la Unión Europea:

* Marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)" (en lo sucesivo, la " Marca Bosch" o "Bosch service").

b. Acciones ejercitadas

En virtud de lo establecido en el apartado primero del artículo 41 la Ley de Marcas (en adelante LM), de aplicación por lo dispuesto en los artículos 9, 137 y 138 del Reglamento de Marcas de la Unión (en adelante RMU), se otorga al titular de una marca registrada la facultad de entablar una serie de acciones ante los órganos jurisdiccionales, para la salvaguarda de sus derechos.

De todas ellas, se ejercitan las siguientes acciones:

(i) La de declaración de la infracción.

(ii) La acción de cesación de los actos infractores.

(iii) La remoción de los efectos, mediante la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice dicho distintivo, procediéndose a su destrucción a su costa ; y

(iv) La indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por razón del daño emergente y del lucro cesante conforme a lo pedido en el Fundamento de Derecho Material Tercero del escrito de demanda, y que será como mínimo del 1% de la cifra de negocios de la demandada.

(v) Al pago de una indemnización coercitiva de 600,00.-€ al día desde el momento que se fije en ejecución de sentencia, y por cada día de retraso hasta el cese efectivo de la infracción.

(vi) A la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional, en la forma en que se pide.

(vii) Y por último, se peticiona la condena en costas de la demandada.

C) Resistencia opuesta por la mercantil demandada.

2. En síntesis, la demandada interesó la desestimación de la demanda, negando los hechos constitutivos de la pretensión, y, fundamentalmente, excepcionando la falta de legitimación pasiva, mediante la formulación de las alegaciones que se transcriben, a continuación, en su literalidad (páginas 1 a 4 del escrito de contestación a la demanda):

"PRIMERA.- La acción de cesación en el uso de la marca BOSCH por parte de la actora se dirigió en un primer momento contra la entidad SIERO ASISTENCIA, S.L. con la que la actora mantenía relación comercial, conforme consta en el requerimiento extrajudicial de 4 de diciembre de 2017 remitido por la actora a dicha entidad (y que acompaña como Documento nº 28 de la demanda), cuya personalidad jurídica se encuentra extinguida, conforme se acredita en el edicto publicado en el BORME de 30 de enero de 2016, que se acompaña por la actora como Documento nº 29 de la demanda.

SEGUNDA.- En idéntico sentido, con fecha 13 de agosto de 2019 la actora dirigió igualmente requerimiento de cesación en el uso de la marca BOSCH (que se acompaña como Documento nº 30 de la demanda) contra la entidad TALLERES PEÑAMELLERA, S.L., sociedad identificada en el rótulo que acompaña la actora para acreditar la infracción en el uso de la marca BOSCH (páginas 14 y 15 de la demanda) por parte de TALLERES PEÑAMELLERA, S.L., cuya personalidad jurídica se encuentra extinguida, conforme se acredita en el edicto publicado en el BORME de 10 de marzo de 2016, que se acompaña por la actora como Documento nº 31 de la demanda.

TERCERA.- Mi representada nunca ha hecho uso de la marca BOSCH, pues como se puede observar el uso de dicha marca fue objeto de una relación comercial entre la actora y la entidad SIERO ASISTENCIA, S.L., así como para identificar los servicios prestados por la entidad TALLERES PEÑAMELLERA, S.L.; ambas sociedades ya extinguidas.

A mayores, mi representada tiene su domicilio y centro efectivo para la prestación de sus servicios de carrocería (diferente a los servicios con los que BOSCH diferencia sus productos y servicios) en distinta ubicación a la del local denunciado, pues como se evidencia de la nota registral que se acompaña como Documento nº 1, mi representada tiene su domicilio en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio, Polígono La Florida, parcelas 5 y 6, en tanto que la actividad denunciada lo es en un local comercial, sito en la calle Quevedo nº 15 de Oviedo, sobre el que mi representada no ostenta ni la propiedad ni derecho de arrendamiento alguno.

Por tanto, mi representada carece de legitimación pasiva, pues cualquier elemento o signo distintivo de la marca BOSCH que pudiere haber existido en el referido inmueble, sería en todo caso responsabilidad de las citadas entidades extinguidas o, en su caso, de la entidad propietaria o arrendataria del referido local.

Al objeto de acreditar tal extremo, y la ausencia de título de mi representada, esta parte se reserva la facultad en el momento procesal oportuno de solicitar que se requiera a la propiedad del local sito en la calle Quevedo nº 15 de Oviedo la identificación del/los arrendatarios del referido local al objeto de evidenciar que mi representada no ostenta la condición de arrendataria para cesar en el uso de la marca en la fachada y espacios del referido local.

CUARTA.- Al objeto de esclarecer los hechos denunciados en la demanda, mi representada ha procedido a personarse en el referido local sito en la calle Quevedo nº 15 de Oviedo, y promover el levantamiento de acta notarial, acompañando fotografías de dicha visita que reflejan fielmente la realidad observada por el Notario, acreditando que no existe rotulo ni signo distintivo alguno de la marca BOSCH en la fachada ni en el interior del citado local, haciéndose constar igualmente que:

1. Que el domicilio social y centro de actividades de CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. se encuentra en el Polígono de la Florida, Parcela 5, San Martín del Rey Aurelio 33950 Asturias.

2. Que CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. nunca ocupó el local sito en la calle Quevedo nº 15, bajo.

3. Que el mencionado local de la calle Quevedo nº 15 viene siendo ocupado por la empresa ASTURMOTOR ASISTENCIA Y REPARACIÓN 24, S.L. y con anterioridad por la empresa ASISTEPLUS DEL AUTOMOVIL S.L.

4 Que CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. nunca realizó actividades de reparación mecánica ni eléctrica, sino únicamente de chapa y pintura.

Se acompaña como Documento nº 2 acta de presencia otorgada a requerimiento de mi representada el pasado 9 de marzo de 2022 por el Notario D. Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro, con nº 638 de su protocolo, en la que constan los extremos y manifestaciones referidas

Así pues, con posterioridad a la interposición de la demanda, ha dejado de existir interés en la prosecución de la misma toda vez que no se están infringiendo los derechos otorgados por la marca/s BOSCH ni tampoco ostenta mi representada legitimación pasiva al no ostentar la condición de propietaria ni de arrendataria del local en el que se dice fueron infringidos los derechos exclusivos de la actora, produciéndose por tanto una carencia sobrevenida de objeto de la misma, con arreglo al artículo 22 de la LEC, por lo que se interesa se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso.

Por lo expuesto, hay satisfacción extraprocesal ya que durante la tramitación del proceso se da cumplimiento a la pretensión del actor; el proceso se revela pues como algo innecesario e inútil....(...)".

D) Delimitación del objeto de la controversia.

-La extensa exposición fáctica anterior nos lleva a que el objeto de la controversia no puede ser otro que la concurrencia o no de los presupuestos de la acción de infracción de propiedad industrial ejercitada en la demanda, ya que la demandante niega el efecto jurídico pretendido de cuantos hechos constituyen la pretensión de la demandante. Y especialmente, su falta de legitimación pasiva.

-Por Auto de este Juzgado, de fecha 8 de junio de 2022, se desestimó la solicitud de terminación y archivo del presente procedimiento al no apreciarse por el tribunal, ni la satisfacción extraprocesal de todas las pretensiones ejercitadas en la demanda, ni carencia sobrevenida de su objeto, ordenándose la continuación del proceso.

SEGUNDO.- Acciones por infracción de propiedad industrial y resolución acerca de su procedencia, a tenor de la valoración conjunta de toda la prueba practicada.

A) Acción declarativa de la infracción

3. La acción ejercitada por la parte demandante con carácter principal es la acción declarativa de infracción marcaria, de marca de la UE.

-El derecho de marca confiere a su titular la capacidad de evitar que terceros utilicen su signo en el tráfico económico, sin su autorización. Este ius prohibendi comprende aquellos casos en que los citados usos se realicen: (1º) en relación con signos idénticos o similares, para productos idénticos o semejantes; o (2º) para productos o servicios incluso diferentes, siempre que la marca en cuestión sea renombrada (es la conocida como " protección reforzada"). El derecho se configura desde una vertiente negativa, y no como un derecho positivo de uso ( ius utendi), aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( STJUE (Sala Primera) de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, Fédération Cynologique Internationale) y nacional ( STS, Sala 1ª, de 14 de octubre de 2014, caso Denso ) lo han matizado hasta tal punto de que incluso nuestra legislación ya no emplea la expresión " derecho exclusivo a utilizarla", sino " derecho exclusivo" ( arts. 6, 8 y 9 LM y art. 8 RMUE).

-El art. 9 RMUE, en sus apartados 1 y 2 dispone que:

" 1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

b) El signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquéllos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distinto o dicho renombre".

-La doble identidad contemplado en el art. 9.2.a) RMUE es el supuesto en el que tanto los signos, como los productos o servicios para los cuales éstos se utilizan son los mismos, siendo exigible que alguna de las funciones de la marca se vean por el uso controvertido ( STJUE, Gran Sala, de 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, caso "Google France".

-En cuanto al riesgo de confusión , la infracción no deriva de la doble identidad, sino que tiene su encaje en la "mera" similitud; y para que en este supuesto pueda desplegar sus efectos, en forma satisfactoria al derecho de exclusiva del titular, tienen que concurrir tres circunstancias: la primera, que los signos sean idénticos o similares; la segunda, que los productos o servicios sean idénticos o semejantes, y la tercera, que exista riesgo de confusión.

-Dentro del riesgo de confusión se incluye el riesgo de asociación con la marca anterior [ art. 9.1.b) RMUE in fine]. El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecto. No existe riesgo de confusión, en sentido estricto, entre los productos y servicios identificados por las marcas enfrentadas, dada la diferencia que existe entre los mismos. Pero se suscita entre el público el riesgo de que se asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. Se trata, pues de un riesgo de confusión indirecta sobre la vinculación que puede presumir el público entre las empresas comercializadoras de los productos o servicios con las marcas enfrentadas. La STJCE de 29 de septiembre de 1998 (caso Cannon ), declaró que el riesgo de confusión a que se refiere el art. 4.1.b) de la Primera Directiva de marcas, puede existir incluso " cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso de empresas vinculadas económicamente". La STJCE de 22 de junio de 2000 (caso Mock ), reiteró que la noción de riesgo de asociación no es una alternativa a la noción de riesgo de confusión, sino que viene a concretar su extensión. Ahora bien, como señala la STJCE de 11 de noviembre de 1997 (caso Puma ), la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia de su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación.

-El riesgo de confusión presupone la concurrencia de dos requisitos: 1) los signos deben ser idénticos o similares; 2) los productos o servicios deben ser idénticos o similares. Si no confluyen ambas circunstancias, no existirá riesgo de confusión ( STJUE de 20 de septiembre de 2017, C-673/15 a 676/15, asunto The Tea Board).

-El riesgo de confusión tiene una importancia fundamental en el Derecho de marcas, ya que determina directamente el alcance del derecho de marca ( STJCE de 30 de noviembre de 1993, C- 317/91, asunto Renault/Audi .

El Tribunal de Justicia ha ofrecido una definición de riesgo de confusión que ha venido reiterando en múltiples ocasiones, siendo unívoca la definición tanto en la Directiva como en el RMUE, y tanto para los casos en los que el riesgo de confusión entra en juego como motivo de oposición o de nulidad relativa, como para aquellos en los que sirve para delimitar el ius prohibendi cuando se ejercita una acción de violación de marca.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, "... el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (...)". Según los propios términos de la Letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa o al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste [En tal sentido, la STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97 y la SJTCE de 6 de octubre de 2005, C-120/04].

Aunque se aclaró jurisprudencialmente, sin solución de continuidad, que la mera asociación entre dos marcas por parte del público (es decir, que una marca evoque a otra, la traiga a la memoria) no basta, por sí sola, para deducir riesgo de confusión ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, caso Sabel/Puma . Es el riesgo de asociación en sentido estricto, que es el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos ( STJCE de 22 de junio de 2000, C-425/98, asunto Adidas ); y que debe diferenciarse del riesgo de confusión directa, que es el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca; y el riesgo de confusión indirecta o de asociación, que es el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, y los confunde.

El riesgo de confusión debe existir para la aplicación del art. 9.2.b) RMUE. Es la "condición específica de protección", de forma que su existencia es requisito sine qua non para la tutela ( STJCE de 6 de octubre de 2005, C-120/04, asunto Thomson . Aunque no es necesario que se de en todos los Estados miembros ni en todas las áreas lingüísticas de la UE ( ATJCE de 16 de septiembre de 2010, C-459/09, asunto Dominio de la Vega ).

Debe tenerse en cuenta que no todo atisbo de similitud es suficiente para entender satisfecho el requisito de que exista semejanza, sino que existe un umbral, un grado de similitud mínimo que, si no se alcanza, no puede existir riesgo de confusión ( STJCE de 13 de septiembre de 2007, C-234/06, asunto Bainbridge ).

No es requisito para apreciar la existencia de riesgo de confusión, sin embargo, que se aporte prueba de que existe dicho riesgo para un número significativo de consumidores ( ATJUE de 17 de febrero de 2016, C-396/15, asunto Adidas ).

El examen de la existencia del riesgo de confusión debe de hacerse con respecto a la totalidad de los productos que designe la solicitud de registro (STJCE de 26 de abril de 2007, C-412/05, asunto Alcon.

Para determinar si existe la similitud a que se refiere el RMUE se ha de tener en cuenta los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, y no sólo los efectivamente comercializados con esa marca (STGUE de 16 de junio de 2019). Y sobre la marca renombrada, l STGUE de 31 de enero de 2019, asunto T-215/17, caso Apple.

La apreciación del riesgo de confusión es diferente según nos encontremos en el caso de oposición en sede de registro, y en el de utilización de un signo por el tercero; en el primer caso, procede comprobar si existe un riesgo de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada. En cambio, en el segundo supuesto, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan el uso por el tercero del signo idéntico o similar a una marca registrada, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias ( STJCE de 12 de junio de 2008, C-533/06, asunto O 2 (Burbujas).

Sobre el riesgo de confusión, la Sentencia del Tribunal General de la UE, de 17 de enero de 2019 en el asunto T-368/18, declaró que hay que hacer una apreciación global:

" El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean relevantes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados ".

Así, la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados:

1/ En cuanto a la interdependencia entre los distintos elementos, la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración ( STJCE de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, asunto Canon ).

2/ Para que entre en juego el principio de la interdependencia, los signos deben de ser similares; su ausencia no se puede compensar por la concurrencia de otros factores, como la identidad de los productos o servicios o el elevado carácter distintivo de la marca anterior ( STJCE de 13 de septiembre de 2007, C-234/06, asunto Bainbridge .

3/ Igualmente, los productos o servicios deben ser similares ( STJCE de 7 de mayo de 2009, C-398/07, asunto Waterford ).

4/ Es posible que un bajo un grado de similitud entre los productos o servicios pueda compensarse con un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa ( STJCE de 18 de diciembre de 2008, C-342/97, asunto Les Editions Albert Rene ).

5/ Un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede compensarse con una gran similitud entre las marcas y un carácter distintivo fuerte de la marca anterior ( STJCE de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, asunto Canon ya citada).

6/ Un escaso grado de similitud entre las marcas puede compensarse cuando los productos o servicios tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte ( STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, asunto Lloyd ).

7/ La mera similitud fonética puede generar riesgo de confusión ( STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, asunto Lloyd ).

8/ La mera similitud conceptual podría generar riesgo de confusión ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, C-251/05, asunto Sabel/Puma ).

9/ La similitud conceptual no es necesaria para que exista riesgo de confusión ( ATJUE de 8 de febrero de 2012, C-191/11, asunto Yorma Žs).

10/ La interdependencia no es una cuestión matemática, en relación a la combinación de factores mencionados: no se puede afirmar que el riesgo de confusión surge, de manera automática, cuando el carácter distintivo de la marca anterior y el nivel de atención del público relevante son medios, los productos idénticos y el grado de similitud de los signos es bajo ( STJUE de 26 de julio de 2017, C-182/16, asunto Meica ).

-La similitud entre los signos:

1/ Tiene que existir similitud para que haya riesgo de confusión; es una condición necesaria ( STJCE de 23 de enero de 2014, C-558/12, asunto WeserGold ).

2/ En cuanto a la forma de apreciarla:

-Debe determinarse el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual (la conocida como triple perspectiva), y evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos ( STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, asunto Lloyd ).

-El análisis ha de realizarse de forma individualizada y desde la triple perspectiva gráfica, fonética y conceptual, sin que ello suponga una contradicción con el principio de que el riesgo de confusión debe ser apreciado globalmente ( STJCE de 26 de marzo de 2009, C-21/08, asunto Sumplus ).

-Por otra parte, y como quiera que deben tenerse en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada, y las condiciones en las que éstos se comercializan, ello puede obligar a realizar análisis diferenciados para los distintos productos o servicios para los que se solicite el registro (STJUE de 17 de octubre de 2013, C-597/12, asunto Isdin).

-Debe realizarse una apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las mercas en conflicto, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas, y teniendo en cuenta, en particular sus elementos distintivos y dominantes, pues el consumidor medio percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( STJUE de 8 de mayo de 2014, C-591/12, asunto Bimbo ); incluso en los casos en los que la marca esté integrada por una única palabra ( ATJUE de 10 de abril de 2014, C-669/13, asunto Metroinvest ), pues ello no impide que uno de sus elementos pueda ser considerado dominante.

-En el caso de las marcas compuestas, cuando la impresión de conjunto esté dominada por uno o varios de sus componentes, y todos los restantes resulten insignificantes, se permite que la apreciación de la similitud entre los signos pueda basarse exclusivamente en el componente dominante; de ello se deriva que la exigencia de que la marca se aprecie globalmente, no impide que se tomen en consideración los elementos individuales que componen una marca, en especial para clarificar si uno de ellos puede ser dominante y los otros, insignificantes ( ATJUE de 21 de marzo de 2013, C-341/12, asunto Mizuno ).

-El renombre de la marca anterior no incrementa la similitud entre las marcas: si las marcas no son similares, no es necesario tener en cuenta el renombre de la marca anterior, en la medida en que no entra en el campo de aplicación el criterio de la similitud y no puede servir para incrementar la similitud entre las marcas ( ATJUE de 14 de marzo de 2011, C-370/10, asunto Ravensburger ).

-Puede existir similitud visual aunque existan diferencias no insignificantes entre los signos ( ATJUE de 22 de octubre de 2014, C-466/13, asunto Repsol ).

-La existencia de una familia de marcas carece de pertinencia en el marco de la apreciación de la existencia de similitud entre los signos ( STJUE de 24 de marzo de 2011, C-552/09, asunto Ferrero ).

-La apreciación de las similitudes entre los signos es un análisis de naturaleza fáctica ( STJUE de 19 de marzo de 2015, C-182/14, asunto Mega ).

-La apreciación de la similitud en relación con las marcas compuestas ha de partir de la impresión de conjunto, examinando las marcas en cuestión ( STJCE de 6 de octubre de 2005, C.120/04, asunto Thomson ).

-La similitud entre productos y servicios:

1/ No existe riesgo de confusión si los productos o servicios no son, al menos, similares ( ATJUE de 17 de septiembre de 2015, C-548/14, asunto Mondadori ).

2/ Ha de tenerse en cuenta, en particular, la naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario ( STJCE de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, asunto Canon ).

3/ Un carácter distintivo escaso no excluye necesariamente el riesgo de confusión ( ATJUE de 15 de enero de 2010, C-579/08, asunto Messner ).

-El carácter distintivo de la marca anterior y en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si existe riesgo de confusión ( STJCE de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, asunto Canon ).

El riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, C-251/92, asunto Sabel/Puma ).

Una marca puede tener un carácter distintivo particular no solo intrínsecamente, por las particularidades del signo, sino también gracias a la notoriedad de que goza entre el público ( STJCE de 17 de julio de 2008, C-488/06).

Para evaluar si una marca tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles la procedencia empresaria determinada ( STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, asunto Lloyd ).

También, para apreciar el carácter distintivo resulta fundamental tener en cuenta la percepción del público pertinente ( STJUE de 1 de marzo de 2018, C-412/16, asunto Ice Mountain/Ibiza ).

La apreciación del carácter distintivo exige hacer una valoración global de todos los elementos probatorios presentados, ya que no puede excluirse que determinados elementos de forma aislada no puedan demostrar el alto carácter distintivo de que goza una marca, sí que puedan hacerlo si son valorados en su conjunto ( STJUE de 24 de marzo de 2011, C-552/09, asunto Ferrero ).

-La percepción del público relevante (la figura del consumidor), es un elemento clave, tiene una importancia determinante en la apreciación del riesgo de confusión ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, C-251/92, asunto Sabel/Puma ).

El consumidor de referencia es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (SJTUE de 12 de enero de 2006, C-361/04, asunto Ruiz-Picasso).

Para un consumidor medio, la marca se percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, C-251/92, asunto Sabel/Puma ).

El consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta ( imperfect recollection) que conserva en la memoria ( STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, asunto Lloyd ), y está sujeta a una atención variable en función de la categoría de productos o servicios ( ATJUE de 10 de enero de 2010, C-579/08, asunto Messer ).

-En cuanto a las marcas renombradas [ art. 9.2 c) RMUE, en caso de que nos encontremos ante una de ellas, en el sentido de que la identifiquemos como una marca muy conocida por el público, para apreciar esa protección reforzada, jurisprudencialmente se exige la concurrencia cumulativa de varios requisitos:

-en primer lugar, la identidad o similitud de los signos en conflicto;

-en segundo lugar, la existencia de un renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición o de la infracción; y

-en tercer lugar, a que exista el riesgo de que el uso, sin justa causa, del signo cuyo registro como marca se solicita, se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o les sea perjudicial ( STJUE de 10 de diciembre de 2015, C-603/14, asunto El Corte Inglés ; y STJUE de 28 de junio de 2018, C-564/16, asunto Puma SE .

En este caso, el grado de similitud entre las marcas no necesita ser tan elevado como en el caso de riesgo de confusión, sino que, sin necesidad de que exista esa confusión potencial, bastará con que la marca posterior evoque a la anterior en la mente del público consumidor.

La protección se despliega incluso contra usos referidos a productos o servicios diferentes a los incorporados en el registro anterior, supuestamente infringido.

Y dicha protección alcanzará a productos o servicios tanto o más diferentes cuando mayor sea el renombre de la marca prioritaria ( STS, Sala 3ª, de 28 de enero de 2011).

Además de lo anterior, para que proceda este tipo de protección reforzada, debe darse, al menos, alguna de estas tres circunstancias:

-1ª.- Ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en el sentido de que haya una transferencia de los valores o la imagen de la marca prioritaria a los productos identificados con la marca posterior.

-2ª.- Perjuicio al carácter distintivo (la llamada "dilución"), que trae su causa de la posible concurrencia en el mercado de varios operadores cuyos orígenes empresariales se identifiquen con la misma marca o con marcas similares, de tal manera que la marca primigenia, pierda en parte su capacidad diferenciadora.

-3ª.- Perjuicio al renombre, que puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por un tercero posean unas características o una cualidad que pueda ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca ( STJUE, Sala Primera, de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, caso " LŽOréal Vs Bellure ".

El riesgo de asociación opera especialmente en relación con las marcas renombradas. Ahora bien, dado que constituye una modalidad dl riesgo de confusión, el riesgo de asociación solo opera cuando los productos o servicios a los que las marcas se aplican son idénticos o similares, no cuando son totalmente distintos. En este último caso, la adecuada protección de las marcas exige que decaiga el principio de especialidad en la protección de la marca; de ahí que constituya una prohibición relativa de registro la de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de marcas o nombre comerciales renombrados registrados, aun cuando los productos o servicios distinguidos no sean similares, si con el uso de la marca [solicitada] se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. ( art. 8.5 RMUE).

4. Aplicación de la doctrina y jurisprudencia anteriormente reseñada en la resolución del supuesto enjuiciado. Posición de este Juzgador.

La infracción que se denuncia en la demanda, se fundamenta en la protección reforzada del art. 9.2.c) RMUE, al tratarse de una marca renombrada, apelando a la concurrencia de los presupuestos legales del art. 9 RMUE, apartados 1 y 2, letras a) y b) RMUE, la incompatibilidad entre marcas idénticas o cuasi-idénticas y la incompatibilidad por riesgo de confusión.

La demanda ha de estimarse íntegramente. En el supuesto que nos ocupa, la comparación entre el signo supuestamente infractor y las marcas registradas de la Unión Europea, de titularidad de la demandante, evidencia que son idénticas; y concurre además identidad aplicativa [ art. 9.2 RMUE, apartados a) y b)].

El apartado a) del artículo 9.2 RMUE prohíbe el uso de signos idénticos a marcas registradas, para identificar productos o servicios idénticos a aquellos para los que las citadas marcas están registradas. Esto es, prohíbe el uso de marcas ajenas sin el consentimiento de su titular. Evidentemente es una prohibición omnímoda que no está sujeta a ningún tipo de interpretación o análisis jurídico: la incompatibilidad es automática cuando se comprueba que se cumplen ambos requisitos.

A estos efectos, una marca es idéntica a otra cuando es la misma o entre ellas median diferencias insignificantes que pueden pasar desapercibidas para los consumidores.

En el supuesto enjuiciado, este tribunal no alberga duda acerca del uso no consentido que realiza la demandada de la marca BOSCH de la demandante, mediante la utilización de un signo idéntico a la marca registrada de la demandante.

La demandada utiliza la citada marca para identificar los mismos servicios para los que está registrada la Marca Bosch: servicios propios de un taller de vehículos a motor en el que se reparan y mantienen vehículos a motor.

Se reseña aquí lo razonado (gráficamente) en el escrito de demanda:

Los signos infractores son idénticos a la marca registrada, e identifican los mismos productos y servicios. Por lo que no hay duda de ese riesgo de confusión.

Si a todo ello le sumamos el elevado renombre de la marca de la actora -Hecho tercero del escrito de demanda-, notoriamente acreditada mediante la prueba documental aportada, sobre su historia jurídica y económica, implantación en la red de "Talleres BCS" (Bosch Car Service), inversiones en publicidad y en redes sociales -no negada por la demandada- el resultado positivo del criterio de la interdependencia, el grado de atención del público, en función del tipo de productos que nos ocupan, y el principio del recuerdo imperfecto que rige la comparación, en los términos definidos jurisprudencialmente, la conclusión no puede ser otra que la de afirmar que existe un notable riesgo de confusión, cuando no una confusión en toda regla .

A los efectos que nos ocupan, se ha realizado una comparación entre signos y entre productos, y la identidad existente entre el signo y la marca enfrentada y su identidad aplicativa, determina riesgo de confusión sin margen de duda. La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquéllos para los que la marca ha sido registrada. Por ello, la conducta objeto de reproche al demandado infringe ese derecho exclusivo. Y de ahí que haya de declararse esa infracción de los derechos de propiedad industrial del demandante. Por lo que la acción declarativa de la infracción debe de ser íntegramente estimada. Y por ende, el resto de pretensiones, como a continuación se resolverá.

5. Resolución de la excepción de falta de legitimación pasiva.

Somos conscientes de que para estimar la infracción y atribuirla a la parte demandada, debe resolverse la excepción de falta de legitimación pasiva que ha formulado en su escrito de contestación.

Para este tribunal, la legitimación de la demandada es clara y nítida, ya que:

1º.- Tienen la consideración de infractores todos aquéllos a los que es imputable la comisión de la conducta ilícita ( SAP Alicante, Secc. 8ª, de 23 de septiembre de 2016, actuando en funciones de Tribunal de Marca de la UE).

2º.- Y es imputable a la infracción a la mercantil demandada, ya que de la documental aportada junto con el escrito de demanda -doc. nº 27, acta notarial de presencia otorgada el 4 de febrero de 2021 por el Notario de Oviedo don Manuel Tuero, número 338 de su protocolo, y del reportaje fotográfico adjunto, se aprecia el uso infractor de la marca en el establecimiento en el que la demandada prestaba sus servicios bajo el signo infractor. Lo que se deduce, además, de la factura aportada como documento nº 25, de fecha 22 de septiembre de 2020, nº 40683 -traída después, con mejor calidad de impresión, ante los reparos de la demandada, al acto de la audiencia previa al juicio- y de la declaración testifical de don Efrain, su pagador. Ello es demostrativo de la actuación de la demandada en el local en donde se encontraba colocado el signo infractor; y es independiente de donde se encuentre el centro de actividad de la demandada o su domicilio social; y todo, a pesar de la confusa configuración de la factura, en la que bajo un nombre comercial de TALLERES PEÑAMELLERA, aparece expresamente la razón social de la demandada, Carrocerías las Cuencas S.L, c/ Quevedo, 15, de Oviedo; local en donde se encontraba el signo infractor, como emisora de la factura . Es indiferente a los efectos que nos ocupan, la relación jurídica con la propiedad del local o su antiguo arrendatario, pues lo cierto y verdad y lo que ha sido adverado en el acto de juicio, es que en ese local prestaba sus servicios la demandada; aunque fuera otro su domicilio social y aunque actúe allí en precario, puesto que está autorizada para emitir facturas de ese ese local.

3º.- Es absolutamente inocuo el supuesto "paraguas protector" del letrero de Talleres Peñamellera inserto en la fachada del local enm el que se encontraba el signo infractor, ya que se ha acreditado que la demandada prestaba sus servicios dentro del referido local. De hecho, se recogió allí el emplazamiento en los presentes autos, sin protesta ninguna del receptor. Por lo demás, cuando haya o pudiera haber varias personas que realizan actos de infracción, no existe litisconsorcio pasivo necesario entre ellos, pudiendo demandarse únicamente a alguno o algunos ( SAP Madrid, Secc. 28ª, de 15 de enero de 2016, núm. 3/2016).

4º.- El acta notarial de presencia que aporta la demandada como documento nº 2, levantada en 9 de marzo de 2022 por el Notario de Oviedo don Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro, número 638 de su protocolo, sólo determina la fecha de finalización de la conducta infringida, pues advera la retirada de los signos infractores al menos, en esa fecha.

Por lo que, por todo lo anteriormente razonado en cuanto a la infracción, debe predicarse del proceder de la demandada al quedar despejada toda duda acerca de su legitimación pasiva, desestimándose la excepción de fondo planteada.

B) Acción de cesación de la infracción.

11. La demandante invoca el artículo 9.3 RMUE, que ofrece un listado de las actuaciones que un titular de marca podrá prohibir ante la vulneración de sus derechos.

En aplicación de lo previsto en el RMUE, que regula expresa y únicamente en su artículo 130, la acción de cesación, así como lo recogido en el artículo 41 de la LM, de aplicación por remisión, y en el artículo 53 de la LDI, por medio de la demanda se ejercita la acción de cesación de todos los actos infractores , lo cual incluye la cesación en la fabricación, oferta, publicidad y/o comercialización de los productos infractores. Dicha orden de cesación se proyecta tanto sobre la prohibición actual de uso del signo infractor, como sobre la orden futura de cese de las actividades infractoras; y se refiere no solo a la identificación de los productos, sino a su incorporación en productos relacionados y material promocional.

A tenor de lo anteriormente razonado, se considera que la referida pretensión que se ajusta a Derecho, y debe ser estimada igualmente.

C) Acción de remoción, mediante retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su destrucción como medida de aseguramiento.

12. La demandante entiende que, para que la acción anterior goce de plena efectividad, resulta necesario complementarla mediante la adopción de medidas que aseguren la efectiva cesación de los actos infractores. Y las medidas de aseguramiento necesarias para evitar que prosiga la violación se encuentran reguladas en el derecho nacional de marcas en apartado c) y d) del artículo 41.1 LM -y art. 53.1.c) LD-, el cual señala:

"c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal."

Por la demandante se solicita que al amparo de la normativa citada que se condene a la demandada a la destrucción, a su costa, de de objetos de todo tipo susceptibles de infringir la marca objeto del presente procedimiento. Pretensión que se ajusta a Derecho, y debe ser estimada igualmente, a tenor de lo razonado ut supra.

No obstante, ya consta en autos la retirada del signo infractor de la fachada del local, adverada por el acta notarial de 9 de marzo de 2022, aportada por la demandada.

D) Indemnización de daños y perjuicios.

13. La demandante sostiene que, una vez acreditada la infracción de los derechos de propiedad industrial, corresponde en un caso como el que nos ocupa la correspondiente indemnización de acuerdo con la teoría ' ex re ipsa', al derivar el daño de manera indefectible de los propios actos de infracción (mismos productos, potenciales clientes, competencia directa).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la LM, todos aquellos que, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) del artículo 34.3 de la LM, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados, es decir existe una responsabilidad objetiva .

Es decir, la Ley de Marcas condiciona la posibilidad de ejercer la acción indemnizatoria a la existencia objetiva una serie de actuaciones concretas (letras a) y f) del artículo 34.3, salvo que se trate de productos y servicios de "primera comercialización").

En los demás casos, la indemnización también podrá ser concedida si existe previo conocimiento del infractor (obtenido mediante el preceptivo requerimiento), la marca fuera renombrada, lo que también sucede en nuestro caso, o mediara culpa o negligencia por parte de la demandada, lo que igualmente sucede (no se entiende de otro modo que la contraparte, haya replicado servilmente los derechos anteriores de mi mandante).

Dicho esto, y justificada la existencia del supuesto de hecho que legitima la solicitud de daños, los artículos 42, 43 LM y 55 LD de manera similar a como se establece en el Derecho de otros Estados miembros como consecuencia de la armonización llevada a cabo en la Directiva 2004/48 fija la extensión y los criterios para el cálculo de los mismos. Así el citado artículo establece lo siguiente:

"1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios, se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marcas si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso del daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho."

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna , derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados . El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores."

14. De las opciones indemnizatorias, la actora opta por el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios lícitamente marcados (primer inciso del apartado 5 del art. 43 LM). Precisamente, el artículo 43.5 de la LM, en su primer inciso, establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios " realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados"), y lo hace a través del establecimiento de una suerte de presunción " iuris et de iure" de que cualquier infracción de la marca produce un daño. En consecuencia, en este caso, como el que nos ocupa, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor ( STS de 23 de julio de 2012, asunto Hermanos Maristas ). Además de reclamar, como daño emergente, los gastos de investigación (en el supuesto enjuiciado, el coste del acta notarial de presencia acompañada a la demanda), que acredita en 126,80.- €.

15. Por lo que a ella habrá de estarse, difiriendo su determinación y cuantificación a ejecución de sentencia, estimándose la pretensión indemnizatoria que se ejercita, ya que:

-En el supuesto enjuiciado, el daño y el perjuicio causado es más que evidente. En primer lugar, y tal como ha confirmado nuestro Tribunal de Marca de la Unión Europea, se entiende que existe daño siempre que el titular y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, y por lo tanto sean competidores/potenciales competidores. Ello es precisamente lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde ambas partes compiten en el mismo sector. Se cita en apoyo de esta afirmación, la Sentencia 387/2017 de 6 de octubre de 2017 de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª):

"Ahora bien, el daño, su realidad, puede inferirse en los casos de infracción de marcas en atención a las circunstancias del caso de modo, dice la STS 113/2009, de 4 de marzo , que puede estimarse producido sin necesidad de prueba directa cuando se desprende de los hechos probados ya que, como ha dicho con reiteración la jurisprudencia - STS 339/2005, de 28 de abril , 40/2008, de 5 de febrero , 1084/2008, de 28 de noviembre , 114/2009, de 9 de marzo y 706/2010, de 18 de noviembre - en propiedad industrial el daño efectivo se puede deducir de la sola infracción.

Pero el hecho mismo de que sea dable inferir un resultado dañoso a partir de las circunstancias del caso supone que no se trata de una presunción del daño, ni libera al titular del derecho infringido de probar, cuando menos, los hechos que conduzcan a la inferencia referenciada, lo que en el caso entendemos suficientemente acreditado por el hecho de tratarse de una relación entre competidores, respecto de productos idénticos y para un territorio común donde, está demostrado, las empresas en litigio comercializan sus productos."

16. La demandante propone las bases que servirán para el cálculo de la indemnización, conforme a las exigencias del art. 219 LEC. Por último, la demandante recuerda que el momento procesal oportuno para llevar a cabo el cálculo y la cuantificación de la indemnización que se solicita. En este sentido la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes difiere a ejecución de sentencia ambas tareas.

Entendemos que, si bien lo establecido en la nueva LP para la cuantificación y liquidación de los daños solicitados no parece afectar, en términos estrictos, al régimen marcario (ya que la disposición final tercera de la LP únicamente dice que es aplicable a marcas lo relativo al título XII referido a jurisdicción y competencia) la práctica recomienda que, en lo tocante a dichas cuestiones, se siga lo que establece el citado cuerpo normativo, quedando todo diferido a ejecución de sentencia. Así lo ha entendido por ejemplo parte de la doctrina más autorizada - MASSAGUER-, que ha afirmado que en el plenario se debe:

"centrarse solo en el criterio con arreglo al cual ha de calcularse la indemnización, y por ello sobre la procedencia de la indemnización con arreglo a ese criterio, lo que ubica en el juicio plenario la comprobación de si en efecto concurren en el caso los presupuestos sustantivos para que la indemnización pueda determinarse según el criterio elegido por el demandante."

A este respecto, resultan ilustrativas las Sentencias núm. 88/2016 de 6 de abril de 2016 y núm. 275/2017 de 2 de junio de 2017, ambas de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, que citan como fundamento de la remisión de la cuantificación de la indemnización a la fase de ejecución, la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2012 (RJ 2013/1545). Especialmente, en relación a la indemnización coercitiva ( SAP Alicante, Secc. 8ª, de 12 de julio de 2019, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea).

17. La infracción quedará limitada al periodo objeto de pretensión, que, además, y por aplicación del art. 11 RMUE, lo será desde la publicación del Registro de la Marca de la Unión, y hasta el 9 de marzo de 2022.

18. Asimismo, con independencia de que la cantidad debida a la actora en concepto de daños y perjuicios deberá ser fijada de forma definitiva en fase de ejecución de sentencia una vez haya cesado la infracción, será necesario obtener los datos suficientes para su cuantificación en dicha fase, para lo cual la demandada deberá exhibir, en momento procesal oportuno, sus libros contables, facturas de compra y venta, albaranes de entrega, etc., relacionado con la fabricación, almacenamiento y comercialización de los productos y/o servicios. En tal sentido, procede recordar en este punto que el artículo 43.4 LM dispone que:

"A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad."

19. Además, procede a la condena de los intereses cuya condena se interesa en la demanda, por ser ésta una consecuencia legal de la indemnización acordada ( art. 1108 Cc).

E) Indemnización diaria coercitiva .

20. Finalmente, el artículo 44 LM dispone que:

"Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia".

La indemnización coercitiva de dichos preceptos supuso una novedad importantísima dentro de la Nueva Ley de Marcas, tendente a reforzar la declaración judicial de cesación, de forma que, una vez declarada la cesación, el Tribunal deberá, en el Auto que resuelva la Ejecución, fijar definitivamente la cuantía y el "dies a quo" de las indemnizaciones coercitivas. En el presente supuesto, se establece ya en sentencia como día que ha de comenzar el referido periodo, el día que alcance firmeza la presente resolución.

21. Estimada la acción declarativa de responsabilidad, procede la determinación de la cuantía indemnizatoria teniendo en cuenta el sistema de cálculo interesado; pero el mismo - igualmente- quedará reservado para la fase de ejecución de sentencia (art. 74 LP, apartados 4 y 5), pudiéndose hacer por quedar claramente fijadas las bases de cálculo de la citada cantidad. Como se ha hecho constar, aunque, como se ha dicho, consta la retirada del signo infractor el 9 de marzo de 2022.

TERCERO.- Costas procesales.

22. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimación íntegra de la demanda, las costas procesales se impondrán a la parte demandada, sin que concurra ninguna duda de hecho o de derecho que aconseje no imponerlas.

Visto lo anteriormente razonado, y de conformidad con los hechos y Fundamentos de Derecho que los sustentan,