Sentencia Civil 50/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 596/2020 de 08 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Posiciones de las partes.

I. MAR de FRADES

A. Títulos de propiedad industrial.

1. La parte actora es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios:

2. Marca de la Unión Europea núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO solicita por MAR DE FRADES, S.L. el día 15 de enero de 2018 (registrada el 24 de julio de 2018) para proteger los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza "Vino elaborado con uvas de la variedad Albariño protegida por la denominación de origen Rías Baixas":

3. Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES , solicitada por MAR DE FRADES, S.L. el 12 de noviembre de 2013 (registrada el 5 de marzo de 2014) para proteger los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza " vinos, licores, y otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas)."

4.

II. Frore do Carme y Raimundo

5. La parte demandada comercializa el vino LA OLA, en la siguiente forma:

III. Litigio entre las partes y acciones ejercitadas.

6. Raimundo es el fundador y creador de MAR de FRADES. En el año 2003, para poder atender la salud de su mujer, decide vender la marca MAR de FRADES, junto con otros elementos, en un negocio jurídico complejo de transmisión de múltiples activos (documentos 14 a 19 de la contestación a la demanda -completo-, documentos 2 y 3 de la actora).

7. En la citada transmisión no se transmite ningún derecho sobre la botella azul. Tampoco MAR de FRADES ha alegado la infracción de una marca que contenga la botella azul como forma tridimensional y de color.

8. Alega la parte actora la infracción de marca renombrada. Al mismo tiempo, entiende la parte actora que los demandados han incurrido en actos de competencia a desleal al amparo de los artículos 6, 12 y 4 LCD.

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada

9. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.2.c) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

10. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

11. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión "en un Estado miembro" se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

12. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

13. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando " los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

14. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

15. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

16. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd./ McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

17. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738)

18. Dicho lo anterior, la parte actora es titular de múltiple registros marcarios. Alega, sin embargo, la infracción de únicamente dos marcas. En este sentido, sin embargo, podemos reconocer la existencia de una familia de marcas en el que el elemento común a toda la familia es "MAR DE FRADES". No son por tanto elementos comunes ni la ola de la marca MUE 017694472 ni el zarcillo de la marca M3098321.

19. Dicho lo anterior, el relato de la actora se construye sobre el conjunto de signos singulares del producto (pagina 21 de la demanda) entre los que se encuentra el color azul de la botella. Sin embargo, ni la botella ni el color azul son objeto de registro marcario por lo que el renombre no puede predicarse de los mismos. Puede observarse así como el elemento distintivo de las campañas publicitarias es el elemento denominativo MAR DE FRADES. Es cierto que la marca M3098321 (mixta) MAR DE FRADES es objeto de exhibición en las diferentes campañas publicitarias, pero no puede admitirse un relato que pretenda trasladar la supuesta distintividad de la botella a la marca. Ello sería tanto como reconocerle un derecho marcario sobre un signo que no posee y ampliar de forma indebida la protección de la marca.

20. Por tanto, la protección deberá circunscribirse exclusivamente a la Marca de la Unión Europea núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO y a la M3098321 (mixta) MAR DE FRADES.

21. Ello tiene también dos consecuencias. No habiéndose acreditado un uso anterior, aunque no poniéndose en duda por la demandada el etiquetado de las botellas que ha llevado a cabo la parte demandante, los periodos temporales a valorar son los siguientes:

22. Si la MUE núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO se solicita por MAR DE FRADES, S.L. el día 15 de enero de 2018 y se registraba el 24 de julio de 2018 se trata de determinar si la marca registrada, en un periodo comprendido entre el 15 de enero de 2018 y el 11 de septiembre de 2020, fecha de presentación de la demanda, esto es, en un periodo de 32 meses ( unos dos años y medio), puede haber alcanzado renombre. De la prueba practicada ha quedado acreditado que MAR de FRADES emplea la citada marca, por primera vez, para la añada de 2017, añada que probablemente salió a la venta a finales de 2017. Por tanto, es correcto fijar como dies a quo la fecha de solicitud del registro marcario.

23. En el caso de la M3098321 (mixta) MAR DE FRADES, se trata de determinar si la marca Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES , en un periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2013 (registrada el 5 de marzo de 2014) y el 11 de septiembre de 2020 ha adquirido renombre.

24. El alegado uso alegórico de la marca núm. 017694472 (figurativa) no es más que el uso de la marca denominativa MAR DE FRADES y de elementos comunes al código publicitario diseñado por la marca, sin que pueda considerarse que elementos como la ola, más allá de la ola registrada, en la medida en que sea distintiva, pueden ser objeto de monopolización, puesto que ello significaría tanto como reconocer a MAR de FRADES la posibilidad de monopolizar las olas y el color azul del Atlántico. Nótese que la referencia atlántica es evocadora del lugar de origen de los vinos y, por tanto, de la DOP a la que pertenece.

25. Tenemos que señalar al respecto que los elementos empleados por MAR de FRADES en ambas marcas, tanto la ola de la MUE, inspirada, parece, en "La Gran Ola de Kanagawa", así como el zarcillo, son elementos distintivos de las marcas registradas. Por su relación con la clase de productos que identifican no son elementos carentes de aptitud distintiva. El hecho mismo de que se trate de marcas registradas implica que debemos admitir cierta distintividad de los mismos.

26. Al mismo tiempo, tampoco son descriptivos sin perjuicio de que sí suponen cierta evocación del origen del vino y, en particular, de la DOP RIAS BAIXAS, por ser vinos de marcado carácter atlántico y, por tanto, en los que elementos como el mar y el viento, resultan característicos. Recordemos que las condiciones bioclimáticas de un vino son importantes para el resultado final y que, en este sentido, determinan algunos de los componentes con los que el enólogo deberá jugar en la composición final del producto. La salinidad y la humedad por la cercanía al Mar Atlántico serán así notas distintivas del "terroir". De esta forma, la evocación del terroir es clara en cuanto al origen pero ello no supone ni altera la distintividad de la ola o del zarcillo.

27. dicho lo anterior, la MUE 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO fue objeto de solicitud en fecha 15 de enero de 2018 y concedida el 24 de julio de 2018. No consta que la misma se haya empleado en el etiquetado de la botella MAR de FRADES cona anterioridad al año 2017. De hecho, así lo corrobora el documento 34 de la contestación a la demanda:

28. Por tanto, el uso debería haberse producido de forma intensa, en un corto espacio de tiempo, para que el público relevante, no solo asocie el signo denominativo MAR DE FRADES con la clase de productos para la que se encuentra registrado, sino, también la ola.

29. En definitiva, tiene razón la parte demandada cuando señala que no es cierto que las marcas señaladas destaquen por componerse del color azul y de la imagen de unas olas. Estos dos últimos elementos, existentes en la etiqueta de los vinos MAR de FRADES relativos a las añadas a partir de 2017, no pueden sino predicarse respecto de un uso muy limitado en el tiempo, considerando la larga historia de MAR DE FRADES que data desde finales de los años 80. En este sentido, el único elemento que se ha mantenido de forma reiterada en el etiquetado es el elemento denominativo MAR DE FRADES.

30. El relato construido en el hecho tercero de la demanda ("sobre la difusión y aceptación del vino "MAR de FRADES" y de sus señas de identidad) debe ser puesto en cuarentena. No debemos olvidar que el presente litigio tiene dos partes diferentes y diferenciables: el litigio marcario y el litigio de competencia desleal. En este sentido, ambas partes se encuentran indisolublemente unidas no por la existencia de diferentes derechos sobre un mismo objeto sino por unidad de la infracción, esto es, por el conjunto de hechos que se imputan a los demandados y que, ora suponen una infracción de derechos de exclusiva, ora una infracción de las normas que regulan la concurrencia en el mercado. Quizás de ambas a la vez. Por tanto, es importante que el relato probatorio, que el argumentario, se construya parte por parte.

31. Allí donde reinan los derechos de exclusiva deberá establecerse con claridad el relato de hechos en torno al mismo y acreditarse cada uno de los extremos necesarios para determinar la existencia de infracción, por ser ésta materia técnica y de precisión jurídico-quirúrgica. Dar bordos entre la propiedad industrial y la competencia desleal para construir el relato de forma superpuesta debe ser mirado con recelo en la medida en que puede pretenderse, por medio de argumentos que podrían ser atendibles en sede de competencia desleal, extender la protección marcaria que la parte pueda verdaderamente reclamar.

32. Parte de este ejercicio alambicado de tránsito entre ambas esferas del derecho lo encontramos, como decimos, en la narración que se inserta por la parte actora en su escrito de demanda. Al menos así queda acreditado e los apartados 28 a 80.

33. Del análisis exhaustivo de los documentos se advierte que existen ambigüedad en cuanto a las marcas cuyo renombre se solicita (no se ha separado la publicidad relativa a una marca con la publicidad relativa a otra marca).

34. Es cierto que la parte ha llevado a cabo una intensa campaña promocional (documentos 18 y 18 bis). Ahora bien, el documento 18 contiene documentos referidos a años muy anteriores al año 2018. Curiosamente la noticia que se refiere del Correo Gallego de 3 de septiembre de 2020 (pagina 17 del documento 18) refiere la modernización de la imagen de sus vinos y orujos sin que aparezca la MUE 01769447. El elemento común a todos ellos en MAR DE FRADES. Esto es, el elemento denominativo: Noticia "FUERA DE SERIE" 21 de julio de 2017 (página 56). Idem de 15 de diciembre de 2017 (página 65), Vinetur, noticia de 30 de marzo de 2018 (pagina 74), El confidencial (pagina 85) "los 15 mejores vinos para esta Navidad", información de pagina web (pagina 92), El Confidencial (pag 97) de 3 de septiembre de 2020 (idem 114= de 1 de abril de 2019., Elle (pagina 116) 16 de diciembre de 2020, Expansión (3 de septiembre de 2020), Vanitatis (3 de diciembre de 2020), Sumum (21 de mayo de 2020, pagina 131), ABC Galicia (24 de febrero de 2020, pagina 137), GQ (2020, pagina 148), publicidad comercial mardefrades.com (pag. 159). Lo cierto es que, en el conjunto de documentos, y no solo en aquellos en los que se puede observar la marca registrada, lo predominante es la marca MAR DE FRADES y que las dos marcas registradas se alternan.

35. Lo mismo sucede respecto del resto de campañas y promociones que se alegan. Las campañas publicarías que solo muestran la marca con la ola datan únicamente de las añadas en las que fue empleada, por ello, no la encontraremos en "inesperadamente único by...",

36. De la misma manera el documento 13, en relación con las colaboraciones con chefs, se alternan la imagen de la ola y de la marca, con noticias que se refieren a los años de las añadas en que las marcas fueron utilizadas pero tampoco se realiza una identificación ordenada de los años y de las noticias relativas a cada año en relación con cada marca, considerando que no todas las marcas han sido objeto del mismo uso.

37. Consta que entre el año 2016 y el año 2017 la actora pasó de vender 2245 cajas de 9 litros a 78.274, ostentando una cuota de mercado del 3,27% de los vinos en la Denominación de Origen Rías Baixas.

38. Sin embargo, tales datos no pueden ser agregados sin más considerando que lo que se pretende es la declaración de renombre de dos marcas que han funcionado principalmente en el etiquetado de los vinos y que han tenido un uso disimilar. De hecho, una cuota del 3,27% no puede considerarse alta si bien no debemos olvidar que el carácter tremendamente competitivo del sector del vino (así lo afirma ANDEMA, certificado acompañado como documento 24 de la actora).

39. Buena muestra del relato probatorio que se ha construido por la parte actora y que difumina el foco entre el signo denominativo MAR DE FRADES, las marcas registradas mixtas y la botella, son las noticias que se identifican en el apartado 79 de la demanda. Las palabras importan en la medida en que construyen, como decimos, el relato que integra la causa petendi. Y, en este sentido, si el apartado 78 señala "el carácter icónico y único de MAR de FRADES", el apartado 79 de la demanda se refiere al "carácter icónico de la botella de MAR DE FRADES". Es destacable que en el primer artículo de 7 de junio de 2020 ("Granada HOY") nada se dice de las marcas registradas, tan solo de "MAR de FRADES" y de la botella azul cobalto.

40. Hemos destacado los apartados 28 a 80 de la demanda porque llama la atención que el punto III del hecho TERCERO, apartados 70 a 80, dedicados al "éxito comercial de MAR DE FRADES", terminen con la afirmación de que ha quedado acreditado que la botella de MAR DE FRADES es singular y única en el mercado.

41. Sin embargo, MAR de FRADES no reclama en el presente litigio ningún derecho de exclusiva sobre la botella y, por tanto, cualquier consideración sobre la misma, debe permanecer al margen del análisis marcario (sin perjuicio de lo que pueda considerarse en sede de competencia desleal).

42. Tampoco en el análisis marcario puede extenderse la protección al código publicitario. Parece construirse el relato sobre la infracción de una supuesta marca renombrada, alegando que las campañas publicitarias siempre han destacado los elementos distintivitos de MAR de FRADES. Pero este relato se construye al margen del uso real de las marcas registradas.

43. Si la Marca de la Unión Europea núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO se solicita el día 15 de enero de 2018 y se registrada el 24 de julio de 2018, lo que quiere decir es que no era un signo distintivo empleado por MAR DE FRADES en ninguna de las campañas publicitarias que se identifican en las páginas 21 a 23.

44. Tan solo a partir de la campaña "Made of Atlantic: inconquistable" de 2017 se puede ver la MUE núm. 017694472. De ahí que la marca se emplee igualmente en la publicidad de 2020.

45. Tampoco puede considerarse que por el hecho de que MAR de FRADES haya empleado un determinado código publicitario en un momento determinado de su historia para vincular, a partir de la icónica botella azul, toda una serie de ideas fuerza constitutivas de la identidad publicitaria de la marca, aquellas ideas fuerza se transmitan a las marcas registradas para, de forma inmediata, aprehender el posible renombre que le haya venido dado, no por el uso de la marca en campañas publicitarias, sino por el simple hecho de condensar la marca aquellas ideas fuerza empleadas a nivel comunicativo. Nos referimos evidentemente al azul, el mar y por derivación a las olas- Pues si bien el azul, el mar y las olas son elementos característicos de la costa atlántica, la extensión de la protección marcaria que MAR de FRADES pretende podría valer, sobre la base del mismo relato para prohibir cualquier botella azul y cualquier reproducción de una ola. Lo que importa, en definitiva es la intensidad del uso, la extensión geográfica y la duración de su uso.

46. A tales efectos, merece la pena recordar nuevamente una de las reflexiones del certificado de renombre emitido por ANDEMA (documento 24 de la actora). El sector del vino es "un sector tremendamente competitivo, [...] donde el consumidor tiene ante sí miles de referencias, pertenecientes a casi 80 denominaciones de origen vitivinícolas", por lo que podemos dudar seriamente que el público interesado (público en general) tenga un conocimiento espontáneo suficientemente significativo de dos marcas que no se han empleado históricamente por la actora sino para etiquetar determinadas añadas. Ello quiere decir que se trata de un mercado en el que es difícil adquirir altas cuotas de mercado por lo que el posible renombre deberá ir coligado a otros elementos.

47. Dicho lo anterior, es necesario atender a las pruebas específicas de renombre.

I. Estudio More than Resarch (documento número 19)

48. Hemos tenido la ocasión recientemente de analizar estudios de mercado y de sentar unas bases para la validación y valoración a futuro de los mismos. Hemos de dejar claroque las encuestas de mercado, realizadas con el rigor metodológico necesario, son quizás una de las mejores pruebas de los que disponemos a los efectos de acreditar el renombre de una marca. Al realizarse sobre un universo suficientemente amplio y que represente de forma adecuada al público interesado, seremos capaces de identificar el conocimiento activo de la marca, lo que, en definitiva, significa el renombre.

49. Así reiteraremos nuestra doctrina recientemente expresada en Galleta rellena de cereales [2023] de 25 de octubre (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 )

A. sobre la validación de los estudios de mercado.

50. Sin perjuicio de en modo alguno constituyen fuentes de derecho, las prácticas comunes de la EUIPO y las Oficinas de registro constituyen una fuente de soft law de importante valor en la medida en que condensan la doctrina del Tribunal de Justicia, así como la práctica de las distintas oficinas de registro dentro del marco de la Unión Europea. Resulta llamativo que los esfuerzos unificadores por parte de la Unión Europea en materia registral no se ven acompañados por esfuerzos idénticos de unificación de criterios judiciales.

51. Con todo, las Prácticas comunes no vinculan a los Tribunales pero sí que pueden ser de indudable valor informativo con la finalidad de facilitar la aplicación del Derecho de Marca con criterios unitarios que permitan a los profesionales jugar, en cierto sentido, con unas mismas reglas de juego, lo que facilita la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea garantizando la previsibilidad de las resoluciones que se puedan dictar. En definitiva, no debemos olvidar que la protección administrativa y judicial es complementaria, de forma que unas mismas reglas sirven para todos los titulares de derechos al margen de quien las aplique.

52. Dicho lo anterior es habitual que las partes presenten estudios de mercado para acreditar la distintividad o el renombre de las marcas. Por ello, es importante tener en cuenta las recomendaciones de la Práctica Común 12 en relación con los estudios de mercado (ap. 3.3.3, folios 35-44).

53. Algunas de ellas podemos establecerlas como prescripciones desde el punto de vista de la valoración judicial. Por ejemplo, la relativa a la elaboración por una empresa independiente. Menos relevante es que se realice una encuesta ómnibus si no se acredita por la contraparte que tal método de realización es incorrecto en relación con el objetivo de la encuesta. Con todo, se recomienda que se opte por encuestas personalizadas sobre la marca en cuestión.

54. Es importante igualmente la muestra de consumidores, que debe ser representativa e indicativa del publico destinatario. De esta forma, el público destinatario de la encuesta debe ser el mismo que el mercado en el que opera la marca. Dicho de otra manera, es importante que el público que ha sido considerado en el estudio de mercado coincida con el público relevante a efectos marcarios. De lo contrario se pueden introducir sesgos evidentes en el estudio mediante la selección de aquel público que, por sus especiales características, puede recordar mejor la marca y, por tanto, presentar unos resultados más favorables a la parte. Por tanto, debe identificarse el público destinatario del producto y servicio: 1) publico en general; 2) grupo específico de consumidores del público en general; 3) los profesionales.

55. En cuanto al tamaño de la muestra debe ser puesto en relación con el margen de error que debe ser minimizado. A tales efectos deberá estarse a la lex artis y al supuesto concreto.

56. Debe explicarse igualmente el método elegido para la realización de la encuesta. Si se trata de entrevistas presenciales, por teléfono o interfaces en línea, identificándose igualmente si la encuesta es o no una encuesta ómnibus.

57. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la prueba de criterio triple para la determinación de la distintividad. Esto es, el reconocimiento espontáneo del objeto como procedente de una única fuente comercial. En este sentido, es importante que se proceda al filtrado de los encuestados de forma que solo aquellas personas que respondan positivamente a la pregunta anterior pueden avanzar a la pregunta siguiente.

58. En el caso de las pruebas de renombre es importante que se establezca el nivel de recuerdo activo entre el público interesado por lo que las preguntas deben ser abiertas para buscar contestaciones espontáneas y sin ayuda.

59. Un ejemplo práctico de la aplicación de dichos principios se puede ver en Oreo [2020] en el que el Tribunal General revisa los datos de los estudios de mercado convalidando la apreciaciones de las Salas de Recurso. En este sentido, se valida positivamente que al tiempo de valorar el renombre de la galleta tridimensional al margen de la denominación OREO inscrita en la cara superior de la galleta se hubiera eliminado este elemento procediéndose a un estudio del recuerdo espontáneo del signo (ap. 91 y siguientes). Por otra parte, las preguntas se encontraban formuladas de forma neutra, sin introducir valoraciones sobre el tipo de producto. Así, se pregunta "¿Qué es lo primero que le viene a la mente al ver este producto?"; "Y en particular, ¿a qué marca asociaría [usted] este producto que ha visto?". Una vez superada esta primera fase, se presentaba el siguiente sugerido: "A continuación, le aparecerá una lista con el nombre de diferentes marcas. De todas estas marcas, ¿cuál de ellas diría [usted] que se identifica más con el producto que ha visto?".

B. Análisis del presente caso.

60. El grupo poblacional se constituye por el público en general, consumidores de 18 a 64 años de vino tinto o blanco en el último año con un total de 1000 entrevistas, lo que supone un error muestral del 3,2% y un nivel de confianza del 95%. Por tanto, desde el punto de vista del universo, ámbito y muestra (nacional) es correcto.

61. Sin embargo, el estudio no permite determinar el renombre de la marca y no se atiene a los estándares necesarios anteriormente señalados en relación con el número y tipo de preguntas así como la forma en la que las preguntas han de ser realizadas. Claro que, como veremos al final, ni es un estudio que pretenda determinar el renombre de las marcas registradas que sirven de base para el presente litigio ni es un estudio que pretenda establecer riesgo de confusión o asociación en sede marcaria. Todo ello invalida de origen el mismo y provoca su rechazo. Con todo, cabe realizar mayores advertencias, lo que consideramos conveniente en aras a aportar claridad sobre la metodología correcta a seguir y los errores a evitar para futuros estudios de mercado que pretendan acreditar distintividad o renombre.

62. Con carácter preliminar debe señalarse que no se identifica el orden de las preguntas. Algunas permiten inferir que se han llevado a cabo varios cuestionarios (por ejemplo en el folio 7 encontramos el conocimiento global "espontáneo + sugerido" pero en ningún lado aparecen los resultados para uno y otro supuesto ni podemos conocer cuales son las respuestas sugeridas). Tampoco parece que la base se haya alterado (10000) más que en alguna de las preguntas en la que observamos bases inferiores pero desconocemos los elementos de cribado. El cribado, por otra parte, no se realiza de forma secuencial sino que se siguen parámetros que, huérfanos de explicación, nos parecen arbitrarios. Con todo, es posible que aquella explicación exista.

63. En primer lugar, si las preguntas siguieron un orden correlativo, el estudio se encuentra sesgado desde la primera pregunta, sesgo invalidante puesto que cuestiona cualquier afirmación que se pueda obtener con anterioridad.

64. Debemos recordar que en el presente caso no se reclama derecho de exclusiva alguno sobre la botella de color azul cobalto. Por tanto, si la primera pregunta tiene que ver con el producto con el que se identifica una botella azul, considerando que el universo seleccionado es de personas que han bebido vino tinto o blanco en el último año, se produce un framing indebido de los encuestados que automáticamente pensaran en vinos embotellados en botella azul.

65. En el folio 9 nos encontramos, nuevamente, con otro sesgo importante, al llevarse a cabo un nuevo framing. Recordemos que ya se ha preguntado por una botella azul. Se realiza entonces una pregunta dirigida a determinar el conocimiento de vinos pero exclusivamente albariños, no vinos blancos en general, y ello se hace en conocimiento sugerido, no espontáneo. Como hemos señalado con anterioridad, la encuesta para determinar el renombre debe seguir la prueba de criterio triple para la determinación de la distintividad considerando siempre el conocimiento espontáneo de la marca, esto es, como procedente de una única fuente comercial. Ninguna criba, por otro lado, se ha llevado a cabo del universo. .

66. En el caso de las pruebas de renombre es importante que se establezca el nivel de recuerdo activo entre el público interesado por lo que las preguntas deben ser abiertas para buscar contestaciones espontáneas y sin ayuda.

67. Nada de ello se encuentra presente.

68. A partir de la pregunta identificada en el folio 9, el informe se encuentra ineludiblemente sesgado. Se pregunta así por la calidad del vino MAR de FRADES y del vino de la Ola para posteriormente pedir que se asocie el vino Albariño con el color de una botella. Color por el que ya se ha preguntado al principio después de haber introducido de forma intencionada la marca MAR de FRADES en el recuerdo del entrevistado.

69. Tal tacha del informe es grave. Los encuestadores, de forma no neutral, han introducido en un cuestionario sugerido la marca MAR de FRADES en 3 preguntas antes de volver a preguntar por el color, para posteriormente preguntar die forma directa el "vino albariño con el que se asocia el color azul".

70. Nos explicamos. El encuestado ha sido convenientemente enmarcado en las respuestas. Se le ha hecho pensar en una botella azul ya en la primera pregunta, con lo que se le ha señalado, de forma inconsciente, que el elemento relevante del estudio que va a realizar es la existencia de una botella azul. Verifíquense los objetivos del estudio y podrá observarse que determinar cuanta gente asocia una botella azul a vino no era ningún objetivo del estudio. Cabe preguntarse, entonces, por la razón de esa primera pregunta. Al situar el elemento distintivo "botella azul" en la mente del encuestado, se van posicionando toda una serie de ideas, tales como (por orden) "vino", D.O. Rías Baixas", "Albariño" y "MAR de FRADES". A partir de ahí se pregunta directamente por la "calidad del vino MAR de FRADES y del vino La Ola". A continuación se vuelve a preguntar por la botella azul, pero ahora ya centrados en vinos albariños consumidos en alguna ocasión. Es claro que, no se cumple con ninguna base metodológica admisible a los efectos de acreditar renombre y distintividad. Porque, más allá de que se haya sesgado el estudio mediante las preguntas, cabe preguntarse donde están las marcas registradas.

71. El elemento de la ola aparece en el folio 16. Después de que se le hayan hecho 3 preguntas relacionadas con la botella azul.

72. La pregunta que se encuentra en el folio 17 resulta cuanto menos controvertida. Se pregunta a los encuestados por el "elemento más destacado de la botella de forma sugerida" y, para ello, se suprime el elemento denominativo "MAR de FRADES".

73. Esta pregunta, por sí misma, invalida el estudio.

74. No solo se ha suprimido el elemento más destacado de la botella, que no es sino la marca denominativa MAR DE FRADES, sino que el cuestionario se establece en conocimiento sugerido, no espontáneo, sobre la base de ninguna criba, para, a continuación, dar respuestas en las que, de cuatro, dos son irrelevantes. El encuestado cuenta con cuatro respuestas: color azul, una ola, un animal y una planta. Tiene un final, "ninguno de los anteriores, que, en conocimiento sugerido, supone que nadie destacará nada del conjunto. El animal probablemente se refiere a las 3 gaviotas que se observan en un bajo relieve sobre la botella. La planta se referirá a la cenefa inferior de la botella. En definitiva, no solo no se atiende a un espontáneo sino que se sugieren dos elementos claramente distintivos, el color azul y la ola, frente a dos elementos apenas perceptibles. Difícil que el encuestado falle.

75. Con todo, el problema no es que se haya eliminado la marca denominativa sino que dicha pregunta no tiene por finalidad identificar el origen empresarial, esto es, el número de encuestados que conoce esa marca y que es capaz de asignarla a un único empresario, y que tampoco se realiza de forma espontánea, sino de forma sugerida tras haber colocado convenientemente en la mente del encuestado datos tales como Botella azul y MAR de FRADES. A pesar de todo ello, ante la presentación en ciego de la botella con la marca sin el elemento denominativo, solo el 23,2% fueron capaces de identificar la ola de MAR de FRADES.

76. Es decir, a pesar de que el estudio se encuentra sesgado desde el primer momento, a pesar de que los encuestados no son cribados debidamente y son sometidos a una serie de preguntas que tienden a colocar en su recuerdo toda una serie de ideas tales como "botella azul, albariño, MAR de FRADES", solo el 23,2% identifican la ola como perteneciente a MAR de FRADES.

77. Sin embargo, como decimos, en sede marcaria no protegemos la botella. La mera introducción de la misma y su color es buena muestra de que el objetivo del estudio no es determinar el renombre de ninguna de las marcas que sustentan la presente demanda, una de las cuales se encuentra ausente totalmente.

78. Para ello contamos de hecho con las conclusiones que en modo alguno convalidan el renombre de las marcas. En ellas se hace referencia al color azul de la botella como un atributo distintivo de MAR de FRADES. A ello se dedican los folios 25 y 26 del mismo que hablan continuamente de este elemento, de ahí que el análisis del riesgo de confusión se realice sobre la base de la botella, y no sobre las marcas. El propio estudio concluye que "cuando se muestra la botella"... por tanto, no es un estudio que pretenda determinar ni renombre marcario, ni confusión marcaria.

79. Si el estudio More tan Reseach hubiera querido determinar el renombre de las marcas registradas que sirven de base para la presente demanda debería haber realizado dos estudios de mercado, uno por marca. Al mismo tiempo debería haber establecido 3 preguntas, solo tres, focalizadas en la marca. Las primeras, necesariamente, deben ser preguntas en espontáneo que sirvan para validar el conocimiento activo que los usuarios tienen de la marca registrada. Síganse a modo de ejemplo, las directrices que hemos apuntado anteriormente. La supresión del elemento MAR DE FRADES es posible si el estudio hubiera querido identificar en espontáneo el porcentaje del público interesado que es capaz de asociación con una única empresa la ola de MAR de FRADES, y, al mismo tiempo, identificar correctamente con MAR de FRADES aquella ola.

I. marca renombrada como hecho notorio al amparo del artículo 281.4 LEC.

80. Hemos defendido en alguna resolución la posibilidad de declarar el carácter renombrado como hecho notorio. No existe razón por la que el expediente del artículo 281 LEC no pueda declararse respecto de una cuestión de hecho y, por tanto, considerarse que no resulta necesaria su acreditación. Ahora bien, admitiendo que existen diferentes grados de renombre, lo cierto es que la intensidad del mismo no es idéntica en todos los casos. Igualmente que, en el caso concreto, lo hemos reconocido para una marca mundialmente conocida, como era la marca Mercedes en la automoción SJM 1 Alicante sección 1 del 02 de julio de 2022 ( ROJ: SJM A 11696/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11696 ). Posteriormente, también hemos tenido en cuenta el renombre declarado por anteriores resoluciones de este Tribunal de Marca, como es el caso de Vega Sicilia (JM 1 Alicante sección 1 del 27 de abril de 2022 ( ROJ: SJM A 12895/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:12895 )

81. No obstante se trata de un expediente del que no se debe abusar especialmente en casos como el presente en que la parte actora es titular de una pléyade de registros marcarios que conforman en muchos casos una verdadera familia de marcas cuyo elemento común es la denominación "MAR de FRADES". Así lo hemos declarado de hecho en TOUS, SJM 1 Alicante sección 1 del 06 de septiembre de 2023 ( ROJ: SJM A 2214/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:2214), ap. 46 y 47:

[...] ya hemos tenido la ocasión de señalar que la distintividad y el renombre pertenecen al signo. Son cualidades extrínsecas al signo y relativas al mismo pero que no pueden extenderse ni por familiaridad ni por mera relación de pertenencia a un tronco común al resto de marcas. Esto es, ha de analizarse signo a signo. La mera relación de familiaridad no permite determinar la existencia de renombre a menos que el renombre se deba precisamente al elemento o término común.

Por ello, el posible renombre de la marca TOUS no puede extenderse a marcas pertenecientes al portfolio de marcas registradas por el mero hecho de pertenecer a la misma, sino que el renombre ha de ser analizado caso por caso. No obstante ello, nada impide que la prueba se realice acumuladamente respecto de aquellos elementos que puedan ser comunes. Cierta economía procesal es necesaria.

82. Para casos como el presente, la notoriedad no puede declararse por aquel expediente sino que requiere de su debida acreditación. Por otra parte, si las marcas han sido empleadas especialmente en el etiquetado, la marca nacional ha sido empleada tan solo respecto de las añadas 2013 a 2016 y la marca europea respecto de las añadas 2017 en adelante. No obstante, al tiempo de la presentación de la demanda, habían transcurrido dos años y medio.

II. antigüedad de las marcas, universalidad duración y ámbito geográfico.

83. Nuevamente la parte no distingue entre las marcas. El relato se sitúa prácticamente en el año 1987. Se dice así que las marcas "MAR DE FRADES" han sido usadas por sus respectivos titulares de forma ininterrumpida a lo largo de los años hasta nuestros días. Y es cierto, marcas con el elemento denominativo "MAR DE FRADES" han sido utilizadas desde 1987 pero ello no puede predicarse de las dos marcas registradas que sirven de base a la presente demanda.

84. La parte establece un argumentario por aluvión refiriéndose a todas las marcas registradas por MAR DE FRADES, pero ninguna alusión se refiere a las concretas marcas que sobre las cuales se ejercitan las correspondiente acciones marcarias en este caso.

85. Si la MUE núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO se solicita por MAR DE FRADES, S.L. el día 15 de enero de 2018 y se registraba el 24 de julio de 2018 se trata de determinar si una marca registrada, en un periodo comprendido entre el 14 de enero de 2018 y el 11 de septiembre de 2020, fecha de presentación de la demanda, esto es, en un periodo de 32 meses (unos dos años y medio), puede haber alcanzado renombre. De la prueba practicada ha quedado acreditado que MAR de FRADES emplea la citada marca, por primera vez, para la añada de 2017, esto es, añada que probablemente salió a la venta a finales de 2017. Por tanto, es correcto fijar como dies a quo la fecha de solicitud del registro.

86. En el caso de la M3098321 (mixta) MAR DE FRADES, se trata de determinar si la marca Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES , en un periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2013 (registrada el 5 de marzo de 2014) y el 11 de septiembre de 2020 ha adquirido renombre. Ahora bien, no parece que se use activamente en la estrategia comercial de la marca desde la añada de 2016 que fue la última en la que se empleó. Por tanto, se trataría de una marca empleada para las añadas de 2013 a 2016, lo que supone un total de 3 años.

87. En cuanto al ámbito geográfico reivindicado es principalmente el mercado español.

III. Certificado de renombre emitido por ANDEMA

88. Nuevamente tenemos la oportunidad de pronunciarnos sobre los certificados de renombre, como ya hemos realizado recientemente en Galleta rellena de cereales [2023] (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 ).

89. Repetimos, por ser esta cuestión controvertida, lo allí apuntado, aunque alguna valoración realizaremos a mayores.

A. sobre el valor de los certificados de renombre

90. El valor de los certificados de renombre ha sido objeto de especial atención por parte tanto de los tribunales de la unión como de los tribunales nacionales y, en especial, por el Tribunal de Marca de la Unión Europea.

91. Digamos, de inicio, que la certificación es una prueba documental. No es un dictamen pericial jurídico ( art. 335 y siguientes) ni una declaración por escrito de persona jurídica (381 LEC).

92. En cuanto a la inhabilidad de una pericial jurídica, el certificado de renombre no puede convertirse en un expediente que subrogue la función judicial en una entidad pública o privada. El certificado de renombre no es un mecanismo elusivo del control judicial sino, en su caso, coadyuvante por lo que, parece, debería quedar limitado a la validación de datos objetivos que no sean susceptibles de valoración. Validación que no valoración, porque en la medida en que se introduzcan valoraciones, entonces se incurre, insistimos, en una pericial jurídica, inadmisible al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 LEC.

93. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. En efecto, no parece que resulte posible la aportación de una pericial que lo que tenga por objeto no sea aportar al tribunal conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ello ( artículo 335 LC), sino conocimientos jurídicos cuya finalidad sea determinar si concurren elementos normativos. Así lo ha establecido una extensa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en particular, la STS, Penal sección 1 del 10 de junio de 2020 ( ROJ: STS 1720/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1720 ) cuando señala que " En relación a las denominadas pruebas periciales jurídicas, esta Sala ha venido rechazando la posibilidad de aportación a los autos de dictámenes jurídicos".

94. En cuanto a la declaración por escrito de persona jurídica, lo cierto es que debería declarar sobre hechos de los que tenga conocimiento por tratarse de hechos relativos a su actividad. El hecho de que la entidad emita certificados de renombre no significa que tenga conocimiento de los hechos por ser propios de su actividad. Siempre es necesaria la aportación de la parte de elementos que son objeto de valoración, lo que fuerza la finalidad del precepto. Por otra parte, no es el certificado la forma de introducción de aquel conocimiento conforme al artículo 381 LEC, motivo que podría llevar al expediente de la declaración del firmante del certificado por parte de la entidad emisora, declaración que produce grandes insatisfacciones en este Tribunal.

95. Si consideramos el documento, es necesario recordar que el TGUE en Asunto T-20/15 Henkell c. OAMI y Ciacci Piccolomini [2016] de 14 de abril (ECLI: EU:T:2016:218) señalaba que es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y de su destinatario y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno. Por tanto, la validación de la institución o persona emisora será relevante. No se trata de una cuestión menor y razones tales como la pertenencia misma a la asociación por la parte que solicita el certificado, en contraposición a la parte contraria, deben ser tenidas en cuenta. A fin de cuentas, el primer nivel de validación no debería superarse si una de las partes pertenece a la asociación que certifica y la otra no.

96. En cuanto al valor de los certificados de renombre, no podemos establecer reglas extraordinariamente claras.

97. No se puede afirmar, por un lado, que la mera certificación sirva para acreditar el renombre, no obstante parecer así apuntado en alguna resolución, pero tampoco que el certificado carezca de valor alguno.

98. Recientemente, hemos tenido la ocasión de pronunciarnos en el asunto Sangrías de la SJM 1 de Alicante, de marca de la Unión Europea, de 1 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11698/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11698 ). En aquella sentencia no dábamos valor al certificado si bien por cuestiones concretas del mismo que no tienen por qué producirse en otros procedimientos. No obstante, sí que hacíamos alguna valoración de relevancia. Por ejemplo, que la simple mención a las pruebas tomadas en consideración no debe ser sucinta sino exhaustiva. En el mismo sentido, el asunto Aquaclean de la STMUE de 4 de mayo de 2020 (n: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 )

99. En este caso, sin embargo, el certificado sí contenía una relación de documentos. No obstante lo anterior, los mismos fueron valorados negativamente por el Tribunal de Marca de la Unión.

100. En algunos casos, el certificado no parece haber tenido mayor relevancia. Bien porque nadie discutía el carácter renombrado (como es el caso de la marca ZARA estudiado por la SAP, Madrid Civil sección 28 del 01 de diciembre de 2020 - ROJ: SAP M 15813/2020 - ECLI:ES:APM:2020:15813-), bien porque el renombre ya se había declarado en sentencias anteriores (caso de una marca tridimensional de CAMPER (STMUE, de 26 de abril de 2013 ( ROJ: SAP A 1658/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1658 ), bien porque se considera que el renombre es notorio (caso del Osito de TOUS y las marcas gráficas del niño y la niña, SJM, Valencia Mercantil sección 1 del 30 de diciembre de 2019 -ROJ: SJM V 4420/2019 - ECLI:ES:JMV:2019:4420-, confirmada por la SAP Valencia, a 13 de octubre de 2020 - ROJ: SAP V 3542/2020-.). En este último caso, sin embargo, podría pensarse que el certificado coadyuva a formar la convicción judicial.

101. Nos encontramos una serie de casos en los que estamos huérfanos de una valoración específica. Caso Conguitos de la SJM, Alicante, Mercantil, de marca de la Unión Europea, sección 1 del 21 de enero de 2019 ( ROJ: SJM A 4825/2019 - ECLI:ES:JMA:2019:4825 ) o caso Scalpers de la SJM Madrid, Mercantil sección 8 del 20 de diciembre de 2018 ( ROJ: SJM M 4771/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:4771 ). Caso Sky SJM, Alicante, Mercantil, de marca de la unión europea, sección 1 del 05 de octubre de 2018 ( ROJ: SJM A 4933/2018 - ECLI:ES:JMA:2018:4933 ).

102. En otros casos, el certificado ha sido asumido como acreditativo del renombre. Es el caso de la SJM, Pontevedra, Mercantil sección 2 del 24 de julio de 2017 ( ROJ: SJM PO 492/2017 - ECLI:ES:JMPO:2017:492). No obstante, ello en un caso de competencia y no propiamente marcario lo que, en términos de acreditación, podría tener relevancia.

103. En la mayor parte de los casos, el certificado es sometido a consideración con el resto de pruebas existentes. Y así, en algunos casos el juicio es positivo, mientras que en otros es negativo.

104. Es positivo, por ejemplo, en el caso Supreme AAP, Barcelona, Civil sección 15 del 24 de enero de 2020 ( ROJ: AAP B 175/2020 - ECLI:ES:APB:2020:175A ) en el que se tiene en cuenta en conjunto con el resto de pruebas presentadas. También en el asunto Probike de la SAP, Barcelona, Civil sección 15 del 06 de noviembre de 2018 ( ROJ: SAP B 10569/2018 - ECLI:ES:APB:2018:10569 ). En este asunto, se tienen en cuenta datos que aparecen recogidos en el certificado pero no habían sido impugnados. Y finalmente, es positivo en el asunto EXCILOR, del SJM, Mercantil, de marca de la Unión Europea, nº 1 del 03 de septiembre de 2018 ( ROJ: SJM A 4896/2018 - ECLI:ES:JMA:2018:4896 ), asi como en la SJM, Alicante, Mercantil sección 2 del 13 de octubre de 2016 ( ROJ: SJM A 4112/2016 - ECLI:ES:JMA:2016:4112 ) relativa a toda una serie de marcas de perfume y en el asunto Rosa Clará de la STMUE de 29 de abril de 2016 ( ROJ: SAP A 3155/2016 - ECLI:ES:APA:2016:3155 ).

105. Por el contrario, es negativo en el asunto Sangrías de la SJM 1 de Alicante, de marca de la Unión Europea, de 1 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11698/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11698 ), asunto Aquaclean de la STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 ), en asunto OREO de la STMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ).

106. El TMUE ha tenido la ocasión de pronunciarse explícitamente sobre el valor de los certificados de renombre en, al menos, 4 ocasiones. Se trata de los siguientes asuntos:

107. Asunto Camper, STMUE 26 de abril de 2013 ( ROJ: SAP A 1658/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1658 ), Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ), Asunto Rosa Clará, STMUE de 29 de abril de 2016 ( ROJ: SAP A 3155/2016 - ECLI:ES:APA:2016:3155 ), Asunto Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 ).

108. La suerte del certificado de renombre ha sido dispar y recorre prácticamente todos los estadios que veíamos con anterioridad en relación con la eficacia probatoria de los mismos.

109. En este sentido, es admitido en Asunto Camper, STMUE 26 de abril de 2013 ( ROJ: SAP A 1658/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1658 ) en el que se considera, junto con el resto de pruebas obrantes en las actuaciones, confirmando la sentencia de instancia.

110. En efecto, y tras recordar que el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes en autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, se advierte que tales factores ya fueron tenidos en cuenta por la sentencia de instancia. Y, al mismo tiempo se señala que el renombre se confirma a la vista de la documentación sobre la información corporativa de Camper incorporada a la demanda, incluido en abundamiento de la misma, la certificación [de renombre] que aporta información concreta sobre las condiciones requeridas para la atribución del calificativo de notoriedad.

111. No tan buena suerte corrió el certificado en el Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ). En el caso Oreo, a falta de una certificación se presentaron 3 certificaciones de distintas entidades. Dos sectoriales del producto en cuestión (a la sazón, una del dulce y otra de la galleta) y la tercera de una asociación nacional. Las tres fueron rechazadas. Analizaremos conjuntamente los motivos:

a) No se indican las fuentes que han permitido llegar a la conclusión del renombre.

b) El conocimiento de la marca no se predica del público interesado o relevante sino de un sector profesional (confusión entre público interesado/relevante)

c) Uno de los certificados acompañaba 3 estudios de mercado para acreditar el conocimiento por parte del público relevante, sin embargo, no se habían aportado al procedimiento al objeto de que el Tribunal pudiera valorarlos directamente.

112. Por todo ello, se advierte lo siguiente:

a) Esta falta de aportación es relevante

b) la facilidad y disponibilidad probatoria son plenas por la demandante, art. 217 LEC

c) no es dable sustituir la apreciación de la notoriedad (como concepto jurídico) que ha de hacer el Tribunal por la apreciación que puedan hacer asociaciones de diversa índole.

d) Las certificaciones de notoriedad marcaria emitidas por esas asociaciones, para que vean incrementada su fuerza a los efectos de la acreditación de aquélla, deben indicar las fuentes que permiten alcanzar esa conclusión, correspondiendo a la parte, si la certificación no las incorpora, aportarlas al procedimiento, a fin de no hurtar al Tribunal la posibilidad de confrontarlas con la certificación que se basa en ellas.

113. En el Asunto Rosa Clará, STMUE de 29 de abril de 2016 ( ROJ: SAP A 3155/2016 - ECLI:ES:APA:2016:3155 ), el Tribunal de Marca de la Unión sí va a admitir el valor del certificado. En este sentido, matiza que, en el caso presente, que la referida certificación no contiene una simple declaración asertiva sobre el carácter notorio de las marcas de la actora sino que realiza un examen de los parámetros que permiten concluir su carácter notorio (en particular, se habían tenido en cuenta de forma correcta tanto Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en su 34ª sesión de reuniones, 1999, como la jurisprudencia del TJUE (C-375/97 General Motors Corp./Yplon, S.A. [1999] de 14 de septiembre - ECLI: EU:C:1999:408-).

114. Y finalmente, en la más reciente dictada hasta la fecha, Asunto Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 ), el Tribunal de Marca vuelve a rechazar el valor probatorio de los certificados de renombre. Las razones, en línea con lo señalado en el Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ), son las siguientes:

a) Los datos de gastos publicitario carecen de base documental.

b) No se ha demostrado que el gasto publicitario alegado se destinara únicamente a la promoción de las marcas AQUACLEAN y no a la de otros signos bajo los cuales los demandantes, también los licenciatarios, hayan comercializado sus productos.

c) No se ha demostrado tampoco que la información sobre los productos comercializados, su distribución, así como las cifras de facturación y ventas de esos productos se refieran solo a los productos vendidos bajo las marcas AQUACLEAN y no bajo otros signos diferentes a ese signo.

d) Además, las cifras relativas al volumen de negocios y las ventas anuales no van acompañadas de información sobre la cuota de mercado que representan esas cifras de ventas, no bastando las meras apreciaciones sobre el que se trata de un mercado reducido porque no es posible establecer objetivamente tal dato y vincularlo a los datos económicos que se aportan. A este respecto, debe señalarse que el volumen de negocios, en sí mismo, no da ninguna indicación de cuota de mercado (con cita del Asunto T- 754/16 Oakley/EUIPO [2017] de 8 de noviembre -ECLI: EU:T:2017:786)

115. Por su parte, el Tribunal General de la Unión Europea, conociendo del recurso contra resoluciones de la Unión se ha pronunciado en, al menos, dos casos, Asunto T.492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [2021] de 7 de julio (ECLI:EU:T:2021:413 ) y asunto T-639/19 Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO - Embutidos Monells [2020] de 2 de diciembre (ECLI: EU:T:2020:581). No obstante, en este último, se inadmite el certificado dado que había sido presentado por primera vez en trámite de recurso. Por tanto, nos referiremos, exclusivamente al Asunto T-492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [2021] de 7 de julio (ECLI:EU:T:2021:413 ).

116. En el caso concreto se trata de un posible conflicto entre dos marcas figurativas (ositos) registradas como MUE (MUE 1755636 1 y MUE 8127128 1) por Tous y el posible conflicto con un diseño comunitario registrado (DCR 4422343- 0012 1).

117. TOUS buscaba la declaración de renombre de las marcas figurativas consistentes en dos ositos sin elemento denominativo. El Tribunal General, confirmando la posición de la sala de recurso, señala que, si el conflicto se establecía entre las dos marcas figurativas y el diseño comunitario, el certificado de renombre no distingue entre el elemento denominativo "TOUS" y las referidas marcas figurativas sin texto. Y, en este punto, la crítica fundamental será que se refiere indistintamente a la marca denominativa TOUS y al resto de marcas figurativas de TOUS sin establecer distingos lo que no permite acreditar el renombre de las marcas figurativas:

a) limita a remitirse sumariamente a la cifra de ventas mundial total lograda por la marca denominativa TOUS y las demás marcas figurativas.

b) de la misma manera refiere sumariamente los gastos publicitarios efectuados durante el período comprendido entre 2011 y 2016 en relación con la marca denominativa TOUS y las demás marcas figurativas.

118. Por tanto, dicha certificación no permite concluir que la marca denominativa TOUS se utilice sistemáticamente con las dos marcas anteriores en conflicto, ni evaluar el concreto grado de renombre de esas dos marcas dentro de la Unión con respecto a los productos que estas designan.

119. Cabe plantearse cuales son los requisitos que ha venido estableciendo la jurisprudencia. Parece que hay varios elementos que, de forma reiterada, privan de eficacia al documento y que dicha eficacia podrá ser valorada en diferentes estadios.

a) Inutilidad.

120. En el Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ) el TMUE habla de inutilidad de la prueba a los efectos de acreditación de la notoriedad. La frase, parece, no deber caer en saco roto.

121. El artículo 283 LEC establece el juicio de pertinencia y utilidad como juicio de admisibilidad. Y, tras señalar que no deberán admitirse las pruebas impertinentes, esto es, aquellas que no guardan relación con el objeto del proceso, advierte que tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos.

122. En este sentido, parece que el TMUE en Oreo establece un verdadero juicio de inadmisibilidad que debe recaer sobre aquel certificado en el que:

a) El conocimiento de la marca no se predica del público interesado o relevante sino de un sector profesional (confusión entre público interesado/relevante).

b) Más controvertido resulta la falta de mención de las fuentes. Aunque en Oreo parece que pertenece al juicio de admisibilidad por inútil, en Aquaclean se habla de incrementar la eficacia probatoria del certificado, esto es, del certificado admitido y sometido a validación.

b) Eficacia probatoria:

a. No se indican las fuentes que han permitido llegar a la conclusión del renombre. En cuanto a este punto, se ha considerado que debe ser indicado con exhaustividad, toda vez que, de no hacerlo, el certificado no está describiendo hechos o constando datos o situaciones sino introduciendo valoraciones propias carentes de sustrato probatorio (Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753, en el mismo sentido, Sangrías de la SJM 1 de Alicante, de marca de la Unión Europea, de 1 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11698/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11698 )

b. no incorpora los documentos valorados, ni los ha aportado la parte al procedimiento (Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753). Esta cuestión, sin embargo, genera dudas dado el tenor del 326 en relación con 319 si no se impugna vía 427 LEC.

c. No de distingue claramente entre la marca cuyo renombre se solicita y otras marcas de los solicitantes:

i. Cifra de ventas mundial (Asunto T-492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [2021] de 7 de julio (ECLI:EU:T:2021:413).

ii. Gastos publicitarios (Asunto T-492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export [2021] de 7 de julio -ECLI:EU:T:2021:413-; y Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 - ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023]

iii. información sobre los productos comercializados, su distribución, así como las cifras de facturación y ventas (Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023)

d. Cifras relativas al volumen de negocios y ventas anuales no van acompañadas de información sobre cuota de mercado (Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023; T- 754/16 Oakley/EUIPO [2017] de 8 de noviembre -ECLI: EU:T:2017:786-)

B. Validación del certificado.

123. El informe de ANDEMA debe ser rechazado dado que no supera el primer estadio de validación. Esto es, el certificado es emitido por una asociación a la que pertenece la parte actora a través de su matriz ZAMORA COMPANY pero no la parte demandada, lo que priva a la entidad emisora, en este supuesto concreto, de la imparcialidad e independencia necesaria.

124. Por todo ello, no resulta necesario establecer mayores valoraciones.

125. No obstante lo anterior, es cierto que nuestra posición sobre los certificados de renombre ha de ser más crítica que la asumida con anterioridad.

126. No se contiene un anexo debidamente detallado y exhaustivo de las pruebas sometidas a valoración.

127. Por otra parte, el certificado se refiere a una tercera marca que no ha sido alegada en el presente procedimiento y que protege la imagen tridimensional de la botella.

128. El informe se refiere realmente, no a las marcas que certifica, sino al elemento denominativo "MAR DE FRADES" e incurre en generalidades no admisibles tales como que la marca "y los logotipos y el color azul de la botella" gozan de un reconocimiento muy extenso. Desconocemos las pruebas para realizar tales afirmaciones.

129. El informe, por otra parte, incurre en excesos inadmisibles, como declarar el renombre no ya de la marca "MAR DE FRADES", sino de sus logotipos y el color azul de la botella. Esto es, el certificado acredita el carácter renombrado de la botella de color azul lo que no es objeto del presente litigio.

130. La cita debe realizarse escrupulosamente, mediante la identificación de los documentos conforme a una regla de citación al uso para saber si los documentos valorados son los mismos sometidos a consideración del Tribunal.

131. En cuanto los posibles estudios de mercado, al menos debe indicarse el año, la muestra, el porcentaje de error y el objetivo del estudio. Con ello, de entrada, podemos valorar si el estudio se ha redactado en parámetros mínimamente admisibles. Con todo, todo estudio de mercado citado por una entidad de certificación debe ser aportado indefectiblemente al proceso. Parece que la entidad ha considerado documentos no aportados a este tribunal mientras que no ha considerado la totalidad de los informes que se han aportado. En cuanto a la relación de spots sería necesario determinar que spots se han verificado.

132. Con todo, el mismo no puede sustituir la apreciación judicial y contiene numerosas apreciaciones jurídicas hasta el punto de declarar el renombre de signos que no han sido objeto de reclamación en el presente litigio.

133. Como decíamos anteriormente, el certificado de renombre no puede convertirse en un expediente que subrogue la función judicial en una entidad privada. El certificado de renombre no es un mecanismo elusivo del control judicial sino coadyuvante por lo que, parece, debería quedar limitado a la validación de datos objetivos que no sean susceptibles de valoración. Validación que no valoración, porque en la medida en que se introduzcan valoraciones, entonces se incurre en una pericial jurídica, inadmisible al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 LEC. Esto es lo que sucede en el presente caso.

134. No obstante lo anterior, tales valoraciones se realizan obiter dicta en la medida en que el certificado es inadmisible desde el mismo momento en que la entidad emisora no goza de la independencia e imparcialidad debida dado que la empresa certificada es miembro de la misma a través de su matriz.

I V. Otras pruebas.

135. El resto de elementos de prueba, relativos a campañas, se refieren en su gran mayoría a la marca denominativa MAR DE FRADES. En particular, la pertenencia de MAR DE FRADES al Foro de marcas renombradas.

A. Campañas publicitarias

136. En cuanto a las campañas publicitarias, como señala la EUIPO una campaña de promoción larga, intensa y amplia puede ser un sólido indicio de que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión, y de que ha llegado a ser notoriamente conocida en la práctica más allá del círculo de las personas que compran realmente dichos productos (3.1.3.6 Directrices Oposición, sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, ap 5, RMUE).

137. Es cierto que la marca MAR DE FRADES ha tenido un uso largo en el tiempo. Parece que las campañas publicitarias se realizan principalmente a partir del año 2017, fecha en la que se produce el despegue en volumen de ventas por litro del vino MAR DE FRADES. Sin embargo, se trata como decimos de campañas limitadas a los años 2017 a 2020. De hecho, el primer anuncio promocional del que tenemos constancia se realiza en mayo de 2017 pero apenas cuenta con 8 mil seiscientas visualizaciones. No obstante, los datos de campañas promocionales aportados demuestran mayore índices de visualización (documento 26)

138. Por otra parte, muchas de las campañas parecen identificar la icónica botella así como el color azul y la marca denominativa MAR DE FRADES, por lo que resulta incierto el expediente de poder establecer a través de las campañas publicitarias el renombre de una marca que, a fecha de interposición de la demanda, se había empleado durante 2 años y medio. Esto es, en qué medida, la citada marca podría ser conocida no solo por el circulo de persona que compran realmente este tipo de producto (vinos albariños protegido por la DO Rías Baixas) sino por los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión.

B. Patrocinios.

139. Se aportan documentos 14 a 16 que se refieren al estival de Cine de San Sebastián (doc 14), Regatas (doc 15) y Premios GQ (doc 16).

140. En cuanto al festival de Cine se trata de un patrocinio durante los años 2018, 2019 y 2020. Las imágenes que se presentan, sin embargo, pertenecen a un portfolio de la propia matriz de MAR DE FRADES, la entidad ZAMORA COMPANY. Llama la atención que la presentación del patrocinio identifica a la marca denominativa MAR DE FRADES y una concha sobre fondo azul, destacándose el carácter de vino albariño pero sin referencia a las dos marcas cuyo renombre se reclama.

141. Desconocemos el grado de difusión que las marcas tuvieron dentro de la propia difusión del Festival de Cine de San Sebastián, aunque se puede considerar un indicio de cierta difusión.

142. En cuanto a las regatas, se trata en su gran parte de regatas llevadas a cabo en la costa gallega sin que conste el grado de afluencia y difusión de las mismas. De hecho, si acudimos a las regatas más modernas, encontramos que las menciones a MAR DE FRADES son puramente denominativas,. La referencia gráfica más reciente la encontramos en relación con la marca nacional reivindicada en la Regata Interclubes Ría de Pontevedra 2019.

143. En cuanto a los premios GQ se trata de un patrocinio de 2018 a 2020, en el que se puede observar que la marca destacada en el photocall, que probablemente fue la que más repercusión tendría, es MAR DE FRADES Albariño Atlántico, pero no la marca figurativa reivindicada. La presencia de la botella en los 120 folios de documental es anecdótica y se refiere a principalmente a publicidad de la propia entidad MAR DE FRADES. Alguna a través de redes sociales, lo que será valorado en el momento correspondiente (folio 59 de 120, captura de story de Instagram de la cuenta de MAR de FRADES)

144. En cuanto al resto de patrocinios (documento 22) tan solo encontramos referencias a las marcas registradas y reivindicadas en el folio 30 (fotografía de la revista GQ en la que se presenta la botella junto con otras botellas de patrocinadores), folio 46 (no se trata de la marca registrada pero si de una edición especial basada en la ola de MAR de FRADES), folio 54 (comunicación publicitaria de MAR de FRADES), folios 57 y 58 (marca registrada nacional en publicación de El País), folios 83 y 84 (relativos a la revista Telva).

C. Premios y reconocimientos

145. Como recuerda la EUIPO: Las certificaciones, distinciones y demás medios de reconocimiento público suelen proporcionar información sobre la historia de la marca, o revelar determinadas facetas de la calidad de los productos del oponente, pero por regla general no son suficientes por sí solos para establecer el renombre, sirviendo más bien como indicaciones indirectas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente haya ostentado el título de proveedor oficial de la Casa Real durante muchos años puede quizás demostrar que la marca invocada tiene un carácter tradicional, pero no proporciona información de primera mano relativa al conocimiento de la marca. No obstante, si la certificación se refiere a circunstancias relacionadas con los resultados de la marca, su relevancia será muy superior. Este factor ha sido mencionado por el Tribunal en los asuntos "Lloyd Schuhfabrik Meyer" y "Windsurfing Chiemsee", en relación con la determinación del elevado carácter distintivo adquirido a través del uso (3.1.3.6 Directrices Oposición, sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, ap 5, RMUE).

146. Se destacan por la actora los siguientes: medalla de bronce en "Somelier Wine Awards 2020", su elección como mejor vino blanco del año; 2019 en los "Premios Verema 2019", medalla de bronce en "XXIX Cata Concurso Rías Baixas de la LXV Festa do Albariño 2017" y medalla de oro en el "Concurso Internacional Albariños al Mundo 2016", entre otros, además en el año 2016, la citada marca fue considerada dentro de los Top 20 de vinos en el "Decanter Panel Tastings."

147. El albariño de 2016 se etiquetaba con la marca nacional reivindicada pero dicha marca fue objeto de abandono en el etiquetaje a partir de ese año. En cuanto al resto es imposible establecer una valoración de los mismos al margen de la naturaleza de los premios, grado de difusión de los mismos en el sector correspondiente. En este sentido, parece, de todos, el más relevante, es la medalla de bronce en el "Somelier Wine Award". Pero se trata de un reconocimiento precisamente en el año de presentación de la demanda, por lo que es difícil que podamos afirmar de forma incontestable sobre la base de ese premio que la marca registrada MUE figurativa había adquirido renombre en aquella fecha.

D. Presencia en redes sociales

148. Los datos de seguimiento de seguimiento en redes sociales no son significativos. Por otra parte, en un mercado altamente competitivo como es el sector del vino, resulta complicado determinar el grado de conocimiento activo de la marca registrada con base exclusivamente a los impactos que se puedan haber recibido de la marca, siempre que la marca haya sido la figurativa reivindicada y no la puramente denominativa dado que al espectador se le somete de manera continuada a múltiples informaciones.

E. Datos de ventas y cuota de mercado.

149. En cuanto a los datos de ventas, los mismos pueden proporcionar una información significativa del número de consumidores que pueden haber estado en contacto directo con el producto. En este sentido, resulta muy relevante el incremento que se sucedió en la venta de MAR de FRADES entre el año 2016 y el año 2017 lo que demuestra los esfuerzos comerciales por la marca. En este sentido, si en el año 2016 vendía 2.245 cajas de 9 litros, en el año 2017 se pasó a vender 75.918, cifra que se aumentó en los años 2018 y 2019. Ello supone que, en el año 2017 se vendieron unos 683.262 litros de vino solo en el mercado nacional.

150. Debemos tener en cuenta que será mucho más fácil alcanzar un gran volumen de ventas para productos cotidianos de gran consumo que cuando se trata de productos de lujo o duraderos que se adquieren en contadas ocasiones, sin que esto signifique que en el primer caso sea mayor el número de consumidores que han estado en contacto con la marca, ya que es probable que una misma persona haya comprado el mismo producto más de una vez. De ahí se sigue que el tipo, valor y durabilidad de los productos y servicios en cuestión deberá tomarse en consideración a la hora de determinar la importancia de un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados.

151. Por todo ello, el volumen de ventas y la facturación son tanto más útiles cuanto que indicadores indirectos, cuya evaluación deberá llevarse a cabo conjuntamente con el resto de las pruebas, en tanto que prueba directa de la existencia de renombre. En particular, esas indicaciones pueden ser particularmente útiles para complementar la información aportada por los porcentajes relativos a la cuota de mercado y al grado de conocimiento de la marca, proporcionado una visión más realista del mercado. Por ejemplo, pueden poner de manifiesto que detrás de una cuota de mercado no demasiado notable se oculta una cifra de ventas muy importante, lo que puede ser útil para examinar la existencia de renombre en el caso de aquellos mercados competitivos en los que en general suele ser más difícil que una marca individual represente una fracción sustancial del total de las ventas. (3.1.3.6 Directrices Oposición, sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, ap 5, RMUE).

152. Lo cierto es que la información aportada debe ser nuevamente contextualizada. En primer lugar porque la añada de 2016 se embotella con la marca registrada nacional reivindicada. Ello quiere decir que su presencia en el mercado no era en modo alguno significativa.

153. En cuanto a los datos relativos a las ventas realizadas a partir de 2018, en efecto, lo que se demuestra es el brutal existo comercial de la estrategia llevada a cabo por MAR de FRADES que pase de 2245 cajas a 75918 cajas. Ello supone, como decíamos, un éxito de producción y de facturación. Ahora bien, no se puede desagregar dicho elemento del porcentaje de población considerada (en nuestro caso la española) y del número de litros que se consumen por persona y año. La cifra de 683.262 no significa nada desvinculada de otros valores.

F. Pertenencia al foro de Marcas renombradas

154. La parte no ha acreditado la pertenencia al foro de marcas renombradas.

155. No obstante, si la pertenencia hubiera de MAR de FRADES como tal, ello no permite extender automáticamente el renombre respecto de marcas figurativas o mixtas no obstante poder tener en cuenta el renombre del elemento común a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd./ McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

156. Si la pertenencia hubiera sido de ZAMORA COMPANY ello no le permite a la matriz predicar el renombre de todas y cada una de las marcas de su portfolio.

157. En todo caso, como decíamos, se trata de una mera afirmación de la parte carente de soporte probatorio, salvo error.

V. Conclusión.

158. La parte actora solicita que se declaren renombradas dos marcas mixtas, principalmente por su elemento figurativo. En este sentido, se trata de:

159. la Marca de la Unión Europea núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO solicita por MAR DE FRADES, S.L. el día 15 de enero de 2018 (registrada el 24 de julio de 2018) para proteger los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza "Vino elaborado con uvas de la variedad Albariño protegida por la denominación de origen Rías Baixas":

160. Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES , solicitada por MAR DE FRADES, S.L. el 12 de noviembre de 2013 (registrada el 5 de marzo de 2014) para proteger los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza " vinos, licores, y otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas)."

161.

162. No consta que de la marca nacional se haya hecho más que un uso esporádico desligado del etiquetado de la botella a partir de 2016, por tanto, 4 años antes de la presentación de la demanda, tiempo suficiente para que la marca, en un mercado tremendamente competitivo como es el sector del vino, el público interesado por este tipo de productos haya perdido el grado de conocimiento activo de la citada marca necesario para poder ser reconocida y, en consecuencia, que el grado de conocimiento activo que se puede sugerir sobre la citada marca, pueda ser reconocida.

163. En cuanto a la marca de la Unión Europea, el uso de la misma coincide con los mayores años de éxito a nivel de ventas de la citada compañía, lo que se corresponde con las inversiones realizadas en publicidad y campañas publicitarias. Ha recibido ciertos premios. Sin embargo, el estudio de mercado aportado va dirigido a destacar el grado de conocimiento de la botella, que se considera el icono de la bodega, el certificado de ANDEMA carece de valor por los motivos expuestos y la presencia en redes, si bien ha sido importante, no revela un conocimiento por una parte significativa del público interesado. Tampoco se ha acreditado la pertenencia de la marca como tal al Foro de Marcas renombradas.

164. Por todo ello, sin perjuicio de la calidad y distintividad de los vinos MAR DE FRADES, no ha quedado acreditado el renombre de las dos marcas reivindicadas en el presente procedimiento.

165. Ello excluye que, en sede marcaria, pueda realizarse juicio alguno de evocación.

TERCERO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

166. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

"Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer".

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

"i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"ii) " La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, " en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".

167. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

168. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, existe plena identidad en cuanto a los productos y servicios siendo un hecho incontrovertible.

B. Público destinatario.

169. El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE y si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

170. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

C. Similitud entre los signos.

Debemos proceder a continuación a determinar el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.

i. Signos en conflicto

171. La parte actora alega la STGUE T-364/13 Lacoste de 30 de septiembre de 2015 (ECLI: EU:T:2015:738). En la citada sentencia, se tiene en cuenta la alta distintividad y reconocimiento del conocido cocodrilo de Lacoste para establecer el juicio de confusión.

172. No obstante lo anterior, no puede realizarse un trasvase automático de aquella sentencia sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto.

173. En el presente caso nos encontramos con dos marcas:

174. la Marca de la Unión Europea núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO solicita por MAR DE FRADES, S.L. el día 15 de enero de 2018 (registrada el 24 de julio de 2018) para proteger los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza "Vino elaborado con uvas de la variedad Albariño protegida por la denominación de origen Rías Baixas":

175. Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES , solicitada por MAR DE FRADES, S.L. el 12 de noviembre de 2013 (registrada el 5 de marzo de 2014) para proteger los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación de Niza " vinos, licores, y otras bebidas alcohólicas (excepto cervezas)."

176.

A. MUE núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO

177. La marca se compone de una ola inspirada en la famosa "La Gran Ola de Kanagawa", sobre fondo azul y un elemento denominativo MAR DE GRADES (en color azul) "Albariño Atlántico" (en color dorado) que se inscribe en un rectángulo blanco que se superpone al fondo.

178. Se trata de un signo registrado para productos de la clase 33, dentro de la subclase, "Vino elaborado con uvas de la variedad Albariño protegida por la denominación de origen Rías Baixas".

179. Desde el punto de vista de la dominancia, resulta dominante el signo MAR DE FRADES que se destaca en la visión de conjunto al ser inscrito en un cuadro superpuesto blanco sobre el fondo.

180. Desde el punto de vista conceptual, tanto el signo denominativo como figurativo evocan el origen y características del vino al tratarse de un albariño de la zona atlántica, lo que supone unas condiciones bioclimáticas especiales que dotan a los vinos de la zona de unas características concretas, como es el caso de la salinidad. Recordemos que la marca se encuentra registrada para "Vino elaborado con uvas de la variedad Albariño protegida por la denominación de origen Rías Baixas". Por tanto, el término ALBARIÑO es puramente descriptivo y el término Atlántico supondrá una evocación alta del origen del vino. De la misma manera, la ola sobre fondo azul evoca el origen marino del vino.

181. En todo caso, la evocación será menos indirecta en el caso de la ola que en el caso de "MAR de FRADES". En el caso de MAR de FRADES, nuevamente nos encontramos con el término Mar que evoca el origen marítimo del vino y el complemento preposicional "de Frades". Dado que el público interesado no solo es el público gallego, y en particular, el público gallego de la zona de la Ría de Arousa, para la mayor parte del público interesado, supondrá un término de evocación gallega pero sin mayores connotaciones.

182. Consta que la parte actora ha realizado una importante inversión en publicidad y comunicación, lo que supone un incremento notable de las ventas llevadas a cabo por la entidad a partir de la comercialización con el signo MUE núm. 017694472 (figurativa) por lo que el signo tiene una distintividad medio-alta para productos de la clase 33.

i. similitud entre los signos.

183. Recordemos que la comparación debe establecerse entre los signos tal y como se encuentran registrados y el signo impugnado. No se trata de comparar los signos infractores con el signo tal y como es comercializado. En este caso estaríamos ante un supuesto de competencia desleal.

184. El signo de la parte actora no protege una botella por lo que no consideramos correcta la comparación establecida por la parte actora, en cuanto a establecer la comparación con los signos tal y como se presentan en la página 57 de su demanda. La etiqueta tiene una posición clara en la botella de LA OLA por lo que el signo, tal y como ha de ser concebido, a los efectos de no extender indebidamente la protección de la parte actora que, en su registro, renunció expresamente a que se reconociera la botella como signo, sin perjuicio de otros posibles registros y sin perjuicio del carácter icónico de la botella.

185.

186. Por tanto, el signo a considerar es el siguiente:

187. El signo impugnado consiste en un elemento denominiativo "LA OLA" inscrito sobre una ola que se encuentra rompiendo por la derecha realizando un tubo que es surfeado por un neptuno.

188. El elemento denominativo del signo posterior es claramente evocador el elemento figurativo del signo registrado anterior. En este sentido, su posición determina su carácter dominante, junto con la figura del neptuno.

189. La similitud se basa en los elementos gráficos, como destaca la propia parte actora. En ambos casos nos encontramos con una Ola que rompe desde la derecha. Se trata de una ola encrespada de la que destaca, en ambos casos, la cresta de la ola. Si bien ambas presentan diferencias perceptibles. La ola de MAR DE FRADES más estilizada se percibe claramente. En el caso de la ola de LA OLA el signo figurativo se encuentra en un plano de fondo, presenta un tubo claramente marcado y contiene un elemento figurativo, el neptuno, claramente dominate en la visión de conjunto.

190. La similitud entre ambos signos es baja.

ii. Conclusión

191. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

192. No nos encontramos ante el supuesto de hecho de STGUE T-364/13 Lacoste de 30 de septiembre de 2015 (ECLI: EU:T:2015:738). En la citada sentencia, se tiene en cuenta la alta distintividad y reconocimiento del conocido cocodrilo de Lacoste para establecer el juicio de confusión. Ahora bien, sin haber considerado las pruebas que Lacoste aportó en aquellos procedimientos registrales, consideramos que no puede compararse el icónico cocodrilo de la marca francesa, distintivo y no evocador, con la marca registrada MUE núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO. En este sentido, esta última marca, si bien ha sido objeto de campañas de publicidad que, probablemente, incrementaron de forma significativa el número de botellas vendidas al año, lo cierto es que tiene una vigencia de menos de 3 años al tiempo de interposición de la demanda.

193. Por otra parte en el caso de STGUE T-364/13 Lacoste de 30 de septiembre de 2015 (ECLI: EU:T:2015:738), la reputación y distintividad descansaban en el elemento figurativo consistente en el icónico cocodrilo. En el caso presente, la reputación y distintividad no descansan en la ola como tal sino en el elemento denominativo MAR de FRADES y en la icónica botella azul cobalto.

194. Dicho lo anterior, sin perjuicio de que el signo impugnado se emplea para la misma clase de productos (vinos albariño), y que gráfica, denominativa y conceptual es baja, lo cierto es que no existe riesgo de confusión ni de asociación pues los elementos denominativos y gráficos son suficientes para evitar los mismos. Sí que existe, y lo advertimos a efectos de lo que posteriormente analizaremos en sede de competencia desleal una evocación clara de la marca de la actora, pero juzgados que ello, ausente otras consideraciones, no es suficiente para establecer una confusión o asociación.

D. MUE Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES ,

195.

196. La maca registrada se compone de un elemento denominativo, claramente dominante en la visión de conjunto MAR de FRADES y varios elementos figurativos consistentes en una gaviota sobre una esfera amarilla a modo de sol y por debajo una serie de tres elementos marítimos a modo de ola estilizados.

197. En el caso de MAR de FRADES, nuevamente nos encontramos con el término Mar que evoca el origen marítimo del vino y el complemento preposicional "de Frades". Dado que el público interesado no solo es el público gallego, y en particular, el público gallego de la zona de la Ría de Arousa, para la mayor parte del público interesado, supondrá un término de evocación gallega pero sin mayores connotaciones.

198. Se trata de un elemento claramente dominante en la visión de conjunto.

199. Consta que la parte actora ha realizado una importante inversión en publicidad y comunicación, lo que supone un incremento notable de las ventas llevadas a cabo por la entidad a partir de la comercialización con el signo MUE núm. 017694472 (figurativa). Sin embargo, la dominancia del término MAR de FRADES, unido a que la mayor parte de campañas lo que resaltan es, precisamente, este elemento, supone que el signo "MAR DE FRADES" otorga una distintividad medio alta para productos de la clase 33.

200. por lo que el signo tiene una distintividad medio-alta para productos de la clase 33.

i. similitud entre los signos.

201. Recordemos que la comparación debe establecerse entre los signos tal y como se encuentran registrados y el signo impugnado. No se trata de comparar los signos infractores con el signo tal y como es comercializado. En este caso estaríamos ante un supuesto de competencia desleal.

202. El juicio marcario se centra en el zarcillo azul de la contraetiqueta del vino "LA OLA".

203. El signo, estilizado, representa un zarcillo. Presenta con todo una simulitud medio-alta en relación con el signo que aparece en la botella de MAR de FRADES.

i. Conclusión

204. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

205. No nos encontramos ante el supuesto de hecho de STGUE T-364/13 Lacoste de 30 de septiembre de 2015 (ECLI: EU:T:2015:738). En la citada sentencia, se tiene en cuenta la alta distintividad y reconocimiento del conocido cocodrilo de Lacoste para establecer el juicio de confusión. Ahora bien, sin haber considerado las pruebas que Lacoste aportó en aquellos procedimientos registrales, consideramos que no puede compararse el icónico cocodrilo de la marca francesa, distintivo y no evocador, con la marca registrada MUE Marca española núm. M3098321 (mixta) MAR DE FRADES.

206. La vigencia de la marca data del año 2013, sin embargo, no consta que MAR de FRADES haya empleado la citada marca en el etiquetado del vino sino hasta el año 2016, ultima añada en la que empleó la citada marca para sustituirla por la MUE anteriormente señalada.

207. La marca tiene fue empleada por tanto, en el etiquetado, durante unos 3 años.

208. El uso que se hace por la parte demandada, de carácter decorativo, en un tamaño ciertamente reducido y en la contraportada, no perjudica las funciones de marca del signo anterior registrado. Se tratade un uso no distintivo de un signo registrado.

209. Dicho lo anterior, sin perjuicio de que el signo impugnado se emplea para la misma clase de productos (vinos blancos), la similitud gráfica, denominativa y conceptual es baja,por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación pues los elementos denominativos y gráficos son suficientes para evitar los mismos.

CUARTO.- acciones de competencia desleal:.

210. (confidencial)

211. Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 ( Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

" 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : "[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

212. Finalmente, recordemos que, como señala la doctrina, si un supuesto no encaja en los concretos elementos de los tipos específicos de consumidores, habrá que examinarlo desde el tipo o cláusula general de deslealtad.

QUINTO-. Infracción del artículo 6 LCD .

I. Tipo: Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica

A. Posición de la actora.

213. A juicio de la parte, resulta plenamente aplicable el artículo 6 LCD por cuanto que la parte demandada utiliza la marca infractora y una forma de presentación concreta, esto es una botella de cristal de color azul, que puede inducir a los consumidores a confusión respecto de la verdadera procedencia y origen empresarial de los productos ofertados. La conducta puede considerarse complementaria de las infracciones marcarias, ya que no se trata de evitar el uso infractor de marcas, sino de evitar que, mediante la concreta forma de presentar el productos infractor (mediante una botella de color azul), se logre producir la impresión de que existe una vinculación o asociación entre el producto MAR DE FRADES y el producto LA OLA, aprovechándose de esta manera de esta vinculación o asociación, para la captación de clientela que de otra forma no obtendría.

214. No es solo que la forma de presentación del producto LA OLA toma los elementos esenciales de la forma de presentación del producto MAR DE FRADES, señaladamente sus marcas y también la tonalidad azul de la icónica botella MAR DE FRADES, sino que mediante un explícito mensaje contenido en la parte trasera del etiquetado, induce de forma consciente y premeditada al consumidor a creer erróneamente que LA OLA es una continuación del proyecto MAR DE FRADES. Veámoslo con mayor detenimiento en los siguientes gráficos.

215. En efecto, se aprecia como la parte demandada replica y se apropia de forma injustificada de la famosísima botella de vidrio azul utilizada desde el nacimiento mismo del vino MAR DE FRADES como una singular y reconocible forma de presentar este producto.

216. Por último, y no por ello menos importante, la leyenda contenida en la parte trasera de la botella sella definitivamente la confusión que estamos denunciando. El texto reza literalmente:

217.

218. Coincidirá con nosotros este Juzgador en que este mensaje es lo suficientemente claro y contundente como para fundar por sí solo la apreciación de los actos de confusión que proscribe el artículo 6 LCD . La literalidad del mensaje es inequívoca. Se invoca tanto la elaboración del producto (enología) como su presentación (etiqueta y botella de color azul) para establecer un vínculo irreal entre los productos en disputa con la finalidad de conducir al público a la falsa creencia de que se trata de prestaciones relacionadas.

219. Alega posteriormente los resultados del estudio de mercado MORE THAN RESEARCH.

E. Posición de la demandada.

220. La parte demandada señala que no existe infracción de la Ley de competencia Desleal alegando en su favor la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 95/2014, de fecha 11.03.2014 ( Roj: STS 1107/2014 - ECLI: ES:TS:2014:1107)

221. En aquella sentencia se decía lo siguiente:

Las diferencias son tan relevantes, tanto por la forma de la botella como por el empleo de los respectivos signos denominativos, que la impresión general en el consumidor no le puede llevar a pensar que la ginebra Goa tiene un mismo origen empresarial que Sapphire o que existe algún tipo de vinculación. En relación con el empleo del tono azul en la forma de presentación de Bombay Sapphire, aunque no deja de ser característico, por sí sola no lo es tanto como para que, al margen del resto de los elementos de la presentación de una botella, su empleo por parte de la ginebra Goa genere o pueda generar confusión sobre el origen empresarial de los productos".

222. Alega posteriormente que FRORE DO CARME S.L. está empleando denominaciones protegidas, que su uso es obligatorio conforme a la ley de marcas y que no puede existir confusión cuando se está empleando una marca registrada, alegando en su favor Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sec. 15ª) núm. 95/2013 de 05.03.201326 (confirmada por la STS núm. 83/2015 de 03.03.201527).

223. Señala igualmente que e n el caso que nos ocupa la conducta que MAR DE FRADES, S.L. considera y persigue como desleal ex art. 6 LCD , se agota totalmente con la protección de la Ley de Marcas (y las acciones de nulidad absoluta, no ejercitadas de adverso, por concurrencia de alguna de las prohibiciones absolutas de registro del art. 5 de la Ley de Marcas ), por lo que no procede castigar esa misma conducta por la vía de la competencia desleal.

224. [...] la presencia clara y visible en una y otra presentación del producto de las denominaciones "MAR DE FRADES" y "LA OLA" que componen y caracterizan las marcas respectivas, diluye e impide cualquier riesgo de confusión que pudiera llegar a considerarse entre una y otra presentación de vino.

II. Decisión.

225. Es reiterada la jurisprudencia que el art. 6 LCE resulta aplicable a los casos de similitud en las formas de presentación de las prestaciones, es decir, a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos. La STS 16 de noviembre del 2011 insiste en que "... el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ".

226. En la STS de 12 de junio de 2007 ( ROJ: STS 4444/2007 - ECLI:ES:TS:2007:4444 ), el Tribunal Supremo señalaba que el riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos (el que se imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial. El riesgo de asociación se contempla en el art. 6º LCD como causa más genérica y en el art. 11 de la propia Ley como una aplicación concreta (S. 19 junio 2003 ), haciendo referencia el art. 11 a la imitación del producto y el art. 6º a la imitación de la presentación en el mercado (SS. 11 mayo 2004 y 7 julio 2006 ). Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius").

227. A su vez, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente.

228. En este sentido, más allá de que la confusión o asociación se suele generar mediante el empleo de marcas u otros signos distintivos idénticos o similares a los de terceros, el riesgo de confusión puede excluirse incluso en el caso de que existan signos idénticos, como sucedía en el caso Sorpresa (STS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2020 - ROJ: STS 783/2010 - ECLI:ES:TS:2010:783) relativo a huevos de chocolate huevos que contienen un juguete, particularmente cuando se incorporan elementos gráficos y denominativos aptos para excluir el error del consumidor.

229. Resulta así importante, a los efectos de delimitar el ilícito de deslealtad que nos ocupa, en relación con el propio principio de complementariedad (descartada además la protección por vía de derechos de exclusiva) que la aplicación de la competencia desleal no puede servir para lograr soluciones antinómicas con la protección de derechos de exclusiva y, en particular, para lograr por vía de la sanción de deslealtad, la protección de aquellas situaciones que no hubieran sido protegibles por vía de derechos de monopolio.

230. Como tal, el hecho de que una empresa haya tenido una idea que haya gozado de buena recepción por el público destinatario no otorga como tal ningún derecho de monopolio y, por tanto, debe descartarse el posible uso de la ley de competencia desleal para reprimir la posible competencia del resto de operadores del mercado.

231. Por tanto, los competidores, en línea de principio deben poder reproducir la idea fabricando un producto idéntico siempre que no generen confusión en el mercado.

232. Por otra parte, no debemos olvidar la STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015 ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), Caso Oreo en el que el Tribunal Supremo advertía que una cosa es que, con frecuencia, en la valoración que encierra el juicio de confusión del art. 6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominaciones distintas en las formas de presentación, alguna de ellas con gran fuerza distintiva, impide que se genere riesgo de confusión para el consumidor, y otra distinta que con carácter general el empleo de denominaciones distintas evite el riesgo de confusión. Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, que la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión al consumidor medio.

233. Aplicada la citada doctrina al caso concreto, no se apreciaba la existencia de deslealtad. En efecto, se consideraba que la fuerza distintiva de ChipsAhoy! y su posición destacada en el envase de Kraft es tal que, aunque el envase de la demandada pudiera asemejarse, la ausencia de la denominación ChipsAhoy! y la mención de una denominación genérica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor pueda generarse riesgo de confusión, aunque sea en la modalidad de asociación, respecto del fabricante de ChipsAhoy!

234. Por su parte, en el caso de STS, Civil sección 1 del 11 de marzo de 2014 ( ROJ: STS 1107/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1107 ), el Tribunal supremo señalaba:

22. Actos de confusión y no de imitación . Es claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre , con cita de sentencias anteriores, "los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ( Sentencias de 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo y 23 de julio de 2010 ; 11 de febrero de 2011 )".

En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD , resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que "el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento".

Aunque realicemos ahora el juicio de confusión bajo estos parámetros propios del art. 6 LCD , tampoco se aprecia que la forma de presentación de la botella de ginebra Goa, en relación con la botella Bombay Sapphire, teniendo en cuenta como se comercializan estos productos, sea idónea para generar confusión sobre la procedencia del producto. Las diferencias son tan relevantes, tanto por la forma de la botella como por el empleo de los respectivos signos denominativos, que la impresión general en el consumidor no le puede llevar a pensar que la ginebra Goa tiene un mismo origen empresarial que Sapphire o que existe algún tipo de vinculación. En relación con el empleo del tono azul en la forma de presentación de Bombay Sapphire, aunque no deja de ser característico, por sí sola no lo es tanto como para que, al margen del resto de los elementos de la presentación de una botella, su empleo por parte de la ginebra Goa genere o pueda generar confusión sobre el origen empresarial de los productos.

235. Finalmente, como señalábamos en SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 )): " No basta que el competidor coloque un signo diferente en el envase para excluir el juicio de deslealtad si, del conjunto de elementos que presenta el envase, tales como su forma, dimensiones y combinación de colores, se genera un riesgo de confusión al consumidor medio. Si, desde una perspectiva holística de los elementos que configuran el envase, podemos determinar que existe riesgo de confusión. En efecto, huyendo de una perspectiva esencialmente marquista, en línea con lo señalado por el Caso Oreo , cuando un operador económico decide seguir a un competidor en el mercado y ofrecer el mismo producto, a los efectos de una competencia sana y leal, debe esforzarse por diferenciarse, no por asemejarse. Tal esfuerzo deberá ser mayor cuanto más innovador sea el producto.

Sobre tales mimbres debemos construir nuestra decisión.

236. El artículo 6 LCD no solo determina la ilicitud del riesgo de confusión sino también del riesgo de asociación de forma que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

237. Decíamos en sede marcaria que la mera comparación del signo empleado por la parte demandada para distinguir en el mercado el producto la ola era insuficiente para establecer el juicio de confusión pero que constituía una clara evocación.

238. FRORE DE CARME se ha apoyado de forma indisimulada en la botella de MAR de FRADES, Albariño Atlántico, para comercializar su vino "La Ola". Esa asociación buscada ha sido correctamente destacada por la parte actora.

239. Para ello, hemos de reconocerlo, la parte demandada se ha servido de toda una serie de elementos, convenientemente dispuestos. En este sentido, si bien no ha asimilado el signo distintivo a ningún signo en particular, sí ha tomado elementos de diferentes marcas anteriores así como de los elementos distintivos de la presentación del producto para comercializar su propio vino. Esto es, no se trata de que el juicio de confusión haya de establecer en relación con cada signo registrado individualmente considerado, como es propio en sede marcaria, sino que la demandada exige una comparación holística mediante la combinación de diferentes elementos distintivos, tanto registrados como no registrados, para establecer esa asociación. Sin duda, la presentación de la botella, establecida en estos términos, es cuanto menos ingeniosa, aunque sea para generar ese riesgo de asociación.

240. No podemos poner en duda la creatividad, originalidad y el arrojo empresarial de Don Raimundo, como artífice y creador de MAR de FRADES, de la icónica botella azul así como de otras innovaciones introducidas en el mundo del vino tales como la etiqueta termocrómica sin por ello renunciar a la calidad de los vinos. De hecho, cuando la creatividad y originalidad de Don Raimundo se expresan sin limitaciones alcanzan vinos como "Envidia Cochina" o "Frore do Carme", con etiquetas claramente distintivas y diferenciadas.

241. MAR de FRADES o ha acreditado tener ningún derecho de exclusiva sobre la botella azul cobalto que representa la imagen icónica de esta bodega, fundada en el año 1987, por el propio Raimundo.

242. La botella azul cobalto fue una genialidad del marketing en el mundo del vino. Una genialidad del demandado, Raimundo que, en el momento de nacimiento de la D.O. Rías Baixas, fue capaz de anticiparse en un sector tremendamente competitivo, como es el sector del vino, para mediante la presentación del producto, lograr una distintividad inaudita en el mercado.

243. Este es el principal problema con el que se ha encontrado la actora al tiempo de realizar el juicio marcario. Que lo icónico de MAR de FRADES, no es la marca ni siquiera el producto, sino la botella. El gran despliegue probatorio de la actora demuestra que el signo verdaderamente distintivo de MAR de FRADES es, como decimos, la botella azul cobalto, más allá de las marcas que se hayan `podido utilizar. De hecho, las marcas empleadas en el etiquetado han variado a lo largo de los años, pero no la botella. El color de la botella permanece y MAR de FRADES ha realizado una importante campaña de promoción por vincular estrechamente la idea de Albariño MAR de FRADES y color azul.

244. En el caso Bombay Shapphire, el Tribunal supremo, destacaba que la forma de presentación de la botella de ginebra Goa, en relación con la botella Bombay Sapphire, teniendo en cuenta como se comercializan estos productos, sea idónea para generar confusión sobre la procedencia del producto. Las diferencias son tan relevantes, tanto por la forma de la botella como por el empleo de los respectivos signos denominativos, que la impresión general en el consumidor no le puede llevar a pensar que la ginebra Goa tiene un mismo origen empresarial que Sapphire o que existe algún tipo de vinculación. En relación con el empleo del tono azul en la forma de presentación de Bombay Sapphire, aunque no deja de ser característico, por sí sola no lo es tanto como para que, al margen del resto de los elementos de la presentación de una botella, su empleo por parte de la ginebra Goa genere o pueda generar confusión sobre el origen empresarial de los productos.

245. No obstante, allí se enjuiciaban dos botellas de ginebra, con signos que no guardaban similitud alguna e, incluso, en el que las botellas empleadas eran ciertamente distintas en el sentido de que no eran comunes en el sector. De ahí que la semejanza fuera únicamente el azul zafiro.

246. En el presente caso no sucede lo mismo. El tipo de botella, Rhin en el caso de MAR de FRADES y Tobbo en el caso de la Ola no dejan de ser botellas habituales en el mercado, como reconoce la propia parte demandada, que no atraerán la atención del consumidor. Por tanto, el hecho de que se haya empleado una botella Tobbo y no una botella Rhin no contribuye a que el consumidor medio establezca una clara diferencia en cuanto al origen de las prestaciones.

247. La atención se realizará, en un primer momento y, de forma inmediata, respecto de la botella azul de forma que el esto de signos son coadyuvante para la identificación, pero siempre de forma secundaria. Al menos mientras no se generalice en el sector aquella forma de presentación, cosa que no ha sucedido en el presente caso. Salvo alguna excepción las botellas de vino blanco no son azules ni, en especial, las de albariño D.O Rías Baixas.

248. Aunque enmarcada en el enjuiciamiento de las estrategias mee too en el mundo de la alimentación, la sentencia Galleta rellena de cereales [2023] número 47/2023 de 25 de octubre (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 ) decía lo siguiente (ap. 395 y siguientes):

A diferencia de lo que sucedía en el asunto Oreo-Chips Ahoy! (STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015, ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), los elementos denominativos del envase "galletas Choco cereales" carecen de fuerza distintiva suficiente para, sobre la base de dichos elementos, impedir el riesgo de confusión y, en particular, el riesgo de asociación.

[...]

En este sentido, si bien es cierto que la existencia de diferencias en la composición del elemento denominativo superpuesto a la presentación comercial es determinante para el juicio de confundibilidad, dado que el consumidor medio retiene en su recuerdo el elemento denominativo como principal medio de vincular el producto con su procedencia empresarial, debe tenerse en cuenta la aptitud distintiva del elemento denominativo puesto que, en el caso de que sea absolutamente genérico y carente de distintividad, puede contribuir a generar o incrementar el riesgo de confusión o, cuanto menos, el riesgo de asociación. No conjura sino que coadyuva.

249. Es necesario explicar, sin embargo, algunas de las afirmaciones que realizábamos en aquella sentencia. Así, decíamos que en el sector de la alimentación, el consumidor se enfrenta no solo a una gran variedad de productos sino también a la existencia de diferentes líneas dentro del mismo producto y fabricante. Al consumidor se le enfrenta con un producto y se le ofrece en un envase a un determinado precio de mercado. En la mayor parte de los casos, la marca es un elemento secundario que no se percibe de forma directa en un primer momento. El consumidor tiene en cuenta el producto y el precio. Producto que suele ser conocido por las inversiones realizadas por la marca líder que, generalmente, es una marca de fabricante.

A tales efectos son importantes no solo elementos como el precio, el diseño del envase y el peso, sino también, la inexistencia de signos realmente distintivos (bien por el empleo de signos genéricos carentes de aptitud distintiva bien por la omisión deliberada de signo verdaderamente distintivo del fabricante). Lo anterior puede llevar al consumidor, no ya a confundir el origen empresarial sino, cuanto menos, a asociarlo, considerando que puede enfrentarse a distintas líneas del mismo producto bajo el mismo fabricante. Y es que, ante la inexistencia de signos verdaderamente distintivos, el juicio del consumidor se configura desde la percepción del envase, de forma que la confusión o asociación se produce antes de la percepción del signo. Ello será más relevante, cuanto más original sea el envase (lo que sucedía en el asunto Sticks de Turrón, decidido por la SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 )

250. Y terminábamos con la siguiente consideración:

En definitiva, para establecer el juicio de confusión desde el punto de vista de una competencia sana y leal en el mercado es necesario tener en cuenta que en determinadas situaciones el consumidor no tendrá en cuenta el elemento denominativo o, si lo tiene, es de forma refleja y secundaria. Sucede así, como decimos, en los casos en los que el mismo es puramente descriptivo, es omitido, o se enmascara en el conjunto de signos que presenta el envase.

Ello supondrá que, al tiempo de percepción del envase, la confusión o asociación se ha producido ya en el consumidor. Lo anterior será especialmente relevante en aquellos casos en los que el precio es significativamente más bajo, de forma que el proceso mental de selección entre diferentes oferentes se ha visto alterado con carácter anterior a la identificación de la marca que, de esta forma, pasa a tener un carácter totalmente secundario.

Si la marca no es capaz de conjurar este riesgo de confusión o asociación, entonces la conducta deviene desleal. Esto es, si la marca no es capaz de contrarrestar aquel riesgo, se revela un efecto anticoncurrencial distinto y diferente del considerado al tiempo de establecer el alcance de la protección marcaria y determina la existencia de un reproche de antijuricidad propiamente concurrencial desde el punto de vista de la competencia desleal.

251. En el caso Galleta rellena de cereales [2023] de 25 de octubre (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 ) de este Tribunal de Primera Instancia intentábamos explicar la relevancia del juicio de confusión respecto de las estrategias mee too en el sector de la alimentación y, en particular, en el sector de las galletas y los cereales. Anteriormente hemos tenido la ocasión de establecer alguna consideración en el sector de los snacks destinados al gran consumo, como era el caso de los Sticks de Turrón [2022] ya citado.

252. El presente caso ofrece una evolución respecto de los anteriores. En ocasiones, el producto queda también relegado a un segundo plano dada la originalidad del envase. A fin de cuentas, más allá de los premios y distinciones del vino MAR de FRADES, la singularidad competitiva del mismo reside en una botella azul, claramente distintiva para los vinos albariños. De ahí que las estrategias comerciales de MAR de FRADES vayan destinadas a destacar el color azul MAR de FRADES, y la botella, respecto de la que no se escatiman los elogios. Es, sin duda, un elemento icónico. No lo niega la parte demandada. Fue idea de D. Raimundo.

253. En este sentido, y siguiendo la línea de las anteriores resoluciones, existen supuestos en los que la originalidad del envase supone que la percepción del mismo se produce de forma directa e inmediata por el consumidor de forma que la percepción de la marca es posterior. De esta forma, el proceso mental de selección entre diferentes oferentes se ha visto alterado con carácter anterior a la identificación de la marca que pasa a tener un carácter secundario. El vino se elige no tanto por la marca sino por la distintividad de la botella. En el caso Sticks de Turrón [2022], la originalidad del envase se vía acompañada por un producto ciertamente original. En el presente caso, la distintividad de la forma de presentación descansa, totalmente, en la botella azul cobalto.

254. De esta forma, si el resto de signos implicados en la presentación no son capaces de conjurar el riesgo de confusión o de asociación, entonces la conducta deviene desleal.

255. No se trata de reconocer un derecho de exclusiva por vía de competencia desleal. La copia es libre salvo que esté amparada por un derecho de exclusiva. El uso de un envase que presente las mismas características que la botella de MAR de FRADES debe ser libre. Ahora bien, desde el punto de vista de la forma de presentación de las prestaciones, quien lleve a cabo tal estrategia ha de esforzarse por diferenciarse y no por asemejarse pues entonces cristalizará el riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación.

256. En el presente caso, son múltiples las referencias a MAR de FRADES. Todo comenzó con una botella azul ( documento 6 contestación a la demanda, referencias bibliográficas, cita 2). Pues bien, si "todo empezó con una botella de color" azul cobalto, lo cierto es que Raimundo realiza una creación que, como la propia FRORE DO CARME reconoce en el contraetiquetado, es una "evolución que remite a sus orígenes". LA OLA no es más que eso. Y, por ello, la asociación a MAR de FRADES resulta ineludible.

257. Al mismo tiempo dispone convenientemente dos elementos. Por una parte, la referencia a la ola, imagen que constituye uno de los elementos centrales del código publicitario de MAR de FRADES creado a partir de 2016 para la presentación del Vino embotellado en la característica botella azul cobalto. Esto es, al tiempo de comercializar "La Ola", la demandada Frore do Carme decide evocar de forma directa la marca vigente y empleada de forma distintiva por MAR de FRADES en ese mismo momento y no los orígenes. Nótese que, como hemos dicho antes, tal signo comienza a emplearse públicamente en mayo de 2017, no antes. Por tanto, la evocación se realiza de dos formas: a) mediante la introducción de una ola en igual disposición, esto es, una ola que se encuentra en rompida de derecha a izquierda) y b) mediante un nombre que evoca de forma directa el signo de la Ola, esto es, mediante una evocación directa no ya del signo sino de uno de los elementos centrales del código publicitario de MAR de FRADES.

258. Ninguno de los signos introducidos por FRORE DO CARME en la botella azul de La OLA es renombrado y, por tanto, ninguno tiene la distintividad y reputación suficiente para poder excluir el riesgo de confusión o de asociación. Tal cuestión era destacada igualmente en el Asunto Galleta rellena de cereales [2023] de 25 de octubre (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 ) en la medida en que el fabricante demandado había decidido omitir en el packaging infractor la marca propia de aquel fabricante, distintiva y reconocida en España, para emplear otra secundaria, menos conocida con el público en general y que podía ser confundida por una marca de distribución.

259. Por otra parte, como referencia a los orígenes, introduce un elemento decorativo que reproduce en forma muy similar las olas estilizadas de la marca nacional. Se trata de la utilización no distintiva de la marca ajena. Junto a ello una referencia a los orígenes.

260. La discusión sobre la naturaleza de la figura geométrica es irrelevante. Sea una ola, sea un zarcillo, sea un pelo rizado de Eolo tomado de la marca BODEGAS FRORE DO CARME, lo cierto es que el consumidor no comparará de forma directa las presentaciones y, por tanto, desde el punto de vista del recuerdo imperfecto que mantiene en la memoria, ambos elementos parecen idénticos. Por otra parte, como señalábamos en Galleta rellena de cereales [2023] de 25 de octubre (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 ), al tiempo de juzgar la deslealtad de una conducta es tan importante los signos que se emplean como los signos que voluntaria y libremente se ha decidido omitir. En este caso se omite el signo de la bodega:

261.

262. En su lugar, se dispone solo el pelo del Dios Eolo, de forma continuada, en un dibujo geométrico que remite a la naturaleza y que presenta una fuerte semejanza con el signo empleado en la Marca nacional M3098321 (mixta) MAR DE FRADES.

263. Por todo ello, al tiempo de percibir el resto de signos distintivos, el consumidor, que ha sido atraído por la apariencia de la botella, de forma que el proceso mental de selección se puede haber visto alterado, se encuentra que el resto de signos distintivos contienen referencias explícitas no ya a los orígenes de la vinicultura de Raimundo sino, en gran parte, a los signos distintivos y a las formas de presentación de MAR de FRADES, signos y formas de presentación, más allá de la botella azul que son propias de MAR de FRADES y de su estrategia comercial instaurada a partir del año 2016 y, por tanto, ajenos al propio Raimundo.

264. Es entonces cuando cristaliza el riesgo de asociación, riesgo que Frore do Carme ha podido evitar, como ha demostrado en otras creaciones como Envidia Cochina y, el homónimo, Frore do Carme.

265. El conjunto de elementos diferenciadores no es suficiente para evitar el riesgo de confusión.

266. Cada parte ha extremado sus posiciones. Si la parte actora, al tiempo de establecer el ilícito marcario, parece que pretendía obtener un derecho sobre la botella, extendiendo con ello la protección conferida por el signo registrado, en el caso de la parte demandada, al tiempo de establecer la deslealtad por confusión prescinde de la botella y de un análisis sintético para, esmerándose en un minucioso estudio analítico que descompone todos los elementos, establecer una comparación sobre la base de datos que aparecen en la contraetiqueta, perceptible para el consumidor solo de forma muy indirecta. El juicio de confusión requiere de una valoración sintética, no analítica, de los diferentes elementos, sin que podamos convertir la comparación de presentaciones en el juego de las siete diferencias. Las decisiones de consumo se adoptan en tiempos relativamente breves, muchas veces sin tener los diferentes productos al mismo tiempo a la vista. E, incluso, con ambos productos en comparación directa, la asociación buscada por FRORE DO CARME es más que evidente.

267. En este sentido, el consumidor no se parará a levantar ni siquiera el desplegable. La percepción de los productos debe considerarse que será habitualmente pasiva sin que pueda pretenderse que el riesgo de asociación se conjugar al exigir una conducta activa al propio consumidor.

268. Por todo ello, riesgo de asociación existe desde el momento en que la parte demandada ha decidido comercializar un vino en una botella azul pero orientando los elementos distintivos hacia los signos empleados por MAR de FRADES al tiempo de la comercialización. En especial, el elemento denominativo La Ola, que resalta por su posición de dominio en la visión de conjunto y que evoca directamente a la ola de MAR de FRADES, ola que se ha pretendido convertir en icono desde el año 2017.

269. Para terminar, es necesario analizar varios argumentos esgrimidos por la parte demandada.

270. En primer lugar, es cierto que existen otras botellas azules en el mercado que presentan vinos blancos. Sin embargo, del estudio detenido del documento 31 presentado por la demandada se advierte lo que aquellas presentaciones no contienen. En ninguna se introduce una ola en el etiquetado. La máxima concesión al mar se encuentra en el vino Marina Alta, que contiene una imagen de un mar, este en calma, sin encrespamientos. No es además un vino Albariño y no pertenece a la D.O. Rías Baixas. El resto presentan un etiquetado claramente diferenciador que ni siquiera emplea las tonalidades azules para no confundir etiqueta con botella. Como decíamos antes, es importante enjuiciar no solo lo que se contiene en la forma de presentación de un producto, sino lo que no se contiene.

271. La segunda cuestión es que la parte demandada ha registrado toda una serie de marcas de cobertura que no amparan su actuación desleal. El juicio de deslealtad no reprocha el mero uso de una marca registrada sino el uso tal y como se realiza en el mercado, mediante una conjunción de signos que son dispuestos convenientemente para generar un riesgo de confusión o de asociación. Más aún, la propia solicitud de registro de la marca MUE 017253188 "ELADIO PIÑEIRO LA OLA ORIGEN AZUL" (solicitada el 27.09.2017) revela un signo muy diferente del finalmente adoptado. Nuevamente, el nombre comercial "ELADIO PIÑEIRO- LA OLA" simplemente pretende obtener cierto derecho de exclusiva sobre un elemento denominativo "LA OLA". Es la disposición del conjunto de elementos lo que deviene desleal la conducta y, en especial, de esa igualación OLA+BOTELLA AZUL COBALTO.

272. La tercera cuestión es la referida al nuevo diseño de los signos que se ofrecen en la botella. Como hemos señalado, eludir la censura de parasitismo exige esforzarse por diferenciarse, no por asemejarse. El elemento icónico representado por la botella de MAR de FRADES exige que los competidores realicen un esfuerzo importante por alejarse para identificar claramente el distinto origen empresarial sin que se pueda establecer vinculación. Es difícil no establecer la asociación cuando la demandada reconoce que se trata de un homenaje a los orígenes y el elemento denominativo que se emplea es "LA OLA" que supone una evocación directa y nada disimulada de la botella actual de MAR de FRADES. En tales lides, el hecho de rebajar el elemento figurativo no elude el riesgo de asociación. Ni siquiera el hecho de suprimir la referencia directa al homenaje. Aquellos elementos intensificaban la infracción cualificándola pero no determinan la calificación de desleal. La calificación de la conducta se realiza de manera automática por la denominación LA OLA en una botella azul cobalto. Por todo ello, los cambios realizados no son suficientes.

273. Tampoco la referencia "de Raimundo" puesto que, fuera del mundo vitivinícola, no se trata de una marca renombrada. Para el consumidor medio, una referencia de este tipo podría significar que se trata de una edición especial de MAR de FRADES, especialmente dado que se realiza por su fundador. Con todo, puede que un cambio de etiqueta, con la supresión de cualquier elemento de la OLA, y la referencia al autor del vino pudiera excluir el juicio de deslealtad por vía del artículo 6 LCD pero no eludiría el enjuiciamiento por el resto de tipos y, en particular, por el ilícito del 12 LCD. Pues, si bien el Sr. Raimundo podría reclamar algún tipo de ascendencia sobre la botella, no puede exigirlo sobre el resto de signos, de forma que su conducta puede constituir una explotación de la reputación ajena.

SEXTO.- infracción del artículo 12 LCD

I. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelos", "sistema", "tipo", "clase" y similares.

A. Posición de la actora

274. Señala la actora que es más que evidente la reputación alcanzada por la actora en el mercado. Asimismo, se ha demostrado que dicha reputación no es fruto de la casualidad, sino, muy al contrario, del esfuerzo e inversión realizada por MAR DE FRADES en alcanzar dicho objetivo. Todo este esfuerzo, constante a lo largo de los años, es el que

275. se obtiene de contrario mediante sus actos en el mercado, a través de la transferencia de imagen que consigue con el uso ilegítimo de las marcas de la actora y el resto de elementos característicos de la presentación de su productos, significativamente la botella azul, todo ello de forma gratuita y sin necesidad de invertir los cuantiosos esfuerzos y recursos que esta parte destina para asegurar la reputación que atesora.

276. Estos actos no pueden encontrar justificación alguna conforme a las normas de competencia, y mucho menos, contractuales, cuando fueran los mismos codemandados quienes transmitieron sus intangibles y recibieron un precio a cambio.

277. 221. Este doble beneficio -el obtenido por la compraventa de 2003 y el ahorro obtenido por la promoción de los signos sin necesidad de pagar por ello- es lo que convierte la conducta en parasitaria y la hace contraria a mercado..

F. Posición de la demandada.

278. La parte demandada considera que la propia actora ha fijado un doble requisito para establecer la deslealtad, a saber, la transferencia de los derechos sobre diferentes elementos y el empelo de la botella azul en la forma concreta de presentación del producto en el mercado.

279. Por ello señala que es importantísimo señalar que es la propia actora la que especifica y considera que la conducta parasitaria ex art. 12 LCD derivar de la conjunción de ambos factores (esto es, deben concurrir ambos acumuladamente), por lo que si sólo faltara uno de ellos ya no se produciría la conducta desleal ex art. 12 LCD por la que se ejercitan acciones contra mis dos mandantes.

280. A continuación establece un largo desarrollo argumental, apartados 261 y siguiente negando que ello suceda si bien se entremezcla la defensa del ilícito del artículo 6 del ilícito del artículo 12 LCD.

II. Delimitación del ámbito de aplicación del artículo 12 LCD.

Como recordaba la SAP Alicante, Civil, sección 8 del 11 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 417/2019 - ECLI:ES:APA:2019:417 ) la STS de 11 de marzo de 2014Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 11/03/2014 (rec. 607/2012)Marca notoria no registrada. Riesgo de confusión. Especial protección de la marca notoria. Compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal. Actos de confusión, de imitación, de explotación de la reputación ajena y de obstaculización. expone cuáles son los requisitos que han de concurrir en el tipo anticoncurrencial previsto en el artículo 12 LCD :

" Explotación de la reputación ajena. En la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 01-12-2010 (rec. 1129/2007) , expusimos cuál es el ámbito de aplicación del art. 12 LCD , lo que resulta esencial para constatar si, a la vista de lo alegado en la demanda y de lo declarado probado, la demandada incurrió en un comportamiento de explotación de la reputación ajena.

i) El art. 12 LCD , que se rubrica "(e)xplotación de la reputación ajena", se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado "; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que "(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares ".

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-07-2010 (rec. 2035/2006) ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 19-05-2008 (rec. 796/2001) ).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-07-2010 (rec. 2035/2006) ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación. "

281. Como señala la mejor doctrina, no solo es frecuente que concurran el ilícito de aprovechamiento de la reputación con los de imitación y confusión/asociación sino que el deslinde claro entre los diferentes ilícitos tipificados en los artículos 6, 12 y 11.2 LCD resulta en ocasiones una operación dificultosa. No obstante lo anterior, conviene señalar en primer lugar que mientras que los artículos 6 y 12 LCD se refieren al modo de presentación de las prestaciones, en el caso del artículo 11.2 LCD se refiere a las prestaciones en sí mismas. Por otra parte, el ilícito del artículo 12 LCD tiene unos contornos propios u diferenciados, de forma a priori el aprovechamiento de la reputación ajena puede darse al margen de los otros dos. Como señala la doctrina, es importante señalar que el ilícito del artículo 12 LCD no se aplica al aprovechamiento de la reputación o notoriedad de las marcas o nombres comerciales protegidos, pues tales casos se resuelven por la propia legislación marcaria quedando excluido aquí la aplicación complementaria de la Ley de Competencia Desleal. Y ello, por cuanto la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca es requisito para la determinación de la infracción marcaria constatada la evocación de la marca renombrado por el signo infractor (artículo 34.2.c).

282. Desde el punto de vista marcario, el artículo 12 LCD será relevante en aquellos casos en los que no pueda aplicarse la legislación marcaria por realizarse un uso no distintivo de signos protegidos (como puede ser un uso descriptivo u ornamental), ajeno al alcance del derecho exclusivo como es el caso de cybersquatting de nombres de dominio en internet, buscando únicamente la cesión del dominio al titular de la marca o a un tercero competidor.

283. Queda excluido en todo caso, del artículo 12 LCD, los casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno así como los casos de perjuicio de la reputación ajena al no ser supuestos especialmente tipificados en la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero. En estos casos, el análisis deberá realizarse desde la cláusula general de deslealtad contenida en el artículo 4 LCD.

284. En el caso Oreo, STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015 ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), el Tribunal Supremo señalaba , recordando la jurisprudencia anterior que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

285. Y, en este sentido, para que el acto de competencia desleal se lleve a cabo mediante una forma de presentación del producto, el envase, siendo semejante al que emplea el competidor, debe condensar la reputación o prestigio empresarial. Esto es, debe ser el envase y no el signo el que condense tal reputación.

III. Decisión

286. En el presente caso, la parte actora ha demostrado que el envase, esto es, la botella azul cobalto, condensa la reputación empresarial de la parte actora. Es el icono de MAR de FRADES. La gran originalidad del propio Raimundo al tiempo de decidir la comercialización del vino. Como decíamos antes, todo comenzó con una botella azul.

287. Las importantes inversiones realizadas por MAR de FRADES en publicidad y campañas de comunicación ponen de relieve la imagen de la botella y su carácter icónico. Es el elemento central del código publicitario de MAR de FRADES. Y ello, no solo desde el año 2017 sino desde su misma creación. Esto es, tanto durante la etapa de control del Sr. Raimundo, como durante la etapa posterior, tras la vena en 2003.

288. MAR de FRADES ha obtenido diversos premios: medalla de bronce en "Somelier Wine Awards 2020", su elección como mejor vino blanco del año; 2019 en los "Premios Verema 2019", medalla de bronce en "XXIX Cata Concurso Rías Baixas de la LXV Festa do Albariño 2017" y medalla de oro en el "Concurso Internacional Albariños al Mundo 2016", entre otros, además en el año 2016, la citada marca fue considerada dentro de los Top 20 de vinos en el "Decanter Panel Tastings." A pesar del cambio de etqiueta en todos ellos se sigue premiando un vino embotellado en una botella azul cobalto claramente distintiva.

289. Por todo ello, la botella icónica es depositaria del goodwill empresarial de la actora.

290. En definitiva, si bien para que concurra el acto de aprovechamiento de la reputación empresarial no es necesario que se produzca confusión, sí que sucede en este caso en el que la colocación de un determinado producto en el mercado se realiza a costa de la reputación empresarial de un competidor.

291. Como decíamos anteriormente, ello no se ve excluido por el nuevo diseño de FRORE DO CARME. La simple disminución de la ola no implica la desaparición de la deslealtad ni que el elemento denominativo, percibido en primer lugar y de forma directa por el consumidor medio sea "LA OLA", lo que constituye ya en sí mismo una clara evocación de la MUE núm. 017694472 (figurativa) MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO.

292. Por todo ello, hemos de declarar la deslealtad también por este segundo ilícito.

SEPTIMO.- Infracción del artículo 4 LCD .

I. Tipo: cláusula general

293. Establece el artículo 4 LCD en su apartado 1 que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

294. La cláusula general del art. 4 LCD se aplicará con independencia de los ilícitos específicos que la siguen en la sistemática legal, y siempre a actos que no sean los contemplados en dichos ilícitos y no puedan subsumirse en los mismos (STS, Civil sección 1 del 02 de febrero de 2017 ( ROJ: STS 357/2017 - ECLI:ES:TS:2017:357 ):

" (...) no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley (...), sino que tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto (...) Esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" .

Al mismo tiempo, tenemos que recordar que la deslealtad tipificada en el artículo 4 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable.

El límite se encuentra la propia dinámica de la competencia desleal, de forma que esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el "mérito" o "bondad" (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta.

"Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado".

295. La parte actora entiende que la infracción se habría producido por lo siguiente:

a) Aplicabilidad de la cláusula general del artículo 4 LCD en relación con la vulneración del objeto de la compraventa de los intangibles "MAR DE FRADES" realizada en el año 2003.

b) Aplicabilidad de la cláusula general del artículo 4 LCD en relación con la divulgación de comentarios vejatorios sobre MAR DE FRADES

296. Los analizaremos a continuación por separado.

I. Decisión.

A. vulneración del objeto de la compraventa de los intangibles "MAR DE FRADES" realizada en el año 2003

297. En cuanto al ilícito del artículo 4 LCD, los acuerdos de 2003 eran claros en cuanto a los posibles pactos de no competencia. Por otra parte, eran claros igualmente en cuanto al número y clase de derechos que fueron objeto de transferencia.

298. La parte actora vendría a considerar desleal que el Sr. Raimundo haya decidido emplear una botella azul para embotellar uno de sus nuevos productos sobre la base de los pactos de 2003. La parte considera que al tiempo de formalizar las negociaciones, la compraventa de activos tangibles e intangibles incluía todos los signos y forma de presentarse en el mercado con una icónica botella de vidrio.

299. A diferencia de lo sucedido en el caso "Jacadi" (STS, Civil sección 1 del 21 de octubre de 2005 ( ROJ: STS 6410/2005 - ECLI:ES:TS:2005:6410 ) no nos encontramos ante la transferencia de secretos empresariales. La documentación presentada, incluida la presentada por la propia parte demandada, llevan a pensar que sí hubo una transmisión de derechos sobre la botella. En este sentido, en la información de Wikipedia, información que se ha difundido con el conocimiento y consentimiento del Sr. Raimundo, se dice que en el año 2003, una grave dolencia de su pareja provocó que Raimundo decidiera vender su marca "MAR de FRADES", la patente de la botella azul y la del alambique. Sin embargo, si así hubiera sido, la transferencia de un derecho esta sometido a limitaciones. De hecho, sería incorrecto calificar el derecho transmitido de "patente" puesto que no había invención como tal que se sepa.

300. De hecho, la parte demandada ha acreditado que en el mercado existen otras botellas azules por lo que MAR de FRADES conoce que no tiene derecho alguno sobre la botella azul. No ha pretendido ejercitarlo. Esto es, de la misma manera que MAR de FRADES no puede impedir a otros operadores del mercado utilizar una botella azul, parece difícil argumentar que pueda prohibírsele a Raimundo. Si la razón de la prohibición radica en la posible confusión o asociación, entonces el ilícito es del artículo 6 LCD y no del 4 LCD. Si radica en el aprovechamiento de la reputación, entonces nos encontramos en sede del 12 LCD.

301. El problema radica, en efecto, en que sea Raimundo quien comercialice vinos en una botella azul, dado que fue el creador de MAR de FRADES, el ideólogo de aquella primera comercialización, y persona, por todo ello, icónica del Valle del Salnés. Sin embargo, la faceta anticoncurrencial de su conducta, el desvalor del injusto, no radica en la mera utilización de una botella azul para poder identificar sus vinos sino en las condiciones en las que dicha botella se emplea. No obstante, como decimos ello se consigue a través de otros tipos, que son los aquí aplicados. Y en la medida en que se sugiera o se evoque la relación con MAR de FRADES, la comercialización devendrá desleal.

302. Nótese que nada tiene que ver con el hecho de que el Sr. Raimundo pueda hacer constar su condición de fundador de MAR de FRADES o la creación de la icónica botella azul pero no puede hacerlo en la botella.

303. Queda por enjuiciar la segunda de las conductas, la relativa a los comentarios realizados por Raimundo

G. Manifestaciones llevadas a cabo por Raimundo.

304. Se refiere la actora a los comentarios realizados en un eextracto de la página web https://www.vinistas.com/comprar-vino/876-la-ola.html:

305.

306. Se señala que el citado extracto contiene información imprecisa dado que la venta de su negocio traía causa de un episodio relacionado con la salud de su mujer y se señala que las alusiones realizadas suponen un acto de competencia desleal en la mediad en que el Sr. Raimundo no puede desmerecer los méritos ajenos con la única finalidad de ensalzar los propios. No es una práctica aceptable y leal pretender "recuperar" el goodwill o fondo de comercio que transmitiera con la venta a mi mandante, con técnicas poco éticas y contrarias a Derecho, y de conforma palmariamente contraria a la buena fe exigida por el artículo 4 LCD.

307. Como señala la doctrina el art. 12 LCD no se aplica a los casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno ni a los casos de perjuicio de la reputación ajena, los cuales, al carecer de expresa tipificación en la LCD, se reconducen y combaten a través del "tipo autónomo" de la cláusula general de deslealtad ( art. 4.1 LCD ) (CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. Manual práctico de Derecho de la competencia. Tirant Lo Blanc. 2017. Valencia).

308. Las manifestaciones anteriormente transcritas son manifestaciones con una evidente dimensión competitiva que se realizan en el marco de la presentación de la nueva filosofía de los productos realizados por Don Raimundo frente a la antigua filosofía.

309. En primer lugar, de la prueba practicada ha quedado acreditados que la grave enfermedad que sufrió su mujer fue lo que motivó la venta de MAR de FRADES. Puede que el Sr. Raimundo tuviera, por entonces, la idea de realizar otro tipo de vino, pero no lo cierto es que, en pleno auge de MAR de FRADES, no lo hizo. Fue tras la recuperación de su mujer cuando decidió emprender de nuevo, con una nueva filosofía.

310. Don Raimundo explicó en el acto de juicio sus dilemas con el tipo de vino albariño que ale al mercado. Muchas fueron sus críticas, desde la vendimia a la crianza. De hecho, llegó a manifestar que su postura crítica se refiere a todos los albariños jóvenes que van al mercado, que no tenía nada que ver con MAR de FRADES.

311. En este sentido, hemos revisado minuciosamente la prolija documental aportada por las partes. En la información que sobre el demandado se puede encontrar en la Wikipedia se advierte cuáles son las características de esa nueva filosofía que traslada al vino. Se trata de manifestaciones realizadas bajo el control del Sr. Raimundo de ahí que le demos relevancia dado que son actos propios del demandado. En este sentido, se señala que en 2005 Raimundo empezó la elaboración de Frore de Carme, un albariño rural de fermentación espontánea sin levaduras industriales, buscando la autenticidad y características propias de esta variedad, en complicidad con el carácter que le imprime el microclima del Valle del Salnés y sus suelos de granito destructurado. A nivel de mercado, Frore de Carme fue el primer albariño en comercializarse con 4 años de crianza, cuando lo habitual hasta entonces era hacerlo a los 5 meses de la vendimia.

312. Se dice igualmente que puso en marcha la transición a la agricultura biodinámica, dejando durante años que las viñas se liberasen de pesticidas, y practicando una viticultura acorde. Por los conocimientos adquiridos en Alsacia y en Burgenland, sus elaboraciones conllevan una muy lenta fermentación y larguísimas crianzas con lías finas, que potencian las características de la variedad y aportan estructura y longevidad.

313. De las misma manera en el artículo "Eladio Piñeiro: "El éxito de un gran vino es su capacidad de emocionar" - D.O. Rías Baixas" publicado en beberiasbaixas.com se realizan manifestaciones que tienen que ver con el comienzo de un nuevo proyecto, de bodega familiar para elaborar vinos "vinos singulares apartándose de los dictados del mercado". Y, en efecto, se establece una comparación respecto del resto de vinos albariño del mercado. Se dice así que sus Rías Baixas, tal y como indica Raimundo, "salen al mercado más tarde que los Albariños Rías Baixas de año. La longevidad de nuestros vinos está motivada por la larga crianza con lías de diferentes añadas, partiendo de una fermentación con pie de cuba propio para que tengan un carácter muy marcado de la variedad y del terruño".

314. Como podemos ver, en línea con lo señalado por el Sr. Raimundo en el acto de juicio, la crítica se refiere a las tendencias de la moda que se han instalado a su juicio en la D.O. Rías Baixas y al carácter diferencial de sus vinos, lo que se realiza desde una filosofía radicalmente diferente y focalizada en el terroir.

315. Sin embargo, en el artículo publicado en "vinistas", la línea argumentativa cambia. La crítica no parece focalizarse en todos los vinos albariños sino específicamente en MAR de FRADES, de ahí que tras hablar de que MAR de FRADES era "demasiado grande y demasiado industrial", se diga que venderla fue una decisión liberadora puesto que el futuro era de desasosiego. Y, entonces se señala que su filosofía "no era ese (mal) trato a la tierra". Se imputa a esa realidad la decisión de vender la bodega y de crear vinos "originalísimos que reflejan su enrome personalidad y su enorme sabiduría".

316. Sin duda, el hecho de que se ensalce el carácter "demasiado grande" y "demasiado industrial", tiene connotaciones considerables en el mundo del vino (tales manifestaciones podrían incurrir en un supuesto de publicidad comparativa). A mayor producción de uva parece sugerirse que existe un menor control sobre el producto final lo que afectaría a la calidad del vino. De ahí que se pierda singularidad. El proceso, por otra parte, se "industrializa" lo que sugiere nuevamente la pérdida de control de la calidad del vino que deja de expresar todo lo que podría en el marco de una agricultura y procesos de vinificación más controlados.

317. No obstante ello, MAR de FRADES ha seguido obteniendo reconocimientos en el mercado y la propia parte actora ha acreditado los diferentes premios obtenidos en fechas recientes. El hecho de que una bodega decida hace vinos conforme a las tendencias del mercado no parece que merezca mayor crítica y deja de hecho espacio a otros bodegueros que, apostando por la originalidad, ofrezcan caldos singulares y cambien de esta forma las propias tendencias de la moda. A fin de cuentas, lo que propone Don Raimundo, es un cambio radical en la filosofía de elaboración del vino.

318. Las imputaciones sobre la calidad de los vinos o el (mal)trato a la tierra se realizan de forma directa a MAR de FRADES, al proyecto que él mismo inició. Y en este sentido, también participó. Porque, sin perjuicio de que la filosofía de MAR de FRADES no fuera su filosofía, lo cierto es que lo fue durante un cierto tiempo, suficiente como para permitirle obtener importantes rendimientos con la venta de la bodega.

319. Por todo ello, mientras que Don Raimundo es libre de expresar sus criticas a la moda actual y sin perjuicio de que su filosofía, ahora ya si cohonestada con su propia actividad, sea la de apostar por vinos originales que reflejen su personalidad y supongan, a su juicio, un mayor respeto para la tierra, lo cierto es que al focalizar aquella critica en MAR de FRADES incurre en un acto claro de perjuicio a la reputación ajena, reputación que sin duda alguna posee la bodega que el mismo fundó.

320. Precisamente por ello las manifestaciones realizadas por Don Raimundo tienen no solo una finalidad concurrencial sino también una faceta de deslealtad, porque Don Raimundo realiza aquellas manifestaciones en el marco de una campaña para vender sus propios vinos. Como señala la parte actora con acierto, no puede la parte demandada pretender recuperar "el goodwill" o fondo de comercio transmitido en su día, sobre la base de desprestigiar el trabajo de un competidor cuya filosofía fundó y defendió.

321. Por todo ello, se declara la deslealtad de las manifestaciones llevadas a cabo en la web Vinistas

OCTAVO. - legitimación pasiva.

Establece el art., 34 LCD que "1. Las acciones previstas en el artículo 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento.

2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 32.1, 1 a 4, deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil".

La parte actora no ha delimitado excesivamente la responsabilidad de los ilícitos del artículo 6 y 12 LCD. No obstante lo anterior, parece que lo procedente es entender que la responsabilidad ha de imputarse únicamente a la entidad FRORE DO CARME. Más allá de que el Sr. Raimundo es el que se encuentra detrás del negocio (es el dominus negotii en todos los sentidos), una extensión indebida de la responsabilidad llevaría a condenar por deslealtad a todos los administradores de hecho o de derecho por la mera razón de serlos. Los actos 6 y 12 LCD se refieren a actos relativos a la comercialización de un producto, por lo que tal comercialización ha de imputarse a la empresa comercializadora y solo en circunstancias extraordinarias a terceros. Pero para ello, para entender que cabe una responsabilidad más allá, es necesario que se realice un mayor esfuerzo argumentativo que permita delimitar las causas de la imputación puesto que solo así puede desplegarse eficazmente una defensa por la parte demandada.

En cuanto al ilícito del artículo 4 LCD es plenamente imputable al Sr. Raimundo en la medida en que se trata de manifestaciones claramente sugeridas por el mismo, independientemente de quien haya realizado la redacción final.

NOVENO.- acción declarativa

322. Por todo ello se declara que la entidad FRORE DO CARME ha infringido los artículos 6 LCD y 12 LCD en la comercialización del vino "LA OLA".

323. Se declara igualmente que Raimundo ha infringido el artículo 4 LCD por las manifestaciones realizadas.

DÉCIMO.- cese de la conducta

324. El presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención así como de la orden de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción, siendo un efecto automático de la estimada aplicación.

325. Por todo ello, es necesario acordar:

a) A cesar en el uso del signo "LA OLA", "LA OLA ORIGEN AZUL" y "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA" con prohibición de su utilización en el futuro.

b) A retirar del mercado, procediendo a su destrucción, de los productos identificado con el signo "LA OLA", "LA OLA ORIGEN AZUL" y "ELADIO PIÑEIRO - LA OLA", y presentados mediante una botella de cristal de color azul.

UNDÉCIMO.- Daños y perjuicios

I. Pretensión ejercitada: ausencia de mención a la Ley de Competencia Desleal.

326. La parte actora solicita que se condene a las demandadas en lo siguientes términos:

d) A indemnizar a la actora los daños y perjuicios sufridos, en la cuantía que se establezca en fase de ejecución, atendiendo a los beneficios que la demandada haya obtenido como consecuencia de la violación de las marcas de la actora.

e) A indemnizar a la actora los daños y perjuicios sufridos, en la cuantía que se establezca en fase de ejecución, atendiendo la cantidad que el demandado hubiera debido pagar a esta parte por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización conforme a derecho de aquellos elementos determinantes de la comisión de actos de competencia desleal tales como un envase de cristal de color azul.

327. Parece que se establece así la indemnización como una de las consecuencias de la estimación de las acciones de competencia desleal ejercitadas. Sin embargo, la sentencia ha de ser en este punto desestimatoria, como igualmente desestimatoria era en el asunto Sticks de Turrón, anteriormente citado, SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 ) e igualmente en el asunto Galleta rellena de cereales [2023] (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 )

328. El artículo 43 LM es paralelo a los artículos 55 LPJDI y 74 LP. Existe cierta unidad sistemática de régimen jurídico en la protección de la propiedad industrial e intelectual en España. No en vano, los artículos 43 LM, 55 LPJDI, y 72 LP son el equivalente al artículo 140 LPI.

329. En relación con el artículo 43 LM, el Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

VI. Breve diferenciación entre los criterios de cálculo del daño del artículo 55 LPJDI, 43 LM., 72 LP y 140 LPI.

a) la regalía hipotética:

330. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iuris et de iure que se ha celebrado un contrato con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contratado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

331. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

b) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

332. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

c) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

333. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

VII. Resolución de la cuestión en relación con los criterios del cómputo del daño por relación a los beneficios obtenidos por el infractor

334. En su escrito de demanda la parte actora no fija la indemnización conforme a las acciones previstas en la ley de competencia desleal. Realmente, fija la indemnización conforme a los criterios establecidos en la Ley 17/2001, de Marcas. Ello supone un óbice de difícil superación: mientras que la acción de daños en sede de derechos de exclusiva permite vehiculizar tanto la acción de enriquecimiento injusto (privación de beneficios) como la acción de enriquecimiento injustificado (regalía hipotética), en sede de competencia desleal, la acción de daños y la acción de enriquecimiento se encuentran desvinculadas, de forma que cada una tiene naturaleza propia y autónoma.

335. El problema se agrava si atendemos a que generalmente la acción de enriquecimiento en sede de competencia desleal se ha venido entendiendo como una acción de enriquecimiento injustificado ( condictio por intromisión) que se referiría como tal a la regalía hipotética y no como una acción de privación de beneficios, o comiso civil.

336. Con todo, es cierto que podrían generarse ciertas dudas en torno a si existe una verdadera alteración de la causa de pedir. La referencia del artículo 32.1.6ª LCD a los derechos de exclusiva o posición de análogo contenido económico encuentra sentido en la finalidad del legislador de delimitar el ámbito objetivo de la aplicación de la acción de enriquecimiento injusto dentro del concreto ámbito normativo de los derechos de exclusiva. Sin embargo, ello no es necesario en sede de propiedad intelectual e industrial puesto que el presupuesto de la acción de daños es, en esencia, la infracción de un derecho de exclusiva.

337. Sentado lo anterior, entendemos que al no haberse ejercitado la acción de enriquecimiento injusto del artículo 32.1.6ª LCD, no procede la condena a los beneficios obtenidos por el infractor, lo que constituiría una alteración de la causa de pedir y, por tanto, infringiría el principio de congruencia. No se trata de que los criterios establecidos en sede de propiedad industrial o intelectual no puedan ser empleados en sede de competencia desleal puesto que, en definitiva, debe existir unidad del Derecho de Enriquecimiento, se trata de que los mismos no son aplicables si lo que se ejercita es la acción de daños y no la acción de enriquecimiento.

338. Ello será especialmente relevante en el caso de los beneficios obtenidos por el infractor, o comiso civil. Parece que tal penalidad debe reservarse para supuesto concretos y que, tales supuestos exigen aplicar estrictamente el 32.1.6º LCD. Es necesario que lo infringido sea un derecho de exclusiva o una posición de análogo contenido económico pues solo en este caso esta justificado activar una media tan drástica como es la privación de cualquier beneficio obtenido con la infracción.

339. Cuestión distinta, parece, sería la inversa: que ejercitada la acción de enriquecimiento injusto ex 32.1.6ª LCD se hubiera pretendido la compensación conforme a los criterios marcarios de indemnización del daño lo que, consecuentemente a la unidad del Derecho de Enriquecimiento, debería ser admitido. Y debería ser admitido en plenitud, esto es, tanto en relación con una acción de enriquecimiento injustificado como en relación con una acción más amplia, relativa a la privación del beneficio obtenido por el infractor.

340. No obstante lo anterior, la dinámica del enriquecimiento permite tanto una acción de enriquecimiento injusto como una de enriquecimiento injustificado

341. A diferencia de lo ocurrido en los casos Sticks de Turrón (SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 ) y en Galleta rellena de cereales [2023] (SJM, Alicante sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 ) en el presente caso se solicita la indemnización conforme al sistema de regalía hipotética alternativamente a la privación de beneficios. Ya hemos explicado las razones por las que esta segunda no puede formar parte de la condena. No obstante, las mismas no son aplicables a la regalía hipotética.

342. Debemos reconocer que no faltan supuestos en los que en sede de competencia desleal se ha considerado indemnizable el daño causado por vía de la licencia hipotética, expediente particularmente útil dadas las dificultades de calibrar el daño emergente y lucro cesante en estos supuestos, más allá del posible daño moral, que en todo caso, no se ha reclamado.

343. De la misma manera, la conceptualización de la infracción como un acto global en el que el demandante ha empleado tanto signos registrados como signos no registrados, cuya disposición orgánica es lo que constituye la infracción, podría entenderse como generadora de una posición de "análogo contenido económico", lo que habilitaría la acción de enriquecimiento.

344. Finalmente, cabe señalar que una interpretación literal del artículo 32.1.6ª LC conlleva que la acción de enriquecimiento es propiamente de enriquecimiento injusto y no de enriquecimiento injustificado. Esto es, serviría realmente para vehiculizar el comiso civil, esto es, la privación de beneficios obtenidos por el infractor, lo que supone un salto cualitativo respecto de la indemnización mínima. En este caso, podría entenderse que el daño puede ser objeto de cálculo conforme a expedientes diferentes y, por tanto, habilitaría a una acción de enriquecimiento injustificado, nuevamente larvada como acción de daños, en el sentido de lo solicitado por la parte demandada.

345. Dicho lo anterior, es necesario que exista un nexo lógico entre el ámbito de protección de la norma y la concesión de este sistema de compensación por vía de indemnización. Por ejemplo, no cabría, parece, para el ilícito del artículo 4 LCD, en la medida en que nadie puede ser licenciado para perjudicar la reputación ajena, incluso la propia. No sucede lo mismo en los supuestos del artículo 6 y 12 LCD. Pensemos en un caso de dress trade en el que la configuración de la decoración de la tienda pueda suponer un acto de aprovechamiento de la reputación de un competidor así como un acto de confusión en la medida en que se pueda pensar que el infractor es un franquiciado (caso Verino, STS, Sala Primera, de 2 de junio de 2005). Si el acto infractor supone que al infractor se le considere como "franquiciado", parecería lógico permitir que se le exigiera el precio de la franquicia, pues no puede encontrarse en mejor posición el infractor que cualquier otro franquiciado. No puede encontrarse en peor posición aquel que se asocia lealmente con una determinada empresa que quien lo hace por medios desleales con finalidad concurrencial para colocar sus productos en el mercado.

346. La asunción de la regalía hipotética como criterio indemnizatorio se realiza por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual por cuestiones pragmáticas "cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate.

347. Y precisamente por ello, en el presente supuesto, entendemos que debemos admitir que la regalía hipotética funcione como criterio indemnizatorio, aun a sabiendas de su naturaleza compensatoria, en el marco de aquellas situaciones en las que el infractor ha penetrado en la esfera jurídica de la parte demandante, mediante actos que suponen el aprovechamiento del esfuerzo de otros operadores económicos en el mercado como pueden ser los ilícitos de los artículos 6 LCD, 11 LCD, 12 LCD y 13 LCD.

348. No resulta baladí el hecho de que el legislador haya previsto expresamente la regalía hipotética como mecanismo indemnizatorio en el art. 10.2 II Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Y al igual que en los casos de la Directiva 2004/48/CE se atiende a razones pragmáticas, atendiendo a las dificultades en la fijación de la indemnización "habida cuenta de la naturaleza inmaterial de los secretos comerciales".

349. De la misma forma, la naturaleza inmaterial de los signos, registrados y no registrados que se ordenan por el empresario para la presentación de sus productos (y respecto de los que se busca asociación o confusión por parte del competidor) o la naturaleza igualmente inmaterial de goodwill o reputación empresarial (que es objeto de parasitación o de desprestigio) unido al carácter retributivo de la infracción (pues la misma se realiza con la finalidad de obtener un beneficio directo de la parasitación), aconsejan bien apreciar una eadem ratio, bien realizar una interpretación extensiva de la norma, y sin necesidad de ejercitar la acción de enriquecimiento injusto, permitir a la víctima obtener una reparación justa de su posición concurrencial violentada.

350. En definitiva, calcular el daño causado mediante una conducta parasitaria del esfuerzo ajeno resulta altamente complejo. Y una respuesta excesivamente ortodoxa supondría hacer de peor condición a aquel que actúa en el mercado por medios leales que aquel que lo hace por medios desleales pues, en todos estos casos, nos encontramos con infracciones retributivas, esto es, infracciones que tienen por finalidad obtener un beneficio por parte del infractor mediante el aprovechamiento del citado esfuerzo ajeno.

VIII. Aplicación del artículo 74.5 LP

351. Se ha limitado la parte actora a fijar el criterio (regalía hipotética) sin establecer las bases para la cuantificación. Debemos resolver si tal proceder es admisible.

352. Establece el artículo 74.5 LP que las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

353. Como explica la propia Exposición de Motivos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción, dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria. El Legislador recogía de esta forma un criterio judicial previo por dos motivos: a) por el considerable esfuerzo que cuantificar suponía; b) por la imposibilidad de concretar la pretensión indemnizatoria al principio de la demanda. A los motivos anteriores hemos de añadir la necesaria protección de los secretos empresariales, muy difícil de proteger en la práctica, y que exigen un exceso de celo por parte de los tribunales, muchas veces imposibilitados por la falta de medios existentes.

354. No obstante lo anterior, muchas han sido las prácticas observadas por parte de estos juzgados, así como del resto de juzgados de lo mercantil que conocen de materias relacionadas con la propiedad industrial y la competencia desleal. Por ello, no podemos perjudicar, entendemos, al demandante, que habiendo fijado únicamente el criterio indemnizatorio, no ha desarrollado las bases para su cálculo. Por ejemplo, en el caso de la licencia, se trataría de los elementos concretos a tener en cuenta para la liquidación de la licencia, tales como el porcentaje de royalty. En definitiva, la seguridad jurídica nos obliga a, ante líneas judiciales no homogéneas, interpretar las normas garantizando la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica ( art. 24 CE y 9.3 CE).

355. Por ello, y en la medida en que dicha cuestión tampoco ha sido alegada por la parte demandada en su escrito de contestación, hemos de entender que basta la condena en los términos instados en el suplico de la demanda. En efecto, en la contestación no se alega vulneración alguna del artículo 74.5 LP en relación con el artículo 219 LEC como cuestión procesal en relación con la falta de determinación de las bases.

356. No se trata, por tanto, que desconozcamos que el Tribunal de Apelación de Marca de la Unión se ha pronunciado en ocasiones sobre la cuestión. En este sentido, parece inferirse de las resoluciones del Tribunal de Marca de la Unión (véanse las SAP, Civil sección 8 del 15 de julio de 2016 ( ROJ: SAP A 1969/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1969 ); SAP, Civil sección 8 del 23 de noviembre de 2020 ( ROJ: SAP A 4372/2020 - ECLI:ES:APA:2020:4372 ); y SAP, Civil sección 8 del 09 de febrero de 2021 ( ROJ: SAP A 307/2021 - ECLI:ES:APA:2021:307 ) que, al menos, las bases han de quedar fijadas en la sentencia.

357. Y ello por cuanto debemos diferenciar entre el criterio indemnizatorio, bases de cuantificación (nos referimos a elementos tales como royalty a aplicar, canon anual, canon variable, etc.) y operación de cuantificación. Se trata de que debemos tener en cuenta la existencia de prácticas judiciales no siempre homogéneas en las que se ha dado a entender a los titulares marcarios que todo lo relacionado con la fijación de la indemnización más allá de la identificación del concreto criterio indemnizatorio puede ser relegado a fase de ejecución. Y que, atendiendo a tales circunstancias, que son independientes de la voluntad de las partes, atendiendo a los artículos 24 CE y 9.3 CE, es por lo que tenemos que admitir la indemnización en este caso.

358. En cuanto a la liquidación, es necesario advertir, como ya hemos realizado en otras resoluciones, que el problema no viene tanto por el artículo 74.5 LP sino por el vehículo procesal que el legislador ideó para la liquidación. O, mejor dicho, que no ideó, porque se remitió sin más al Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no es un instrumento extraordinariamente eficaz para la liquidación de una indemnización que requiere, entre otras cuestiones, de exhibición documental. Los artículos 712 LEC y siguientes no dan cabida a este supuesto y parten de la hipótesis contraria a la proclamada por la Exposición de Motivos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes como razón habilitante de la derivación de la cuantificación a la fase de ejecución: que el demandante no contaba con toda la documentación necesaria.

359. Por tanto, el expediente de liquidación no es sencillo, y en ocasiones se torna extraordinariamente complejo. Nuestra única posibilidad es ordenar un expediente ciertamente contradictorio que no provoque indefensión a ninguna de las partes, ni actora ni, por supuesto, demandado.

360. Y en tales lides, lo oportuno es entender que la remisión del artículo 715 LEC a los trámites de los juicios verbales, debe extenderse a toda la tramitación del propio procedimiento. Por ello, la parte actora deberá fijar las bases concretas y podrá solicitar la exhibición de documental en los términos que se juzguen necesarias, así como aportar las pruebas que considere necesarias en orden a la fijación de la indemnización, tales como periciales u otras pruebas documentales. El hecho de que no se pueda cuantificar materialmente alguno de los importes concretos por ser necesaria cierta exhibición no impedirá a la parte la aportación inicial del informe sin perjuicio del complemento posterior, en el plazo fijado en el artículo 337 LEC.

361. Cumplido lo anterior, se dará traslado a la parte demandada para que pueda oponerse y, en su caso, aportar su propia pericial. Con todo, lo exiguo del plazo del artículo 715 LEC podrá tomarse en consideración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 337 LEC.

362. Obiter dicta, la STS, Civil sección 1 del 14 de septiembre de 2023 ( ROJ: STS 3606/2023 - ECLI:ES:TS:2023:3606 ), en relación con los artículos 209 y 219 LEC señalaba lo siguiente (las negritas son nuestras):

2.- La exégesis jurisprudencial de estos preceptos ha identificado su ratio y ha subrayado la necesidad de hacer una interpretación flexible, que salvaguarde el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de las partes, superando las imprecisiones de su redacción. En las sentencias 993/2011, de 16 de enero, y 490/2018, de 14 de septiembre, dijimos:

"Es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia LEC señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7, 533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del art. 360 LEC 1881 , precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo "in re ipsa"), las bases y la cuantía debían acreditarse necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto nunca era aplicable a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de prueba acarreaba la desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedía en la práctica que el temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de la "estimación sustancial", y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la cuantificación a ejecución de sentencia".

En las citadas sentencias destacamos los inconvenientes que la aplicación del art. 360 LEC 1881 provocó en la práctica forense, en especial el incremento de litigiosidad que generó "al insertarse en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías sociales". A fin de corregir esta situación se enderezó el art. 209.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , exigiendo, como regla general, la cuantificación dentro del proceso declarativo.

3.- Pero la jurisprudencia de esta sala ha advertido de la necesidad de evitar un excesivo rigor en la interpretación de la nueva regulación que podría afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva. Y aplica un criterio de ponderación de las circunstancias del caso para determinar si, a la vista de la mayor o menor complejidad del asunto, la solución en estos casos debe ser remitir la determinación del quantum de la condena dineraria a un proceso posterior o permitir su concreción en un incidente de ejecución. En las reiteradas sentencias 993/2011, de 16 de enero, y 490/2018, de 14 de septiembre, con invocación de otras anteriores, declaramos:

" La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (S.11 de octubre de 2011) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda, que, dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso anterior (sic) ( SS. 10 de febrero de 2009, 49 ; 2 de marzo de 2009, 95 ; 9 de diciembre de 2010 , 777; 23 de diciembre de 2010, 879 ; 11 de octubre de 2011 , 663); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (SS.15 de julio de 2009; 16 de noviembre de 2009, 752; 17 de junio de 2010, 370; 20 de octubre de 2010, 606; 21 de octubre de 2010, 608; 3 de noviembre de 2010, 661; 26 de noviembre de 2010, 739), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso. El criterio de remitir a otro proceso, cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud para el debate, y el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, posiblemente, un menor coste -economía procesal-. Como criterio orientador para dirimir una u otra remisión parece razonable atender, aparte la imprescindibilidad, a la mayor o menor complejidad, y en este sentido ya se manifestaron las Sentencias de 18 de mayo de 2009 , y 11 de octubre de 2011 ; aludiendo a la facilidad de determinación del importe exacto las Sentencias de 17 de junio de 2010, 370 y 26 de junio de 2010 , 739. En el caso, la sentencia recurrida opta por el segundo criterio, y lo cierto es que su aplicación (y singularmente del art. 715 LEC ) no supone ninguna indefensión".

4.- En consecuencia, concluíamos en las citadas sentencias que "la voluntad del legislador expresada en esta norma - ciertamente confusa en varios aspectos - no puede ser la de privar del derecho por la simple razón de que no se haya logrado llevar a la convicción del tribunal la corrección de la cantidad solicitada en la demanda. Como ya se ha dicho, el artículo 219 LEC se dirige especialmente al modo de formular la pretensión por la parte demandante y, cuando en su apartado 3, se refiere al tribunal lo hace fundamentalmente para advertirle de que no puede acceder a una petición de parte formulada en tal forma. No obstante se permite, tanto a la parte como al tribunal, solicitar o decidir exclusivamente sobre la formulación de la condena y dejar la liquidación para un proceso posterior por requerir de operaciones más complejas, del mismo modo que la ley no ha excluido la posibilidad de que se efectúen liquidaciones en ejecución de sentencia como se pone de manifiesto en los artículos 712 y ss. LEC " , y que "el artículo 715 LEC permite al tribunal - en la fase de ejecución - nombrar un perito, incluso de oficio, para que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero".

En definitiva, de la jurisprudencia reseñada resulta que lo que contiene el art. 219.2 LEC no es una prohibición, sino una limitación , pues, como dijimos en la sentencia 690/2012, de 21 de noviembre, "permite relegar a la fase de ejecución de sentencia la determinación exacta del importe de la condena si se fijan con claridad y precisión las bases para su liquidación", de forma que lo que excluye es que se difiera "sin explicitar algún motivo razonable, a fase de ejecución de sentencia o a un pleito posterior la liquidación de la condena" ( sentencia 541/2012, de 24 de octubre).

363. El citado criterio flexible viene siendo aplicado por los diferentes juzgados y tribunales en las más diversas materias. Por ejemplo, en sede de nulidad contractual por condiciones generales de contratación.

364. Dicha interpretación flexible parece venir igualmente apuntalada por el artículo 74.5 LEC puesto que alguna relevancia ha de tener frente al tenor literal del artículo 219 LEC. Es claro que el criterio de los beneficios obtenidos por el infractor no exige de numerosas bases para su cuantificación. Por otra parte, para fijar la indemnización, cualquiera que sea, el demandante puede tener que contar con datos que solo se acabarán pudiendo inferir de la propia sentencia condenatoria una vez la misma se haya pronunciado sobre todos los aspectos litigiosos. Por ejemplo, sucede en los casos en los que se discuta el alcance de la competencia judicial ex 126 RMUE. Esto es, si el alcance es paneuropeo o exclusivamente nacional ex art. 126.2 RMUE. En muchas ocasiones, la sentencia delimita y acota el ámbito de la indemnización delimitando por tanto el alcance de la exhibición de documentación. Considerando igualmente la complejidad de los pleitos marcarios, puede ser razonable derivar a ejecución posterior la concreta fijación de bases y liquidación.

365. Es claro que no pueden quedar relegadas a fase de ejecución cuestiones tales como la determinación de la existencia de un daño y de la correspondiente indemnización, previa declaración de infracción. De la misma forma, el alcance de la misma también deberá quedar fijado. Dicho lo cual, no obstante se permite, tanto a la parte como al tribunal, solicitar o decidir exclusivamente sobre la formulación de la condena y dejar la liquidación para un proceso posterior por requerir de operaciones más complejas, del mismo modo que la ley no ha excluido la posibilidad de que se efectúen liquidaciones en ejecución de sentencia como se pone de manifiesto en los artículos 712 y ss. LEC " , y que "el artículo 715 LEC permite al tribunal - en la fase de ejecución - nombrar un perito, incluso de oficio, para que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero". En nuestro caso, el artículo 74.5 LP deriva necesariamente al expediente de ejecución.

366. Tal ejercicio podría ser aconsejable en aquellos casos en los que se ejercite acumuladamente acciones de propiedad industrial y acciones de competencia desleal, como es el caso, en el que la indemnización puede depender, directamente, de la causa que el tribunal considere como base de la condena.

DUODÉCIMO.- acción de publicación de sentencia.

367. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

368. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

369. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

370. Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

371. La especial naturaleza del ilícito del artículo 4LCD por ser actos realizados públicamente con transcendencia para el mercado e imputables a uno de los demandados en beneficio del producto comercializado por la otra codemandada, exigen considerar en abstracto apropiada la publicación de la sentencia puesto que responde a la finalidad de remover los efectos que las conductas infractoras hayan podido causar.

372. No obstante lo anterior, la parte actora solicita y justifica dicha petición en que la divulgación se ha hecho "de forma pública y en muy diversos espacios". Ahora bien, lo cierto es que la única manifestación identificada en el cuerpo de la demanda se refiere a las manifestaciones realizadas a la página www.vinistas.com. La citada página web se autodenomina como El club de vinos para descubrir pequeñas bodegas y pequeños productores de vino. Por tanto, el público objetivo de la citada página web no parece ser el público interesado en vinos como MAR de FRADES, independientemente del prestigio y calidad de los vinos. De esta forma, los comentarios realizados por el Sr. Raimundo se habrían realizado precisamente en el marco de un club de vinos online pensado para personas que buscan exclusivamente pequeñas bodegas y pequeños productores. Por tanto, el ámbito de difusión es limitado. De esta forma, la publicación de la presente sentencia en El País, tanto en versión escrita como en versión online, resulta desproporcionada en relación con el alcance de los citados comentarios por lo que excede de su naturaleza anulatoria de los efectos de la infracción.

373. Por todo ello, debemos limitar la publicación al ámbito estricto de la difusión en el que se ha hecho por lo que se acuerda la publicación de la sentencia durante un término de 3 días consecutivos en la web www.vinistas.com a costa del demandado y en los espacios reservados a la publicidad de sus vinos.

DECIMOTERCERO.- Costas.

374. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, al haber estimado la petición subsidiaria, y de acuerdo, entre otras, con la STS, Civil sección 1 del 27 de octubre de 1998 ( ROJ: STS 6250/1998 - ECLI:ES:TS:1998:6250 ), las costas del presente litigio se imponen a la mercantil FRORE DO CARME S.L.

375. En la medida en que la demanda contra D. Raimundo se estima parcialmente, no se imponen costas a ninguna de las partes.