Sentencia Civil 254/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 121/2023 de 13 de mayo del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1. El objeto de la demanda presentada por HOTELES SILKEN SA (en adelante SILKEN) contra GRAN HOTEL DOMINE S.L. y UNION INMOBILIARIA DE LEASING, S.L. (en lo sucesivo GHD y UIL) es la protección de las siguientes marcas de la Unión Europea y nacionales

- Marca de la Unión Europea nº 2760718 "GRAN HOTEL DOMINE GHD", (mixta) solicitada el 28 de junio de 2002 y concedida el 16 de diciembre de 2003, para los servicios de las clases 35 (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina), 39 (Organización de viajes y alquiler de vehículos de transporte) y 43 (Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.)

- Marca de la Unión Europea nº 2760726 "SPLASH & CRASH", (mixta) solicitada el 28 de junio de 2002 y concedida el 12 de noviembre de 2003, para los mismos servicios

- Marca española nº 2.443.583 "SPLASH & CRASH" (mixta), solicitada el día 14 de diciembre de 2001, y concedida el 5 de junio de 2002, para servicios de la clase 42 (Servicios de café, Restaurante, cafeterías, cantinas, servicios de moteles, casas de reposo, reserva de alojamiento temporal, restaurante de servicio rápido, restaurante de hoteles, pensiones y autoservicio, servicios de hospedaje, casa de vacaciones, bar de copas)

- Marca española nº 2305202 "GRAN HOTEL DOMINE D BILBAO", (mixta) solicitada el 31 de marzo de 2000 y concedida el 20 de octubre de 2000, para los servicios de la clase 42 (Servicios hoteleros).

- Marca española nº 2443584 "GRAN HOTEL DOMINE BILBAO GHDB", (mixta) solicitada el 14 de diciembre de 2001 y concedida el 5 de junio de 2002, para los servicios de la clase 42 (Servicios hoteleros).

- Marca española nº 2742068 "METROPOL LE CAFE", (mixta) solicitada el 24 de noviembre de 2006 y concedida el 11 de mayo de 2007, para los servicios de la clase 43 (Servicios de cafés-restaurante).

- Marca española nº 2445161 "BUENAS VISTAS TERRACE", (mixta) solicitada el 21 de diciembre de 2001 y concedida el 21 de octubre de 2002, para los servicios de la clase 42

- Marca española nº 2.443.585 "BELTZ THE BLACK" (mixta) solicitada el día 14 de diciembre de 2001, y concedida el 5 de junio de 2002, para los siguientes servicios de la clase 42 ("Servicios de café, Restaurante, cafeterías, cantinas,

servicios de moteles, casas de reposo, reserva de alojamiento temporal, restaurante de servicio rápido, restaurante de hoteles, pensiones y autoservicio, servicios de hospedaje, casa de vacaciones, bar de copas)"

Se imputa su uso sin autorización por las demandadas en la explotación de un hotel de 5 estrellas de Bilbao y de su restaurante, cafería y terraza, con esas denominaciones.

A las acciones por infracción de las marcas derivadas de ello acumula las acciones por competencia desleal por actos contrarios a la buena fe, actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena ( arts. 4, 6 y 12 Ley de Competencia Desleal) .

2. GRAN HOTEL DOMINE S.L (GHD) y UNION INMOBILIARIA DE LEASING, S.L. (UIL) sostienen la ausencia de título marcario de la actora al ejercitar en vía reconvencional UIL la acción reivindicatoria de las marcas citadas y de forma subsidiaria, ambas mercantiles la acción de nulidad de las marcas por mala fe de SILKEN al solicitar el registro de las mismas a su nombre.

A ello acumulan (a) acciones por actos de competencia desleal de mala fe por obstaculización y de engaño ( art 4 y 5 LCD) y (b) una acción de reclamación por daños y perjuicios por el incumplimiento contractual de SILKEN

Al margen de ello indican (a) la falta de legitimación pasiva de UIL, ya que solo la primera explota el hotel; (b) que GHD no usa las marcas "SPLASH & CRASH", "METROPOL LE CAFÉ", "BUENAS VISTAS TERRACE", "GHDB", invocadas como infringidas, y (c) que GHD siempre ha usado y usa la marca "GRAN HOTEL DOMINE" con el consentimiento y autorización del titular registral inicialmente y después de SILKEN

3. En su oposición a la reconvención SILKEM alega (a) litispendencia/cosa juzgada, y subsidiariamente prejudicialidad civil, dado que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria como la Audiencia Provincial de Álava han desestimado la demanda de dominio de las marcas litigiosas interpuesta por UIL y GHD; (b) prescripción de la acción reivindicatoria y (c) falta de legitimación pasiva

4. Tras la primera audiencia previa celebrada el 28.3.2019 el juzgado dicta auto el 9.4.2019 en el que desestima la litispendencia invocada, con apreciación de la prejudicialidad civil en relación con el incidente concursal dicho; auto que devino firme al no ser recurrido.

Una vez firme el incidente concursal, se alzó la suspensión y reanudado el procedimiento con la continuación de la audiencia previa, por el nuevo titular del Juzgado se dicta auto de 1.3.2022 por el que se desestima la excepción de cosa juzgada; que recurrido en reposición se confirma por auto de 22.4.2022

5. Después del juicio, la sentencia desestima la reconvención y aprecia parcialmente la demanda al acoger la infracción de los derechos de exclusiva derivados de las MUEs y marcas nacionales , con la condena a la cesación, prohibición de los actos infractores, la remoción, con modificación de la denominación social; transferencia/renuncia de nombres de dominio e indemnización en los términos recogidos en los antecedentes de esta resolución, con desestimación de la publicación de sentencia y las acciones de competencia desleal.

Resolución que, a pesar de su extensión, se limita en buena parte a trascribir los escritos de las partes o resoluciones judiciales, siendo sintomático lo relativo a la indemnización, ya que la fundamentación de la sentencia se refiere a un litigio de diseños - posiblemente fruto de un "corta y pega"-, y que tuvo que ser aclarado en auto posterior, de difícil inteligencia por la defectuosa técnica expositiva seguida

4.Disconformes con ella, apelan ambas partes. De una parte, la actora limita su recurso a lo siguiente:

(1º) la desestimación de la excepción de cosa juzgada invocada frente a la acción reivindicatoria

(2º) la desestimación de la condena del 1% de la cifra de facturación de los demandados como indemnización subsidiaria, para el caso de que el beneficio obtenido por los demandados sea menor.

De otra parte, las demandadas piden su revocación y que se estime íntegramente su reconvención y se desestime íntegramente la demanda de HOTELES SILKEN, S.A. por las siguientes extractadas alegaciones:

(1º) error en la aplicación de los arts. 2 LM y 21 RMUE, al no apreciar la reivindicación de las marcas.

(2º) subsidiariamente, error en la aplicación de los artículos 51 LM y 59.1.b) del RMUE por haber sido registradas/adquiridas las marcas de mala fe por SILKEN

(3º) error en la estimación de la infracción marcaria por (a) falta de legitimación pasiva de UIL al no explotar el hotel GRAN HOTEL DOMINE; (b) existencia de consentimiento tácito, en todo caso, de SILKEN, respecto al uso que hace GHD de las marcas litigiosas y (c) no uso por GHD de las marcas "SPLASH & CRASH", "METROPOL LE CAFÉ", "BUENAS VISTAS TERRACE" y "GHDB"

(4º) improcedencia de la indemnización por no haber sufrido ningún daño por el uso de las marcas litigiosas, al no explotado nunca las marcas, con infracción de la jurisprudencia ( STS Núm. 516/2019, de 3 de octubre, asunto Nuba)

Termina su alegato con la solicitud de planteamiento de una cuestión prejudicial sobre el momento relevante para apreciar la reivindicación de marcas y subsidiaria nulidad por mala fe

5. Se viene a reproducirse la controversia marcaria en esta alzada, de modo que procede analizar en primer lugar todo lo relativo a la titularidad de las marcas invocadas por la actora, lo que supone también el estudio de la cosa juzgada aducida por la actora. Solo en caso de afirmarse dicha titularidad, por rechazo de las acciones entabladas por la demandada en reconvención, cobra sentido verificar la procedencia de las pretensiones estimadas por infracción marcaria y de la no apreciada

En cambio, al no recurrirse por la actora, queda firme la desestimación de la pretensión de difusión de la sentencia y las acciones por competencia desleal ejercitadas, que quedan marginadas en esta alzada.

También ello es aplicable en el caso de las actoras reconvencionales en cuanto a las acciones por competencia desleal y acción de reclamación por daños y perjuicios por el incumplimiento contractual .Aunque piden en su recurso la estimación Íntegra de la reconvención, después se limitan a razonar la procedencia de la reivindicación de las marcas y subsidiaria nulidad por mala fe, sin mención alguna a la tutela impetrada por competencia desleal y por incumplimiento contractual, por lo que debemos entender consentida su desestimación, y por ende, no cabe verificar si hubo actos de obstaculización y de engaño ni tampoco la petición de daños y perjuicios por incumplimiento contractual

SEGUNDO. - Marco fáctico relevante

1.La pluralidad y complejidad de las pretensiones planteadas impone que fijemos las líneas básicas del marco litigioso, con distinción, a los solos efectos expositivos, de lo relativo al hotel Domine y las marcas (que trataremos conjuntamente en tanto no haya razón para su diferenciación), ya que están estrechamente entrelazados, al destinarse estas al primero. Lo haremos atendidos las alegaciones conformes de las partes y la prueba practicada, en especial, la documental aportada

2. Los hechos relevantes de la historia del hotel DOMINEson los siguientes:

i) UIL es la propietaria de un inmueble sito en Bilbao situado frente al Museo Guggenheim que fue objeto de remodelación para albergar un hotel 5 estrellas (GRAN HOTEL DOMINE). A tal efecto el 30.07.1999 la propietaria UIL, en calidad de arrendadora, y GRUPO URVASCO, S.A en calidad de arrendataria, suscriben un contrato de arrendamiento , en vigor desde el 1.1.2000 , con una duración de 21 años, pactándose que al término de su duración "la arrendataria podrá retirar los bienes muebles existentes, quedando las obras e instalaciones en beneficio de la propiedad, sin que esta deba abonar cantidad alguna por tal concepto"y que "en relación con el nombre del hotel éste quedará afecto al edificio, salvo la referencia que el mismo pudiera contener a cadena o grupo hotelero"(cláusula séptima).

ii) con arreglo a lo previsto en su cláusula novena, se firma un acuerdo el 24.01.2000 por el que HOTEL MAZARREDO 61, S.A. (en adelante HM61) pasa a ser nueva arrendataria, siendo una sociedad constituida para explotar el Hotel, cuyo socio único era la sociedad Grupo Hotelero Urvasco SA , controlada indirectamente (como Grupo Urvasco) por Fabio, comprometiéndose GRUPO URVASCO al cumplimiento de sus obligaciones

Posteriormente el 1.1.2003 se firma entre HM61 y SILKEN un contrato de adscripción a red de Hoteles Silken y asesoramiento en la gestión hotelera, por el que SILKEN pasa a administrar el GRAN HOTEL DOMINE por un periodo de 18 años, siendo SILKEN en esa época controlada indirectamente por Fabio, que dejó de estarlo por unos cambios en el capital social a finales de diciembre de 2014.

iii) en 2014 se dejaron de pagar las rentas, iniciándose por UIL procedimientos dirigidos a ejecutar el aval que tenía en garantía y a la reclamación de cantidades y desahucio por impago de rentas a los que se pone fin con el acuerdo de liquidación del contrato de arrendamiento de 29.07.2015 que es suscrito por un lado por UIL y GHD y por otro lado HM61, SILKEN y SIC TRANSIT (administradora única de HM61 y también dominada por Fabio), (doc. 30 de la demanda)

En este acuerdo se decide resolver y extinguir a todos los efectos el contrato de arrendamiento con base en una serie de pactos, entre otros, la devolución de la posesión del inmueble con todas sus instalaciones, mobiliario y enseres, la entrega a GHD (arrendataria de UIL) de la explotación del Hotel, continuando SILKEN prestando sus servicios según un contrato que se compromete a firmar con GHD. Además del pago de una determinada cantidad en metálico; retención del importe de fianza; dación en pago de la colección de obras de arte; reconocimiento de la propiedad de instalaciones, muebles y enseres se pacta , en lo aquí relevante "El reconocimiento de que corresponde a UIL la propiedad industrial (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, dominio de internet) de la que sea titular a esa fecha HM61 en relación con la denominación "Hotel Domine" o "Gran Hotel Domine Bilbao"todo ello para saldar y finiquitar los conceptos adeudados por HM61, que ascendían a casi 2 millones de euros.

Como veremos las marcas relacionadas con el GRAN HOTEL DOMINE no estaban registradas a nombre de HM61 sino de GRUPO URVASCO.

iv) desde la firma de ese acuerdo de liquidación de 29.7.2015 el hotel lo explota la demandada y reconviniente GHD , arrendataria de UIL con arreglo a un contrato de arrendamiento de 01.08.2015 (doc. nº 32 de la demanda)

En un primer momento, hasta el 18.12.2015, se hace conjuntamente con SILKEN ya que en el acuerdo de liquidación (Estipulación Segunda, epígrafe 1) GHD y SILKEN se comprometían a negociar y formalizar un contrato de prestación de servicios, servicios de gestión y administración del hotel, sin que las negociaciones fructificaran , dándose por terminadas el día 18.12.2015 en el que SILKEN cesa en los servicios de administración y desconecta el hotel de su sistema de gestiones y reservas (doc. nº 33 de la demanda )

Desde que asumió la explotación del Hotel el 30.07.2015, la titular del inmueble (UIL) y la arrendataria (GHD) han hecho una inversión en obras de reparación, remodelación y relanzamiento del Hotel en los años 2016,2017 y 2018

3. Los datos esenciales de la historia de las marcasson los siguientes:

i) las marcas nacionales antes dichas se solicitan una en marzo de 2000, cuatro en diciembre de 2001 y una en noviembre de 2006, en tanto las MUEs en junio de 2002, todas por GRUPO URVASCO, a cuyo favor se registran; sociedad que garantizaba las obligaciones del contrato de arrendamiento de 1999 y que controlaba a las sociedades que explotaban el Hotel (la inicial arrendataria HM61 y SILKEN, a través del contrato de gestión hotelera)

En febrero de 2015 se declara el concurso necesario de Grupo Urvasco (concurso nº 512/214 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz), con inclusión en el inventario de la masa activa de las marcas objeto de litigio con un valor de 0 euros (doc. nº 36 de la demanda) y en que la reconviniente UIL estaba personada como acreedora

ii) el 22.12.2015 se celebró un contrato de cesión de marcas por el cual de Grupo Urvasco (y Grupo Hotelero Urvasco también en concurso) cedieron a SILKEN más de 60 registros marcarios por 3.000€, entre las cuales estaban las marcas aquí discutidas (doc. nº 39 de la demanda), interesando SILKEN ante OEPM y la EUIPO el registro a su nombre, que así se practicó (doc. nº 40 de la demanda)

Terceras sociedades ajenas a esta litis solicitaron la declaración de anulabilidad de la cesión de marcas (y también de venta de acciones) por infracción de la normativa concursal (tratarse de actos de disposición del patrimonio de las concursadas realizados antes de la apertura de la fase de liquidación, sin autorización judicial)

Inicialmente el Juzgado del concurso abrió un periodo para mejorar las "ofertas" , y la aquí reconviniente UIL presentó un escrito con oferta superior por todos los 67 registros marcarios del inventario por el precio de 5.000 euros, mejorada por SILKEN con una oferta por importe de 10.000 euros, pero posteriormente el Juzgado dictó auto por el que declara , en lo que aquí interesa, que la venta de las 67 marcas propiedad de las concursadas el día 22.12.2015 están afectadas de un vicio que hace anulables el contrato, dejando sin efecto esa " licitación" e instando a la administración concursal la promoción de acciones oportunas para recuperar los activos vendidos.

Interesado por UIL que se aclarase que las marcas habrían de cederse junto con las unidades productivas de las que forman parte, ello se rechaza

En fecha 14.3.2017 se firma contrato de cesión por el que SILKEN le cede de vuelta a la concursada Grupo Urvasco las marcas que le habían sido vendidas con violación de la normativa concursal (doc. nº 53 de la demanda)

iii) retornadas las marcas a la masa activa de la concursada Grupo Urvasco (de lo que no se deja constancia registral) se abre por el Juzgado del concurso un procedimiento para su venta, con fijación de un periodo de recepción de ofertas por dichos activos

La aquí reconviniente UIL recurre por entender que las marcas no podían ser vendidas por el sistema de venta directa sino que deberían ser transmitidas junto con la unidad productiva de la que hicieran parte al adjudicatario de la misma. Ello es rechazado por el Juzgado

La administración concursal informa el 31.10.2017 sobre la aceptación de la nueva oferta de SILKEN para la adjudicación de los registros marcarios por 100.000€, al objeto de comparecer ante notario para el otorgamiento de escritura pública de compraventa, acordándose el 28.11.2017 por el Juzgado del concurso tener por comunicada la venta conforme al plan de liquidación, sin precisar autorización adicional

iv) en paralelo a impugnar la forma en que se pretendían enajenar las marcas, las aquí reconvinientes GHD y UIL presentaron demanda incidental contra las concursadas solicitando la declaración de que UIL es la legítima propietaria de las marcas. Este incidente concursal nº 236/2017 termina con sentencia desestimatoria , que es confirmada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Álava en sentencia nº 255/2018 de 29.05.2018.

Al tiempo de la demanda que da lugar a estos autos estaba pendiente de recurso de casación presentado por GHD y UIL, lo que dio lugar a la suspensión del procedimiento por prejudicialidad. Acordada la inadmisión del recurso, se alzó la suspensión del presente procedimiento

TERCERO. La excepción de cosa juzgada respecto de la acción reivindicatoria

1. El juzgado desestima al excepción de cosa juzgada respecto de la acción reivindicatoria al considerar que no concurre la triple identidad requerida, ya que (a) que las partes no son las mismas ( pues la aquí litigante SILKEN no era parte en el previo incidente concursal seguido por GHD y UIL contra las concursada Grupo Urvasco SAU y Grupo Hotelero Urvasco S.A.) y ( b) la causa de pedir tampoco coincide (en el incidente concursal se fundaba la reivindicación en el art. 47 LM, en relación con el contrato de arrendamiento de 30 de julio de 1999, y en el acuerdo para la resolución del arrendamiento de 29 de julio de 2015 y en esta demanda se basa en que el registro de las marcas por SILKEN defrauda los derechos de UIL; supone un incumplimiento del acuerdo de liquidación por el que había reconocido los derechos de UIL sobre las marcas y se había obligado a cederle las marcas de Grupo Urvasco -obligación de venta/cesión de cosa ajena- y su actuación como agente o representante infiel)

Indica por ello que "no puede apreciarse el valor negativo de la cosa juzgada, coincidiendo, en síntesis con el auto de 9 de abril de 2019, esto es, concurre (concurría) listispendencia, y por tanto, se apreciaría las mencionadas sentenicas con el valor prejudicial que corresponda en la resolución final, pero no tiene los requisitos necesarios para considerar que proceda estimar los efectos negativos y el procedimiento debe continuar por sus trámites" (sic)

Recurrido en reposición es confirmado por auto de 22.4.2022 por remisión.

2. En su apelación SILKEN ataca esta desestimación de la excepción de cosa juzgada.

Reproduce lo expuesto in voce por su letrado en la segunda sesión de la audiencia previa y afirma que la única diferencia para el juzgado entre ambos procedimientos son las partes, y con invocación de una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, estima que se debe considerar la existencia de cosa juzgada aunque algunas de las partes no fuesen coincidentes cuando "la venta a mi mandante de las marcas que nos ocupan dentro del concurso de GU es lo que ha dado lugar al presente procedimiento, siendo mi mandante, HOTELES SILKEN el sucesor (legítimo, además) de la titularidad de las marcas en cuestión, por lo que su posición jurídica es la misma que tendría GU, si fuese todavía titular de las marcas "a lo que añade que " ser la causa de pedir exactamente la misma (los hechos en los que se basa y los títulos que pretende son exactamente los mismos), y al ser las partes prácticamente idénticas, justificándose la pequeña diferencia de demandados única y exclusivamente porque el demandado en el presente procedimiento adquirió las marcas en el concurso de GU, titular y demandado en aquél incidente, GU".

Valoración del tribunal

3. Para resolver tal excepción debemos recordar que tras la primera audiencia previa celebrada el 28 de marzo de 2019 el juzgado dicta auto el 9.4.2019 en el que desestima la litispendencia invocada en la contestación a la reconvención, con apreciación de la prejudicialidad civil en relación con el incidente concursal dicho, y que este auto devino firme al no ser recurrido. Solo una vez firme el incidente concursal por la inadmisión del recurso de casación ente el TS, se alzó la suspensión, y, en la continuación de la audiencia previa se suscitó la excepción de cosa juzgada, que motivó que el nuevo titular del Juzgado dictara auto de 1.3.2022 por el que la desestima, y, que, recurrido en reposición, se confirma por auto de 22.4.2022

4. A la vista de ello, la excepción no puede ser atendida, en primer lugar, por motivos procesales

Frente a la visión excesivamente rigorista de la contraparte del art 459 LEC, queda claro en el recurso de SILKEN cuál es la infracción procesal que se estima producida, y no podemos olvidar que el art 454 LEC permite reproducir la cuestión objeto de reposición al recurrir la sentencia, por lo que la tacha de inadmisibilidad es inatendible

Ahora bien, lo cierto es que no se entiende el dictado de ese auto resolutorio de la excepción de cosa juzgada cuando ello ya había sido resuelto previamente por el Juzgado al desestimar la litispendencia; resolución que devino firme y por tanto vinculante no solo para las partes sino también para el tribunal del proceso, por imperativo del art 207LEC. Este precepto consagra la cosa juzgada formal, a la que se refiere, entre otras muchas, la STC de 12 enero de 2009, que conecta el respeto a la cosa juzgada formal dentro del propio procedimiento en el que se dicta la resolución que la produce con el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes, integrado en art. 24.1 CE, al decir que

«el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad" ( SSTC 48/1999, 22 de marzo , FJ 2, 218/1999, 29 de noviembre, FJ 2 , y 115/2005, de 9 de mayo , FJ 4)»

De igual modo, el TS en la sentencia de 8 de abril de 2013 expone que

«Esta eficacia afecta al propio tribunal que ha dictado la resolución, ya sea en su efecto negativo, que impide que pueda ser recurrida (inimpugnabilidad), ya sea en su efecto positivo, pues dentro del mismo proceso no podrá dictarse en contra otra resolución que la contradiga y, además, todas las resoluciones posteriores deberán partir del presupuesto lógico de lo decidido en aquella»

Desestimada la excepción de litispendencia , no cabe reiterar a posteriori la cosa juzgada porque el litigio previo que estaba pendiente ( aquí el incidente concursal dimanante del concurso seguido en Vitoria ) deviene firme , ya que ambas excepciones comparten los mismo requisitos ( la plena identidad de los procedimientos en cuanto a los sujetos, las cosas en litigio y la causa de pedir) y su única diferencia es temporal, pues estriba en que en el primer caso ( litispendencia ) el proceso previo no está finalizado con resolución firme y en el caso de la cosa juzgada sí ( art 222, 400.2 y 421.1 LEC y SSTS 916/2000, de 13 de octubre y 601/2009, de 28 de septiembre). Por eso dice que la litispendencia es una institución tutelar de la cosa juzgada, que provoca el sobreseimiento del proceso, para asegurar que el efecto de cosa juzgada que se producirá con la sentencia del primero, una vez sea firme. Así lo mantiene la STS 150/11 de 11 de marzo

Por tanto, consentido el rechazo de la litispendencia por no concurrencia de las identidades que se exigen para su apreciación, resultaba improcedente su reiteración por la actora en la continuación de la audiencia previa y su resolución ulterior por el juez. No se explica por ello cómo se reabre el debate, máxime cuando en el propio auto de 2022 hace mención del previo de 2019

5. Auto este último que acuerda la suspensión por prejudicialidad, que es institución cercana, pero no equiparable a la litispendencia/cosa juzgada, pues es sabido que en la prejudicialidad civil del art 43 LEC entre los procedimientos no existe la triple identidad del art 222LEC, limitándose a la existencia de conexión entre ambos , dado que en uno se está decidiendo una cuestión cuya resolución resulta decisiva para resolver el segundo; esto es, la resolución previa del objeto principal de un proceso pendiente es necesaria para resolver sobre el objeto litigioso del otro proceso, y no es posible la acumulación de autos ( ATS 17 de mayo de 2022)

6. En todo caso, por agotar la respuesta judicial, tampoco en el fondo podría ser apreciada la cosa juzgada

Aunque en el previo procedimiento incidental no fue parte SILKEN, pues las demandadas eran las concursadas (y en lo que aquí interesa GRUPO URVASCO), lo cierto es que SILKEN es titular de las marcas cuestionadas en ambos procedimientos porque las adquiere de GRUPO URVASCO, de modo que trae causa de esta, y el art 222.3 extiende la cosa juzgada no solo a las partes del proceso sino a sus herederos y causahabientes. En consecuencia, la apreciación judicial de la falta de identidad subjetiva que se discute , sin la precisión deseable en el recurso, resulta cuestionable porque el aquí litigante SILKEN es causahabiente de GRUPO URVARSCO respecto de las marcas objeto de ambos procesos .Como explica la SAP de Madrid , sección 10, de 17.9.2008 esa extensión al segundo « está en que en la sucesión el cambio de persona física no supone un cambio en el derecho, por lo que causante y causahabiente actúan con la misma legitimación [...] hay que entender que existe identidad personal [...]entre el comprador y el vendedor»

Ahora bien, aunque se predique esa identidad subjetiva sobre ese particular, lo que no concurre es plena identidad objetiva.

Si bien en ambos se pide la reivindicación de las mismas marcas , lo es por causas de pedir no totalmente coincidentes : el incidente concursal previo se basaba en hechos que afectaban a la concursada GRUPO URVASCO (que es la allí demandada ) y aquí por hechos que se imputan a SILKEN al margen de su condición de causahabiente de Grupo Urvasco, consistentes ( en la tesis de la reconviniente) en (a) la defraudación de los derechos de UIL y GHD al registrar las marcas a su nombre; (b) el incumplimiento del acuerdo de liquidación del contrato de arrendamiento por el que había reconocido los derechos de UIL sobre las marcas y se había obligado a cederle las marcas de GRUPO URVASCO a UIL y (c) su actuación como agente o representante infiel.

6. Se rechaza, pues, la alegación vertida en el recurso de SILKEN sobre la cosa juzgada. Otra cuestión es la fuerza que ese precedente judicial despliegue, sobre lo que más adelante nos pronunciaremos

CUARTO. La reivindicación de las marcas. Planteamiento general

1.La sentencia, al margen de reseñar la fundamentación de la acción reivindicatoria ejercitada por UIL, expone que debe valorarse el efecto positivo de la cosa juzgada que tiene el incidente concursal cuyo objeto era la declaración de la propiedad de UIL de las marcas en conflicto, con relato del resumen de antecedentes que figura en la sentencia de la Audiencia Provincial alavesa y la interpretación del contrato de arrendamiento contenido en ella. Tras cita del art. 543 TRLC y el art. 222.4 LEC y unas consideraciones generales sobre la cosa juzgada positiva, desestima la pretensión por la siguiente escueta argumentación: "Por ello no cabe admitir la interpretación que realiza los demandados reconvienes a la hora de alegar que tienen un mejor derecho en la titularidad de las marcas en disputa. Los títulos no fueron transmitidos en bloque a UIL ya que el contrato no se firmó con el titular de las marcas, GRUPO URVASCO, por muy garante que fuere, no transmitió su patrimonio. Esa postura ha sido recogida en una sentencia firme y la acción reivindicatoria basada en el contrato de 2015 debe ser desestimada. La misma suerte debe correr, en consecuencia, la petición de indemnización por incumplimiento contractual recogida en el suplico de la reconvención"

2.En su recurso UIL denuncia que la sentencia yerra en la aplicación de las normas contenidas en los artículos 2.2 LM y 21 RMUE. En extracto sostiene:

En primer lugar, la improcedencia de extrapolar lo resuelto en el marco del incidente concursal al presente asunto, ya que el análisis jurídico realizado por los Tribunales de Vitoria se refiere a la aplicación del artículo 47 LM, y no se planteó ni se analizó el comportamiento de SILKEN, sin que las interpretaciones realizadas acerca del contrato de arrendamiento y su posterior liquidación vinculen en este litigio, al no ser SILKEN parte en aquel asunto y la cuestión jurídica ser otra

En segundo lugar, la viabilidad temporal de la acción reivindicatoria con arreglo al art 2.2 LM, atendida la fecha del registro en la OEPM y EUIPO de la primera adquisición de las marcas por parte de la actora, con descarte de la excepción de prescripción extintiva invocada en la instancia y no tratada por la sentencia

En tercer lugar, la concurrencia de los requisitos de la acción de reivindicación de propiedad de marcas, con referencia a (a) el mejor derecho de UIL sobre las marcas litigiosas atendidos los hechos relativos a las relaciones contractuales para la explotación del hotel GRAN HOTEL DOMINE , que relata en extensión y (b) la defraudación por parte de SILKEN de los derechos de propiedad industrial de UIL sobre las marcas litigiosas y (b) la defraudación por parte de SILKEN de esos derechos de propiedad industrial de UIL por su adquisición (i) a pesar de reconocer y constarle que la propiedad industrial sobre las mismas es de UIL; (ii) la finalidad de impedir a UIL y GHD usarlas y (iii) sin ninguna intención de usarlas

QUINTO. La reivindicación de las marcas. El precedente judicial

1.La primera línea de ataque esgrimida en el recurso plantea la relevancia de lo resuelto en las sentencias firmes dictadas en el incidente que tuvo lugar en el concurso de GRUPO URVASCO (y otra) que tuvo por objeto determinar si las marcas aquí controvertidas registradas en favor de GRUPO URVARSO le correspondían, en realidad, a UIL, o debían entenderse que debían transmitirse a GHD

Demanda desestimada por el Juzgado mercantil de Vitoria en fecha a 30.10.2017 y confirmada por la AP de Álava en sentencia de 29.5.2019, y que al ser inadmitido el recurso de casación, deviene firme, con efectos de cosa juzgada ( art 196.4 LC aplicable en su día, y ahora art 543 TRLC)

2. Al respecto lo primero que debemos poner de relieve es que la sentencia adolece de cierta imprecisión: no cabe decir que se desestima la excepción de cosa juzgada, básicamente por carecer de identidad de las partes, a su entender, y a continuación predicar el efecto positivo de la cosa juzgada. Se desconoce con ello que la identidad subjetiva es requisito para apreciar la cosa juzgada ( art 222.3 LEC) tanto en su faceta negativa o excluyente ( art 222.1 LEC) como positiva o prejudicial ( art 222.4LEC). Por todas, la STS 529/2019, de 10 de octubre:

«Así la identidad de litigantes resulta requisito inexcusable para la apreciación de la cosa juzgada, ya sea en su aspecto negativo -exclusión de un ulterior proceso- como positivo -vinculación a lo ya declarado en el proceso anterior- puesto que, en caso contrario, la parte que no lo fue en el primer proceso vería conculcados sus más elementales derechos procesales al quedar vinculada por lo resuelto en un litigio en que las partes contendientes pudieron incluso preconstituir en su interés y en perjuicio de tercero su resultado o, simplemente, pudieron plantear mal sus pretensiones o no hacer un uso adecuado del derecho a la prueba»

3. Ya hemos dicho que no apreciamos la cosa juzgada excluyente o negativa al no concurrir la identidad del art 222.1 LEC, pero esto no significa que no debamos partir del precedente judicial que supone ese previo incidente concursal cuando tiene por objeto la titularidad inscrita en favor de GRUPO URVASCO sobre determinadas marcas y SILKEN es ahora titular de las mismas por traer causa de aquél

No puede obviarse lo resuelto por los tribunales que conocieron de ese previo incidente concursal en el que se confirma la titularidad marcaria de la concursada y se afirma que de las relaciones derivadas del contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubica el hotel de 1999 ni de los sucesivos pactos derivados del mismo hasta el de liquidación de 29.7.2015 no se deriva que las marcas aquí cuestionadas sean propiedad de UIL o que correspondan a GHD ( por formar parte esas marcas de la unidad productiva GRAN HOTEL DOMINE, cuya explotación le fue entregada en virtud del acuerdo de 29.7.2015). Reseña la Audiencia alavesa «La transmisión de empresa que refiere la recurrente no puede incluir activos que no sean de su titularidad.

Las genéricas expresiones "nombre del hotel" o "derechos de propiedad industrial" y la falta de prueba sobre la adquisición de titularidad alguna por parte de la arrendataria, Hotel Mazarredo 61, S.A., que explotó el negocio, por cesión de la inicial arrendataria y garante del arrendamiento, GU, S.A.U., no permite incluir los derechos de propiedad objeto del proceso. Ésta, la titular de los mismos, en ningún momento hace mención o expresa voluntad alguna de transmitir los derechos de propiedad de autos, sin perjuicio del uso que aquélla u otra pudo o pueda hacer de los mismos o semejantes marcas, pero ningún acreditado a título de propietaria»

4. En todo caso, aunque se prescindiera de la cosa juzgada positiva limitada a ese particular, ello no impediría que se desplegara lo que se conoce como efecto reflejo o indirecto, al que se refiere la STS 384/2022, de 10 de mayo, que trae a colación la STS 307/2010, de 25 de mayo, según la cual

«La jurisprudencia de esta Sala admite que la sentencia firme, con independencia de la cosa juzgada, produzca efectos indirectos, entre ellos el de constituir en un ulterior proceso un medio de prueba de los hechos en aquella contemplados y valorados, en el caso de que sean determinantes del fallo ( SSTS de 18 de marzo de 1987 , 3 de noviembre de 1993 , 27 de mayo de 2003 , 7 de mayo de 2007, RC n.º 2069/2000 ). Este criterio se funda en que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron es incompatible con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a una tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 CE ( STC 34/2003, de 25 de febrero )»

Y que completa con la cita de la STS 473/2017, de 20 de julio, que razona

«la jurisprudencia de esta sala (...) admite que, además de la cosa juzgada en sentido positivo, las sentencias firmes puedan producir en un ulterior proceso un efecto distinto, conocido como efecto "indirecto o reflejo", que es el que deriva de contener la afirmación de un hecho destinado a integrar el supuesto de una relación jurídica en la que es parte un tercero y constituye la materia de un posterior proceso»

5. De lo anterior podemos concluir que intuitivamente acierta la sentencia. Ni es cierto que se limitase ese incidente concursal a resolver sobre la transmisión de las marcas en el marco de la transmisión de una empresa ex artículo 47 LM, como se dice en el recurso (apartado iii) de la alegación segunda), ni es admisible la tesis del recurrente de que ese previo precedente judicial acerca del alcance del contrato de arrendamiento de 1999 y su posterior liquidación de julio de 2015 no sea vinculante y carezca de eficacia (apartado iv de la alegación segunda).

Estamos ante una resolución firme que fija la titularidad de unas marcas como pertenecientes a Grupo URVASCO y de ese dato debemos partir para, siguiendo el orden de la sentencia, verificar la concurrencia de los requisitos de la acción de reivindicación de propiedad de marcas, sin que valga con decir en el recurso que ello no procede porque SILKEN no fue parte en aquel asunto cuando trae causa de quién sí lo fue (Grupo URVASCO), y a estos efectos ello es trascedente

SEXTO.- La reivindicación de las marcas. Sus requisitos.

1.En su recurso UIL y GHD defienden que procede la acción de reivindicación de propiedad de marcas por concurrencia de sus requisitos:

(a) el mejor derecho de UIL sobre las marcas litigiosas, atendidos los términos en los que se desarrollan las relaciones contractuales relativas a la explotación del hotel GRAN HOTEL DOMINE, que relata en extensión (apartado vii de la alegación segunda), y,

(b) la defraudación por parte de SILKEN de esos derechos de UIL por (i) su adquisición a pesar de reconocer y constarle que la propiedad industrial sobre las mismas es de UIL; (ii) su adquisición para impedir a UIL y GHD usarlas y (iii) sin ninguna intención de usarlas (apartado vii de la alegación segunda)

Valoración del tribunal

2. Si la regla general consagrada en el art 2.1 LM es que el derecho de propiedad de la marca se adquiere por su registro, el apartado segundo prevé que

" Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39"

Sobre su naturaleza, la STS 992/2022, de 22 de diciembre nos dice

«Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC . Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral»

Atendida su naturaleza, los efectos de la estimación de esta acción son ex nunc en atención al carácter constitutivo de la inscripción.

Se inserta en la doctrina de la que es buena muestra la STS 391/2013, de 14 de junio, según la cual esta acción se configura como

«un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"»

A este supuesto de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena se refieren también las SSTS 302/2016, de 9 de mayo, 70/2017, de 8 de febrero y 85/2018, de 14 de febrero , y la previa STS 184/2015, de 14 de abril, que tras indicar que lo que lo que trata es de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido, nos aclara el concepto de fraude del art 2.2 LC en un sentido amplio

«El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo».

Consideraciones legales y jurisprudenciales que no solo son válidas para las marcas españolas objeto del litigio, sino también respecto de las MUEs , en virtud de la remisión del artículo 19 del RMUE 2017/1001 ("la marca de la Unión, en cuanto objeto de propiedad, se considerará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión, una marca nacional") según ha resuelto el TJUE de 3.11.2017 (en el asunto C-381/16 (Shower Green) al interpretar los correlativos artículos 16 y 18 del Reglamento nº 207/2009, ahora arts. 19 y 21

3. En el caso presente el mejor derecho de UIL sobre las marcas litigiosas invocado no puede ser apreciado, al quedar expresamente descartado por la sentencia firme recaída en el proceso concursal. Allí se niega expresamente que las relaciones contractuales para la explotación del hotel GRAN HOTEL DOMINE permitan afirmar que UIL ostenta algún derecho sobre las marcas usadas en su explotación, al confirmar que son titularidad de la concursada Grupo URVASCO.

Resulta imposible predicar que UIL tenga un mejor derecho sobre SILKEN sobre las marcas en pugna derivado de esas relaciones contractuales para la explotación del hotel GRAN HOTEL DOMINE cuando está fijado en sentencia firme que analiza esas relaciones contractuales que la titularidad de las marcas correspondía a la concursada Grupo URVASCO, y recordemos que SILKEN trae causa directa de esta por su cesión en el concurso.

Lo que pretenden las apelantes es que obviemos lo resuelto ya en sentencia firme. Ello no es atendible por las razones antes expuestas en el fundamento anterior, a las que nos remitimos

4. En todo caso, como motivo de refuerzo y a los solos efectos de exhaustividad de la respuesta judicial, de esas relaciones contractuales para la explotación del hotel GRAN HOTEL DOMINE (resumidas en el fundamento segundo al que nos remitimos) no se puede afirmar que UIL tenga un mejor derecho sobre SILKEN sobre las marcas en pugna por lo siguiente:

i) el que en el contrato de arrendamiento del inmueble de 1999 se incluyese la mención a que "En relación con el nombre del hotel éste quedará afecto al edificio, salvo la referencia que el mismo pudiera contener a cadena o grupo hotelero"o que figurara que Grupo Urvasco sería garante de "la totalidad del contrato"es claramente insuficiente para inferir de ello que los derechos sobre las marcas registradas unos años después por Grupo Urvasco le correspondían a UIL cuando finalizara el contrato

ii) el que en el acuerdo de 2015 de liquidación del contrato de arrendamiento se afirme que "El reconocimiento de que corresponde a UIL la propiedad industrial (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, dominio de internet) de la que sea titular a esta fecha HM61 en relación con la denominación "Hotel Domine" o "Gran Hotel Domine Bilbao""]resulta inane a estos efectos cuando las marcas aquí litigiosas no han sido nunca titularidad de HM61 , sino de Grupo Urvasco, que no resulta vinculado por no ser parte en ese acuerdo de liquidación, máxime cuando tenía sus facultades patrimoniales suspendidas, consecuencia de su situación concursal. Concurso en el que estaba personado UIL y en el que figuraba en el inventario previo al acuerdo de liquidación las marcas aquí cuestionadas

iii) el que SILKEN firmara el acuerdo de liquidación de 2015 no puede significar, como se dice en el recurso, que reconociera que la propiedad de las marcas aquí discutidas pertenecieran a UIL, pues a ellas no se refiere el acuerdo ( como hemos visto) y dicha intervención se refiere a "otros pactos " distintos al liquidación del contrato arrendaticio, relativos al compromiso de SILKEN y GRAN HOTEL DOMINE SL (que tampoco era parte del contrato arrendaticio) de formalizar un contrato de prestación de servicios entre estas dos mercantiles para la explotación del hotel tras la entrega de posesión a UIL

iv) la postura cambiante de UIL en el concurso (expuesta en el fundamento de derecho segundo) desdice ese mejor derecho que se invoca

Al margen de que no resulta determinante que no impugnara el inventario de Grupo Urvasco en el que figuraban como activos las marcas aquí cuestionadas ( por su naturaleza meramente informativa, SSTS 563/2010, de 28 de septiembre y 558/2018, de 9 de octubre), lo relevante es que en las dos ventas de estas marcas en el seno del concurso ( la anulada y la definitiva ) UIL se postuló como comprador y también sostuvo que deberían ser transmitidas junto con la unidad productiva de la que dice formaban parte. Postura contradictoria con mantener que esos activos eran de su titularidad, pues en ese caso lo procedente hubiera sido instar su separación de la masa activa.

5. Al no haber mejor derecho de UIL sobre esas marcas litigiosas carece de base la alegación de que SILKEN lo defrauda mediante su adquisición en el concurso de Grupo Urvasco. En todo caso, añadir a modo de reforzamiento lo siguiente:

i) no es cierto que la intervención de SILKEN en el acuerdo de liquidación de 2015 signifique reconocimiento de la propiedad de UIL sobre las mismas (como hemos ya dicho)

ii) la inicial adquisición de las marcas en el concurso en diciembre de 2015 fue anulada, por lo que no resulta relevante el excurso del recurso sobre ella. La que despliega efectos es la de 2017

iii) el que SILKEN requiera a GHD para que deje de usar las marcas, en especial la marca "GRAN HOTEL DOMINE" que identifica el hotel es lo propio de quien adquiere esas marcas, y solo podría ser tildado como defraudatorio si GHD o UIL hubieran tenido un mejor derecho sobre esas marcas que justificara su utilización, pero ello no consta

iv) la afirmación de que SILKEN ha adquirido las marcas (el 28.11.2017) sin ninguna intención de usarlas es una mera manifestación carente de soporte probatorio. Predicar que no va a usarlas porque no se han sido empleadas antes de la presentación de la demanda en julio de 2018 (que fija el objeto procesal, art 410- 412LEC) es una inferencia que no podemos admitir , inclusive si atendiésemos - que no - a la primera adquisición a finales de 2015, después anulada cuando dispone de un plazo de 5 años para su uso

Al margen de que se niega de contrario esa invocada voluntad, no podemos dejar de tener en cuenta, de una parte, que estamos ante unas marcas que no son extrañas a SILKEN, ya que como sociedad encargada de los servicios de dirección y gestión del hotel durante muchos años, ha estado ligada a la explotación del Gran Hotel Domine , y por ello a las marcas usadas para la identificación de sus servicios, por lo que no es extraño su interés por ellas, además del componente sentimental que relata la apelada (ser DOMINE el nombre del barco en el que Fabio llegó con 2 años de edad procedente de la Guinea Ecuatorial a un muelle de la ría de Bilbao cercano al emplazamiento del Hotel, no negado de contrario) . Y, por otra parte, que hasta la inadmisión del recurso de casación el 21.04.2021 estaba en cuestión el derecho sobre las marcas del transmitente de quien trae causa SILKEN, por lo que no resulta descabellado que en hasta entonces razones de prudencia aconsejaran demorar el uso de las marcas DOMINE

Ello no implica la admisión de lo que se dice por SILKEN "utilización discreta" de la marca DOMINE en varias habitaciones del Hotel Silken Indautxu de Bilbao, al ser hechos "ex novo" que burdamente se pretenden introducir con inserción de fotografías en el cuerpo del escrito de oposición y un enlace a una web, con infracción del art 456 y 460 LEC

6. Por las razones anteriores, que vienen a completar la lacónica sentencia de instancia, debe confirmarse la desestimación de la acción reivindicatoria acordada, con rechazo de la alegación segunda del recurso de GHD y UIL

SÉPTIMO. - La reivindicación de las marcas. La extemporaneidad

1.Ejercitada la acción reivindicatoria en la reconvención, en su contestación SILKEN plantea la excepción de prescripción, alegando que todas las marcas litigiosas fueron solicitadas y concedidas entre los años 2000 y 2002, salvo la marca METROPOL LE CAFÉ, que lo fue en el año 2012, y que ha transcurrido con exceso antes de la demanda reconvencional ( de noviembre de 2018) el plazo de 5 años desde la publicación de la concesión de todas las marcas litigiosas, que prevé el artículo 2.2 de la Ley de Marcas

2. En su recurso UIL y HGD sostienen la viabilidad temporal de la acción reivindicatoria con arreglo al art 2.2 LM, atendida la fecha del registro en la OEPM y EUIPO de la primera adquisición de las marcas por parte de la actora, con descarte de la excepción de prescripción extintiva invocada en la instancia y no tratada por la sentencia

3. En la oposición al recurso de apelación SILKEN insiste en la prescripción de la acción

Valoración del tribunal

4. Aunque lo correcto es que la sentencia hubiera resuelto la alegada excepción y es criterio jurisprudencial reiterado ( por todas STS de 19.5.2016) que en estos casos en que en los que se ha omitido resolver sobre la excepción invocada el tribunal de apelación debe entrar a resolver, sin necesidad de que la parte que la formuló apele o impugne la sentencia de primera instancia para sostenerla de forma expresa en la segunda instancia , al estar implícita en el ámbito de la apelación y avocarse su conocimiento al tribunal de segunda instancia para evitar así incurrir en incongruencia omisiva, lo cierto es que aquí pierde sentido su análisis desde el momento en que hemos confirmado que no concurren los presupuestos de la acción

5. Dado que en nada afecta al resultado final verificar si fue extemporáneo o no su ejercicio, huelga plantearse si resulta procedente la lectura amplia propuesta por UIL del art 2.2 LM comprensiva no solo del registro inicial (que son los supuestos que ha tratado la jurisprudencia) sino también del registro derivativo

OCTAVO. - La nulidad de las marcas por mala fe

1.Respecto de la acción subsidiaria de nulidad de las marcas de SILKEN al amparo de los artículos 51 LM y 59.1.b) del RMUE por haber sido registradas de mala fe, la sentencia apelada, tras extractar las SSTJUE de 11 de junio de 2009 y de 27 de junio de 2013, y la STS 176/2015 de 7 abril según la cual el momento de apreciación de la mala fe es en el momento de acceso al registro, rechaza la pretensión ya que "La actora adquirió las marcas en conflicto de su titular legítimo y por lo tanto no puede apreciarse mala fe determinante de nulidad en la adquisición de los títulos, sino que en su caso, debió referirse al momento de su registro en el año 2000 y por GRUPO URVASCO, menciones que no se han realizado".

A ello añade

«La misma suerte debe correr la consideración de agente desleal prevista en el art. 13 RMU y en el art. 11 LM . Los signos fueron registrados en 2000 por GRUPO URBASCO, sin que los ahora demandados alegara o opusieran nada en su derecho, por lo que no puede trasladarse el momento de la deslealtad al momento de la adquisición de los títulos por los demandantes»(sic).

2.En el recurso de GHD y UIL ataca la sentencia porque yerra al fijar el momento temporal para juzgar la mala fe en el registro de una marca.

Sostiene, en extracto, que no puede estarse a la fecha del registro en aquellos casos en los que la mala fe no es predicable del solicitante o titular inicial (aquí, Grupo Urvasco, aquí) sino de quien adquiere las marcas posteriormente (aquí, Silken).

A su entender la normativa se refiere "genéricamente a la existencia de mala fe "al presentar la solicitud de la marca" [ artículos 59.1.b) RMUE y 51 LM ] o la existencia de mala fe "en su solicitud de registro" ( artículo 4.2 de la Directiva 2015/2436 ). Es decir, no excluyen que el solicitante de la marca sea el solicitante de la transferencia a su favor por haberla adquirido del titular original, ni descartan que le momento temporal relevante a estos efectos sea el de la solicitud del registro de transferencia a favor del nuevo adquirente".Por ello propone elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre el particular.

Después de ello , con cita jurisprudencial, considera que concurre mala fe de SILKEN al registrar las marcas a su nombre porque : (i) debido a su colaboración en la gestión del hotel GRAN HOTEL DOMINE desde 2003, sabía (o debía saber) que en el contrato de arrendamiento de julio de 1999 se establecía que el nombre del hotel estaba afecto al edificio de UIL; (ii) era parte firmante del acuerdo de liquidación de julio de 2015 por el cual se reconoce que todos los derechos de propiedad industrial relacionados con el GRAN HOTEL DOMINE son de UIL; (iii) le constaba que la licencia de actividad para la explotación del GRAN HOTEL DOMINE se traspasaba a GHD a finales de julio de 2015, empresa que adoptaba la misma denominación que el hotel para explotarlo y (iv) actúa sin un interés legítimo que justifique la obtención de las marcas , sin voluntad de usarlas en el mercado y con la finalidad de impedir que UIL/GHD continuasen utilizando las marcas para identificar el GRAN HOTEL DOMINE desde finales de julio de 2015, tras el acuerdo de liquidación firmado

Añade que esa mala fe se confirma por: (i) los requerimientos a GHD para que cesara en su uso y (ii) la interposición de la presente demanda después del dictado de la sentencia de la AP de Álava

En cambio, no hace mención alguna la consideración de agente desleal ( art. 13 RMUE y art 10LM) realizada en la instancia, cuyo rechazo deviene firme

Valoración del tribunal

3. En nuestra reciente sentencia nº 584/2023, de 24 de noviembre, recopilamos los criterios interpretativos adoptados por la jurisprudencia del TJUE sobre el concepto jurídico " mala fe" como fundamento de la petición de nulidad de una MUE, plenamente extensibles a una marca nacional al tratarse la " mala fe" de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea

«La STJUE de 29 de enero de 2020 (C-371/18 ) declara:

" Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones perjudiciales tercera y cuarta que el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiere únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituye un acto de mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios."

De otro lado, la STJUE de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18 -P) refiere:

" 46 Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia.

47 La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe."

La STG de 7 de julio de 2016 (asunto T-82/14 ) extracta los siguientes criterios interpretativos:

" 26 El régimen del registro de una marca de la Unión se basa en el principio de "el primero que registra", establecido en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 . Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse un signo como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior [véase la sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 17 y jurisprudencia citada].

27 No obstante, la aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 , en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18 y jurisprudencia citada).

28 El concepto de " mala fe" que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI - Fors MW (BIGAB), T-33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 35 a 38, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:148 , punto 60].

29 Para apreciar si un solicitante actuó de mala fe, procede examinar, en particular, si pretende utilizar la marca solicitada. En este contexto, es preciso recordar que la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartado 45).

30 La intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca de la Unión un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado [ sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 43 y 44; y de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI - PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12 , EU:T:2014:240 , apartado 37].

31 La intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe apreciarse tomando en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión. Esta motivación se demostrará normalmente tomando como referencia criterios objetivos, entre los cuales figura, en particular, la lógica comercial en la que se inscribía la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37, 42 y53).

32 En el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º207/2009 , cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T- 33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 21 a 23).

33 Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo de nulidad absoluta demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado18)."

4. En caso presente vemos que la nulidad por mala fe se fundamenta en las mismas circunstancias que se invocan para apreciar la acción reivindicatoria

Desechado por lo dicho en el FJ 5º al que nos remitimos que SILKEN con la adquisición de las marcas en el concurso de Grupo Urvasco defraudara un invocado- y no probado - mejor derecho de UIL sobre esas marcas, carece de base la alegación de mala fe.

Reiterar solo que no está soportada en datos objetivos la afirmación de que la adquisición de las marcas en noviembre de 2017 ( pues la previa fue anulada) en el seno del concurso de su legítimo titular -según resolución firme- se efectuara sin ninguna intención de usarlas y con la sola finalidad de impedir el uso de GHD para identificar el hotel, que solo podría ser tildado como defraudatorio si hubieran tenido un mejor derecho sobre esas marcas que justificara su utilización, que no consta

5. Dado que, aun tomando en consideración las circunstancias temporales propuestas por los apelantes no podemos predicar la mala fe, carece de sentido el planteamiento de la cuestión prejudicial, que no afectaría al resultado final.

Solo apuntar que ese momento temporal propuesto (adquisición de la marca por el titular derivativo) no se corresponde con el manejado por la jurisprudencia antes reproducida, que atiende al momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca, ya que (i) es el que se desprende del art 59 1. b) RMU (y equivalente art 51.1.b) LM) que se refiere a la solicitud de la marca (definida en el art 31 y ss. RMUE, art 12 y ss. LM), distinta a la petición de constancia registral de la cesión o transmisión de una marca ( art 20 RMUE, art 46.2LM) y (ii) que lo contemplado por el legislador de la UE y nacional es la nulidad del registro de la marca, no de la adquisición derivativa ulterior de una marca registrada. La reciente STGEU de 13 .12.2023 (asunto T-381/22, El Rosco) es contundente al indicar que "Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la única fecha pertinente para examinar una solicitud de nulidad de una marca de la Unión es la de presentación de la solicitud de la marca controvertida ( autos de 24 de septiembre de 2009, Bateaux mouches/OAMI, C-78/09 P , EU:C:2009:584 , apartado 18, y de 23 de abril de 2010, OAMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, EU:C:2010:225 , apartado 41)."

6. Se confirma también el rechazo de la acción de nulidad entablada y se desestima la alegación tercera del recurso de GHD y UIL y el planteamiento de la cuestión prejudicial interesada

NOVENO. La infracción marcaria

1.La sentencia , una vez desestimadas las acciones ejercitadas en la reconvención, aprecia la infracción marcaria con apoyo en las actas notariales aportadas en la demanda nº 5 y 6 reveladoras del uso del membrete "GRAN HOTEL DOMINE" y "METROPOL" en ticket de venta, en la carta de los restaurantes y en los rótulos la inclusión de " BUENAS VISTAS TERRACE", "SPLASH & CRASH" y "Betz the black" y que los dominios de internet www.hoteldominebilbao.es , www.hoteldomine.com y www.hoteldomine.es son utilizados por la demandada UIL, así como el perfil de facebook.

Añade que estamos ante una infracción por concurrencia de doble identidad y que también procede la protección marcaria frente a los nombres de dominio infractores, con trascripción de varias sentencias

2.En su recurso UIL y GHD critican esta declaración de infracción y la ausencia de respuesta a sus argumentos defensivos invocados en la contestación a la demanda extractados en el apartado 2 del FJ primero de esta sentencia, que reiteran, y que, sucintamente, son:

(1º) falta de legitimación pasiva de UIL al no explotar el hotel GRAN HOTEL DOMINE y ninguna de las marcas ligadas a este, al hacerlo GHD

(2º) la existencia de consentimiento tácito, en todo caso, de SILKEN, respecto del uso que hace GHD de las marcas litigiosas , deducido del comportamiento relacionado con la liquidación del contrato de arrendamiento, con invocación de la sentencia nº 348/2010 de 08.09.2010 de este tribunal

(3º) la falta de uso por GHD de las marcas "SPLASH & CRASH", "METROPOL LE CAFÉ", "BUENAS VISTAS TERRACE" y "GHDB" ya que el acta notarial de 08.11.2018 (doc. nº 68 aportado en la contestación) acredita, a su entender, que esas marcas no son usadas por GHD, con remisión a los párrafos 237-248 de la contestación-reconvención

Valoración del tribunal

3. En cuanto a la falta de legitimación pasiva de UIL, la sentencia, en su línea, no es un dechado de precisión y exhaustividad. Pero el que no se pronuncie expresamente sobre los motivos defensivos de las demandadas, como debía, no significa que no lo hiciera de manera implícita, de modo que el obstáculo procesal aducido en su resistencia al recurso por SILKEN (no haber solicitado complemento de la sentencia) no resulta apreciable

En el caso concreto que nos ocupa, resulta relevante que la sentencia considera procedente la protección marcaria frente a los nombres de dominio infractores (prevista expresamente en el art 34.3. f LM), y dado que el titular de esos nombres de dominio es UIL (doc. nº 8 de la demanda y no contradicho) responde del uso que se hace de los mismos, al no existir dato alguno que impida afirmar lo contrario, por lo que la legitimación pasiva de UIL debe ser confirmada

Ello al margen de lo llamativo e improcedente que resulta que la actora diga que ignora si UIL explota el hotel, y que es ésta quien debe acreditar que no lo hace cuando en su demanda en su hecho segundo afirma taxativamente que se explota por GHD desde el 18.12.2015

4. La segunda de las líneas defensivas es inatendible por su inconsistencia por (i) la evidente orfandad probatoria de ese "consentimiento tácito" de SILKEN tras la adquisición de las marcas en noviembre de 2017 ,sin que sea trasladable al caso presente el precedente invocado ; (ii) resultar manifiestamente contradictorio afirmar esto y simultáneamente que la finalidad de la adquisición en el concurso de las marcas por SILKEN fue impedir su uso por GHD y (iii) la existencia de requerimientos de cese e inclusive demanda- después desistida- ya tras la primera adquisición de marcas , reveladores de que la voluntad de SILKEN de hacer valer el ius prohibendi frete al uso de las marcas en la explotación del tan citado hotel bilbaíno

5.La última de las alegaciones exige la valoración de la prueba aportada relevante y que completemos la respuesta deficitaria de la instancia, limitada a valorar unas actas notariales que acreditan el uso de las marcas en 2016, cuando lo relevante - atendido a los términos en los que está planteado el debate- es el uso desde noviembre de 2017, que es el momento en que SILKEN resulta titular de las marcas cuya tutela se interesa, y en concreto si se refiere a algunas de esas concretas marcas identificas en el recurso, que son las siguientes

MN nº 2443584 (servicios hoteleros)

MN nº 2742068 (servicios de cafés-restaurante)

MN nº 2445161 (servicios de cafés-restaurante, restaurante de servicio rápido)

MN nº2443583-MUE nº 2760726 (servicios de restauración, bar de copas)

6. A estas debemos limitar nuestro análisis (por imperativo del art 465.5LEC) al no ser admisible que el recurso se remita en bloque al escrito de contestación, en el que parece que también se cuestionaba la infracción de la marca mixta BELTZ THE BLACK por entender que el uso del signo BELTZ para los mismos servicios (de restauración) no era suficientemente similar a la marca registrada como para generar un riesgo de confusión con la marca cuya representación es la siguiente

Al no mencionarla expresamente en el recurso debemos entender que acepta el parecer judicial de que el uso de BELTZ (que significa" negro "en idioma vasco) sí es infractor al generar riesgo de confusión, lo cual, dicho sea de paso, nos resulta evidente por ser un elemento dotado de distintividad en el conjunto marcario prioritario, que se usa como distintivo por la demandada para idéntico servicios

7. De la prueba documental relevante obrante en autos, al ser al que aporta información sobre el uso tras noviembre de 2017 (doc. nº 15 y 16 de la demanda, nº 68 y 69 de la contestación y nº 19,20 y 21 aportado en la audiencia previa por la actora) queda probado

- el uso de GRAN HOTEL DOMINE , solo o con un logo en internet y en la fachada e interior del hotel

- el empleo de "LE CAFÉ" para identificar la cafetería del Hotel y "SIXTY-ONE" para identificar al bar del Hotel, tras la reforma operada en el establecimiento hotelero

En cambio, no consta el uso tras su adquisición por SILKEN en noviembre de 2017 de las restantes marcas, siendo insuficiente esas actas aportadas de junio de 2018 que se limitan a recoger el resultado de una búsqueda de esas denominaciones en un conocido motor de búsqueda en internet, pero sin que conste si son imputables o no a la actuación de las demandadas y sobre todo si la información que muestran esta actualizada o no. Dato este último esencial cuando el resto de documentación, sobre todo, los reportajes de prensa recogen que antes de noviembre de 2017 el bar y cafetería del hotel se identifican como "SIXTY-ONE" y "LE CAFÉ", sin que figure expresión alguna encaminada a diferenciar la terraza del hotel

8.A la vista de ello , es evidente la infracción que la MN nº 2443584, por más que no se usen la iniciales GHBD, pues no constituyen el elemento distintivo principal del signo, sino la denominación GRAN HOTEL DOMINE , al ser BILBAO un elemento locativo

En cambio, no queda adverada la infracción de las restantes marcas (MN nº2443583-MUE nº 2760726; MN nº 2445161 y MN nº 2742068), al ser distintas las que identifican el bar y cafetería , sin que el empleo de LE CAFÉ para esta última violente la marca registrada para servicios de cafés-restaurante, por ser evidente que la distintividad de ella se centra en el término METROPOL y su específica composición gráfica

9. Se estima en parte la alegación cuarta del recurso de GHD y UIL

DÉCIMO. - La indemnización de daños y perjuicios

1.La sentencia condena a abonar a la actora ", en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a la misma, por la infracción de marca la cantidad a determinar en ejecución de sentencia de acuerdo con las bases previstas en el fundamento de derecho séptimo"cuya lectura es de difícil entendimiento, pues inicialmente lo que contenía era una argumentación propia de un litigio de diseños , al basarse en la LPJDI , y aunque se dice aclarar, tampoco en los nuevos párrafos modificados en ese trámite se deja de mencionar a la LPJDI

Tras varias sosegadas lecturas cree entender la sala que la condena se justifica por el juez a quo por lo siguiente: "dado que la entidad demandante ha optado por el criterio alternativo de los beneficios obtenidos por el infractor, será preciso acreditar el daño efectivamente producido como consecuencia de la conducta infractora denunciada en la demanda. Y en este sentido, esta motivación la encontramos en el hecho de que aparecen la infracción de títulos que han sido posicionados en el mercado durante el plazo de quince años en los que los anteriores titulares han realizado inversiones y trabajo y que la actora adquirió con base en un título legítimo, por lo que existe un aprovechamiento de la reputación marcaria ajena".

En su penúltimo párrafo -no aclarado a pesar de que contempla «los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado»-recoge las siguientes bases:

«La totalidad de los ingresos derivados del uso infractor desde la adquisición de los títulos, esto es, desde noviembre de 2017 hasta su cese, dado que es la fecha de la definitiva adquisición de los títulos, no habiéndose sido considerada válida por el juzgado de lo mercantil de Vitoria la adquisición anterior. Todo ello menos los gastos, sin que deban incluirse costes indirectos o estructurales y todo ello antes de impuestos»

2.En el recurso de GHD y UIL se ataca la fijación de la indemnización por no haber sufrido ningún daño SILKEN por el uso de las marcas litigiosas

Argumenta que no explotado nunca las marcas ni antes ni después de su adquisición en noviembre de 2017, y que se infringe la jurisprudencia representada por la STS Núm. 516/2019, de 3 de octubre (asunto Nuba) que considera que instaura por primera vez en nuestra jurisprudencia que en un supuesto de enriquecimiento injusto (como son la regalía hipotética o el beneficio ilícito) el derecho a ser indemnizado depende de la constatación de la existencia de un perjuicio al titular de la marca, que aquí no se da. Refiere que según el auto de aclaración no ha sido SILKEN, sino los anteriores titulares de las marcas litigiosas, los que posicionaron la marca en el mercado y los que hicieron inversiones al respecto, con remisión a lo manifestado en los párrafos 353-367 de la contestación-reconvención

Valoración del tribunal

3.Limitada nuestra cognitio a lo planteado ( por exigencias del art 465.5 y art 218LEC) el apartado 2 del art 43LM , antes y después de la reforma de 2018, nos dice que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, con la aclaración tras la reforma de 2018, que se contemplan "alternativamente" y b) la llamada "regalía hipotética", o más correctamente "(u)na cantidad a tanto alzado que al menos comprenda"la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Como recordamos en nuestra sentencia nº 13/2024, de 12 de enero «Este sistema , que es el establecido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual y su transposición, posteriormente transpuesto en nuestra legislación por la Ley 19/2006, de 5 de junio, está inspirado en el modelo alemán, primero jurisprudencial, y después positivizado, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales»que combina o recoge fórmulas cuya naturaleza sí es propiamente indemnizatoria ( reclamación del lucro cesante) «que precisa acreditar la relación de causalidad entre la conducta infractora y la pérdida o frustración de beneficios, comprensiva tanto de los casos de descensos de la cifra de negocio como los de menor aumento de dicha cifra si no hubiera tenido lugar la actuación infractora»con otras alternativas (pedir la restitución del lucro obtenido por el infractor con la injerencia o el valor de cesión del derecho en el mercado) que «responden a una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria»,dado que lo que persigue no es resarcir el daño causado en el patrimonio del actor titular de la MUE, sino que, al moverse en un plano restitutorio, busca reequilibrar atribuciones patrimoniales injustificadas que se extraen del patrimonio del infractor y se desplazan al titular del derecho de exclusiva infringido. Así dijimos en nuestra sentencia nº 106/2024, de 23 de febrero que esta opción

«no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción o el importe que se ahorra al no pagar al titular el derecho de uso del signo.

Esta exégesis es la recogida, en esencia, en la STS 504/2019, de 30 de septiembre en el llamado caso "Pasapalabra" , que aunque trate sobre propiedad intelectual resulta intrascendente en lo aquí nos ocupa, pues la trasposición de la Directiva citada mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, modificó no solo el art. 140 TRLPI sino con un contenido casi idéntico también al art 43 LM (como también la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (entonces vigente) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial). Literalmente dice que

«no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido».

Esta sentencia se inserta en la línea patrocinada por el Alto Tribunal en la Sentencia nº 114/2009, de 9 de marzo en la que, con ocasión de la regalía hipotética, se dice que se trata de

«una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados

[...]

Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 ".

El que normativamente se consideren daños y perjuicios no debe impedir que no diferenciemos su naturaleza, de modo que en la opción elegida y acogida por la sentencia no es necesario probar que el actor haya sufrido un daño -entendido como quebranto patrimonial-, pues ni actúa como presupuesto ni medida del importe de la restitución, como explicita la STS 504/2019, de 30 de septiembre

4. No ignoramos la STS 516/2019, de 3 de octubre de 2019 (caso NUBA) glosada en el recurso para invocar que es preciso la prueba del daño en la actora como requisito para estimar la pretensión de condena pecuniaria en un litigio por infracción marcaria, dado que en ella se deja sin efecto la condena acordada por la Audiencia Provincial con arreglo al art 43.5 LM. Ante idéntica alegación en la citada sentencia 109/2024, de 23 de febrero razonamos

«Aun entendiendo las dudas que pueda generar, no entendemos que la misma implique en realidad una alteración de la línea jurisprudencial que permite discriminar las exigencias probatorias en función del parámetro legal elegido por el titular marcario como fundamento de su pretensión patrimonial: si lo reclamado son los beneficios que el titular de la marca hubiera obtenido mediante el uso de la marca (ganancias dejadas de obtener), deberá probarlos y su importe delimitará la cuantía de la condena, pero si lo que se pide es el beneficio obtenido indebidamente por el infractor o la regalía hipotética, no será preciso probar por el actor titular de la marca que ha sufrido un daño en su patrimonio, ni éste delimita el alcance de la condena

Ello es así porque la propia STS 516/2019 , al comentar el art 43.2LM , reconoce que

«En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción»

No hay contradicción si vemos que la sentencia 516/2019 no emplea "perjuicio" como quebranto patrimonial al modo del art 1106CC , sino de forma amplia para incluir el enriquecimiento injustificado del infractor; enriquecimiento que también se produce cuando se deja de pagar aquello que debería haberse abonado para llevar a cabo la utilización de la marca ajena conforme a derecho, es decir, el precio, canon o royalty por la preceptiva licencia

Resulta oportuno traer a colación el posterior auto del TS de 23 de febrero de 2022 que inadmite el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por esta Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión Europea, que en un caso de marca renombrada había condenado al pago de la regalía hipotética y en el que denunciaba por el recurrente la infracción del artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas 17/2001, al no exigir la sentencia recurrida la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos por entender el recurrente que la elección de este criterio no le eximía de demostrar la causación de un perjuicio, tanto de su existencia ("an") como de su importe ("quantum"). Recurso que no se admite por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de la Sala Primera recogida en la STS nº 98/2016, de 19 de febrero que trascribe (remarcado añadido)

[...]

« Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar».

Esta línea ya se sostenía en la sentencia de este tribunal nº 59/2020, de 24 de enero, y se reitera en la más reciente nº 155/2024, de 15 de marzo, y en ella nos reafirmamos al no ser desvirtuada por lo dicho en el recurso. Es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Es decir, el art 43.2 LM establece el beneficio obtenido por el infractor o la licencia hipotética como parámetros resarcitorios, sin exigencia de un plus probatorio adicional, al no encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el Código Civil. Por ello dijimos en la mentada sentencia nº 109/2024, de 23 de febrero, y ahora reiteramos, que en estos casos inspirados en el enriquecimiento injusto

« el titular del derecho de exclusiva, sin más requisitos adicionales que la norma no contempla, tiene derecho a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento ilícito obtenido por el infractor a consecuencia de la violación de la marca ajena o el enriquecimiento negativo por dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans), por lo que , en estos casos es más fácil la apreciación de la doctrina ex re ipsa, de la que se hace eco la referida STS 516/2019

Conclusión que responde a la lógica de las cosas: de una parte, parece evidente que el infractor se beneficiará con su actuación infractora, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y, por otra parte, que la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implicará una mejora patrimonial sin causa, de modo que ese beneficio en ninguno de esos casos puede ser conservado por el infractor en su patrimonio. Ello no significa que se presuma legalmente el daño, que no lo admite la STS nº 351/2011, de 31 de mayo , sino que en esos casos se puede entender, aplicando un principio de normalidad, que esa actuación ha generado ya un beneficio para el infractor (pues de no ser así no se explica para qué se lleva a cabo) ya un empobrecimiento del titular marcario (al dejar de percibir el royalty por la explotación no autorizada de su signo)

Además estimamos que es la lectura exigida por la Directiva 2004/48/CE que pretende la reparación derivada de la infracción, para lo cual en su art 3 impone a los Estados miembros implementar medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que han de ser justos y equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no inútilmente complejos o gravoso, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios , y cuya aplicación evite la creación de obstáculos al comercio legítimo. No parece que imponer la carga de la prueba de daño es estos supuestos (beneficio obtenido por el infractor o regalía hipotética) responda a esas exigencias.»

Se descarta por ello la tesis de la ausencia de daños a la actora, al no ser predeterminantes de la restitución reclamada

5. Pero es que, además, resulta insostenible en este caso esa tesis so pretexto de que SILKEN no ha explotado nunca las marcas y que fueron los anteriores titulares de las marcas quienes las posicionaron en el mercado.

Sin necesidad de entrar a valorar la repercusión en las marcas de la actuación de SILHEN, como entidad encargada contractualmente de la gestión del hotel durante muchos años, lo relevante es que no se discute que son unas marcas posicionadas en el mercado , de modo que su utilización sin autorización desde noviembre de 2017 debe haberle supuesto un beneficio a las demandadas, que constituye una de las "consecuencias económicas negativas"que prevé la Directiva y la LM , pues de lo contrario no se explica por qué sigue usándolas desde que asumen la explotación del hotel en 2015 en lugar de otro distintivo

Y ello es ajeno al dato de quien realizó las inversiones para que esas marcas en noviembre de 2017 tuvieran ese posicionamiento. O dicho de otra manera, no desaparecen esas consecuencias negativas por el hecho de que, al adquirir SILKEN las marcas en noviembre de 2017, estas ya estuvieran posicionadas en el mercado

6. Se desestima la alegación cuarta del recurso de GHD y UIL

UNDÉCIMO. - La petición subsidiaria del 1% de la cifra de negocio

1. La sentencia, en su desacertado fundamento de derecho séptimo, no hace mención alguna a esta indemnización mínima del 1% (salvo las contenidas en la sentencia del TS que trascribe) y pedida complementación, en el auto dictado, de redacción y técnica expositiva manifiestamente mejorable, se lee, sin más explicación "No ha lugar a la adición del 1% del beneficio por los fundamentos que señala la sentencia"

2. La actora en su recurso de apelación entiende que la sentencia infringe el art. 43.5 LM, así como la doctrina judicial, en extracto, porque debe interpretarse como una cuantía mínima, de aplicación automática, con invocación de la doctrina ex re ipsa, con cita de varias resoluciones del TS y de este Tribunal de Marcas de la UE , refiriendo que aquí " los hechos hablan por sí mismos, puesto que independientemente de que en este caso sí se puede probar cuál fue el hecho concreto que ha generado el daño, ya que está acreditado que SILKEN explotó el hotel durante 12 años, el cual fue objeto de inversiones millonarias por el anterior titular de las marcas, y que la conducta de UIL de seguir utilizando las marcas a toda costa perjudica gravemente al titular de las marcas DOMINE, que no puede usarlas pacíficamente en toda su extensión"

Después añade que "debería otorgarse, puesto que independientemente de que el criterio principal escogido haya sido el del beneficio obtenido por el infractor, para el caso en que este beneficio resulte menor que el 1% de la cifra de negocio, se estaría produciendo un doble perjuicio a mi representada , puesto que [...] se le podría abonar una indemnización más baja que la que realmente le correspondería en virtud del art. 43.5 LM , en completa contravención con la normativa marcaria y jurisprudencia.

Valoración del tribunal

3. Gran parte del argumentario de la recurrente es prescindible, ya que no procede entrar a enjuiciar la naturaleza y requisitos de esta condena mínima del 1% de la cifra de negocios porque su petición en demanda fue subsidiaria ( como expresamente se dice en los apartados 4 y 5 del suplico y el propio recurrente no duda en reconocer) , de modo que , estimada la pretensión principal ( condena a los beneficios obtenidos por el infractor, a cuantificar en ejecución de sentencia, petición 4 ) no procede acceder a la pretensión subsidiaria ( petición 5) .Por tanto, aunque no lo explicite, la sentencia acierta

4. Llevan razón las aquí apeladas al apuntar que lo que persigue SILKEN con su recurso es reformular sus pedimentos, planteando la petición indemnizatoria del 1% en caso de que los beneficios obtenidos por el infractor sean inferiores, lo cual está prohibido por el art 456LEC, que positiviza el principio "pendente apellatione nihil innovetur" (por todas STS 246/2016, de 13 de abril)

5.Solo añadir que no contradice lo anterior la sentencia de este tribunal nº 158/2018, de 27 de marzo citada, pues omite que si en ese caso se acoge el criterio indemnizatorio subsidiario previsto en el artículo 43.5 LM es porque previamente resulta desestimada la condena principal; cosa que aquí no ocurre

DUODÉCIMO. - Costas causadas en esta alzada.

1.Procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada a SILKEN , al haber sido desestimado su recurso de apelación ( art 398 LEC)

2.Al ser estimado parcialmente el recurso de GHD y UIL, no procede imposición de costas ( art 398 LEC aplicable ratione temporis)

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.