Sentencia Civil 627/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 8/2023 de 15 de diciembre del 2023

PRIMERO.- El litigio que pasamos a examinar principia por demanda deducida por las mercantiles Bejerano Buendía Ingeniería y Diseño SRLL (DSIGNIO), diseñadora del modelo denominado LACCIO, y Peronda Group S.A., fabricante y comercializadora de pavimentos y revestimientos cerámicos y, en particular, del modelo LACCIO como licenciataria exclusiva.

La demanda se fundamenta en la consideración de que los productos LACCIO incorporan un diseño protegible no registrado desde septiembre de 2015 que, dice la parte demandante, está inspirado en la forma que los pájaros tejen sus nidos, caracterizándose por tener una superficie en la que se entrelazan una serie de cintas, que continúan pieza a pieza formando entrelazado, acentuado por el ligero relieve de la cerámica y los tonos de cada cinta y que se presenta con el siguiente aspecto (fotografías extraídas del doc 46 demanda, catálogo LACCIO by DSIGNIO):

El objeto de la demanda es la protección del diseño LACCIO frente a la mercantil Geologica TILE S.L. (Geotile) en la consideración de que esta mercantil ha copiado, expuesto y comercializado desde 2017 el diseño LACCIO en sus productos Riv. Veria y Riv. OBI, en sus distintas versiones, sin autorización y consentimiento de su autor, vulnerando los derechos de autoría DSIGNIO y de Peronda como licenciataria exclusiva.

En particular, los productos controvertidos por su diseño son los siguientes (fotografías procedentes del documento nº 56 demanda, catálogo Geotile 2019):

En base a tales afirmaciones, deduce DSIGNIO, en tanto creadora del diseño, acción reivindicatoria del art. 15 RDMC y de daños y perjuicios a cuantificar por licencia hipotética, solicitando la publicación de la Sentencia. Y la licenciataria formula acción de daños y perjuicios con la misma petición de cuantificación.

La demandada se ha opuesto a tales pretensiones deduciendo, vía excepción, la nulidad del diseño no registrado.

La Sentencia dictada por el Juzgado de instancia ha desestimado la demanda en su integridad en la consideración de que la parte actora, no obstante probar la divulgación en fecha 28 de septiembre de 2015 así como la novedad de la creación, no ha cumplido con la obligación derivada del art. 85.2 RDMC, relativa a la identificación o especificación de las carácterísticas singularizantes del modelo.

Críticos con esta decisión tanto el demandante, que formula recurso de apelación, como el demandado, que la impugna.

La parte demandante afirma en su recurso la singularidad de su modelo dada por las carácterísticcas descritas en la demanda, negando que tuviera que probar la misma sino solo de indicar los elementos singularizantes - STJUE C-345/13-.

Y niega que sea estimable la excepción de nulidad, solicitando que se estime la infracción de los derechos de los autores del diseño y de su fabricante y, consiguientemente, su demanda.

La parte demandada se opone al recurso e impugna la Sentencia.

Impugna la Sentencia, primero, por incongruencia omisiva en relación a la falta de legitimación de Peronda y, en segundo lugar, por omisión en relación a la excepción de nulidad que fundamenta, primero, en la falta de prueba de primera divulgación y, segundo, por la falta de carácter singular. Y se opone al recurso afirmando que el diseño carece de novedad y singularidad.

Con el fin de acompasar debidamente los distintos cuestionamientos que de la sentencia de instancia se hace por las partes, valoraremos en primer término el motivo primero de la parte demandante, que atañe a la causa de desestimación que ha impedido en examen de fondo de las acciones deducidas, examinando seguidamente la impugnación de la demandada en tanto su estimación -nulidad- impediría el análisis de las acciones de la parte demandante.

SEGUNDO.- Cuestiona en su primer motivo la parte actora la razón de la desestimación de la demanda por parte del Juzgado de instancia.

Afirma el recurrente que la STJUE asunto C-345/13 interpreta el art. 85.2 RDMC en el sentido de que para que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios consideren válido un dibujo o modelo comunitario no registrado, su titular no está obligado a demostrar que posee carácter singular en el sentido del artículo 6 de ese Reglamento sino que debe indicar únicamente en qué posee tal carácter dicho dibujo o modelo, es decir, debe identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter, doctrina de la que se ha hecho eco la STMUE de España en su Sentencia de 5 de mayo de 2017.

Ello no obstante, el Juzgado de instancia, aprecia divulgación y novedad pero niega que se haya cumplido con la carga de describir las carácterísticas singularizantes del modelo, pronunciamiento erróneo que no se corresponde con la realidad ya que en el segundo párrafo del Hecho Segundo de la demanda se alega expresamente que " La propuesta de DSIGNIO producida por PERONDA tuvo una gran acogida y muchos clientes mostraron interés en el revestimiento promocionado LACCIO, debido a su singularidad, con los relieves de cintas entrelazadas, cuya disposición y efecto no se conocían en el mercado.", descripción que contiene la especificación de que la singularidad del LACCIO reside en la disposición y efectos de los relieves en forma de cintas entrelazadas, forma que no se conocía en el mercado hasta la fecha de su exposición pública en la feria de CERSAIE 2015, carácterísticas por lo demás abundadas como elemento singularizantes del modelo en la contestación de la demanda para fundar la falta de novedad del diseño y, también, en las pruebas periciales y reconocimiento judicial que se centró, precisamente, en la disposición y efecto de las cintas entrelazadas.

Posición del Tribunal.

Conforme al art. 3.a) del mismo texto legal, diseño es " la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación".

El art. 6.1 RDMC afirma que " Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:

a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez".

Dice el art. 85.2 RDMC que " En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario.".

Como se desprende de la STJUE C-345/13, un diseño no registrado goza de la presunción de validez cuando se cumplen con las exigencias del art. 85.2 RDMC que son, primero, la prueba de la divulgación del modelo en los términos exigidos por el Reglamento -art. 11- y, en segundo lugar, con la expresión meramente descriptiva de cuáles son los elementos que atribuye el titular al diseño para conferirle singularidad lo que dice la Sentencia ut supra, implica " identificar las características del dibujo o modelo de que se trate que, a su juicio, le confieren ese carácter".

Por tanto, la doctrina judicial citada excluye expresamente la equiparación de la descripción con la prueba de la singularidad porque es incompatible con la presunción y con la posibilidad de oponer nulidad.

Ello significa que el titular del derecho solo tiene la carga de describir qué elementos son los que conforman la singularidad que, en su caso, sirvirán de referencia en el juicio de singularidad. De ahí que la conclusión no puede ser otra que la de entender que a los efectos del art. 85.2, lo relevante es la indicación de, conforme al art. 3.a), los elementos que tiene el diseño cuya validez se promueve y que atribuyen una determinada apariencia de todo o parte de un producto derivado de, entre otros elementos, su configuración, forma, líneas u ornamentación.

En el caso que nos ocupa, el Juez de instancia ha negado que sea suficiente la descripción hecha por la parte actora en su escrito de demanda cuando afirma que la singularidad de su modelo LACCIO deriva de "los relieves de cintas entrelazadas", de su "disposición" y "efecto", afirmando el demandado en su oposición al recurso que en realidad no se identifican por los demandantes los concretos elementos que confieren al modelo invocado carácter singular, posición que en absoluto podemos compartir porque, primero, hay en la descripción entrecomillada reseña detallada de los elementos (relieves, cintas entrelazadas, disposición y efecto compositivo) que vienen referidos y determinan la apariencia del producto cerámico y, segundo, porque se identifican tales tales elementos como aquellos sobre los cuales sustenta el demandante una impresión general en el usuario informado, que afirma es distinta a la producida por cualquier otro modelo hecho público con anterioridad, tal cual se desprende del informe pericial que se aporta con la demanda -doc 45- en el que se destaca, precisamente, el entrelazado en superficie de una serie de cintas que continúan pieza a pieza formando un entrelazado acentuado por un ligero relieve de cerámica y tonos de cada cinta. En suma, se identifica en la demanda el objeto cuya protección se pretende, dándose así cumplimiento a la finalidad de la norma.

Procede por tales razones estimar el motivo y revocar el pronunciamiento judicial relativo al incumplimiento por el demandante de la carga del art. 85.2 RMDC.

SEGUNDO.- Estimado el motivo examinado, la conclusión es que el modelo LACCIO goza de presunción de validez. Pero faculta el Reglamento a la parte contraria la posibilidad de destruir dicha presunción promoviendo, vía de excepción o mediante una demanda de reconvención - art 85.2 infine RDMC- una declaración de nulidad.

Tal planteamiento ha sido en efecto, como ha corregido el Juzgado de instancia en su aclaración de la Sentencia, formulado por la demandada que, usando la excepción, solicita la declaración de nulidad del diseño no registrado incorporado a los productos denominados LACCIO por la demandante.

Dicho planteamiento se reitera con ocasión de la impugnación de la Sentencia, lo que exige examinar con carácter previo a las acciones deducidas por el demandante (véase en este sentido, la STJUE de 19 de octubre de 2017, Raimund, asunto C-425/16) la petición de nulidad del diseño deducido vía excepción porque, de estimarse, haría de todo punto inútil cualquier examen relativo a la reivindicación de titularidad e indemnización por infracción del modelo por los productos Veria y Obi de la demandada. Análisis que haremos previa la subsiguiente aclaración.

En su impugnación la mercantil demandada, GeoTILE, denuncia doble vicio de incongruencia omisiva de la Sentencia de instancia, una referida a la ausencia de pronunciamiento sobre la falta de legitimación de la mercantil Peronda Group S.A. y otra por la falta de pronunciamiento sobre la excepción de nulidad.

Sin embargo, no hay en la falta de pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación de Peronda vicio de incongruencia omisiva, pues la ausencia de pronunciamiento viene justificada por la apreciación de falta de cumplimiento de los presupuestos de la presunción de validez del diseño invocado - art 85.2 RDMC-, lo que hacía inoperante el examen de la falta de legitimación de cualquiera de las partes dado que ninguna de las acciones deducidas por parte alguna iban a ser objeto de examen al no concurrir el presupuesto previo para ello.

Es más, tal silencio ni siquiera perjudica el proponente de esta excepción porque, conforme a la doctrina del TS ( STS 108/2007, de 13 de febrero), no solo tendría gravamen eventual para recurrir ante la eventualidad del recurso por el demandante y la posibilidad de su estimación, considerando procedente entrar en el fondo, sino porque es doctrina del TS ( STS 532/13, de Pleno, de 19 de septiembre) que en este caso, incluso aunque no hubiera impugnado o recurrido la Sentencia la parte que formuló la excepción de nulidad, bastaría el conocimiento del recurso, para entrar a enjuiciar las excepciones formuladas, en este caso la de nulidad, no resueltas en la sentencia de primera instancia, sin necesidad de que la parte que la formuló, el demandado, apele o impugne la Sentencia de manera expresa.

Tampoco cabe aceptar que haya incongruencia omisiva en el caso de la excepción de nulidad sin perjuicio de que, no obstante la desestimación de la demanda, el demandado tenga gravamen legitimador para deducir su recurso de apelación.

Aclarados los términos del debate, examinaremos la excepción de nulidad del diseño de la parte demandante que sustenta en la falta de prueba de divulgación y en la carencia de singularidad por la preexistencia de modelos que producen similar impresión al modelo LACCIO.

TERCERO.- Alega en primer término como fundamento de la excepción de nulidad, que las pruebas de la divulgación en la UE son insuficientes.

Con cita de los artículos 1.2 y 11 RDMC afirma que, en el presente caso, las recurrentes afirman que el producto se divulgó por primera vez el 28 de septiembre de 2015, para lo cual aportaron la copia de un catálogo de productos en cuya portada se indica 'CERSAIE 2015", tratándose de un documento privado, sin depósito legal ni medio alguno de datación fehaciente.

Que sí como sostiene el demandante, la pieza cerámica presentada en dicha feria del año 2015 tuvo " una gran acogida" y " muchos clientes mostraron interés en el revestimiento", se podía haber aportado como prueba de la divulgación los pedidos, las cifras de ventas y facturas emitidas por la codemandada por la venta de dichos revestimientos desde aquellas fechas, lo cual permitiría adverar si efectivamente la pieza alegada llegó a ser conocida y demandada en fechas inmediatamente posteriores a su presentación en aquel certamen, con la intensidad y amplitud que meramente se alega sin prueba alguna.

Que tampoco se ha presentado de adverso ninguna prueba de que los modelos en que se basa el examen comparativo correspondan efectivamente a los que fueron supuestamente divulgados por primera vez en septiembre de 2015, pues no se aportó ningún medio probatorio que permitiera de manera fehaciente acreditar el objeto de divulgación en aquella fecha y certamen de la pieza a la que se refieren comercialmente como 'Laccio'.

Que el demandante no ha aportado tampoco fotografías del stand en que fue supuestamente fue presentada la pieza, fotografías de la pieza tomadas en dicho certamen, reseñas en publicaciones sobre el certamen, o una certificación de la propia organización ferial

Que el contenido de los correos electrónicos a que hace referencia la Sentencia de instancia cuando afirma que " contienen manifestaciones espontáneas sobre la divulgación del modelo en la feria Cersaie 2015", no acredita la fecha y el lugar de la primera divulgación, sino a trabajos supuestamente preparatorios por parte de un tercero.

Que a las declaraciones testificales emitidas en la vista oral por un cliente de PERONDA, un proveedor de PERONDA, el actual director Comercial de PERONDA, y de una ex trabajadora de PERONDA tampoco revisten de la necesaria objetividad para considerar suficientemente acreditada que la divulgación del modelo comunitario no registrado se produjera efectivamente el 28 de septiembre de 2015.

Posición del Tribunal.

Cuestiona en este motivo el recurrente la prueba practicada a instancia de la parte demandante para acreditar que el modelo cuyo derecho de exclusiva defiende hubiera sido divulgado en los términos del art. 11 RDMC el día 28 de septiembre de 2015.

Niega que constituya prueba de ello ni el catálogo aportado por la demandante como documento nº 45 de la demanda, CERSAIE 2015 NEW PRODUCTS, ni los correos electrónicos aportados ni las testificales practicadas en el acto del juicio, señalando por el contrario que debía haberse probado la divulgación mediante la aportación de las cifras de ventas y facturas emitidas por la venta de dichos revestimientos desde aquellas fechas y/o fotografías del stand en que fue supuestamente fue presentada la pieza, fotografías de la pieza tomadas en dicho certamen, reseñas en publicaciones sobre el certamen, o una certificación de la propia organización ferial.

Pues bien, a la hora de examinar la prueba de la divulgación del diseño de que se trata, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, que que ni el RDMC 6/2022 ni el Reglamento para su aplicación 2245/02, contiene ningún detalle sobre las pruebas que deben aportarse en relación con la divulgación del dibujo o modelo no registrado.

De todo ello se deduce que, por un lado, el demandante en el caso de un diseño no registrado es libre de elegir las pruebas que considere útiles presentar ante el Tribunal de Diseño comunitario para probar la divulgación en cumplimiento de las cargas impuestas por el art. 85.2 RDMC y mantener la presunción de validez frente a una petición de nulidad y, por otro lado, que el Tribunal está obligado a analizar todos los elementos presentados para establecer si efectivamente prueban la divulgación del diseño o modelo para lo cual ha de tomar en consideración diversos criterios, en particular, que la divulgación de un diseño, no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que demuestren la divulgación efectiva del diseño o modelo anterior en el mercado y, por otro lado, que las pruebas aportadas por el demandante deben valorarse de un modo global, pues es el conjunto de aportaciones probatorias las que pueden, frente a la insuficiencia de la individualidad, demostrar la divulgación de un diseño o modelo.

En efecto, cuando se asocian o se leen junto con otros documentos o información, pueden contribuir a formar evidencia de la revelación, debiéndose además recordar que para evaluar el valor probatorio de un documento es necesario verificar la verosimilitud y veracidad de la información contenida en él, teniendo en cuenta, dice la STGUE de 14 de julio de 2016, asunto T-420/15, punto 27, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y su destinatario, así como preguntarse si, a la vista de su contenido, parece sensato y fiable.

En el caso que nos ocupa, el demandante pretende demostrar la divulgación en una fecha concreta, aportando un catálogo -doc 45 demanda-, conversaciones plasmadas en correos electrónicos -doc 14 y 15- y en el resultado de pruebas testificales en el acto del juicio.

El documento 45 (catálogo) se dubita por el demandante de nulidad aduciendo que es un documento privado, sin depósito legal ni medio alguno de datación fehaciente.

Afirma falta de prueba de que los modelos en que se basa el examen comparativo correspondan efectivamente a los que fueron supuestamente divulgados por primera vez en septiembre de 2015.

Cuestiona los correos electrónicos porque, más allá de la inconcreción de la Sentencia, no acreditan la fecha y el lugar de la primera divulgación, sino a trabajos supuestamente preparatorios por parte de un tercero.

Y rechaza finalmente la prueba testifical dada por un cliente de PERONDA, un proveedor de PERONDA, el actual director Comercial de PERONDA y de una ex trabajadora de PERONDA porque no son imparciales dada su relación con la empresa.

Procede, por tanto, comprobar si los elementos de prueba aportados con la demanda y los practicados en el proceso ante el Tribunal, considerados en su conjunto, permiten demostrar, de manera suficiente en Derecho, conforme a los principios enunciados, el modelo LACCIO se ha divulgado al público en el sentido del art. 11 RDMC.

A este respecto, la demandante afirma que el catálogo CERSAIE 2015 NEW PRODUCTS de la codemandante no contiene ninguna información sobre la fecha exacta de que se trata y que, por tanto, no tiene fuerza probatoria, en la medida en que no se puede demostrar que se trate de un período anterior o posterior a la presentación del modelo impugnado.

Es cierto que, del examen del documento -catálogo- no es dable encontrar un dato que verifique la fecha. Pero si se conecta el catálogo las conversaciones mantenidas por email entre diseñador y fabricante comercializador, resulta demostrada la realidad del catálogo de Peronda para la feria boloñesa.

Muy significativo es al efecto el email de 2 de octubre de 2015 (doc 14 demanda), dirigido por Peronda a Bejarano, en el que la primera afirma: " nosotros estamos rematando la semana de Cersaie...en cuanto Laccio 32x90 la verdad es que también está funcionando muy bien. Están llegando los primeros pedidos. Hay interés en diferentes mercados por lo que esperamos que sea un éxito. Os adjunto algunas imágenes donde podéis ver el producto expuesto"; contenido que se abunda con el de 5 de octubre (doc 15 demanda), de Peronda a Cotarelo, donde la mercantil muestra su satisfacción con el nuevo producto: " parece que tenemos alrededor de 5.000m2 pedidos...de Laccio en diferentes acabados...esperemos que se confirmen y carguen...es un muy buen comienzo..."; emails que dan credibilidad al catálogo de Peronda para la feria Cersaie 2015, al tiempo que, de un lado, identifican correctamente el producto divulgado, sin que desde luego haya indicio alguno para sospechar de que se tratara de otro distinto bajo idéntica denominación y, de otro, justifican la razón del reconocimiento en forma de premio "al revestimiento del año 2016", que se anuncia en "el periódico del Azulejo", al tiempo que aportan tales evidencias la oportuna fiabilidad a los testimonios dados en juicio oral en tanto que coincidentes con el este conjunto de informaciones que a la postre ponen de relieve, por lo que hace a la prueba sobre correlación temporal entre el diseño de las demandantes y el denunciado del demandado, que en efecto el de los demandados se comercializada cuando el primero ya está divulgado, pruebas que son suficientes a tal efecto sin que el hecho de no aportar otras distintas (facturas, albaranes, fotografías, etc), desvirtúen lo que resulta de las ofrecidas por la parte demandante.

CUARTO.- Pero como anticipábamos, también sustenta el recurrente la excepción de nulidad en la falta de singularidad del modelo LACCIO.

Dice al respecto el recurrente que se ha acreditado la preexistencia de modelos comunitarios registrados anteriores frente a los cuales el modelo Laccio no presenta singularidad, careciendo por tanto de validez - art 4, 6.1 y 25.1.b) RDMC-.

Afirma que a la fecha de la divulgación, septiembre de 2015, se habían divulgado diseños de piezas cerámicas de revestimiento que ya presentaban formato rectangular -doc 3 y 4 contestación demanda-, y simulaban relieves el cruce o superposición de bandas o cintas en diferentes planos con relieves, en particular, el Diseño Comunitario registrado no. 001393839, páginas 36 a 42 del Documento 3 de la contestación a la demanda, piezas rectangulares con superposición de cintas que causan una impresión general similar al modelo Laccio.

Que el informe pericial aportado como documento num. 2 de la contestación analiza entre otras, estas anterioridades concluyendo que carece de singularidad el modelo invocado por el demandante, tal y como reafirmó en el acto del juicio oral señalando que es la superposición de cintas la que otorga carácter singular a la impresión de conjunto, siendo un recurso conocido y utilizado en el sector de los revestimientos, quedando así demostrado, dice el apelante, que la existencia de dibujos o modelos anteriores de azulejos con las mismas características esenciales: formato rectangular, bandas entrecruzadas con un ligero relieve, y que, al combinarse con otros, crean un efecto mural de bandas entrelazadas, lo que impide reconocer singularidad al modelo Laccio y, por tanto, validez.

Posición del Tribunal.

El artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002 dispone que el dibujo o modelo comunitario solo podrá declararse nulo si no cumple los requisitos previstos en los artículos 4 a 9 del mismo Reglamento.

En virtud del artículo 4 del Reglamento n.º 6/2002, el dibujo o modelo será protegido mediante un dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 6/2002, el carácter singular se apreciará, si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, a la vista de la impresión general que produzca en los usuarios informados, que deberá ser distinta de la producida por cualquier otro dibujo o modelo hecho público antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez. El artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 precisa que, a efectos de tal apreciación, se deberá tener en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo.

Así, el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de déjà vu con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente como para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante pronunciadas como para crear impresiones de conjunto dispares (STGUE de 7 de noviembre de 2013 T-666/11).

Al determinar el carácter singular de un dibujo o modelo con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, es preciso tener en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el sector industrial al que pertenece, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo y la eventual saturación de la técnica, que puede hacer que el usuario informado sea más sensible a las diferencias entre los dibujos o modelos comparados, así como el modo en que se utiliza el producto de que se trate, especialmente en función de las manipulaciones que normalmente sufre en ese momento.

En el caso se niega la singularidad del modelo LACCIO en base a la preexistencia de diseños sobre piezas cerámicas de revestimiento con formato rectangular y simulando relieves con el cruce o superposición de bandas o cintas en diferentes planos, identificando en particular los modelos comunitarios con registro nº. 001393839 y nº 002060616-0001, trayendo a colación el informe pericial aportado -doc 2 contestación demanda- y las manifestaciones al respecto del perito.

Pues bien, un examen de los modelos que se alegan como preexistentes pone de relieve, primero, que en cuanto a los que se señalan en el apartado 3.3 del informe pericial sin identificar, y que se dice extraídos de la web "www.architonic.com", dato temporal alguno resulta del informe de su creación ni, desde luego de su divulgación. Otro tanto cabe afirmar respecto de los diseños Arkit de Baldocer, a los que se refiere el demandante en su contestación de la demanda, ya que aparecen referenciados en un catálogo denominado "Newsbook Pasta Blanca White Body Tiles Cesaie 2016 BALDOCER" -doc nº 4 contestación demanda- en el que únicamente aparece como dato temporal el año citado sin que de hecho, en ninguna de las páginas del catálogo se contenga ninguna prueba concreta de la distribución de dicho catálogo, no siendo posible determinar cuándo, dónde y en qué medida se podría haber distribuido el catálogo y, de haberse distribuido, si llegó a los círculos especializados.

En consecuencia, ninguno de estos modelos puede ser tenidos como anterioridades al modelo LACCIO al carecer de prueba para poder establecer la supuesta preexistencia como modelos introducidos en el mercado antes que LACCIO, más allá de si presentan o no una impresión general al usuario informado similar o diferente.

Y respecto de los que se identifican por el recurrente como registrados, en particular el diseño registrado nº. 001393839, que identifica con la denominación Steuler Fliesen, modelo Glazes, y el nº 002060616, debemos recordar el carácter singular de un dibujo o modelo, en este caso, no registrado, puede ser destruido por un dibujo o modelo anterior.

Para determinar si un dibujo o modelo comunitario posee carácter singular en el sentido de la disposición antes mencionada es preciso definir el sector de los productos a los que está destinado a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo, determinar el usuario informado de dichos productos en función de su finalidad y, por referencia al usuario informado, el grado de conocimientos técnicos anteriores y el nivel de atención a las similitudes y a las diferencias en la comparación de los dibujos o modelos; concretar, en tercer lugar, el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, cuya influencia sobre el carácter singular es inversamente proporcional y, finalmente, tomando en consideración dicho grado de libertad, efectuar un juicio comparativo directocuando sea posible, de las impresiones generales que producen en el usuario informado el dibujo o modelo controvertido y cualquier otro dibujo o modelo que sea público.

En el caso, el modelo registrado Steuler Fliesen, modelo Glazes, y el modelo controvertido -LACCIO- identifican por sí mismos el producto (revestimientos) dentro de una categoría de productos concreta (cerámicos), tanto por las representaciones gráficas del mismo que ponen de manifiesto la naturaleza de los productos a los que está destinado a incorporarse o a aplicarse, su destino o su función.

Por tanto, es dable determinar el usuario informado y el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo.

En cuanto al usuario informado.

Es conocida, por reiterada, la jurisprudencia (en este sentido STJUE de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C281/10, apartado 53) que se señala que el concepto de usuario informado debe entenderse como un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas.

El concepto de usuario informado queda referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

En suma, es un usuario "informado" porque, sin ser un diseñador ni un experto técnico, conoce diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un cierto grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos.

En el caso de autos, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil considera que los revestimientos cerámicos destinados a la decoración de interiores, no son productos de consumo masivo y por ello puede ser usuario informado un interiorista o decorador profesional o un constructor, caracterización que parece cuestionar el demandante en su recurso, criticando la negativa del Juzgado a asumir una posición empática. Sin embargo, aunque es un acto común, la elección de revestimientos, solo lo es cuando se construye o reforma, y estas actividades no son comunes. Por eso entendemos acertada la conclusión del Juzgado de instancia en la concreción del usuario informado.

En cuanto al grado de libertad del autor del autor al desarrollar su dibujo o modelo.

Hemos de recordar que la jurisprudencia -STGUE de 18 de marzo de 2010, Representación de un soporte promocional circular, T9/07, apartado 67- la define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto.

En el caso, para el diseño, no se prueba que haya condiciones técnicas mínimas si bien, y en todo caso, aunque hubiera teóricamente límitesimpuestos por la propia funcionalidad del producto no consta que, aunqueestos pudieran afectar a la existencia del diseño, pudieran limitar la creatividad, de manera que cuando menos debemos considerar que la libertad del autor es notablemente amplia.

En cuanto a la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos en conflicto.

Para apreciar el carácter singular del modelo LACCIO, procede tomar en consideración los diseños en conflicto que son pertinentes en el marco de la apreciación del carácter singular y lleva a cabo una comparación entre las impresiones generales producidas entre los dibujos y modelos controvertidos.

En primer término, conviene reiterar que el concepto de diseño incluye las líneas y los colores, por tanto, también las figuras en tanto las líneas pueden delimitar una figura, una composición o un contorno, al que por cierto se refiere de manera expresa la ley española. Y también se refiere a la textura.

Además, el diseño puede resultar de las características resultantes de varios de estos elementos a la vez.

Por tanto, a la hora de valorar la singularidad del modelo previo, se ha de tomar en consideración todos aquellos elementos que conforman un diseño y, sin duda, uno de los más relevantes del modelo Steuler Fliesen Glazes, es el material, la textura y el color como se desprende del documento nº 3 in fine de la contestación a la demanda y en particular, de la descripción de las razones por los que se premia al modelo Soft Glazes.

Dice el artículo aportado que el premio se motiva en las siguientes consideraciones: " Cada azulejo de la colección Soft Glazes es una pieza única. Las brillantes capas de esmalte se entrelazan delicadamente como si se hubieran aplicado a mano, llamando la atención sobre los elegantes tonos pastel que son modernos y extremadamente decorativos. El resultado es una decoración de pared única y elegante. Una interacción perfecta de color, forma y estructura".

Otras son las consideraciones (y razones) que aparecen en el documento que aporta la demandante sobre el premio recibido por la colección LACCIO (doc. 48 demanda), donde se resalta en especial la estructura de los elementos que conforman el dibujo sobre relieve, con referencia a la superficie atravesada por cintas de distinto tono entrelazadas que continúan pieza a pieza.

Se evidencia de este modo que los elementos de singularidad destacables en cada modelo son distintos, como diferente es, en todo caso, la composición visual o gráfica resultante del uso de relieves sobre superficie ya que aun cuando se perciba en todos los casos el uso de formas geométricas de cierta similitud, en cuanto a su forma rectangular irregular, es lo cierto que ninguno de los modelos Glazes alcanza en su composición con aquellas formas geométricas una apariencia de entrelazado de cintas diferenciadas por tonos y formas que confieren apariencia de superposición de unas sobre otras ni, desde luego, vistas las distintas perspectivas del modelo Glazes, es dable concluir que cada pieza configure, en unión con otras, un tramado infinito con destino de compositivo de figura única con aquellas formas entrelazadas.

Esto mismo es predicable, de manera más acentuada si cabe, respecto del otro modelo Steuler a la vista de las distintas perpectivas de cada uno de los tres registrados en los que se percibe, o el uso de formas absolutamente diversas, aunque sean relieves -0001-, el uso de franjas distintas por configuración más parecidas a barras que cintas en el modelo 0002 que no persigue, además, configurar un dibujo uniforme mediante la unión de piezas, y relieves igualmente irregulares en el caso del modelo 0003, que tampoco están destinados a la uniformidad en la unión de distintas piezas del producto.

Procede por todo ello considerar que no queda probado que el modelo LACCIO no produzca una impresión general en el usurario informado distinta a la producida por cualquier modelo anterior de los invocados por el demandante de nulidad, desestimando el motivo y, con él, la excepción de nulidad del diseño LACCIO.

Es por ello que continuaremos con el examen de la acción reivindicatoria y la causación de daños y perjuicios.

QUINTO.- Desestimada la excepción de nulidad, y teniendo por cumplida la presunción de validez del diseño no registrado de conformidad con el art. 85.2 RDMC, procede examinar si los modelos OBI y Veria de Geotile, vulneran los derechos de los demandantes.

En relación a esta cuestión, opone en primer lugar Geotile falta de legitimación pasiva de Peronda Group SA, aspecto sobre el que debemos pronunciarnos como antecedente del examen de las acciones deducidas por los demandantes dado que la legitimación ad causam es una cuestión preliminar en tanto consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal. Se trata, conviene recordar, de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar.

Pues bien, la parte demandada niega la legitimación activa de Peronda para el ejercicio de acción de daños y perjuicios.

Dice el recurrente que la legitimación activa de esta parte se ha sustentado en un documento privado de licencia -doc º 3 demanda- en el que es parte una sociedad antecesora, Peronda Ceramicas S.A., cuyo objeto material se remite a un Anexo I que, sin embargo, no se aporta, de manera tal que ninguna prueba existe de que el contrato privado de licencia se refiera al diseño comunitario no registrado objeto de este proceso, sin que tampoco el contrato contenga estipulación alguna que le confiera derecho a ejercitar acciones contra terceros, razones por las que no cabe tener por justificada la legitimación activa de Peronda para deducir la acción de daños y perjuicios.

Posición del Tribunal.

La legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. Supone una coherencia entre la cualidad atribuida y las consecuencias jurídicas pretendidas, por lo que ha de atenderse al contenido de la relación jurídica invocada por la parte actora.

A la legitimación se refiere el art. 10 LEC, que bajo la rúbrica " condición de parte procesal legítima", dispone, en su párrafo primero, que " serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso".

La legitimación activa no es sino una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal activa, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas. En consecuencia, su determinación obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen, lo que exige atender al contenido de la relación jurídica concreta, pues será ésta, sobre la que la parte actora plantea el proceso, con independencia de su resultado, la que determine quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente".

En el presente caso, la legitimación activa de la co-demandante Peronda Group, se sustenta en una relación contractual de licencia o uso de determinados diseños del licenciante, DSIGNIO. Por tanto, para decidir sobre la legitimación activa de Peronda, hemos de tener en cuenta, primero, las disposiciones legales sobre el contrato de licencia y el contenido del contrato.

Dispone el art. 32 número 1 RDMC que " las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas".

Conforme al punto 3 " el titular de una licencia exclusiva podrá interponer acciones si el titular del dibujo o modelo no lo hace dentro de un plazo razonable pese a habérsele instado a hacerlo".

Y dispone el apartado 4 que " a fin de obtener una indemnización de daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o modelo comunitario".

En el caso, se aporta como documento número 3 de la demanda el contrato de licencia suscrito entre ambas partes co-demandantes.

Dicho contrato de licencia identifica de manera concreta el objeto de la licencia.

Así, en su expositivo I se señala que " el licenciante es autor de la colección de marca "LACCIO by DSIGNIO". Y en el expositivo II se dispone que el objeto la licencia es la explotación por el licenciatario de los diseños " titularidad del licenciante que se indican en el Expositivo anterior", es decir, de la colección LACCIO.

Finalmente se dispone que la licencia en relación a dicha colección será exclusiva -expositivo II- y para todo el territorio mundial -expositivo III y cláusula segunda-.

La documental aportada por la parte demandante (catálogos y correos), conformada por el licenciante y el licenciatario, identifica los productos cuyo diseño se pretende amparar frente a los productos comercializados OBI y Veria de Geotecnica Tile, y se identifican bajo la denominación LACCIO by DSIGNIO. Indicio alguno se aporta al proceso o resulta de él, para sospechar que los productos LACCIO sean otros distintos a los que aparecen catalogados e informados entre las partes en sus comunicaciones, que además son gráficas, permitiendo la identificación del objeto de las comunicaciones entre las partes, diseñador y comercializador, licenciante y licenciatario.

Por ello, (i) si la licencia conferida a Peronda lo es para la explotación de la colección LACCIO by DSIGNIO, (ii) si la licencia es exclusiva y (iii) si se formula acción de daños y perjuicios en una demanda conjunta con el licenciante frente al presunto infractor de sus derechos que son explotados por el licenciatario, resulta evidente que Peronda está actuando, en base a la relación contractual descrita, al amparo del art. 32.4 RMDC y, consecuentemente, con plena legitimación activa para deducir la acción ejercitada en la demanda.

El motivo queda desestimado.

SEXTO.- Resuelta la cuestión relativa a la legitimación activa, procede analizar las acciones deducidas en la demanda, de reivindicación de titularidad de los diseños no registrados LACCIO frente a la intromisión por copia y explotación de aquél derecho de exclusiva por parte de GeoTile con sus productos OBI y VERIA y de reparación por los perjuicios causados con tal intromisión, tanto al autor de los diseños como al licenciatario de los mismos, Peronda.

En su recurso, y tras criticar la posición del Juzgado de Instancia, afirma el apelante que de las fotografías procedentes de los documentos 45 y 52 de la demanda, catálogo Peronda y catálogo Geotiles, resulta evidenciada, en relación al informe pericial aportado, que el número de cintas es el mismo, igual su disposición, el número de ángulos produciendo cuando se colocan en el paramento, examente el mismo dibujo, habiendo solo diferencias en el que el modelo Geotile es de formato más grande y que en algunas propuestas hay diferencias cromáticas.

Que en todo caso, dicen los apelantes, los elementos singularizantes son las cintas y su composición en la pieza y respecto de ello hay plagio por la demandada aunque el dibujo sea más grande o cambie tonalidades.

Por el contrario, la parte apelada afirma que en el juicio comparativo entre modelos pueden apreciarse relevantes diferencias respecto a, tamaño, anchura de bandas, distribución y composición de las bandas en el interior de la pieza y en sus esquinas, dimensiones y proporciones, menos contraste entre bandas, ausencia de elemento visual separador entre bandas, ausencia de biselado cromático y de sensación de profundida en las piezas demandadas, disparidad del modelo en acabado blanco con el de la demandante y la no pérdida de de continuidad entre bandas con independencia de su colocación.

Posición del Tribunal.

En el caso, se trata del ejercicio de una acción de reivindicación por parte del autor de los modelos LACCIO - art 15 RDMC- frente a Geotile por la divulgación de modelos que, según afirma DSIGNIO, reproducen aquel diseño sin su autorización ni legitimación al corresponder su autoría - art 14.1 RDMC- a la demandante.

En consecuencia, la cuestión revierte, precisamente en la determinación de si los modelos OBI y Veria de Geotile son los modelos LACCIO, es decir, si son su reproducción o copia y, por tanto, si están siendo utilizados como propios por parte de quien no es su autor y sin autorización del mismo.

El demandante, a la vista de los modelos tal cual resultan de la documental aportada y del informe pericial aportado, que constata que el número de cintas es el mismo, igual su disposicón y el número de ángulos produciendo, cuando se colocan en el paramento, examente el mismo dibujo, concluye que hay plagio que no se desvirtúa por el hecho de que el modelo Geotécnica sea de formato más grande y que en algunas propuestas haya diferencias cromáticas.

El demandado sostiene sin embargo que la comparativa llevada a cabo por el perito de la actora es incorrecta y que, en todo caso, las piezas cerámicas OBI y VERIA simulan cintas o bandas superpuestas en diferentes planos, siendo este diseño un recurso estilístico conocido y convencional anterior a la primera divulgación del modelo Laccio, de manera tal que no pueden ser tales elementos los singularizantes y novedosos del diseño Laccio.

Afirma que el diseño no ha sido copiado, aunque esté en el marco de una determinada tendencia, sino que es fruto de una creación propia, como lo demuestra que la continuidad visual se obtiene cualquiera que sea la posición que guarden las distintas piezas a diferencia de los modelos Laccio que para obtener este resultado exigen estar colocadas en la misma posición, aspecto que considera Geotile es relevante porque sus piezas no son iguales, equivalentes ni sustituibles, permitiendo, a diferencia del modelo Laccio, componer distintas tramas o patrones murales.

Añade que las piezas cerámicas Geotile en acabados blancos, tienen un color uniforme en toda la pieza, mientras que las blancas de Laccio se presentan en distintas tonalidades de blanco y gris, con líneas contrastadas que disimulan un bisel para indivisualizar las bandas, lo que afecta a la estética visual, al igual que el distinto tamaño y formato, siendo así que las piezas blancas de la demandada no tiene diferenciación tonal entre bandas e iluminadas y vistas frontalmente, se percibe una pieza blanca lisa sin bandas.

Que por tanto, dado que los tamaños, dimensiones y proporciones de las respectivas piezas son distintas, como el diseño de la trama interna, dando como resultado en el caso de la composición mural de la demandada que sea variable y múltiple, indubita que el producto de Geotile es fruto de su propio desarrollo, por lo que, conforme resulta del art. 19.2 RDMC, aunque fuera idéntico, no se le puede prohibir.

Pues bien, para determinar que hay usurpación de la titularidad, debemos concretar si los modelos Geotile son los modelos LACCIO, es decir, si están copiados y, por tanto, son los realizados por DSIGNIO a los efectos del art. 14 y 15 RDMC.

Para ello no resta otro procedimiento que comparar las piezas en litigio y, en particular, las siguientes piezas con el efecto visual que se reproduce una vez colocado el párametro, grafías que extraemos de cada uno de los catálogos de las partes -doc 46 y 52 demanda-.

A la vista de estos productos, y tomando en consideración el informe pericial de la demandante, entendemos que los modelos OBI y VERIA de Geotile, plagian los modelos LACCIO en tanto se reproducen en aquellos.

Afirma Geotile que la comparativa hecha por el perito de la demandante, Sr. Miguel, es errónea y que, en todo caso, los elemento singularizantes están precedidos en el mercado. Sin embargo, no se justifica en qué es errónea la comparativa. Por lo que hace a que el relieve hecho con bandas entrecruzadas está anticipado en el mercado, ya nos hemos pronunciado en sentido negativo, atribuyendo a la particular trama formada por el modelo Laccio singularidad.

Acentúa el demandado la interoperatividad de sus piezas a los efectos de una mejora, por facilidad, en la instalación y la variabilidad de tramas. Sin embargo, las tramas que se exponen en el catálogo, son idénticas a la que resulta del modelo Laccio, no formando parte en todo caso de la comparativa la mejor funcionalidad en la instalación de los revestimientos cerámicos pues es atributo que no se aprecia por el usuario informado en caso alguno desde el punto de vista estético, que es lo que se protege en el ámbito del diseño que se refiere, en exclusiva, a la apariencia del producto - art 3.1 RDMC- y no a su funcionalidad.

Insiste Geotile que hay diferencias en tamaño, distribución y composición de las bandas en el interior de la pieza y en sus esquinas, dimensiones y proporciones, menor contraste entre bandas, ausencia de elemento separados entre ellas, ausencia de biselado cromático y de sensación de profundidad en las piezas demandadas y total disparidad del modelo en acabao blanco, mate y brillo, de la demandada, permitiendo además las piezas de Geotile conformar un mural con efecto de continuidad en las cintas disponiendo las piezas en dos posiciones distintas.

A este respecto debemos señalar que la protección solicitada se refiere a modelos con independencia de las medidas concretas de los productos a los que deban aplicarse y, por tanto, las alegaciones relativas a tales medidas carecen por completo de pertinencia en el marco de la comparación de las impresiones de conjunto producidas por los dibujos o modelos en conflicto (véase, en ese sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2012, Radiadores de calefacción, T-83/11 y T- 84/11, EU:T:2012:592, apartado 67).

Por otra parte, y es esencial, las diferencias alegadas no se desprenden con suficiente claridad de la comparación de las representaciones de los dibujos o modelos en conflicto. En particular, las dimensiones y las proporciones del dibujo o modelo controvertido, invocadas por la recurrente, no se desprenden de la representación de este, tal como fue hecha pública.

En cualquier caso, el usuario informado no prestará especial atención a las proporciones exactas entre bandas, profundidad del relieve ni tampoco al grado de los distintos ángulos. Dicho usuario prestará más bien una atención particular a la forma general de los modelos y a sus características comunes que, en su conjunto, producen una impresión de al menos cuasi-identidad entre los modelos modelos comparados, a saber, la superficie lineal de relieves definidas por una sucesión infinita de bandas que se entrecruzan entre sí de manera irregular y de proporciones, que, aunque tengan diferencias, no pueden evitar una impresión prácticamente idéntica.

Ciertamente, tratándose como se trata de diseños no registrados, son los productos realmente comercializados a los que se aplica los dibujos o modelos en conflicto los que deben tenerse en cuenta para determinar las partes visibles de estos y la forma en que serán percibidos. A este respecto, es preciso señalar, que los modelos en conflicto se observan como un conjunto unitario y por consiguiente, las posibles diferencias en el número de líneas y en la proporción de las dimensiones de las crestas o de protuberancias desempeñan una función menor en las impresiones generales producidas por los modelos en conflicto.

En efecto, las diferencias invocadas sobre menos contraste entre bandas, del biselado cromático o las diferencias en el modelo acabado en blanco, ciertamente no se excluye, como alega la recurrente, que la imagen que resulta del modelo pueda interpretarse, tras un examen particularmente minucioso, que no se da en la representación del dibujo o modelo anterior. Sin embargo, a falta de cualquier otra indicación, dicha imagen también puede sugerir que el panel de que se trata no es sino una versión en blanco del mismo modelo con pequeñas alteraciones.

Lo cierto es que las piezas y sus resultados son, como resulta de los reportajes fotográficos, prácticamente idénticos, no siendo factible diferenciarlas a simple vista salvo por el hecho de su cromatismo, lo que no afecta sino a las distintas versiones de un mismo modelo, versiones que ambos contendientes ofrecen a sus clientes, lo que, en absoluto, empece el hecho del plagio dado que lo relevante del modelo no es el elemento cromático sino la configuración que crea el producto de trama contínua basada en un entrelazamiento de cintas o bandas.

Téngase en cuenta que también hay copia cuando se disfraza como propia lo que es una obra ajena, dando al dibujo o modelo copiado una forma diferente para hacerlo pasar como propia si, a pesar de la falta de identidad, se comprueba que las estructuras o formas esenciales de la apariencia se repiten en ambas obras y la copiada no es sino una alternativa en una clase de modelos con distintas variantes como es el caso.

Por lo demás, el usuario informado es probablemente consciente de que los cambios de un revestimiento u otro puede depender del material utilizado y del color y, por consiguiente, la posibilidad de usar diferentes materiales o colores no basta para desvirtuar la identidad.

Por otra parte, los productos de DSIGNIO fabricados y comercializados por Peronda, tienen versiones en diversos colores, incluyendo, como es de ver en el catálogo 2015, uno prácticamente blando y sin casi contrastes por lo que el uso del color blanco en el modelo posterior carece de pertinencia a efectos de su comparación.

El hecho de que la continuidad de la trama pueda perderse en caso de un defectuoso caso de instalación en el supuesto de LACCIO porque exige que las piezas sean colocadas siempre en la misma dirección, en absoluto incide tampoco en el hecho del plagio, pues es evidente que el modelo está configurado para crear el efecto trama contínua que es, precisamente, lo que se expone por los demandantes y lo que se reproduce, de manera exclusiva,, por el demandado.

Procede por todo ello considerar que los modelos de Geotile OBI y VERIA constituyen una copia de los modelos LACCIO de los demandantes en el sentido del art. 19.2 RDMC, razón por la que procede estimar el motivo deducido por la parte demanante.

SÉPTIMO.- En relación a las acciones de daños y perjuicios.

La parte apelante, que solicita en su demanda la cuantificación de los daños padecidos por el plagio del modelo LACCIO en, por lo que hace a DSIGNIO, el precio de la regalía hipotética concretada en royalties del 5% del precio de venta de los productos litigiosos desde septiembre de 2015 a 2018 y, Peronda, los beneficios obtenidos por el infractor en el mismo periodo, dice en su recurso que el lanzamiento de los modelos VERIA y OBI dos años después de LACCIO, repercutió de manera negativa en el volumen de ventas del producto de PERONDA, tal y como manifestó el Director Comercial de Peronda en el acto del juicio, quien apreció una bajada de operaciones relacionadas con su producto coincidentes en el tiempo con el inicio de la comercialización de los productos de GEOTILES.

Que por tanto, los modelos OBI y VERIA han desplazado la posición del LACCIO de PERONDA en el mercado debido a que generan la misma impresión sobre el paramento una vez colocado, y a su vez son mucho más baratos, ya que la demandada no ha tenido que invertir en desarrollo de producto, ni abonar una serie de royalties como licenciataria a una empresa de diseño como sí hace PERONDA con DSIGNIO.

Que por ello solicita la estimación de las acciones de daños y perjuicios deducidas en la demanda.

Frente a esta pretensión, opone Geotile que se han probado los daños reclamados como tampoco la comercialización de los productos DSIGNIO ni la liquidación de regalías, ventas, cuota de mercado ni pérdidas derivadas de la comercialización de los productos OBI y VERIA.

Posición del Tribunal.

De la jurisprudencia relativa a la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial, destaca la STS 351/2011, de 31 de mayo que, con cita de la 692/2008, de 17 de julio, afirma que "la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (" ex re ipsa "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

En el caso, conforme al art. 15 RDMC, se faculta al titular a reivindicar que se le reconozca como legítimo titular del dibujo o modelo comunitario, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que pueda interponer, siendo una de éstas la de resarcimiento de los daños y perjuicios conforme al art. 53.1.b) Ley 20/2003, normativa que prevé -art 54.1- la objetivación de la responsabilidad de los daños y perjuicios a quienes, como es el caso, incorporan sin el consentimiento del titular del derecho, un diseño protegido a los productos que fabriquen, disponiendo el art. 55.1 que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño cuyo derecho quede violentado, facultando la norma -art 55.2- al titular a elegir para cuantificar el perjuicio el pago de la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la doctrina expuesta sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

No obstante, el contenido de las reglas de cálculo pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina indemnización de daños y perjuicios trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 2.a) del art. 55 LD, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor, que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida -art 55.2.a) LD- y el pago o precio no abonado de una licencia de uso -art 55.2.b) LD-.

Por tanto, la norma, en aras de facilitar una compensación económica para el titular del diseño, viene a establecer que la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la patente, no debe venir determinado necesariamente por que se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se ha puesto en evidencia que la infracción ha deparado un perjuicio para el titular de la patente, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 55 LD, aunque lo que se compense no responda al concreto perjuicio sufrido con la infracción.

En un supuesto como el presente, en que la demandada ha infringido el derecho de exclusiva del titular del diseño, utilizándolo en sus productos sin su autorización, el perjuicio que se le causa a dicho titular, que sí ha licenciado el uso de dicho diseño, evidencia la causación evidente de un perjuicio económico pues, sin duda alguna DSIGNIO ha dejado de obtener la compensación económica que hubiera podido percibir de haber concedido la licencia de explotación a la demandada. De hecho, este es el criterio por el que se opta, solicitando el pago de un canon del 5% del precio de los productos vendidos a partir de los diseños de que es titular y que el demandado usa en sus productos OBI y VERIA, precio solicitado que coincide con el que tiene pactado en su licencia -doc nº 3 demanda- con el otro demandante, PERONDA, licenciatario que también deduce acción de daños y perjuicios y que reclama en base al art. 32 RDMC a su vez a GEOTILE, los beneficios obtenidos por dicho demandado con ocasión de la infracción y, por tanto, los obtenidos por GEOTILE con la explotación de los productos OBI y VERIA en el periodo entre septiembre de 2015 y agosto de 2018.

En contra de lo aducido por GEOTILE, para atribuir lo pedido por los demandantes, no han de probar ni ventas, ni cuotas de mercado, ni pérdidas derivadadas de la explotación del infractor, porque los criterios seleccionados traen causa en el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor que ha de ser reintegrado a quien tiene el derecho de explotación, es decir, a su titular, que reclama el precio de la autorización del uso, y al licenciatario de tal titular, que explota como resulta de la prueba practicada los modelos DSIGNIO, que reclama el beneficio obtenido por el infractor.

Procede en consecuencia estimar la acción de daños y perjuicios en los términos propuestos por la parte demandante a cuantificar en ejecución de sentencia.

OCTAVO.- Debemos finalmente pronunciarnos sobre la acción de publicación deducida por la parte co-demandante, DSIGNIO, y a la que se opone por desporcionada e injustificada.

Posiciòn del Tribunal.

Solicita en su demanda DSIGNIO la publicación del texto íntegro de la sentencia en base a lo dispuesto en el art. 53.1.f) LD, solicitando la publicación en tres diarios especializados de tirada nacional. Sin embargo, nada se argumenta en la demanda a favor de dicha acción, solicitándose como si de una consecuencia ineludiblemente vinculada a la infracción fuera. Pero no es así.

En efecto, la acción de publicación publicación se justifica solo cuando la infracción ha tenido una vertiente pública y, segundo, cuando se razona resarcitariamente porque hay una parte del daño que nace de la publicitación del hecho infractor.

En el caso la infracción corresponde a un periodo pretérito y concluso, septiembre de 2015 a agosto de 2018, sin que por lo demás, conste una publicitación en medios especializados de los productos.

Por tanto, aunque no hay duda de la infracción que supone el desconocimiento de la autoría en el uso de diseños por GEOTILE, en absoluto es estimable la publicación de la Sentencia condenatoria por aquella infracción cuando no hay constancia que con dicha publicidad se resarza al titular del diseño que, por lo demás, es licenciante lo que permite entender que GEOTILE pudo ser percibido en el mercado también, al igual que Peronda, licenciatario de DSIGNIO.

En suma, no hay conexión justificada entre la pretensión de publicación de la Sentencia y el comportamiento de las partes en relación al público que le es propio, no percibiéndose consecuencia ineludiblemente vinculada a la naturaleza de la infracción en el contexto descrito, razón por la que procede desestimar la pretensión en cuanto carece de fundamento respecto de los fines misma de la acción, información y resarcimiento in natura.

NOVENO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado sustancialmente el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-. Y habiéndose desestimado la impugnación deducida por la parte demandada, procede hacerle expresa imposición de las costas de esta alzadada - art 398 LEC-.

Y en cuanto a las costas de la instancia, habiéndose estimado sustancialmente la demanda, procede hacer expresa imposición de las costas a la parte demandada - art 394-1 LEC-.

DÉCIMO.- Habiéndose estimado el recurso de apelación, se acuerda la devolución para la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir -Disposición Adicional Décimaquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.