Sentencia Civil 437/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 1689/2022 de 15 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda principal.

CORYN deduce una acción negatoria prevista en el artículo 124.c) del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) en relación con el artículo 121 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, mediante la que interesa la declaración de que los signos para distinguir un establecimiento hotelero cuya apertura tendría lugar en el mes de junio de 2021 en la isla de Lanzarote

"DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA, RESORT & SPA" y los signos para identificar otro establecimiento hotelero cuya apertura tendría lugar en el mes de noviembre de 2021 en la isla de Tenerife

"DREAMS JARDIN TROPICAL RESORT & SPA" no infringen los derechos de exclusiva de DREAMPLACE sobre las siguientes marcas:

1) Registro de Marca de la UE nº 002260024 "DREAMPLACE" (denominativa); Solicitada: 11/06/2001; Concedida: 20/09/2002 Clases: 39, 41, 42.

2) Registro de Marca de la UE nº 3877172 DREAM PLACE (figurativa) Solicitada: 08/06/2004; Concedida: 15/09/2005; Clases: 39, 41, 43; cuya representación gráfica es la siguiente

3) Registro de Marca de la UE nº 009550121 "DREAM NOELIA SUR" (figurativa) Solicitada: 25/11/2010; Concedida: 16/06/2011; Clases: 39, 41, 43; cuya representación gráfica es la siguiente:

4) Registro de Marca de la UE nº 009550369 "DREAM GRAN CASTILLO" (figurativa); Solicitada: 25/11/2010; Concedida: 16/06/2011 Clases: 39, 41, 43; cuya representación gráfica es la siguiente:

5) Registro de Marca de la UE nº 009550451 "DREAM VILLA TAGORO" (figurativa); Solicitada: 25/11/2010; Concedida: 16/06/2011 Clases : 39, 41, 43, cuya representación gráfica es la siguiente:

6) Registro de Marca de la UE nº 009550931 "DREAM GRAN TACANDE" (figurativa); Solicitada: 25/11/2010; Concedida: 16/06/2011; Clases: 39, 41, 43; cuya representación gráfica es la siguiente:

7) Registro de Marca de la UE nº 16121253 "DREAMPLACE HOTELS & RESORTS" (figurativa); Solicitada: 30/11/2016; Concedida: 15/05/2017; Clases: 39, 43; cuya representación gráfica es la siguiente:

8) Registro de Marca Española nº 3555600 "DREAM PLACE MERLIN ROOM" (denominativa); Solicitada: 31/03/2015; Concedida: 02/10/2015; Clases: 43.

9) Registro de Marca Española nº 3555601 "DREAM PLACE KIDS ADVENTURE ROOM" (denominativa); Solicitada: 31/03/2015; Concedida: 24/09/2015; Clases: 43.

10) Registro de Marca Española nº 3555603 "DREAM PLACE KIDS CLUB CAMELOT" (denominativa); Solicitada: 31/03/2015; Concedida: 24/09/2015; Clases: 43.

La ausencia de infracción de las marcas de DREAMPLACE se fundamenta, en esencia, en la escasa distintividad del término "DREAM" respecto de los servicios

hoteleros, en la falta de similitud de los signos confrontados y, en el hecho de que los siete hoteles que opera DREAMPLACE no utilizan el término "DREAM" para su identificación.

SEGUNDO.- Contestación y demanda reconvencional de DREAMPLACE.

DREAMPLACE se opuso a la demanda principal al considerar que existía riesgo de confusión y/o de asociación respecto de los signos utilizados para identificar los hoteles de Lanzarote y Tenerife al rechazar la falta de distintividad del término "DREAM", al apreciar la existencia de un elevado grado de similitud de los signos confrontados y al exponer la existencia de una "familia" o "serie" de marcas en torno al elemento "DREAM".

DREAMPLACE añadió a las diez marcas que hemos relacionado en la demanda principal otras dos marcas españolas con las que pretendía reforzar la existencia de una "familia" de marcas:

11) Registro de Marca Española nº 3555.604 "CASTLELAND DREAM PLACE HOTELS & RESORTS" (figurativa); Solicitada: 31/03/2015; Concedida: 18/09/2015; Clases: 43, con la siguiente representación gráfica:

12) Registro de Marca Española nº 3.614.321 "TRATTORIA PORTOFINO BY DREAMPLACE" (denominativa); Solicitada: 17/05/2016; Concedida: 20/10/2016; Clases: 43 (servicios de restauración, alimentación).

DREAMPLACE, a su vez, articuló una demanda reconvencional en la que ejercitó dos acciones:

1.-) acción de infracción de las marcas de DREAMPLACE, amparada en el riesgo de confusión y/o asociación, prevista en los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b) LM, en relación con los artículos 40 y ss. LM, no solo frente a la parte actora, CORYN, sino que la extendió también frente a otras mercantiles, orgánica o contractualmente vinculadas con aquélla, AMRESORTS EUROPA, AMRESORTS SPAIN, INFOND y HESPERIA, dedicadas a la gestión y explotación de los hoteles de Lanzarote y de Tenerife, por usar los siguientes signos para su identificación:

"DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA RESORT & SPA" y "DREAMS JARDÍN TROPICAL RESORT & SPA", además, de los siguientes nombres de dominio "dreamsplayadorada.com" y "dreamsjardintropical.com" y, a tal fin, dedujo las siguientes pretensiones: i) declarativa de la infracción de las doce marcas de DREAMPLACE; ii) condena a la cesación del uso de los signos infractores o de cualquier otro que contenga el término "DREAMS"; iii) condena a la retirada de los documentos publicitarios o comerciales referidos al uso de los signos infractores o de cualquier otro que contenga el término "DREAMS"; iv) condena a renunciar a los nombres de dominio "dreamsplayadorada.com" y "dreamsjardintropical.com"; v) condena a la indemnización de daños y perjuicios con arreglo al criterio del beneficio obtenido por las infractoras como consecuencia de la violación y; a pagar el 1% de la cifra de negocio en los hoteles de Lanzarote y de Tenerife; vi) al pago de las costas del juicio.

2.-) acción de nulidad relativa fundada en el riesgo de confusión y/o asociación respecto de las doce marcas prioritarias de DREAMPLACE, prevista en el artículo 52.1, en relación con el artículo 6.1.b) LM, frente a CORYN, en su calidad de titular de las siguientes marcas españolas:

i) número 3.84.140, "DREAMS RESORTS & SPAS", mixta, solicitada el día 26/09/2017; concedida el día 16/05/2018; para designar servicios de la clase 43, con la siguiente representación gráfica:

ii) número 4.062.840, "DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA", figurativa, solicitada el día 15/04/2020, concedida el día 29/10/2020, para designar servicios de la clase 43, con la siguiente representación gráfica:

TERCERO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación principal y de la impugnación.

La Sentencia de instancia estimó la demanda principal y desestimó la demanda reconvencional con imposición a DREAMPLACE de todas las costas causadas.

La resolución parte de que concurre riesgo de confusión ante la similitud de los signos y la identidad de los servicios pero al haberse opuesto una excepción de caducidad por falta de uso por las mercantiles reconvenidas y, al no identificar DREAMPLACE sus siete hoteles (seis en Canarias y uno en Mallorca) con el signo "DREAM", ni "DREAMPLACE" ni con una variantes de estos términos, queda completamente diluido el riesgo de confusión.

Los signos con los que DREAMPLACE identifica en el mercado sus siete hoteles son:

También tiene en cuenta que solo se ha acreditado el uso de las MUE's números 002260024 "DREAMPLACE" (denominativa); 3877172 "DREAMPLACE" (figurativa) y 16121253 "DREAMPLACE HOTELS & RESORTS" (figurativa) pero, aunque designan, según el registro, servicios hoteleros, en realidad, solo prestan el servicio de gestor de servicios hoteleros y, dado el escaso uso que la marca de gestión tiene respecto del público objetivo, el consumidor medio no llegará a confundirlas con el origen empresarial de los establecimientos hoteleros.

Frente a la Sentencia de instancia se han alzado las dos partes:

En primer lugar, DREAMPLACE, por la vía del recurso de apelación principal, formula las siguientes alegaciones:

i) infracción procesal consistente en incongruencia extrapetita al declarar erróneamente que se había opuesto una excepción de caducidad por falta de uso.

ii) infracción procesal al admitir indebidamente una excepción de falta de uso como defensa frente a una acción negatoria.

iii) error en la valoración de la prueba respecto del uso de las marcas de la apelante con infracción del artículo 18 RMUE, al haberse demostrado su uso real y efectivo y errónea aplicación de los artículos 18.1 y 127.1 RMUE al exigir indebidamente la prueba del uso de la MUE 16121253 cuando no llevaba cinco años desde la fecha de la interposición de la acción.

iv) errónea valoración de la prueba de uso las marcas "DREAM" al mantener que éstas se utilizan en la clase 39 en lugar de la clase 43.

v) error en la aplicación del artículo 9 RMUE al decidir que los servicios de identificación de una cadena de hoteles y/o la gestión de una empresa hotelera no son servicios similares a la prestación de servicios hoteleros.

En segundo lugar, CORYN y las demás co-reconvenidas, por medio de la impugnación, alegan que no existe el riesgo de confusión con el que concluye el ordinal primero de la fundamentación jurídica de la Sentencia recurrida porque prescinde indebidamente de la escasa fuerza distintiva del signo "DREAM" y también por la existencia de diferencias sustanciales entre los signos en conflicto.

CUARTO.- Legitimación de CORYN y de las cuatro reconvenidas para formular la impugnación de la Sentencia.

Con carácter previo, nos planteamos si concurre el gravamen ( artículo 448.1 LEC) como presupuesto de la legitimación de CORYN, en su doble condición de demandante principal y de reconvenida, y de las otras cuatro reconvenidas, para formular la impugnación de la Sentencia toda vez que su Fallo es completamente favorable para ellas al haber acogido la demanda principal y al haber desestimado la demanda reconvencional.

Además, el artículo 461.1. LEC prevé que la parte apelada, al darle traslado del recurso, pueda presentar un escrito de impugnación de la resolución apelada " en lo que le resulte desfavorable."

Hemos de partir de que la STS 16 de octubre de 2019 atribuye a la impugnación la naturaleza de un recurso autónomo: " Es necesario destacar que, tanto antes como ahora, la impugnación se configura como un recurso autónomo, únicamente subordinado en lo temporal a la interposición del recurso de apelación por la contraparte, lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como verdadera derogación del principio de preclusión ( SSTS de 25 de enero de 1978 y 21 de octubre de 1996 ), pero en modo alguno se trata de un recurso accesorio, sino independiente, autónomo y con vida propia, que confiere a la parte apelada la libertad de impugnar cualquier aspecto de la sentencia o auto definitivo, que le cause gravamen en los términos de los arts. 448.1 y 456 LEC ."

La STS de 30 de septiembre de 2016 precisa cuándo concurre el gravamen como presupuesto de un recurso de apelación: " Como resumen de lo expuesto, puede afirmarse que es presupuesto de admisibilidad del recurso en el proceso civil, y en concreto del recurso de apelación, que la resolución recurrida afecte desfavorablemente al recurrente, por lo general una parte del proceso aunque excepcionalmente pueda ser un tercero al que alcancen los efectos de la cosa juzgada; que ese gravamen ha de ser propio del recurrente, pues no puede recurrirse por el perjuicio causado a otro; y que, como regla general, el perjuicio ha de concretarse en la existencia de un pronunciamiento desfavorable en el fallo o parte dispositiva de la resolución, aunque excepcionalmente pueda recurrirse cuando las declaraciones contenidas en la fundamentación jurídica de la resolución generen por sí solas un perjuicio para el recurrente, sin que la mera disconformidad de la parte con los razonamientos de la resolución constituya por sí misma un perjuicio."

En nuestro caso, estamos en presencia del supuesto excepcional porque aún resultando favorable el contenido del Fallo para las ahora impugnantes de la Sentencia, contiene una declaración en el ordinal primero de la fundamentación jurídica sobre la existencia de riesgo de confusión que le genera un perjuicio porque, precisamente, la ausencia del riesgo de confusión constituía el fundamento de su acción negatoria y de la oposición a la demanda reconvencional.

En conclusión, declaramos que concurre el gravamen como presupuesto de la impugnación de la Sentencia, de modo que en esta alzada será objeto de controversia la concurrencia del riesgo de confusión entre las marcas de titularidad de DREAMPLACE y los signos utilizados por las reconvenidas para identificar los dos hoteles ubicados en Lanzarote y Tenerife.

QUINTO.- Recurso de apelación principal deducido por CORYN.

Antes de entrar a examinar las alegaciones del recurso de apelación principal hemos de señalar que en el escrito de contestación de DREAMPLACE (véase su primer fundamento de Derecho) se opuso como argumento principal la concurrencia de riesgo de confusión de modo individualizado entre cada una de sus marcas de la UE y españolas con los signos utilizados por las reconvenidas para identificar los dos hoteles de Lanzarote y Tenerife y, como argumento de refuerzo adicional ("1.5. Otros factores relevantes: existencia de familia de marcas en torno al elemento "DREAM" en la clase 43") expuso que existía una familia de marcas al concurrir en las doce marcas el elemento distintivo dominante "DREAM".

La STJUE de 13 de septiembre de 2007 (C-234/06) establece un requisito para que la "familia" de marcas incida en el riesgo de confusión:

" 63 En efecto, constituye un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 , el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véase, la sentencia Alcon/OAMI, antes citada, I - 7386 IL PONTE FINANZIARIA / OAMI apartado 55; véase igualmente, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 29). En presencia de una "familia" o "serie" de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas.

64 Tal como señaló la Abogado General en el punto 101 de sus conclusiones, a falta de uso de un número suficiente de marcas que pueda constituir una familia o una serie, no puede esperarse que un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y asocie con esta familia o serie otra marca que contenga el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque respecto de la pertenencia a una "familia" o "serie" de la marca cuyo registro se solicita, las marcas anteriores que forman parte de esta "familia" o "serie" deben estar presentes en el mercado."

Se exige que las marcas que forman la familia o serie "deben estar presentes en el mercado". Esta obligación de presencia en el mercado no es la misma que la carga del uso prevista en los artículos 18 RMUE y 39 LM para evitar la caducidad de las respectivas marcas sino que requiere acreditar el uso de las marcas que conforman la familia durante el período en el que se infringen las marcas, al parecer, desde la fecha en la que se iniciaron las negociaciones previas en el mes de agosto de 2019.

En nuestro caso, si nos atenemos a la prueba de uso de las marcas de la mercantil apelante DREAMPLACE (documentos número 2, 3, 13, 14, 16, 18 de la contestación y Más documental 3) en las que destaca el elemento "DREAM", no el denominativo "DREAMPLACE", esto es, las MUE's números 3877172 "DREAM PLACE", 009550121 "DREAM NOELIA SUR", 009550369 "DREAM GRAN CASTILLO", 009550451 "DREAM VILLA TAGORO" y 009550931 "DREAM GRAN TACANDE", comprobamos que no se hizo uso de estas marcas durante ese período porque en esas fechas se usaba o bien el signo denominativo "DREAMPLACE HOTELS & RESORTS" o el signo de la MUE número 016121253 .

Pero el hecho de que no pueda invocarse una familia o serie de marcas por no resultar acreditada la presencia en el mercado durante el período de infracción no impide que opere el ius prohibendi de forma individualizada de cada una de las marcas de la mercantil DREAMPLACE que están en vigor sin ninguna restricción (según la Más documental número 3 de DREAMPLACE, fue rechazada por la EUIPO la solicitud de caducidad por falta de uso instada por CORYN frente a las cinco MUE's en las que destaca el signo "DREAM") con el fin de determinar si son infringidas por los signos utilizados por las reconvenidas para identificar los hoteles de Lanzarote y Tenerife.

Realizadas estas precisiones iniciales podemos ya acometer el examen de las alegaciones del recurso de apelación principal deducido por DREAMPLACE.

1) Infracción procesal consistente en incongruencia extrapetita al declarar erróneamente que se había opuesto una excepción de caducidad por falta de uso.

La Sentencia de instancia afirmó que las reconvenidas fundamentaron la falta de uso de las marcas correspondientes a los establecimientos hoteleros de DREAMPLACE mediante la excepción prevista en el artículo 127.3 RMUE (y, en el ámbito de la marca española, en el artículo 41.2 LM)

Hemos de dar la razón a la apelante desde el punto de vista formal porque en el acto de la audiencia previa fue precisado por las reconvenidas que no oponían la excepción de caducidad por falta de uso (ya habían instado la solicitud de caducidad de cinco MUE's ante la EUIPO) sino que oponían la falta de presencia en el mercado de las marcas de DREAMPLACE con la finalidad de refutar el argumento de refuerzo de la existencia del riesgo de confusión consistente en que formaban parte de una familia o serie.

Ahora bien, desde el punto de vista material, lo que comprobó la Sentencia de instancia es que las marcas de DREAMPLACE en las que destacaba el elemento denominativo "DREAM" no estaban siendo usadas para designar a los siete establecimientos hoteleros que regenta, esto es, carecían de presencia en el mercado durante el período de la supuesta infracción. El hecho de que las reconvenidas admitieran el uso por DREAMPLACE de las marcas con el elemento "DREAM" durante los años 2016 y 2017 no privaba de eficacia a su argumento sobre la inexistencia de una familia o serie porque durante ese período de tiempo aún no se había iniciado la infracción.

En definitiva, formalmente, la Sentencia de instancia erró al señalar que las reconvenidas habían opuesto la excepción material de la caducidad por falta de uso, pero en su completo razonamiento concluye que esas marcas no estaban presentes en el mercado en el período de infracción.

Pero esa falta de presencia en el mercado durante el período de infracción solo afecta a la inexistencia de familia o serie de marcas como refuerzo adicional a la existencia de riesgo de confusión pero no priva de operatividad al ius prohibendi de esas marcas que siguen siendo válidas según dispone el artículo 127.1 RMUE.

2) Infracción procesal al admitir indebidamente una excepción de falta de uso como defensa frente a una acción negatoria.

El artículo 127.2 RMUE declara: "La validez de una marca de la Unión no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación". Según la apelante, este precepto impide que en un proceso donde se promueve una acción negatoria que resulta estimada venga a declarar la falta de uso de las marcas de DREAMPLACE.

Rechazamos esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, como ya hemos dicho, en realidad lo que se opuso por las reconvenidas y, fue acogido por la Sentencia de instancia, es la falta de presencia de las marcas en el mercado para impedir la alegación de la existencia de una familia o serie de marcas como refuerzo de la acción de infracción mediante riesgo de confusión y nunca pusieron en duda la validez de las marcas de DREAMPLACE.

En segundo lugar, este medio de defensa fue opuesto por las reconvenidas frente a la acción de infracción articulada por DREAMPLACE mediante la demanda reconvencional de modo que el objeto del proceso se amplió y no se limitó a una acción negatoria.

3) Error en la valoración de la prueba respecto del uso de las marcas de la apelante con infracción del artículo 18 RMUE , al haberse demostrado su uso real y efectivo.

Como ya hemos declarado reiteradamente, no se opuso la excepción de caducidad material de falta de uso cuyo período temporal comprende cinco años sino la "falta de presencia en el mercado", de modo que la prueba del uso debe fijarse temporalmente, como muy pronto, a partir del inicio de las negociaciones previas extraprocesales en el mes de agosto de 2019.

De ahí que sea irrelevante la alegación de que la MUE número 016121253 no estuviera sometida a la prueba de uso por no llevar cinco años registrada a la fecha de interposición de la acción.

No es relevante el hecho de que se haya desestimado por la EUIPO la solicitud de caducidad por falta de uso instada por CORYN (Más documental 3) frente a las MUE's números 3877172 "DREAM PLACE", 009550121 "DREAM NOELIA SUR", 009550369 "DREAM GRAN CASTILLO", 009550451 "DREAM VILLA TAGORO" y 009550931 "DREAM GRAN TACANDE" porque, como ya hemos dicho, hemos de tener en consideración el uso de las marcas en el período que hemos fijado como relevante y si atendemos a los documentos número 2, 3, 13, 14, 16, 18 de la contestación, solo hemos encontrado durante ese período un uso puntual aislado del signo "HOTEL DREAM GRAN CASTILLO" en el año 2021 en el documento número 14 de la contestación aunque, realmente, en esa fecha no se utilizaba esa denominación para identificar el hotel. En el período relevante se utilizaba o bien el signo denominativo "DREAMPLACE HOTELS & RESORTS" o el signo de la MUE número 016121253 .

De lo que llevamos dicho hasta este momento se desprende que DREAMPLACE no ha acreditado la presencia en el mercado de las marcas cuyos signos presentan un elevado grado de similitud con los signos utilizados por CORYN para identificar los hoteles de Lanzarote y Tenerife durante el período en que se produjo la supuesta infracción.

La consecuencia de esta falta de prueba de la "presencia en el mercado" es la inaplicación de la alegación de la familia o serie de marcas como argumento adicional de refuerzo del riesgo de confusión. Sin embargo, nada impide la eficacia individualizada de los derechos exclusivos derivados de cada una de las marcas de DREAMPLACE respecto de cada uno de los signos utilizados por CORYN.

4) Alegaciones del recurso de apelación principal sobre el concreto uso de los servicios registrados de las marcas de DREAMPLACE.

Ya no tiene importancia fijarse en el concreto uso que DREAMPLACE hacía de sus marcas para comprobar si los servicios de gestión de una cadena hotelera pueden considerarse similares respecto de los servicios hoteleros.

Hemos concluido que vamos a prescindir de la existencia de una familia o serie de marcas y vamos a examinar si concurre el riesgo de confusión entre los signos utilizados por CORYN y las marcas de DREAMPLACE que son plenamente válidas y cuyos derechos exclusivos se proyectan sin ninguna limitación respecto todos los servicios que figuran en sus registros.

Ya podemos adelantar que CORYN reconoció en su demanda principal (página número 22, apartado 45) que sus "servicios de resort coinciden con los servicios hoteleros designados por los registros de marca de titularidad de DREAMPLACE", por lo que podemos omitir el examen de la comparación de los servicios porque CORYN, la cual mantiene que no existe riesgo de confusión como fundamento de su acción negatoria, reconoce que los servicios en liza son idénticos.

En conclusión, una vez descartado el argumento de refuerzo sobre la existencia de una familia de marcas, DREAMPLACE mantiene en su recurso que concurre riesgo de confusión entre sus marcas y los signos utilizados por las reconvenidas y, como ejemplo que corrobora su alegación aporta con su recurso de apelación la Resolución B 3 128 848 de la División de Oposición de la EUIPO de 18 de agosto de 2022 en la que se estima la oposición formulada por DREAMPLACE con su MUE número 3877172 a la solicitud de registro de CORYN de la MUE número 18.225.368 al concurrir riesgo de confusión ( artículo 8.1.b RMUE).

Como la inexistencia de riesgo de confusión es la única alegación de la impugnación de la Sentencia formulada por CORYN y las otras cuatro reconvenidas será examinada a continuación, habrá que tener presente que al mismo tiempo se está dirimiendo la alegación de la apelante principal DREAMPLACE sobre la existencia de riesgo de confusión.

SEXTO.- Impugnación de la Sentencia deducida por CORYN y las otras cuatro reconvenidas.

La alegación principal es la inexistencia de riesgo de confusión que constituye el fundamento de la acción negatoria de la demanda principal deducida por CORYN y también el fundamento de la oposición de CORYN y las cuatro reconvenidas a la demanda reconvencional deducida por DREAMPLACE al ejercitar una acción de infracción y otra acción de nulidad de las dos marcas españolas de CORYN números 3.684.140 y 4.062.840.

Vamos a distinguir las marcas de DREAMPLACE según el elemento denominativo principal entre, de un lado, las que destacan el denominativo "DREAM" y, de otro lado, las que destacan el denominativo "DREAMPLACE".

Las MUE's de DREAMPLACE en las que destaca el elemento denominativo "DREAM" son las números 3877172 "DREAM PLACE", 009550121 "DREAM NOELIA SUR", 009550369 "DREAM GRAN CASTILLO", 009550451 "DREAM VILLA TAGORO" y 009550931 "DREAM GRAN TACANDE".

Reproducimos los signos gráficos que contienen esas MUE's:

Las marcas en cuyos signos destaca el elemento denominativo "DREAMPLACE" son las siete restantes.

Reproducimos, a continuación, los signos utilizados por las reconvenidas:

"DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA RESORT & SPA" y "DREAMS JARDÍN TROPICAL RESORT & SPA"

No constituye ningún obstáculo para examinar la acción de infracción basada en riesgo de confusión el ius utendi de las dos marcas nacionales de CORYN números 3.684.140 y 4.062.840 porque conforme a la doctrina establecida en el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (C-491/14) el registro de una marca posterior no impide ni limite el ejercicio de la acción de violación de una marca prioritaria.

Para poder determinar la concurrencia del riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras, en la STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos o servicios designados por las marcas de la actora y los servicios designados con los signos infractores a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

Aunque la comparación entre los signos debe realizarse de forma individualizada, en la medida en que los signos de cada una de las partes presentan la misma estructura, examinaremos conjuntamente la comparación entre ellos.

En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. Atendiendo a la clase de servicio a los que se refieren, esto es, servicios hoteleros, podemos determinar que el público pertinente viene determinado por el consumidor medio de todo el territorio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Se ofrecen estos servicios al público en general con un grado medio de atención.

En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético, gráfico o visual y conceptual:

Distinguiremos en la comparación las marcas de DREAMPLACE en las que destaca el elemento denominativo "DREAM" de las otras en las que destaca el elemento denominativo "DREAMPLACE".

En el caso de las primeras, desde el punto de vista fonético, en los signos en liza destaca la existencia de los términos 'DREAM' de las marcas anteriores y el término 'DREAMS' de los signos impugnados. La pronunciación de ambos términos resulta prácticamente idéntica porque la consonante "S" final de "DREAMS" apenas se percibe al encontrarse en situación implosiva.

En las MUE's anteriores, junto con el término "DREAM" figura otra palabra o palabras que en el caso de la número 3877172, el término "PLACE" aparece con un tamaño muy reducido apenas perceptible. En dos de los signos impugnados, se añade a "DREAMS" otras palabras "Lanzarote Playa Dorada" y "Jardín Tropical" y, en todos los signos impugnados aparecen los términos "RESORTS" y "SPAS".

En conclusión, desde el punto de vista fonético existe una similitud baja-media.

Por el contrario, en el caso de las marcas de DREAMPLACE en las que destaca el elemento denominativo "DREAMPLACE", a juicio de esta Sala, existe una diferencia muy importante al incluir el término "PLACE" que las hace distintas de los signos utilizados por las reconvenidas y, además, añaden elementos denominativos "MERLIN ROOM", "KIDS CLUB CAMELOT", "CASTLELAND" y "TRATTORIA PORTOFINO" que las alejan completamente de los signos usados por las reconvenidas.

Desde el punto de vista gráfico o figurativo, en las MUE's anteriores en las que destaca el término "DREAM" podemos observar que este término adquiere una posición dominante en el conjunto de la MUE número 3877172 por su mayor tamaño y, también en las otras porque "DREAM" se encuentra en la parte superior. En los signos impugnados también aparece el término "DREAMS" con un mayor tamaño y situado en la parte superior. El tipo de fuente de letra en el que es grafiado el término "DREAM" y "DREAMS" es muy similar.

En las MUE's anteriores se inserta un elemento gráfico de naturaleza abstracta cuyo significado concreto no puede percibirse que es de un gran tamaño y de color naranja en la MUE número 3877172 y, en las otras aparece con un tamaño muy pequeño a la izquierda del término "DREAM" y en estas también aparece en la parte de abajo del gráfico un número de estrellas (4 ó 5). En los signos gráficos impugnados destaca una representación de una caracola situada en la parte superior pero no permite relacionar ese elemento gráfico con un concreto servicio.

En conclusión, desde un punto de vista gráfico, su similitud es de grado medio por el lugar preponderante que adquiere el término "DREAM"/"DREAMS" en el conjunto del signo.

En las marcas de DREAMPLACE en las que destaca el elemento denominativo "DREAMPLACE" observamos un elemento gráfico que adquiere importancia en el conjunto del signo de la MUE 1.612.253 y no guarda ninguna similitud con los signos empleados por las reconvenidas.

Desde el punto de vista conceptual, en las marcas de DREAMPLACE en las que utiliza el término "DREAM" como contrapuesto a "DREAMS" serán percibidos por la parte del público de habla inglesa o que entiende inglés, como referente respectivamente, a ' sueño' y ' sueños'. Para el resto del público de referencia como, por ejemplo, el público de habla española, ambos términos carecen de significado.

En los signos impugnados, la utilización de los términos "RESORT & SPA" permite identificarlos con los servicios hoteleros.

En conclusión, el grado de similitud desde el punto de vista conceptual es de grado medio.

En las marcas de DREAMPLACE en las que destaca el elemento denominativo "DREAMPLACE" a las que se añaden otros términos como "MERLIN ROOM", "KIDS CLUB CAMELOT", "CASTLELAND" y "TRATTORIA PORTOFINO", su significado no puede considerarse similar al que resulta de los signos empleados por las reconvenidas.

En tercer lugar, la comparación de los servicios no suscita ninguna controversia entre las partes desde el momento en que, precisamente, CORYN, la cual alega la inexistencia de riesgo de confusión, reconoce que los servicios que designan los signos de ambas partes son "coincidentes".

En cuarto lugar, debe valorarse el elemento de la distintividad intrínseca y extrínseca de las marcas de la actora porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

En nuestro caso, no destaca la distintividad extrínseca porque DREAMPLCE no ha aportado prueba encaminada a acreditar el grado de conocimiento de sus signos por el público pertinente.

Por el contrario, en cuanto a la llamada distintividad intrínseca, a diferencia de lo manifestado por la parte impugnante, el término "DREAM" tiene un grado de distintividad normal porque no apreciamos ninguna relación directa, necesaria e inequívoca entre este elemento denominativo y el servicio hotelero que designa. Cuando las reconvenidas denuncian el escaso grado de distintividad del término "DREAM" al considerar que evoca directamente los servicios hoteleros incurren en una manifiesta contradicción porque no se entiende que en los signos con los que pretende identificar los hoteles de Lanzarote y Tenerife destaque el término "DREAMS" y así figure en sus MUE's números 017950503 y 018225368 y en sus marcas españolas números 3.684.140 y 4.062.840.

Por último, ha de tenerse presente que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( SSTJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 19).

Así, es posible, en nuestro caso, que puedan compensarse entre sí el distinto grado de similitud que presentan los signos con la identidad de los servicios.

Entre otros factores o elementos a considerar es que en el ámbito de las marcas de los hoteles es frecuente que se utilice la marca que designa el grupo (DREAM/DREAMS) y, a continuación, el signo que identifica el concreto establecimiento hotelero y, esta estructura es la que se observa en los signos en liza en los que destaca el elemento denominativo (DREAM/DREAMS).

Por último, al día de la fecha, las MUE's de DREAMPLACE que hemos considerado son marcas plenamente vigentes que no tienen ninguna restricción por lo que su concreta falta de uso en el mercado no impide que opere el ius prohibendi de cada una de estas marcas.

En conclusión, a la vista del análisis realizado podemos concluir que concurre el riesgo de confusión solo en cuanto a las MUE's números 3877172 "DREAM PLACE", 009550121 "DREAM NOELIA SUR", 009550369 "DREAM GRAN CASTILLO", 009550451 "DREAM VILLA TAGORO" y 009550931 "DREAM GRAN TACANDE", pues el sector del público pertinente puede creer erróneamente que los servicios designados por los signos utilizados por las reconvenidas tienen el mismo origen empresarial que los servicios designados por las marcas de DREAMPLACE o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen.

En las otras siete marcas de DREAMPLACE en las que destaca el elemento denominativo "DREAMPLACE", la disparidad entre los signos impide que pueda existir riesgo de confusión.

Así pues, hemos de desestimar la acción negatoria deducida por CORYN y, hemos de estimar la pretensión declarativa de infracción deducida por DREAMPLACE por concurrencia de riesgo de confusión de las MUE's números 3877172 "DREAM PLACE", 009550121 "DREAM NOELIA SUR", 009550369 "DREAM GRAN CASTILLO", 009550451 "DREAM VILLA TAGORO" y 009550931 "DREAM GRAN TACANDE" respecto de los signos siguientes utilizados por las reconvenidas: y "DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA RESORT & SPA", "DREAMS RESORTS & SPAS" y "DREAMS JARDÍN TROPICAL RESORT & SPA" y cualesquiera otro que contenga el elemento denominativo "DREAM".

SÉPTIMO.- La acción de infracción de determinadas MUE's de DREAMPLACE.

Una vez estimada la acción declarativa de la infracción de determinadas MUE's de DREAMPLACE, hemos de resolver sobre las pretensiones de condena deducidas en la demanda reconvencional vinculadas con la acción declarativa de infracción.

En primer lugar, al constar la continuación de la actividad infractora por parte de las reconvenidas, procede acoger la pretensión de condena a la cesación de conformidad con lo previsto en los artículos 130.1 RMUE y 41.1. LM.

En segundo lugar, hemos de acordar la pretensión de condena a la remoción de los efectos de la conducta infractora de modo que las reconvenidas deberán retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios o comerciales o cualquier otro objeto o página web que contenga el distintivo "DREAMS", en particular, los distintivos "DREAMS RESORTS & SPAS", "DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA" y "DREAMS JARDIN TROPICAL".

En tercer lugar, procede cancelar los nombres de dominio de Internet: "dreamsplayadorada.com" y "dreamsjardintropical.com" de conformidad con lo previsto en el artículo 130.2 RMUE en relación con el artículo 34.3.f) LM.

En cuarto lugar, respecto de la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios, hemos de tener en consideración que las MUE's infringidas no estaban siendo usadas en el período de la infracción y, DREAMPLACE no ha practicado prueba alguna dirigida a acreditar los daños sufridos relacionados con esas marcas durante ese período.

La STJUE de 26 de marzo de 2020 (C-622/18), aunque se refiere a los daños causados a una marca que se ha declarado caducada por falta de uso durante el período de gracia de cinco años, es extensible a nuestro caso:

" 45. De ello se desprende que la normativa francesa mantiene la posibilidad de que el titular de la marca de que se trate alegue, tras la expiración del plazo de gracia, los menoscabos producidos, durante ese período, al derecho exclusivo conferido por esa marca, incluso si los derechos del titular de la marca sobre la misma han caducado.

46. Por lo que respecta a la liquidación de los daños y perjuicios, procede hacer referencia a la Directiva 2004/48, en particular a su artículo 13, apartado 1, párrafo primero, según el cual, la indemnización deberá ser "adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción".

47. Aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, no es menos cierto que esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar."

Ante la falta de esfuerzo probatorio por parte de DREAMPLACE sobre este particular, hemos de concluir que no procede acoger la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios.

No estimamos la pretensión de indemnización de daños y perjuicios respecto de los signos que se está usando actualmente DREAMPLACE: "DREAMPLACE HOTELS & RESORTS" o el signo de la MUE número 016121253 , porque respecto de ellos ya hemos declarado que no concurre el riesgo de confusión.

OCTAVO.- Acción de nulidad relativa de las marcas españolas números 3.684.140 y 4.062.840.

La concurrencia de riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción es extensible como fundamento de la acción de nulidad relativa amparada en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM respecto de las marcas españolas de CORYN números 3.684.140 y 4.062.840 cuya representación gráfica coincide con los dos signos que ya hemos examinado en la acción de infracción, así como los servicios de la clase 43 que identifican esas dos marcas.

En conclusión, procede estimar la acción declarativa de nulidad de las dos marcas españolas números 3.684.140 y 4.062.840, debiendo librar el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que procedan a su cancelación.

NOVENO.- Costas causadas en la instancia.

La desestimación de la demanda principal mediante la cual se ejercitaba una acción negatoria lleva consigo que se impongan a CORYN las costas causadas en la instancia originadas por la demanda principal, según establece el artículo 394.1 LEC.

En cuanto a la demanda reconvencional deducida por DREAMPLACE se ha producido una estimación parcial porque se han acogido la acción de infracción y la acción de nulidad de las dos marcas españolas pero hemos limitado como marcas infringidas-prioritarias solo a cinco MUE's y no se ha acogido la pretensión de condena a la indemnización de daños anudada a la acción de violación, por lo que no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la instancia derivadas de la demanda reconvencional según el artículo 394.2 LEC.

DÉCIMO.- Costas causadas en esta alzada.

Se impondrán a CORYN y a las otras cuatro mercantiles reconvenidas las costas causadas en esta alzada originadas por su impugnación al haberse desestimado según prevén los artículos 394.1 y 398.1 LEC.

No procede efectuar especial imposición sobre las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de apelación principal al haberse acogido en parte según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

UNDÉCIMO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso.

Declaramos la pérdida del depósito constituido para la interposición de la impugnación al haberse desestimado y se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado en parte según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.