Sentencia Civil 580/2023 ...e del 2023

Última revisión
08/02/2024

Sentencia Civil 580/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 37/2023 de 17 de noviembre del 2023

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Orden: Civil

Fecha: 17 de Noviembre de 2023

Tribunal: AP Alicante

Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA

Nº de sentencia: 580/2023

Núm. Cendoj: 03014370082023100505

Núm. Ecli: ES:APA:2023:1772

Núm. Roj: SAP A 1772:2023


Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 37/2023/U-6

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 421/2021

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 4

SENTENCIA NÚM. 580 /23

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Rafael Fuentes Devesa.

En la ciudad de Alicante, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea , ha visto los autos de Juicio Ordinario número 421/2021 sobre infracción de marcas , seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 4 , de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Budi Bellod, y asistida del Letrado don Carlos Játiva Sánchez y como apelada, la parte demandante ROBERT BOSCH GmbH, representada por el Procurador don Vicente Miralles Morera, y asistida del Letrado don Carlos Lema Devesa

Antecedentes

PRIMERO. - En los autos de Juicio Ordinario número 421/2021 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 4 se dictó Sentencia de fecha 3 de febrero de 2023 cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

"Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por la mercantil ROBERT BOSCH GmbH, que comparece representada por el Procurador don Vicente Miralles Morera, contra la también mercantil CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L, que comparece representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Budi Bellod, DEBO:

A) Declarar:

Primero. Que la utilización de las marcas que contienen el vocablo "Bosch" y el signo "Bosch service", por la demandada, infringen los derechos otorgados por la marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)".

Segundo. Que la demandada debe remover del mercado todos los efectos derivados de la infracción de la marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)".

Tercero. Que la infracción de la marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)" por la demandada ha ocasionado daños y perjuicios a la actora.

B) Y como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la demandada:

Primero. A estar y pasar por tales declaraciones.

Segundo. A cesar en la violación de la marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)".

Tercero. A retirar del mercado cualquier cartel, letrero, rótulo, material promocional o anuncio en los que se utilice el vocablo "Bosch" o la marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)".

Cuarto. Sobre la base del artículo 44 de la Ley de Marcas , a pagar una indemnización de 600,00 euros por cada día transcurrido desde la condena al cese de infracción de la marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)", tal y como se establece en los apartados anteriores, hasta el efectivo cese de las mencionadas infracciones; lo que se determinará, conforme a las referidas bases, en ejecución de esta sentencia.

Quinto. A indemnizar a la demandante, con las siguientes cantidades:

a) 126,80€ en concepto de daño emergente.

b) La cantidad a la que ascienda el 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con la explotación de su taller durante los últimos 5 años, en concepto de lucro cesante (hasta el 9 de marzo de 2022).

La determinación de la referida indemnización se realizará en ejecución de la presente sentencia, conforme a las bases determinadas en el Fundamento de Derecho Segundo de esta resolución, apartados 13 a 19.

Sexto. A publicar el encabezamiento y Fallo de la sentencia condenatoria en el diario "El País", en día laborable, con unas dimensiones de 12cm x 12cm y en la parte superior de la página de economía/empresa del citado periódico, a costa de la entidad demandada.

Séptimo. A las costas del presente juicio "

SEGUNDO. - Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la parte advera, la cual presentó el escrito de oposición al recurso.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 37/2023, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 de noviembre de 2023, en el que tuvo lugar.

TERCERO. - En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Rafael Fuentes Devesa

Fundamentos

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1. El objeto del litigio versa sobre la protección de la siguiente marca de la Unión Europea (en adelante MUE) titularidad de la mercantil actora, la alemana ROBERT BOSCH GmbH:

- Marca de la Unión Europea nº 3037413 "Bosch service (mixta)" registrada y en vigor desde el 7 de junio del 2004, para distinguir servicios: de venta al por menor de componentes de vehículos (clase 35); propios de un taller de mantenimiento y reparación de automóviles (clase 37), y de formación en materia de electrotecnia y electrónica (clase 41)

Tutela que se reclama ante los actos de infracción imputados a la demandada CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L consistente en el uso inconsentido del signo "Bosch" y "Bosch service", como identificativos del negocio de taller en Oviedo en la forma siguiente (fotografía obrante en acta notarial de 4 de febrero de 2021, doc. nº 27 de la demanda)

2.En la demanda , expuesta con detalle en la sentencia, se invoca el registro marcario MUE nº 3037413 "Bosch Service" indicado , con afirmación de su carácter renombrado , y se imputa a la demandada la prestación de los servicios propios de un taller, ubicado en la Calle Quevedo, 15 de Oviedo, que se identifican con la MUE indicada, con la finalidad de hacerse pasar por un taller "Bosch Service" autorizado, creando confusión con la citada marca y aprovechándose de su renombre, relatando las incidencias acaecidas con las anteriores empresas que prestaba servicios en el mismo local (SIERO ASISTENCIA SL y TALLERES PEÑAMELLERA SL) ambas extinguidas tras un proceso concursal

Ejercita la acción de declaración de la infracción; de cesación; remoción, con la retirada y destrucción de todos los elementos en que se materialice dicho distintivo; indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, que concreta en el importe de 126,80.-€ (factura del notario que levantó el acta de uso del signo) y el 1% de la cifra de negocio de la demandada y publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia en un diario de tirada nacional

3. La mercantil CARROCERÍAS LAS CUENCAS SL interesa el archivo de por satisfacción extraprocesal, y subsidiariamente la desestimación de la demanda por falta de legitimación pasiva porque nunca ha hecho uso de la marca BOSCH

Refiere, en esencia, que tiene su domicilio y centro efectivo para la prestación de sus servicios de carrocería (diferente a los servicios con los que BOSCH diferencia sus productos y servicios) en distinta ubicación a la del local donde figura el signo sin que ostenta ni la propiedad ni derecho de arrendamiento alguno sobre dicho local, por lo que la responsabilidad derivada de ello será en su caso de las entidades citadas SIERO ASISTENCIA SL y TALLERES PEÑAMELLERA SL ya extinguidas o, en su caso, de la entidad propietaria o arrendataria del referido local, identificándose como ocupante a la empresa ASTURMOTOR ASISTENCIA Y REPARACIÓN 24, S.L. y con anterioridad la empresa ASISTEPLUS DEL AUTOMOVIL S.L. Local en el que ya no existe rotulo ni signo distintivo alguno de la marca BOSCH en la fachada ni en el interior del citado local, según acta notarial que adjunta, con fotografías del 14.3.2022

3. Por auto de 8 de junio de 2022 se desestimó la solicitud de terminación y archivo del procedimiento en el que se recoge que "hay consenso que cesó (el periodo infractor) el 9 de marzo de 2022". Continuado el procedimiento, la sentencia estima la demanda. Tras una extensa disertación teórica, afirma que hay infracción porque se usa una marca idéntica sin autorización para idénticos servicios, a lo que suma el elevado renombre de la marca de la actora y la confusión, con descarte de la excepción de falta de legitimación pasiva, con condena a la demandada a las distintas pretensiones en los términos recogidos en los antecedentes

4.Frente a ella se alza la parte demandada que, después de una amplia alegación primera relativa a los antecedentes, resolución apelada y pronunciamientos impugnados, invoca, en extracto: 1º) la falta de legitimación pasiva, con infracción del art 10 LEC ; 2º) error en la cuantificación de la indemnización , con infracción del art 43.LM respecto (a) el periodo de infracción, que debe limitarse desde el 22.9.2020 al 9.3.2022 y (b) base de la cifra de negocios, al no excluirse los ingresos derivados de servicios prestados en otros locales y 3º) desproporción de la condena a la publicación en un periódico nacional

5. La parte demandada se opone por estimar infundados los motivos, y en algunos casos procesalmente no admisibles, e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

6.No cuestionada en esta alzada la infracción marcaria (como tampoco se hacía en la instancia), una vez descartada la satisfacción procesal, la controversia se reduce a determinar la legitimación pasiva, y en caso positivo, el alcance de la condena indemnizatoria y la proporcionalidad de la condena de difusión

SEGUNDO. - La legitimación pasiva

1.-La sentencia imputa la infracción marcaria ( uso inconsentido del signo "Bosch" como identificativo del negocio de taller sito en C/ Quevedo, de Oviedo) a la mercantil demandada por considerar que la misma prestaba sus servicios en ese establecimiento, que deduce de la factura aportada como documento nº 25, de fecha 22 de septiembre de 2020, nº 40683 y de la declaración testifical de don María Rosa, su pagador, no resultando determinante donde se encuentre el centro de actividad de la demandada o su domicilio social y a pesar de la confusa configuración de la factura, en la que bajo un nombre comercial de TALLERES PEÑAMELLERA, aparece expresamente la razón social de la demandada, Carrocerías las Cuencas S.L, C/ Quevedo, 15, de Oviedo

Añade que es indiferente a estos efectos la relación jurídica con la propiedad del local o su antiguo arrendatario y si lo ocupaba en precario y que es inocuo el supuesto "paraguas protector" del letrero de Talleres Peñamellera inserto en la fachada del local "ya que se ha acreditado que la demandada prestaba sus servicios dentro del referido local. De hecho, se recogió allí el emplazamiento en los presentes autos, sin protesta ninguna del receptor. Por lo demás, cuando haya o pudiera haber varias personas que realizan actos de infracción, no existe litisconsorcio pasivo necesario entre ellos, pudiendo demandarse únicamente a alguno o algunos ( SAP Madrid, Secc. 28ª, de 15 de enero de 2016, núm. 3/2016 ) "

Finaliza diciendo que el acta notarial aportada por la demandada el 9 de marzo de 2022 sólo determina la fecha de finalización de la conducta infringida

2.En el recurso se insiste en la falta de legitimación pasiva .Al margen de citas jurisprudenciales sobre el art 10LEC, en síntesis, basa su defensa en lo siguiente: (i) en ninguna documentación de la demandada se utiliza el signo distintivo de la demandante y (ii) la incorporación en el rótulo del establecimiento sito en C/Quevedo de Oviedo del signo distintivo "Bosch" no le es imputable, ya que no ostenta título ni está facultada de ninguna otra forma para instalar-desinstalar dicho rótulo, que se efectuó por SIERO ASISTENCIA, S.L. (inicial arrendataria del local) y posteriormente se mantuvo por ASISTEPLUS DEL AUTOMÓVIL, S.L (titular del taller de reparación, según declaración testifical del propietario del local sito en calle Quevedo nº 15 de Oviedo)

Ataca el documento nº 25 de la demanda en el que se basa la sentencia, al considerar que (i) no constituye una factura, sino un extracto de un documento o informe pericial emitido por DEKRA EXPERTISE SL, que no se aporta y (ii) que María Rosa (empleado de DEKRA que la aporta) manifestó que no se constató ninguna otra infracción de signos distintivos y que no comprobó a quien correspondía la titularidad del taller

Añade que ningún requerimiento de cese fue enviado a CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. al contrario que a otras mercantiles

Indica que no puede responder por el mero hecho de mantener una colaboración para prestar servicios en el marco de la relación existente entre talleres y concesionarios de la red ADA Ayuda del Automovilista

Finaliza con un alegado relativo a que no se han aclarado suficientemente las relaciones entre la actora y las distintas entidades mercantiles a las que requirió la cesación en el uso de la marca "Bosch" (primero, a SIERO ASISTENCIA, S.L. el 4 de diciembre de 2017 y, después, a TALLERES PEÑAMELLERA, S.L. el 13 de agosto de 2019, doc. 28 y 30 de la demanda, respectivamente)

Valoración del tribunal

3.El tribunal comparte la valoración de la prueba desarrollada en la sentencia apelada, así como su apreciación jurídica, ya que acierta al concluir que la mercantil demandada desarrolla su actividad en ese local identificado con los signos marcarios de la actora sin su autorización, de tal manera que se hace pasar por un taller "Bosch Service" autorizado, con la consecuente confusión con la citada marca y aprovechamiento de un renombre que no se cuestiona , que es lo relevante para poder predicar la legitimación pasiva de la demandada

A la vista de esa motivación acertada podría la sala limitarse a confirmar la sentencia por remisión a la misma; motivación por remisión que colma la exigencia constitucional del artículo 120.3 de la Constitución en conexión con el artículo 24.1 del propio texto constitucional ( STS de 19 de octubre de 1999 y STC 96/05 de 17 de julio de 2005, con cita, a su vez las SSTC 146/1990, de 1 de octubre y 171/2002, de 30 de septiembre),

4. No obstante, efectuaremos a continuación algunas observaciones al hilo de los términos del recurso de apelación por apurar la respuesta judicial

En primer lugar, esa actuación se acredita con la factura emitida el 22.9.2020 por CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. por los servicios prestados en ese local al testigo que ratifica su pago, en el que consta su CIF, coincidente con el que figura en la información registral (doc. nº 25 y 26), sin que el que no se aporte el informe emitido por DEKRA EXPERTISE SL (de la que es empleado ese testigo) minusvalore la fuerza y valor de esa factura

En segundo lugar, corrobora lo anterior, de una parte, que el emplazamiento judicial de CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. se verificara en ese local y que la diligencia judicial de 20.1.2022 se practicara sin incidencia alguna con el que se identifica como encargado, sin que haya sido desmentida esa relación con la demandada, ni conste protesta alguna al respecto por el receptor, y de otra parte , que después del emplazamiento en fecha 9.3.2022 hayan desaparecido los rótulos con el signo de la actora, sin que conste requerimiento alguno posterior a entidad distinta a la demandada, que en la lógica de las cosas a lo que apunta es a que ha sido la misma la que ha ordenado esa retirada

En tercer lugar, la alegación de que no puede responder por mantener una colaboración en el marco de la relación existente entre talleres y concesionarios de la red ADA Ayuda del Automovilista resulta inatendible ya que (i) no se aduce en la contestación , por lo que es una cuestión fáctica planteada ex novo , no permitida por el art 456LEC que positiviza el principio "pendente apellatione nihil innovetur" ( por todas STS 246/2016, de 13 de abril) y (ii) en todo caso lo que implicaría es el reconocimiento de una actuación de consuno con el titular del taller de reparación ( ASISTEPLUS DEL AUTOMÓVIL, S.L, según declaración del propietario del local sito en calle Quevedo, pero sin soporte documental (contrato, recibos, declaraciones fiscales, etc.. alguno que lo advere) que no le exoneraría de responsabilidad por esos servicios en esas condiciones, sino todo lo contrario

En cuarto lugar, no resulta determinante que el domicilio social de CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L figure en un polígono sito en distinto lugar, pues es evidente que el domicilio social no tiene que coincidir con el centro de producción o trabajo. Ni tan siquiera consta probado que en ese polígono desarrolle su actividad, pues es una mera afirmación carente de soporte probatorio, pero que en todo caso- en vía de hipótesis- tampoco sería obstáculo alguno para poder seguir predicando que en el local de la calle Quevedo la demandada desarrolla su actividad, ya que es evidente que una empresa puede tener varios centros de trabajo

En quinto lugar, resultan inanes todas las alegaciones sobre el título en virtud del cual ocupa Carrocerías las Cuencas S.L. el local, pues a efectos de la infracción marcaria es irrelevante que sea arrendataria o subarrendataria (pues se dice que la arrendataria es otra mercantil) o lo ocupe en precario. Lo determinante es que los servicios que se desarrollan en el mismo se facturan a nombre de Carrocerías las Cuencas S.L, que en su estampillado se identifica como ubicada en el local de la calle Quevedo

En sexto lugar, también devienen fútiles las referencias a otras entidades a las que la actora requirió la cesación en el uso de la marca "Bosch" en ese local (primero, a SIERO ASISTENCIA, S.L. el 4 de diciembre de 2017 y, después, a TALLERES PEÑAMELLERA, S.L. el 13 de agosto de 2019, doc. 28 y 30 de la demanda, respectivamente), pues son sociedades extintas desde 2016, según autos de conclusión de concurso aportadas

Resulta irrelevante si el rótulo con las marcas infractoras lo instalaron alguna de esas mercantiles. Lo importante es la mercantil demandada ha prestado servicios de taller en ese local con esos rótulos, sirviéndose de la marca BOSCH, figurando en su facturación como una sociedad sita en el local de la Calle Quevedo, nº 15 de Oviedo

TERCERO. -La indemnización del 1% de la cifra de negocios

1.La sentencia condena a la demandada a indemnizar a la actora, además de 126,80€ en concepto de daño emergente, en la cantidad a la que ascienda el 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con la explotación de su taller durante los últimos 5 años, en concepto de lucro cesante hasta el 9 de marzo de 2022, a determinar en ejecución de sentencia.

Previamente considera que procede dicha indemnización con arreglo al artículo 42 LM por tratarse la marca infringida de una marca renombrada y también por mediar culpa o negligencia por parte de la demandada, a lo que añade que en este caso el daño y el perjuicio causado es más que evidente. Argumenta " En primer lugar, y tal como ha confirmado nuestro Tribunal de Marca de la Unión Europea, se entiende que existe daño siempre que el titular y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, y por lo tanto sean competidores/potenciales competidores. Ello es precisamente lo que ocurre en el caso que nos ocupa, donde ambas partes compiten en el mismo sector. Se cita en apoyo de esta afirmación, la Sentencia 387/2017 de 6 de octubre de 2017 de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8 ª): "

2. En el recurso de forma subsidiaria se imputa error en la cuantificación de la indemnización, con infracción del art 43 LM respecto (a) del periodo de infracción, y (b) la base de la cifra de negocios

Respecto de lo primero se indica que el periodo de infracción abarcaría a lo sumo el periodo comprendido entre la fecha de la supuesta "factura" de 22.9.2020 hasta el 9.3.2022; esto es, un año y seis meses, pero nunca los cinco años que contempla el fallo, con referencia a la ausencia de requerimiento previo de la actora a CARROCERÍAS LAS CUENCAS, S.L. y la ausencia de práctica de prueba sobre un momento anterior en la infracción por aquélla

En cuanto a lo segundo , señala que la sentencia no tiene en cuenta que CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L. realiza su actividad en San Martin del Rey Aurelio y en otros prestadores de la red de talleres y prestadores de ADA Ayuda del Automovilista, por lo que el pronunciamiento condenatorio sobre la totalidad de la actividad de la apelante, con independencia del lugar de prestación de sus servicios, constituye un enriquecimiento injusto para el actor, puesto que en aquellos lugares no se beneficia de los signos distintivos "Bosch" y por tanto no hay lucro cesante que indemnizar puesto que los ingresos generados en aquellos otros lugares no traen causa de la infracción del referido signo distintivo.

Valoración del tribunal

3.Debemos resaltar en primer lugar que no se cuestiona la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios, sino su cuantificación - o mejor las bases para ella - ; indemnización que en todo caso resulta evidente, pues concurren sus presupuestos ( art 42.2 LM aplicable por remisión del art 129 RMUE) al no discutirse el renombre de la marca infringida y la culpa o negligencia del infractor , que no puede desconocer que estaba haciendo un uso indebido de signo ajeno , por lo que la falta de requerimiento previo de cese no resulta determinante a estos efectos.

Indemnización pedida y concedida que es la mínima contenida en el art. 43.5 LM, precepto que según la STS 505/2012 de 23 de julio (asunto Maristas)

"confiere al titular de la marca cuya violación hubiere sido declarada judicialmente el derecho a percibir, en todo caso y sin necesidad de prueba, " en concepto de daños y perjuicios, el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados ""

La otra precisión es que no se discute la remisión de cuantificación en ejecución de sentencia , aunque no apreciamos qué obstáculo había para su fijación en sentencia, pues se conoce el periodo de cálculo y la base ( cifra de negocios) es un parámetro que figura en las cuentas anuales, y no debemos perder de vista que relegar a la fase de ejecución la determinación del importe de la condena solo está justificado si hay motivo para ello ( STS 690/2012, de 21 de noviembre, citada por la STS 1228/2023, de 14 de septiembre )

4.En cuanto al periodo de condena, la apelada denuncia que la limitación propuesta en el recurso [ desde la fecha de factura (22.9.2020) hasta la retirada de los rótulos (39.3.2022)] es una cuestión nueva inadmisible

Cierto es que en la contestación como tal no se suscita, al centrarse en la alegación de satisfacción extraprocesal y subsidiariamente, la falta de legitimación pasiva. Ahora bien, al negar cualquier responsabilidad está negando también que antes de esa factura desarrollara la actividad ilícita, por lo que resulta cuestionable que estemos en realidad ante una cuestión nueva

5. Ahora bien, ello no significa que vaya a ser atendida la alegación defensiva por las razones siguientes:

i) nos resulta excesivamente casual que el inicio de la actividad de la demandada en ese local sito en calle Quevedo fuera el día en que se emitió la factura al testigo mandado a supervisar el taller (el 22.9.2020)

ii) tratándose de una alegación defensiva corresponde a la demandada probar que el inicio de su actividad en ese local fue ese día 22.9.2020. Y nada aporta al efecto, siendo que lo único probado es que nos encontramos ante una sociedad cuyo inicio de actividad se remonta a 2002 (doc. nº 26)

iii) si consta probado que CARROCERÍAS LAS CUENCAS es una sociedad cuyo inicio de actividad se remonta a 2002, y que realiza su actividad en ese local sito en calle Quevedo al menos desde el 22.9.2020, sin que conste probado que la desarrolle en otro, la consecuencia lógica es inferir que se viniera desarrollando antes en aquel.

No olvidemos que las reglas de la carga de la prueba deben entenderse o modalizarse en función del principio de normalidad, según el cual aquellos acontecimientos que se desarrollan cotidianamente con arreglo a patrones homólogos no deben ser sometidos a exigencias de prueba rigurosa y sí, en cambio, aquellos otros hechos que, por distanciarse del curso ordinario del acontecer de las cosas o del proceder humano, se nos aparecen como anómalos, infrecuentes o atípicos, según las peculiaridades de cada caso concreto . Así, entre otras, SSAP de Madrid, sección 28ª números 421/2017 de 26 de septiembre, 474/2017 de 26 de octubre y 439/2018, de 20 de julio, entre otras muchas

6.Por tanto, al tratarse el fundamento de la indemnización en la infracción de una marca renombrada y en un comportamiento culpable del infractor, y este se predica desde el inicio de la actividad infractora (en este sentido STS 352/2023, de 7 de marzo), el periodo de cálculo de cinco años es acertado, al ser el previsto en el art. 45.2 LM, según la cual

"la indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción".

7.Resta por examinar la base de la cifra de negocios de CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L que ha de ser tomada en consideración para el cálculo de la indemnización

Como en el caso anterior es cierto que en la contestación a la demanda no se indica expresamente que deba excluirse la derivada de la actividad de CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L en San Martin del Rey Aurelio y en otros prestadores de la red de talleres y prestadores de ADA Ayuda del Automovilista. Pero como se niega cualquier responsabilidad por la actividad desarrollada en el local de Oviedo, al sostener que su actividad se lleva a cabo en otra ubicación, resulta igualmente discutible que estemos propiamente ante una cuestión nueva no permitida por el art 456 LEC

8. Entrando en su análisis, la objeción es inatendible. En primer lugar, porque no consta probada esa actividad de la demandada en San Martin del Rey Aurelio o en otros locales que no sea el de la calle Quevedo de Oviedo, y en segundo lugar, porque solo en vía de hipótesis, no parece justificado imponer al demandante la carga de probar qué cifra de negocio de CARROCERÍAS LAS CUENCAS SL derivan de la actividad desarrollada en un centro de negocio, con exclusión de otro. La facilidad probatoria ( art 217LEC) hace que sea la parte demandada quien esté en mejor posición para discriminar en su caso qué parte de esa cifra de negocios es imputable al local que rotula con el signo de la actora; al no hacerlo, debe asumir las consecuencias de ello, que no son otras que asumir que toda la cifra de negocio de su explotación sea tomada como base del resarcimiento

CUARTO. - La publicación de la sentencia

1.La sentencia, sin explicación alguna, en el fallo condena a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia en el diario "El País", en día laborable, con unas dimensiones de 12cm x 12cm y en la parte superior de la página de economía/empresa del citado periódico, a costa de la entidad demandada.

2. En el recurso se ataca este pronunciamiento por entender que resulta excesivo, por cuanto que la infracción únicamente ha tenido lugar en Oviedo, siendo más coherente circunscribir dicha condena a la publicación en un diario del Principado de Asturias (LA NUEVA ESPAÑA o EL COMERCIO)

Valoración del tribunal

3. La ausencia de explicación de las razones de la publicación de la sentencia dificultan la confirmación de la sentencia. Recordemos que no estamos ante una medida que automáticamente se derive de la estimación de la infracción marcaria, según se apunta la STS 505/2012, de 23 de julio

"Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela"."

4.Frente al parecer de la apelada, no estamos ante una cuestión nueva, pues el que no diga nada en la contestación no significa que se considere por la demandada proporcionada. No hay alteración alguna del objeto de la controversia, ni determinar la proporcionalidad menoscaba la igualdad de las partes ni produce indefensión a la actora, que es lo que justifica la prohibición de plantear cuestiones nuevas, sin dejar de reseñar que es la actora - y ahora apelada- que debe justificar la medida y su extensión

5. No cuestionado en el recurso la procedencia de la condena a la publicación sino su alcance, deviene superfluo el discurso de la apelada relativo a la finalidad de la publicación como mecanismo para corregir la distorsión que se ha ocasionado con la infracción de la MUE "Bosch" y prevenir a los interesados informando de que la mercantil apelante no forma para de la red de talleres autorizados de "Bosch".

6. Centrados en lo único discutido, aunque es cierto que el taller está abierto al público y puede prestar servicios a cualesquiera personas residente en España o en cualquier país del mundo, nos resulta evidente que el público destinatario en condiciones de normalidad es el asturiano, y más concretamente el de Oviedo y alrededores. Ello es lo determinante para determinar en qué periódico debe publicarse, atendida esas finalidades reparadora y preventiva apuntadas, no tanto que el renombre de los servicios de los talleres identificados con esta marca abarque a toda España o que se publicite esa marca en todo el territorio nacional, como sostiene la apelada

Por consiguiente, en esto sí lleva razón la apelante. La publicación en el periódico El País no resulta proporcionada, y se ajusta más a las circunstancias de la infracción su publicación en un diario del Principado de Asturias, en la extensión y términos fijados, que no han sido discutidos.

Cambio en el medio de publicación que no altera el pronunciamiento en costas de la instancia, ya que la estimación de la demanda en todo caso sigue siendo sustancial

QUINTO. Costas causadas en esta alzada.

1. No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación ( art 398.2LEC).

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Debemos estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por CARROCERÍAS LAS CUENCAS S.L. contra la sentencia de fecha 3 de febrero de 2023 dictada por el Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 4, que revocamos en el particular relativo al pronunciamiento sexto en el sentido de que la publicación acordada se realizará en un diario de tirada regional del Principado de Asturias, con confirmación del resto de pronunciamientos

No se efectúa imposición de costas originadas en esta alzada

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo

Al tiempo de la interposición del recurso de casación deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO DE SANTANDER, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marcas de la Unión Europea celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

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